Woord- en of beeldmerk  

“44- Terwijl de jurisprudentie van het HJEG zoals ik die begrijp, misschien een minimum aan twijfel laat bestaan als het gaat om de plaats van het “Freihaltebedürfms” in het geval van tekens waarvan duidelijk is dat het algemeen belang bij het voor algemeen gebruik beschikbaar houden van die tekens betrokken is, lijkt mij dat niet het geval als het gaat om tekens die naar hun aard weinig of geen onderscheidend vermogen hebben. Voor die (laatstgenoemde) tekens geldt, zou ik denken, in ieder geval dat als die door inburgering wel onderscheidend vermogen hebben verkregen, er geen aspecten van algemeen belang zijn die zich verzetten tegen bescherming overeenkomstig het verkregen onderscheidend vermogen (dan wel tegen “excessieve” bescherming).

45- Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, onderdeel IIA b) ii van het middel als gegrond aan te merken: hoewel zeer kort geformuleerd, brengt dat onderdeel de klacht die ik hiervoor heb onderzocht, inderdaad naar voren. Dat is dan de klacht die ik eerder geparafraseerd heb weergegeven, namelijk dat op de door inburgering verkregen onderscheidingskracht van een merk niet mag worden afgedongen aan de hand van aan het algemeen belang ontleende motieven voor beperking van toelaatbaarheid of reikwijdte van merken; en dat dat althans het geval is als er geen specifieke argumenten zijn vastgesteld die een relevant “Freihaltebedürfnis” (kunnen) opleveren. Het feit dat “streepmotieven” algemeen gangbaar zijn levert wat mij betreft niet zo’n argument op— althans niet een argument dat zomaar, zonder verdere onderbouwing, voldoende begrijpelijk is.”

“52-  Als men het aantal strepen beoordeelt als het element dat de perceptie van het publiek van de merken van Adidas c.s.bepaalt, en de overige uiterlijke kentekens van dat merk aanmerkt als “algemeen gangbaar” en daarmee niet of nauwelijks relevant voor het onderscheidend vermogen van het merk (en ik herhaal dat mij duidelijk lijkt dat het hof de zaak zo heeft beoordeeld) is het oordeel dat de in deze zaak conflicterende tekens niet relevant overeenstemmen noch rechtens aanvechthaar noch onbegrijpelijk. Daarop stuiten de hier besproken klachten, denk ik, alle af .”

”56- (…) Als men, zoals ik doe, het oordeel van het hof in de context van directe verwarring als begrijpelijk aanmerkt (uit het feit dat ik zelf vermoedelijk een andere feitelijke beoordeling zou hebben bereikt zal overigens duidelijk zijn geworden dat ik de uitkomst van het hof niet als de meest plausibele beoordeel), komt ook het dienovereenkomstige oordeel over indirecte verwarring over als niet-onbegrijpelijk. Ook hier geldt: het hof heeft nu eenmaal het verschil tussen twee en drie strepen als veel pregnanter gewaardeerd dan Adidas c.s. voorstaan, en heeft als logisch gevolg van het belang dat aan dit verschil werd toegekend, andere elementen die niet of weinig van elkaar verschilden, beoordeeld als onvoldoende om aan het “overwegende” effect van dat zo belangrijke verschil af te kunnen doen. Zo kn men, binnen de wettelijke beoordelingskaders, wel degelijk over het geval denken.”

“57-  Men kan het begrip “begripsmatig” zo ruim opvatten, dat zelfs aan een strepenmotief een begripsmatige inhoud wordt toegedacht; maar dat het hof dat niet heeft gedaan is niet met het geldende (merken)recht in strijd, noch onbegrijpelijk.  Daarbij heeft te gelden dat “begripsmatige overeenstemming” niet een in de wet vastgelegde beoordelingsmaatstaf is, maar een in de rechtspraak ontwikkeld hulpmiddel om op een betere basis tot beoordeling van overeenstemming te komen. De gedachte die aan dat hulpmiddel ten grondslag ligt kan aldus worden weergegeven, dat ook tussen tekens die auditief of visueel geheel verschillend zijn overeenstemming kan bestaan wanneer beide tekens een zelfde (en voor het publiek voldoende opvallende) begripsinhoud “overbrengen”. Zo zou, bijwege van verzonnen voorbeeld, tussen de tekens “kikker” en “ooievaar” (hetzij als woord, hetzij als beeld) verband kunnen worden gelegd omdat menigeen meent te weten dat ooievaars op kikkers jagen.”

”63-  (…) Aantasting van de positie van een merk door gebruik van een overeenstemmend teken of ongerechtvaardigd “meeliften” op de populariteit van een merk mogen dingen zijn die moeilijk voor exacte vaststelling of waarneming vatbaar zijn — het zijn toch daadwerkelijke, zich in de feitelijke werkelijkheid afspelende verschijnselen; en ook het gevaar dat die verschijnselen zullen intreden is een reëel, in de feitelijke werkelijkheid te beoordelen gegeven, en niet een louter juridisch bedenksel.”

”66) (…) Daarom kan onbesproken blijven een prikkelende vraag die in alinea 8.5 van de schriftelijke toelichting namens Marca c.s. wordt opgeworpen: namelijk of de in deze wetsbepaling beoogde bescherming ook kan worden ingeroepen tegen tekens die niet identiek zijn aan het merk (maar daarmee “slechts” overeenstemmen). Ik denk overigens dat, hoewel de hier namens Marca c.s. geopperde gedachte in textueel opzicht “een punt heeft”, die gedachte dermate slecht spoort met de bedoelingen die uit deze bepaling (gelezen in zijn context) spreken, dat die zou moeten worden verworpen.”

”72) (…) De eerdere stellingen strekken er immers toe — althans: zo kan men ze geredelijk opvatten, een kwalificatie die ik hierna niet telkens zal herhalen — dat aanspraak wordt gemaakt op (en ook belang bestaat hij) een definitieve constatering dat Adidas c.s. geen recht hebben op bescherming ten opzichte van uit twee strepen bestaande tekens; waardoor Adidas c.s. wordt belet om in de toekomst de in de bedoelde stellingen gewraakte acties tegen concurrenten te ondernemen.”

“76) Het laatstgenoemde oordeel — dat er op neerkomt dat de bescherming van de merken van Adidas c.s. geen constante grootheid is en dat (ook) daarom de gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking komt - wordt bestreden (…).”

”77) (…) moet ik bekennen dat ook ik niet kan inzien welk belang men heeft bij een verklaring voor recht, die voor de rechtsverhouding van de partijen in de (nabije) toekomst al geen betekenis meer heeft (omdat die rechtsverhouding door gewijzigde omstandigheden verandert). Misschien kan wel onderbouwd worden dat zo’n belang bestaat — maar ik meen dat H&M deze onderbouwing niet heeft gegeven, en althans dat het hof (daargelaten dat dat de vordering anders heeft verstaan dan hier wordt verondersteld) dan ook geredelijk had kunnen oordelen dat dat niet, of niet in toereikende mate was gebeurd.”

”Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet: en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping."

Lees de volledige conclusie hier.

‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren […], kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn […]. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.’ (Ov. 56 en 57).

‘In een situatie die niet onder artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.’ (Dictum).

De Engelse verwijzingsrechter weigerde de uitspraak toe te passen, omdat het HvJ EG zelf de feiten anders was gaan vaststellen (High Court 12 december 2002). Het Court of Appeal volgde (de feitenvaststelling van) het HvJ EG wél (Court of Appeal 21 mei 2003).

‘Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn].

De artikelen 5 tot en met 7 [Merkenrichtlijn] staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’ (Dictum).

‘De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.’ (Ov. 61).

‘De artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van [Merkenrichtlijn] ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.’ (Dictum).

‘Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.’

‘De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.’

‘Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merken-richtlijn] niet is vervuld.’ (Dictum).

‘Artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.’ (Dictum).

‘Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk.

Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.’ (Ov. 30).

‘De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.’ (Dictum).

Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Het artikel kan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor
niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.’ (Ov. 24-25).

‘Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.’ (Ov. 26).

‘Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum).

‘Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.’ (Ov. 26).

‘Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet – bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen – in algemene zin te zeggen.’ (Dictum).

‘Artikel 4, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.’ (Dictum).

‘De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.’ (Ov. 17).

‘Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b Merkenrichtlijn kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.’ (Dictum).

‘Het criterium ‘gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk’, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren’ (Dictum).

‘Het verwarringsgevaar dient […] globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. […] [De] indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

‘Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.’

‘In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat
een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.’ (Ov. 22-25).