Woord- en of beeldmerk  

Naast het merkinbreuk stelt de rechtbank verder nog het volgende: " De vorderingen zijn ook om andere redenen toewijsbaar. Door zich te presenteren als Henra dealer en te adverteren met 150 nieuwe Henra aanhangwagens tegen onwaarschijnlijk lage prijzen - beneden de inkoopprijs die een dealer moet betalen bij eiseres - terwijl van afspraken met eiseres over levering van Henra aanhangwagens geen sprake is - , geeft gedaagde aan potentiële klanten van eiseres die op zoek zijn naar een Henra aanhangwagen via zoekmachines als Google een onjuiste voorstelling van zaken om daaruit ongerechtvaardigd profijt te trekken en schade te veroorzaken voor eiseres. Een potentiële klant die zich meldt wordt door gedaagde doorverwezen naar een ander merk, voor dezelfde of een iets hogere prijs. Deze handelwijze is in strijd met artikel 6:194 BW in verbinding met artikel 6:162 BW. Gedaagde heeft dat overigens ook niet weersproken."

Alle vorderingen worden toegewezen. Aanhangcars wordt veroordeeld in de proceskosten. Tevens dient Aanhangcars binnen drie dagen een rectificatie op haar website te plaatsen (met minimaal lettertype 24, in plaats van het gevorderde minimaal lettertype 32).

Lees het vonnis hier .

In december 2000 heeft de Duitse douane een voor Montex bestemde zending bestaande damesbroeken met de benaming DIESEL tegengehouden, die per verzegelde vrachtauto in ononderbroken doorvoer onderweg was van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar Montex in Ierland. Montex is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden rechten inbreuk maakt.

Met betrekking tot deze zaak stelt het Bundesgerichtshof  de vraag of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

Het Hof verwijst naar eerdere jurisprudentie waarin het oordeelde dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen. Hieruit volgt dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen. De doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, impliceert geen verhandeling van de betrokken goederen en kan het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap  van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

De houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

Op de eerste en de tweede vraag dient derhalve te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het is daarnaast in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1- Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

2- Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Lees het arrest hier.

Bij tussenvonnis heeft de rechtbank Lancaster toegelaten te bewijzen dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Bij  eindvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat Lancaster niet in het gevraagde bewijs was geslaagd en de vorderingen afgewezen.

Het hof volgt de rechtbank. “Door partijen is uitvoerig ingegaan op de vraag of in een geval - van een selectief distributiesysteem zoals dat door Lancaster wordt gehanteerd de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, op de merkhouder komt te rusten dan wel bij de derde die zich op uitputting van diens merkrecht beroept. Zij hebben hierbij, evenals de rechtbank, verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle. Verder zijn partijen ingegaan op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 oktober 2004, Lancôme/Kruidvat en heeft Lancaster gewezen op een onderdeel van de conclusie van AG Huydecoper van 12 mei 2006 in verband met het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest dat inmiddels is verworpen.

Door gedaagde is erop gewezen dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Nu eerst vastgesteld vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door gedaagde gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren. De rechtbank heeft, zij het op andere gronden, dienovereenkomstig aan Lancaster een bewijsopdracht verstrekt.

Het hof komt op dit punt tot dezelfde conclusie als de rechtbank zodat in het principaal appel de grieven die hierop betrekking hebben, worden verworpen. (…) Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bescheiden die Lancaster naar aanleiding van de haar verstrekte bewijsopdracht heeft overgelegd niet het gevraagde bewijs opleveren.

Het hof  bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep.

Lees het arrest hier. HVJ EG Stussy hier. HR Lancôme-Kruidvat hier.

Ipco heeft betoogd dat de Haagse Voorzieningenrechter niet bevoegd zou zijn om van deze zaak kennis te nemen, aangezien in de distributieovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat nog afgezien van het feit dat (i) de merkhouder bij die overeenkomst geen partij was, en (ii) de overeenkomst niet ziet op afspraken omtrent het merkrecht, het verweer van Ipco afstuit op de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank. Gelet op artikel 93 lid 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening zouden partijen hooguit kunnen overeenkomen een geschil als het onderhavige voor te leggen aan een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

Het betoog van Ipco dat het merk POP-A-PLUG volledig beschrijvend zou zijn faalt volgens de Voorzieningenrechter. In dit oordeel wordt ambtshalve meegenomen dat het hier gaat om een vooronderzocht merkt en dat zo’n merk door het OHIM grondig wordt getoetst op mogelijke beschrijvendheid.

Ten aanzien van de inbreukvraag wordt de welbekende maatstaf toegepast. De voorzieningenrechter acht het gebruik van het teken POP&PLUG inderdaad inbreukmakend. Het het teken stemt auditief, visueel en begripsmatig in hoge mate overeen met het merk POP-A-PLUG en betreft exact dezelfde waren.

Met betrekking tot de proceskosten moet de voorzieningenrechter streng zijn: “Est Group B.V. heeft bij dagvaarding omstandig en op goede gronden aangegeven dat en waarom zij gelet op de Handhavingsrichtlijn, welke ten onrechte nog niet in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, aanspraak kan maken op een vergoeding van redelijke en evenredige proceskosten. Est Group B.V. heeft evenwel in de dagvaarding geen enkele indicatie omtrent de hoogte van die kosten gegeven. Ter zitting is zij daar zelfs helemaal niet meer op teruggekomen. Dat betekent dat zij deze op zich terechte aanspraak niet heeft onderbouwd, zodat slechts een proceskostenvergoeding overeenkomstig het liquidatietarief zal worden toegewezen.”

Lees het vonnis hier.

Gedaagde sub 7, Valkenswaard, stelt dat Chaupain geen geldig merkrecht heeft, Valkenswaard oudere rechten heeft op de naam SHOW PAIN en het gebruik van het teken SHOW PAIN als merk of als handelsnaam geen inbreuk maakt op het merk CHAUPAIN. Valkenswaard beroept zich op een licentie die Show Pain Beheer B.V. zou hebben gekregen van Chaudpain Holding B.V., die sedert 1992 operationeel zou zijn geweest. Dit beroep slaagt niet, aangezien niet gesteld is dat Chaudpain rechthebbende is op het merk SHOW PAIN waarop de putatieve licentie ziet.

Voor zover Valkenswaard zou bedoelen, bij wijze van verweer, dat zij een ouder merkrecht SHOW PAIN bezit en Chaupain hierop inbreuk maakt door haar depot van het woordmerk CHAUPAIN stelt de rechtbank:

"Rechthebbende op het merk SHOW PAIN is de - thans gefailleerde - vennootschap Show Pain Beheer B.V. Niet gesteld of gebleken is dat Valkenswaard uit hoofde van bijvoorbeeld een licentieovereenkomst enige recht kan doen gelden op de inschrijving van het merk SHOW PAIN. Valkenswaard bezit het merk SHOW PAIN dan ook niet en ter zake komt haar dan ook geen vorderingsrecht toe."

Eerder maakt volgens de rechtbank het merk SHOW PAIN inbreuk op de oudere rechten van Chaupain, aangezien het (auditief) overeenstemt met Chaupain ("Valkenswaard erkent dit met zoveel woorden door de stelling te betrekken dat het woordmerk CHAUPAIN inbreuk maakt op het oudere merk SHOW PAIN"). Daarnaast betreft zowel het teken als het merk een verbasterde schrijfwijze van de Franstalige uitdrukking voor warm brood. Ook acht de rechtbank de waren soortgelijk. "Ondanks de verschillende schrijfwijzen zal de soortgelijkheid van de aangeboden waren en diensten bij het publiek suggereren dat de aanbieders loten van dezelfde stam zijn. Het verwarringsgevaar is hiermee gegeven."

Een aantal vorderingen die met name betreffen de positie van de gefaileerde gedaagden laat de rechtbank onbesproken. De vordering ten aanzien van de handelsnaam wordt wel toegewezen.

Leeshet vonnis hier.

Tussen Campina  en Cabrima is volgens de rechtbank zeker overeenstemming aan te wijzen, maar “vergeten mag evenwel niet worden dat de visuele waarneming van een woordmerk impliceert het lezen wat er staat. Het is evident dat het zelfs de minder geschoolde lezer niet zal ontgaan dat er bij CAMPINA iets anders staat dan bij CABRIMA. Auditief is de overeenstemming nog minder dan het overeenkomstige letterbeeld doet vermoeden. (…) Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming kan ook in aanmerking worden genomen hoe het merk of teken wordt gepresenteerd. (…) Naar oordeel van de rechtbank presenteert CBM op deze wijze haar teken op een manier waardoor de visuele overeenstemming met het merk van Campina nog minder wordt. Dominerend op de verpakking is feitelijk de aandui ding geitenmelk en niet het teken Cabrima.De verpakking voor geitenmelk onderscheidt zich nog meer van verpakkingen voor koemelk  en daarmee van de verpakkingen van Campina — door de afwijkende inhoudsmaat.
 
De rechtbank begrijpt dan ook dat de pijn voor Campina vooral zit in het gebruik van het teken Cabrima in een ovaal met het gebruik van de kleur groen. Campina stelt dat dit groene logo, gebruikt voor kaas, van CBM in ontoelaatbare mate overeenstemt met haar beeldmerk dat ook ovaalvormig en hoofdzakelijk groen is.

Na protest van Campina gebruikt CBM echter sindsdien meer algemeen en ook voor kaas het rode logo. Campina heeft niet betwist dat CBM het logo niet meer gebruikt en van de beweerdelijk inbreukmakende productverpakking zijn ook geen geschikte afbeeldingen overgelegd. Veronderstellenderwijs er van uitgaande dat het groene logo in ontoelaatbare mate overeenstemt met het beeldmerk is het volgens de rechtbank bovendien niet aannemelijk dat dit gebruik zoveel impact zal hebben gehad bij het relevante publiek dat gesproken kan worden van enige “nawerking”. Campina heeft ook niet onderbouwd dat het oude logo nog in enige mate “voortleeft in de herinnering van het publiek.

De slotsom is dat de vorderingen van Campina worden afgewezen. “Naar oordeel van de rechtbank is er onvoldoende overeenstemming tussen de merken van Campina en de tekens van CBM om te concluderen tot verband tussen merk en teken. Nu associatie niet aannemelijk is geworden is er ook geen sprake van verwarringsgevaar. De afwezigheid van overeenstemming zal het publiek geen samenhang tussen de merken doen vermoeden en voert tot de conclusie dat er ook geen sprake is van verwateringsgevaar. Bij haar oordelen weegt de rechtbank mee dat de overeenstemming tussen de waren moet worden gerelativeerd. Geitenmelk onderscheidt zich van koemelk.

Lees het vonnis hier.

Nadat IWC op 24 juni 1992 en Michel op 15 januari 1997 het merk Corblok bij het Benelux-Merkenbureau hadden gedeponeerd, is in een eerder gevoerde bodemprocedure, door Michel ingeleid in februari 1997 en uitgemond in een vonnis van 2 juni 1999 dat tussen partijen bindende kracht heeft verkregen, geoordeeld dat Michel, en niet IWC, in de Benelux rechthebbende is op dat merk. Na betekening van dat vonnis op 14 juni 1999 heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

In de nu voorliggende nieuwe procedure, door Michel aangevangen in 2000, vordert Michel op de voet van art. 13,A, leden 4 en 5 Benelux-Merkenwet, schadevergoeding respectievelijk winstafdracht in verband met het gebruik van het merk Corblok dat IWC nog tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 heeft gemaakt. De rechtbank en het hof hebben verweren van IWC daartegen grotendeels verworpen.

Alleen de derde grief behelst een rechtsvraag en kan tot cassatie leiden. Met de derde grief bestrijdt IWC haar veroordeling tot, kort gezegd, winstafdracht aan Michel, als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW. IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling.

De Hoge Raad besluit de vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

“3.4.3 (…) zij in de eerste plaats de vraag opwerpen wanneer art. 13A lid 5 BMW (thans art. 2.21 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) toepassing kan vinden, en in het bijzonder wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van die bepaling, onderscheidenlijk wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht als aan het slot van die bepaling bedoeld. Daarbij zij vooropgesteld dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten.

Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Met betrekking tot de omstandigheden waarop IWC in dit geding een beroep heeft gedaan als verweer tegen de vordering tot winstafdracht, vermeld hiervoor aan het slot van 3.4.2, rijst voorts de vraag in hoeverre die van betekenis (kunnen) zijn voor het oordeel dat merkgebruik te kwader trouw is geweest, dan wel kunnen worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering in de weg staan. De vraagstelling behoeft zich niet uit te strekken tot de stelling onder (d), nu de daarmee opgeworpen vraag reeds beantwoording heeft gevonden in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 24 oktober 2005, nr. A/2004/5, BIE 2006, 28 (inz. Delhaize/Dior).

De vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.4.3 overwogene, beantwoording door het Benelux-Gerechtshof nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Dient art. 13A lid 5 BMW aldus te worden uitgelegd dat van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?

3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?

4. a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?

b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?

Lees het arrest hier.

MF Design beroept zich op 10 EVRM en 7 Grondwet en ontkent verder dat er sprake is van schending van merkenrecht. De vermelding van Eastborn is immers "een verwijzing naar de onderneming en niet naar het merk".

De rechtbank stelt vast: "Het is onomstreden dat er een recht van vrije meningsuiting bestaat."
"Dat MF Design door deze vermelding onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard heeft gepubliceerd is niet gebleken. De tekst bevat evenmin beledigende of onnodig grievende uitlatingen. Nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat Eastborn de relatie met MF Design op onrechtmatige wijze heeft beëindigd."

"Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter levert de vermelding van Eastborn slaapsystemen in de tekst op de site niet een onrechtmatig gebruik op van het merk. Het beroep van Eastborn op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan haar niet baten. (...) De vermelding Eastborn slaapsystemen in de publicatie is een aanduiding van de handelsnaam en niet van het merk, zodat dit artikel toepassing mist."

Lees het vonnis hier .