Woord- en of beeldmerk  

Ten aanzien van het relevante publiek stelt Alcon dat deze niet wordt gevormd door de eindgebruikers, maar door degenen die het middel voorschrijven. Kokott  geeft Alcon hierin gelijk, maar ziet geen reden om op grond hiervan het beroep te bekrachtigen: "In the case of medicinal products available only on prescription, the choice between various products is made not upon acquisition but earlier, during the medical consultation. Medicinal products available only on prescription are, because of the risks attaching to them, subject to special control by doctors, and also by pharmacists. (...) The risk, pointed out by OHIM and Biofarma, of confusion on the part of a patient who, independently of prescription, is confronted with the mark, is also of little significance, under trade mark law at any rate. In the Picasso judgment, the Court of Justice regarded the moment when the choice between the goods and marks is made as crucial for assessing the likelihood of confusion.  Other points in time, at which confusion on the part of consumers might be more likely because they display a lesser level of attention, are by contrast of secondary importance. (...) Therefore, Alcon is correct in its argument that the relevant public for medicinal products available only on prescription is to be determined by reference to healthcare professionals, and not patients. Hence, notwithstanding the legal errors in the contested judgment, it is not to be set aside."

Alcon vecht tevens de visuele en fonetische vergelijking van de tekens aan. Alcon vecht hierbij het feitencomplex zoals gesteld door het Gerecht aan. Het beroep is niet-ontvankelijk in dit opzicht: "The Court of First Instance has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence. The appraisal of those facts and the assessment of that evidence thus do not, save where they distort the evidence, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal."

De AG concludeert tot afwijzing van het beroep. Lees de conclusie hier.

1- Der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG […] über die Marken bezieht sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer – mit dem er übereinstimmen kann –, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung – bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro – den Vorgang der Eintragung abschließt.

2- Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.“

Lees de conclusie hier.

Canna stelt vervolgens dat het merk SUBSTRAL geen, dan wel slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, nu dit merk (in hoge mate) beschrijvend is, omdat het is afgeleid van het Latijnse woord ‘substratum’, dat voedingsbodem of ondergrond betekent. De rechtbank meent daarentegen, dat het merk SUBSTRAL niet puur beschrijvend is. De mate van onderscheidingskracht van het merk is volgens de rechtbank bovendien niet gering. Er is volgens de rechtbank een nieuw woord ontstaan:

“Anders dan Canna is de rechtbank van oordeel dat het merk SUBSTRAL niet louter beschrijvend is. Door het weglaten van de laatste letter(s) en het vervangen door de letter ‘l’ is afstand genomen van het enkel beschrijven en is een ander woord ontstaan. Dat SUBSTRAL in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een Gemeenschapsmerk pas wordt ingeschreven nadat door het OHIM een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden ieder onderscheidend vermogen te ontberen. Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het OHIM na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.”

Ook het min of meer omgekeerde verweer gaat niet op. De rechtbank stelt dat het weliswaar juist is dat de beschermingsomvang van het merkenrecht zich niet uitstrekt tot woorden die kunnen dienen om de hoedanigheid of toepassingsmogelijkheden van waren aan te duiden, maar dat het enkele feit dat Canna het teken Subtra gebruikt ter aanduiding van het feit dat de waar geschikt is voor substraatteelt, nog niet maakt dat deze uitzondering zich voordoet.

Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de aanduiding beschrijvend is. Dat is niet het geval. Ook kan niet gezegd worden dat de aanduiding Substra als zodanig is ingeburgerd

Wat de mate van onderscheidingskracht van het merk van Henkel betreft, geldt dat SUBSTRAL al sinds 1947 op de markt is. Door dit lange gebruik en het grote aandeel dat SUBSTRAL op de markt heeft verworven, heeft dit merk naar moet worden aangenomen een niet gering onderscheidend vermogen gekregen.

Visueel is er sprake van een grote mate van overeenstemming. De toevoeging van het woord Flores maakt dit niet anders. Gelet op het feit dat Flores meer dan Substra beschrijvend is te achten en Substra aan Flores voorafgaat, blijft ook bij het gecombineerde teken Substra Flores, de nadruk liggen op Substra.

En zo de gemiddelde consument het merk SUBSTRAL al niet met het teken Substra zal verwarren, wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk SUBSTRAL en het teken Substra.

Henkel heeft onbetwist gesteld dat zij de merken SUBSTRAL heeft overgedragen aan OMS. Deze overdracht nog niet verwerkt in het merkenregister. Nu Henkel staat ingeschreven als houdster, gaat de rechtbank er in deze procedure vanuit dat het uitsluitende recht nog steeds Henkel toekomt. Niettemin zal de vordering uit proceseconomische gronden op naam van Henkel en OMS worden toegewezen, nu niet valt uit te sluiten dat ten tijde van de uitspraak van dit vonnis bedoeld depot inmiddels heeft plaatsgevonden.

Na dit alles uitgebreid te hebben overwogen, wijst de rechtbank de vordering van Henkel toe.

Lees het vonnis hier.

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt op het rnerkrecht van Robins. (…) Dat het hier zoals Nutrisense aanvoert om een vergissing zou gaan, neemt, voor zover dit al zou kunnen worden aangenomen, niet weg dat sprake is van een merkinbreuk.

Tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst heeft Nutrisense zogenaamde dispensers (drankenautomaten) hij derden aangeschaft. Nutrisense heeft deze dispensers, en meer in het bijzonder de bowl daarvan, tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst voorzien van een sticker met daarop het beeld- en woordmerk Inovit. Nutrisense heeft deze dispensers vervolgens op basis van een huur- dan wel een bruikleenovereenkomst in diverse sportcentra geplaatst. Na de beëindiging van de distributieovereenkomst zijn deze dispensers ook gebruikt om het substituut preparaat dat door Nutrisense in witte onbedrukte zakjes aan derden is geleverd te verkopen.

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt en maakt op het merkrecht van Robin. In tegenstelling tot hetgeen Nutrisense aanvoert, doet daaraan niet af dat het de sportcentra zijn die de dispensers met daarop afgebeeld het Inovit merk gebruiken en daarin het subsituut-preparaat van Nutrisense verkopen. Nutrisense is immers de eigenaar van de hierboven genoemde dispensers en het is Nutrisense die deze dispensers in de handel heeft gebracht en houdt en toestaat dat daarin liet nieuwe merkloze product van Nutrisense in wordt verkocht.
 
Ook door de levering aan derden van bidons voorzien van het beeld- en woordmerk Inovit heeft Nutrisense inbreuk gemaakt op het merkrecht van Robins.

Geconcludeerd wordt dat het voldoende aannemelijk is geworden dat Nutrisense de hiervoor genoemde merkinbreuk te kwader trouw heeft gemaakt. Nutrisense wist dat zij ten gevolge van de beëindiging van de distributieovereenkomst niet langer was gerechtigd om de naam en het merk Inovit te voeren. Voorts heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard dat zij het merk Inovit bewust in stand heeft gehouden om zodoende meer tijd te hebben om haar eigen merk in de markt te zetten. Bovendien heeft Nutrisense zonder medeweten en toestemming van Robins de “Verbeterde smaak” sticker gemaakt en gebruikt.

De vordering [ die er toe strekt] dat de door Nutrisense onder het merk Inovit op de markt gebrachte namaakproducten uit de markt worden gehaald en in het bezit komen van Robin, zal worden toegewezen, aangezien voldoende is gebleken dat Nutrisense te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Robins door namaakproducten onder de naam Inovit te verkopen.

In dit verband wordt overwogen dat onder namaakproducten dient te worden verstaan alle witte onbedrukte zakjes die Nutrisense op de markt heeft gebracht. Het wordt namelijk voldoende aannemelijk geacht dat Nutrisense deze zakjes onder het merk Inovit heeft geleverd, althans dat Nutrisense bij de afnemers van deze zakjes de indruk heeft gewekt dat het de verbeterde smaak van de Inovit sportdrank betreft. De vordering strekkende tot afgifte van de namaakproducten (poeder verpakt in witte zakjes) en bidons zijn eveneens toewijsbaar. Overigens heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard geen bezwaar te hebben tegen afgifte van haar voorraad bidons die zijn voorzien van het merk Inovit.

De vordering strekkende tot afgifte van de dispensers is in beginsel toewijsbaar . De voorzieningenrechter acht evenwel termen aanwezig dat Nutrisense wordt geboden om alleen het deel waarop de stickers met het merk Inovit is afgedrukt (ofwel de bowl /reservoir van de dispenser) aan Robins af te geven. De dispensers behoren in eigendom toe aan Nutrisense, Nutrisense heeft onweersproken aangevoerd dat de dispensers eenvoudig uit elkaar te halen zijn en dat alleen op de bowl het woord- en beeldmerk van Inovit voorkomt.

Verder dient Nutrisense het gebruik van de handelsnaam Inovit te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam inovit.nl  over te dragen, opgave te doen van een rectificatie te sturen aan al haar afnemers.

Lees het vonnis hier.

Visueel stemmen de diverse merken onvoldoende overeen en “zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud’, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i’ en ‚u’ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud’ en ‚bit’, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

“Wat de aangevraagde merken betreft, zij om te beginnen benadrukt dat de term „bud” voor het relevante publiek geen specifieke betekenis lijkt te hebben. Met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken zij vastgesteld dat, zelfs indien de term „american” kan doen denken dat de betrokken waren van oorsprong of in elk geval van aard Amerikaans zijn, en de termen „anheuser-busch” door een deel van het publiek kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de onderneming die de betrokken waren vervaardigt, de verbinding van deze termen met de term „bud” geen specifieke betekenis doet ontstaan. In elk geval kan nergens uit worden opgemaakt dat deze termen, in hun geheel beschouwd, een betekenis hebben die overeenkomt met de mogelijke betekenissen van de oudere Duitse merken.”

“Gelet op de reeds vastgestelde verschillen tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) dient te worden geoordeeld dat er in casu ondanks een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming geen verwarringsgevaar bestaat, niettegenstaande het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn, en zelfs bij het bestaan van een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken.”

“Gelet op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), dient te worden geoordeeld dat er a fortiori ook geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.”

“ De oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bevatten immers extra woordelementen („bitte”, „ein”) en grafische elementen („!”), en een bijzondere grafische vormgeving in vergelijking met de oudere Duitse woordmerken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Zo wijken eerstgenoemde merken visueel nog meer af van de aangevraagde merken dan laatstgenoemde merken. “

Lees het arrest hier.

Het Gerecht overweegt onder meer als volgt: "Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 juist toegepast door in het kader van het onderzoek van de oppositie alleen rekening te houden met de „farmaceutische producten op basis van calcium”.

Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verwijst naar waren en diensten, en niet naar categorieën of klassen van waren waarvoor het merk is ingeschreven. In de tweede plaats is het zo dat de termen „farmaceutische producten op basis van calcium”, waarmee in het kader van het onderzoek van de oppositie rekening is gehouden, niet alleen een specifiek product betreffen, maar een zelfstandige en voldoende ruime subcategorie, zodat in casu niet kan worden gesproken van een onevenredige beperking.

Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat een zo strikte uitlegging van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 discriminerend is ten opzichte van de draagwijdte die in een oppositieprocedure wordt toegekend aan een niet-gebruikte inschrijving die minder dan vijf jaar oud is, volstaat volgens het Gerecht de vaststelling dat geen enkele discriminatie kan worden gevonden aangezien de twee situaties niet te vergelijken zijn. Het bewijs van normaal gebruik van een merk dat minder dan vijf jaar is ingeschreven, wordt immers niet geëist omdat deze vijfjarige periode het commerciële gebruik van het merk juist mogelijk wil maken. Volgens artikel 50 van verordening nr. 40/94 kan een merk slechts vervallen worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van een ononderbroken periode van vijf jaar waarin het merk niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven."

Ten aanzien van het tweede middel overweegt het Gerecht:

"Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten), zij via dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken) en zij mogelijkerwijs complementair zijn. Daarentegen is het verschil gelegen in de onderscheiden therapeutische indicaties ervan.

In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, en dient te worden geconcludeerd dat, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn.

Wat om te beginnen de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende merken voor de gemiddelde consument geen betekenis hebben, en dat deze vaststelling door verzoekster niet werd betwist. Dienaangaande is het Gerecht van oordeel dat de analyse van de kamer van beroep correct is, aangezien de conflicterende tekens geen enkele betekenis bezitten.

Gelet op een en ander is het Gerecht van oordeel dat de twee tekens globaal  overeenstemmen en dus dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te stellen dat de conflicterende tekens van elkaar verschillen, in het bijzonder op fonetisch vlak.

Gelet op de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de conflicterende tekens volstaat de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat uit personen waarvan het aandachtsniveau hoog kan worden geacht, evenwel niet om uit te sluiten dat het publiek kan menen dat deze waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het Gerecht merkt op dat de conclusie inzake het ontbreken van verwarringsgevaar, waartoe de kamer van beroep was gekomen, was gebaseerd op een onjuiste premisse, te weten dat de tekens duidelijke verschillen vertonen, met name op fonetisch vlak, en dat deze verschillen de mate van soortgelijkheid van de waren konden compenseren. Dit oordeel kan evenwel niet worden gevolgd, aangezien de conflicterende tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen.

Anders dan in de bestreden beslissing is geoordeeld, is het Gerecht in deze  omstandigheden van oordeel dat, gelet op de globale indruk en op de soortgelijkheid van de betrokken waren en de visuele en fonetische overeenstemming van de twee merken, de verschillen tussen deze merken niet groot genoeg zijn om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.

Lees het arrest hier .

Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken.

Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Verder behandelde de Hoge Raad de vraag wat onder “nabootsing van een merk” (in de zin van artikel 337 lid 1 Sr) dient te worden verstaan:

Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Lees het arrest. hier. Eerder bericht + arrest Hof Den Bosch hier.