Woord- en of beeldmerk  

39. Voorts zij opgemerkt dat noch verordening nr. 40/94 noch verordening nr. 2868/95 specificeert welke vorm de elementen moeten hebben die de opposant als bewijs van het bestaan van zijn oudere recht dient aan te voeren. Verordening nr. 2868/95 bepaalt alleen – in regel 16, lid 2 – dat „indien de oppositie op een ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is, berust, […] het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld [dient] te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs”. Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op de bewijsvoering in de procedures voor het BHIM, bevat slechts een niet-exhaustieve lijst van mogelijke middelen („[…] zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten […]”).

40     Daaruit volgt dat de opposant vrij kiest welk bewijsmateriaal hij het BHIM ter ondersteuning van zijn oppositie overlegt, en voorts dat het BHIM alle aangedragen elementen dient te onderzoeken alvorens te beslissen of deze elementen daadwerkelijk bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk zijn, zonder daarbij meteen al een bepaald type van bewijsmateriaal te mogen weigeren op grond dat het wegens de vorm ervan onaanvaardbaar is.

41     Deze conclusie vindt steun in de verschillen tussen de administratieve praktijken van de lidstaten. Indien wordt aanvaard dat het BHIM vormvoorwaarden mag stellen aan het te leveren bewijs, zou dit er immers toe leiden dat in bepaalde gevallen de partijen dergelijke bewijsstukken niet kunnen overleggen. Dit zou in casu het geval kunnen zijn, aangezien verzoekster, zonder op dit punt door het BHIM te worden tegengesproken, betoogt dat het Österreichische Patentamt geen officiële verklaring van vernieuwing van inschrijving van een merk opstelt, zodat zij niet in staat was een dergelijk stuk over te leggen.

In casu heeft verzoekster uittreksels overgelegd die op 19 april 1999 door het Österreichische Patentamt werden opgemaakt. In de vijf uittreksels, die elk een ouder merk betreffen, bevat het vakje met het opschrift „Verstreken op” geen enkele vermelding. Deze stukken bevestigen dus de geldigheid van de oudere merken op de datum van de uittreksels, te weten 19 april 1999. Uit de uittreksels blijkt tevens dat de oudere merken werden ingeschreven op respectievelijk 23 augustus 1973 (merk nr. 75 086), 15 maart 1974 (merk nr. 76 640), 16 mei 1977 (merk nr. 85 558), 22 juli 1981 (merk nr. 97 370) en 10 september 1984 (merk nr. 106 849).

43. Bij gebreke van specifieke door verzoekster verstrekte inlichtingen heeft de kamer van beroep verondersteld dat de duur van bescherming van merken volgens het Oostenrijkse recht tien jaar vanaf de inschrijvingsdatum is. Ook al blijkt uit de interne rechtsregels die partijen op verzoek van het Gerecht hebben overgelegd, dat de veronderstelling van het BHIM juist was, toch dient te worden opgemerkt dat het BHIM, dat een op het gebied van intellectuele eigendom gespecialiseerd communautair orgaan is en dus een aanzienlijke deskundigheid heeft op dit vlak, zich er niet toe mocht beperken, met betrekking tot wezenlijke feiten inzake de bescherming van de oudere merken gewoon een veronderstelling te maken. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep immers op tegenstrijdige wijze gehandeld door enerzijds uit te gaan van een veronderstelde termijn van tien jaar als duur van bescherming van een Oostenrijks merk en anderzijds te weigeren, deze veronderstelling inzake de beschermingsduur ten volle toe te passen bij haar beoordeling van de draagwijdte van de door verzoekster overgelegde uittreksels uit het register. In de tweede plaats vloeit uit de punten 31 tot en met 41 supra voort, dat de kamer van beroep de duur van de merkenbescherming in Oostenrijk had moeten nagaan op basis van het recht van deze staat. Lees arrest.

In haar belangrijkste overwegingen oordeelt het Gerecht:

"37. Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen een samengesteld beeldmerk en een ouder woordmerk zijn de bijzondere grafische of stilistische vormen die laatstgenoemd merk eventueel zou kunnen aannemen, niet relevant. Hoe dan ook is het niet juist om in plaats van de overeenstemming met het oudere woordmerk, de enige beoordeling die in casu relevant is, de overeenstemming met een beeldelement dat niet onder de door de vroegere inschrijving verleende bescherming valt te beoordelen.

38     In werkelijkheid is het niet omdat een ouder woordmerk in de toekomst een grafische vorm kan aannemen waardoor het identiek wordt aan of overeenstemt met een aangevraagd samengesteld merk, dat de inschrijving van laatstgenoemd merk moet worden geweigerd, maar omdat dit samengestelde merk thans naast het bijzondere beeldelement een verbaal element bevat dat identiek is aan of gelijkt op het verbaal element dat het oudere merk vormt, welk element in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet ondergeschikt aan het andere bestanddeel van het teken kan worden geacht [zie a contrario de redenering van het Gerecht in de punten 50 e.v. van het arrest van 12 december 2002, Vedial/BHIM – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275].

39     In casu moet dan ook om te beginnen worden onderzocht of de verbale elementen „naber” en „faber” visuele gelijkenis vertonen, en vervolgens, indien een dergelijke gelijkenis wordt vastgesteld, of het bijkomende grafische of figuratieve element dat eigen is aan het aangevraagde merk, voldoende elementen van onderscheid oplevert om in de ogen van het relevante publiek het bestaan van visuele gelijkenis tussen de conflicterende tekens uit te sluiten (zie in die zin arrest HUBERT, punt 38 supra)."

Het Gerecht concludeert dat er weliswaar auditieve en enige visuele overeenstemming tussen beide merken is, maar dat het bijkomende grafische element (letter "F" dit zich tot een ovaal vormt) toch voldoende onderscheid oplevert. Mede gelet op het gespecialiseerde publiek ("industriële consumenten") is verwarring volgens het Gerecht dan ook niet te duchten. 

Overigens, voor advocaten of gemachtigden die te maken hebben met het beschrijven van auditieve overeenstemming tussen merken, bevat het arrest nog een mooie overweging:

"49. De medeklinker „F” is immers stemloos, wat wil zeggen dat de stembanden niet trillen bij het voortbrengen van de klank, terwijl de medeklinker „N” stemhebbend is. Voorts is de medeklinker „F” een fricatief, hetgeen wil zeggen dat bij de uitspraak daarvan een schuringsgeluid wordt voortgebracht, terwijl de medeklinker „N” een neusklank is waarvan de uitspraak met andere woorden een resonerend effect teweegbrengt."

Lees hier het arrest

GvEA kan zich daarin vinden: "ondanks het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele zeer soortgelijk zijn, kan wegens het visuele verschil en de duidelijke fonetische en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende merken, bij het relevante publiek elk gevaar van verwarring van deze merken worden uitgesloten. Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door de andere argumenten van verzoekster."

Verzoekster meent ook nog dat de kamer van beroep haar niet heeft verzocht om haar opmerkingen over deze beoordeling van het aandachtsniveau van de gemiddelde consument aan de kamer mee te delen, wat een schending zou vormen van haar recht om te worden gehoord in de zin van artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94, in samenhang met regel 20, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2868/95, en van artikel 6, lid 1, EVRM.

GvEA gaat daar niet in mee: Met betrekking tot verzoeksters stelling dat de kamer van beroep deze twee bepalingen heeft geschonden, behoeft evenwel slechts te worden vastgesteld dat, enerzijds, verzoekster niet heeft aangetoond dat zij niet is verzocht te antwoorden op een „mededeling” van de kamer van beroep of van interveniënte, in de zin van artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94, en, anderzijds, dat uit geen enkel stuk blijkt dat het oppositiebezwaarschrift niet de in regel 20, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2868/95 bedoelde bijzonderheden behelsde. Bezwaar wordt afgewezen.

Wat de gestelde schending van artikel 6, lid 1, EVRM betreft, moet worden gepreciseerd dat het Gerecht heeft geoordeeld het recht op een eerlijk „proces” niet geldt met betrekking tot de kamers van beroep van het BHIM, omdat de procedure voor de kamers van beroep geen rechterlijke maar een administratieve procedure is [zie in die zin arrest Gerecht van 12 december 2002, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep), T-63/01, Jurispr. blz. II 5255, punten 22 en 23]. Lees arrest.

Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de om-standigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de bepaling in artikel 1.4 (Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GE-BIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen.) van de overeenkomst bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan FLEXI CASUAL toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestem-ming van Diesel onder de DIESEL-merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek, zo moet die bepaling naar het oordeel van de rechtbank worden uitgelegd, staat het FLEXI CASUAL vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door COSMOS op aanzienlijke schaal, schoenen met de DIESEL-merken, op de markt zijn gebracht, terwijl gesteld noch gebleken is dat door COSMOS met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan DIESEL of DIFSA zijn gepresenteerd. Daaruit moet worden afgeleid dat de door COSMOS in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen niet zijn te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4. van de overeenkomst zijn voorzien.

De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk.
 
Diesel wint. Lees vonnis

Noch de kamer van beroep noch het BHIM heeft de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie uiteengezet. Het BHIM heeft namelijk als bijlage bij haar memorie van antwoord alleen een uittreksel uit het Collins English Dictionary overgelegd waarin definities van de termen „cell” en „tech” worden gegeven.

Noch de kamer van beroep noch het BHIM heeft echter uitgelegd in welk opzicht deze termen informatie geven over de bestemming en de aard van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, met name hoe deze waren en diensten worden toegepast in het kader van de celtechnologie of hoe zij hieruit voortkomen.

De waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, zijn weliswaar in het algemeen farmaceutische producten en diensten, die derhalve verband houden met lichamen die uit cellen bestaan, maar de kamer van beroep heeft niet aangetoond dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de geclaimde farmaceutische producten en diensten en de betekenis van het woordteken CELLTECH

Ook al zouden de betrokken waren en diensten kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens de celtechnologie omvat, dit volstaat nog niet om te concluderen dat het woordteken CELLTECH kan dienen tot aanduiding van de bestemming ervan. Een dergelijk gebruik is immers hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden, maar geen technische functie van de betrokken waren en diensten.

Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat de term „celltech”, zelfs in de betekenis van celtechnologie, onmiddellijk en duidelijk kan worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of welke uit deze activiteiten voortkomen. Zij heeft evenmin aangetoond dat het doelpubliek het teken uitsluitend zal opvatten als een indicatie voor het type waren en diensten waarop het teken betrekking heeft.

Derhalve heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd. 

De kamer van beroep heeft daarnaast ook niet vastgesteld dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, het doelpubliek niet in staat zou stellen om de waren en diensten van verzoekster te onderscheiden van die welke een andere commerciële oorsprong hebben. Lees arrest.

Würdigung durch das Gericht: Aus der Ähnlichkeit der Darstellung des dominierenden Bestandteils „XTREME“ in den beiden Marken, die insbesondere seinem im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen größeren Schriftzug und seiner zentralen Position sowie dem im Verhältnis größeren Buchstaben „X“ und der Verwendung einer unterschiedlichen Farbe sowie einer den Bestandteil „XTREME“ herausstellenden Umrandung zuzuschreiben ist, ist auf eine bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zu schließen.

Zur begrifflichen Ähnlichkeit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass bei kosmetischen Präparaten, wie sie dem vorliegenden Fall zugrunde liegen, die Kunden im Allgemeinen die Waren, die sie kaufen wollen, selbst aussuchen; diese liegen für sie sichtbar in den Regalen. Somit geht die optische Wahrnehmung der Marken normalerweise dem Kauf voraus. Dem bildlichen Aspekt kommt aufgrund dieser Tatsache bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr größere Bedeutung zu als dem begrifflichen oder klanglichen Aspekt.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bei einer umfassenden Beurteilung weder die angemeldete Marke RIGHT GUARD XTREME SPORT noch die Marke Nr. 399 45 175, WILKINSON SWORD XTREME III, eine bestimmte begriffliche Bedeutung für den angesprochenen Verbraucher haben.

Schließlich beschreibt das Wort „XTREME“ die fraglichen Waren nicht. Denn in diesem Wort wird eine grafische Darstellung benutzt, die nicht den deutschen oder englischen Grammatikregeln entspricht. Selbst wenn man unterstellt, dass es von den angesprochenen Verbrauchern in der Bedeutung „extrem“ aufgefasst wird, so würde dieses Wort doch nur ein außergewöhnliches Niveau einer Eigenschaft festlegen. Ohne jeden weiteren Zusatz kann das Wort „extrem“ der mit ihm versehenen Ware allenfalls ein allgemeines Bild verleihen, ohne sich jedoch auf ihre Eigenschaften oder besonderen Wirkungen zu beziehen.

Bei den beiden einander gegenüberstehenden Marken hat der Bestandteil „XTREME“ in begrifflicher Hinsicht die größte Kennzeichnungskraft, während die übrigen Bestandteile eine untergeordnete Stellung haben, indem sie die fraglichen Waren beschreiben oder die allgemeine Produktreihe angeben, zu der sie gehören. Daher bestätigt die Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit, dass das identische Element „XTREME“ vom angesprochenen Verbraucher als der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 wahrgenommen wird. Somit sind die beiden Marken begrifflich ähnlich.

Im vorliegenden Fall besteht eine starke Ähnlichkeit zwischen den Waren und eine bildliche, begriffliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175, die durch den ihnen gemeinsamen dominierenden Bestandteil „XTREME“ vermittelt wird.

Die Verwechslungsgefahr kann auch nicht wegen einer beschränkten Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 45 175 verneint werden. Wie oben dargelegt, ist nicht davon auszugehen, dass die Kennzeichnungskraft des Wortes „XTREME“ besonders gering ist. Außerdem wäre selbst dann, wenn man eine etwaige Beschränkung der Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 45 175 unterstellte, die zwischen den betreffenden Waren sowie zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 festgestellte Ähnlichkeit hinreichend groß, um auszuschließen, dass eine solche Beschränkung die Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall beseitigen könnte.

Daraus folgt, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 besteht. Daher hat die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen diesen beiden Marken feststellt.