Alle rechtspraak  

IEF 10754

Toevoeging van een koppelteken

WIPO Arbitration 26 december 2011, D2011-2029 (inzake akzo-nobel.com; geschillenbeslechter: Philippe Gilliéron)

Merkenrecht. Domeinnaam. Eiser is Akzo Nobel, houdster van internationale merken AKZO NOBEL (woord / beeld) en is actief op het gebied van verf en coatings. Door de toevoeging van een koppelteken (hyphen) aan de .com-domeinnaam wordt niet voldoend afstand gecreëerd met het merk van eiser.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang (geen reactie van gedaagde). Gezien de wereldwijde reputatie van eiser, is het moeilijk te geloven dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. De gedaagde is al in 19 UDRP-beslissingen rondom merknamen van derde-partijen verwikkeld geraakt. Alles bij elkaar genomen moet de gedaagde de gevolgen daarvan dragen en wordt de overdracht bevolen.

Onder A. As many panels have ruled before, the addition of a hyphen between two words does obviously not make a sufficient difference between the domain name and the Complainant’s trademark to exclude the likelihood of confusion resulting from such incorporation (see, e.g., Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903; Fort Knox National Company v. Ekaterina Phillipova, WIPO Case No. D2004-0281). 

Onder C. Considering the worldwide reputation of AKZO NOBEL in the abovementioned industry, the Panel finds it hard to believe that the Respondent would have chosen and registered the disputed domain name

<akzo-nobel.com> in good faith, without having been aware of the AKZO NOBEL trademarks. The Respondent having neglected to proceed, did not bring any convincing evidence to support such a choice; such evidence does not result from the file, and the Respondent has to bear the consequences of its default on that regard.

Respondent’s good faith is all the more doubtful that a search of UDRP decisions reveals no less than 19 decisions rendered against the Respondent covering a broad range of domain names consisting of third parties’ trademarks, which clearly suggest that the Respondent has made a pattern of conduct of registering domain names consisting of third parties’ trademarks.

The Panel far more believes that the disputed domain name has been registered and is being used to attract Internet users to Respondent’s website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion and leading Internet users to believe that Respondent’s website is linked to the Complainant.

 

IEF 10753

Reputatie in Nederland

WIPO Arbitration 3 januari 2012, DNL 2011-0062 (inzake clickbank.nl; geschillenbeslechter: Wolter Wefers Bettink)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht zonder vestiging in Nederland. Eiser is Click Sales, houdster van het merk CLICKBANK in meer dan 200 landen en die via clickbank.com een digitale marktplaats aanbiedt. De .nl-domeinnaam wordt doorgelinkt naar een pornografische website. Naast een beroep op het merkenrecht, doet eiser ook een beroep op haar Nederlandse handelsnaamrecht, ondanks dat ze niet is gevestigd of handel drijft in Nederland. Het is daarvoor voldoende dat zij een reputatie heeft in Nederland (zie voetnoot), om hierop een beroep te kunnen doen.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang, en de verwijzing naar een pornografische site kan een indicatie zijn van een registratie te kwader trouw gebaseerd op aantasting van de merken van eiser. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

Onder A. Complainant also claims that it does business under the name “ClickBank” and that it uses this name to identify itself as a corporate entity. Complainant’s Vice President of Operations has stated in a declaration, which Complainant provided as evidence, that “ClickBank” is used in commerce extensively and therefore has become famous in The Netherlands. As evidence thereof, Complainant has also provided a screenshot which shows the results of a search on “www.google.nl” generated by the term “clickbank ervaringen” (“clickbank experiences”). Complainant also refers to its website “www.clickbank.com”, which contains, inter alia, press articles on ClickBank (the company) and an item “Why ClickBank?” which refers to ClickBank as the company operating the website “www.clickbank.com” (“a secure online outlet for more than 50,000 products and 100,000 active marketers”). The Panel understands from this that Complainant in this case also relies on rights under Dutch law in the trade name “ClickBank”.

Under Dutch law, rights in a trade name are obtained by a company using the relevant name in commerce. It is not necessary that the entity is established in The Netherlands or that its trading area is located in The Netherlands. It is sufficient that a name qualifies for protection because it has a reputation in the Netherlands.

IEF 10750

Vorm van Lego blokje als verpakkings- en presentatiemateriaal

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

  • in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");
  • in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
  • in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten

TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

De stakingsrechter oordeelt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening niet vervuld zijn, en gaat hier dus niet op in. Artikel 104 §1 van de Verordening voorziet dat het, onverlet enkele uitzonderingsgevallen, de nationale rechter betaamt om de procedure waarin een partij zich beroept op een Gemeenschapsmerk op te schorten tot de uitspraak van een bevoegde rechtbank of van het Merkenbureau van de EU, indien één van deze laatsten eerder werd gevat met een betwisting van de geldigheid van het ingeroepen Gemeenschapsmerk. De stakingsrechter oordeelt dat de geldigheid van de ingeroepen merken inderdaad al werd betwist, doch dat deze betwistingen dateren van respectievelijk 9 december 2010 en 22 juni 2011, ie van na de dagvaarding voor de stakingsrechter dewelke reeds op 7 december 2010 gebeurde. Niets belet de stakingsrechter dus om de nietigheid van de ingeroepen merken te beoordelen.

2. Met betrekking tot de vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
TKS vraagt de stakingsrechter om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van uurwerken en tijdmeetinstrumenten (klasse 14), plastic materialen voor verpakking (klasse 16), meubelen (klasse 20) en gerei voor huishouding en keuken (klasse 21). TKS baseert haar vordering tot nietigverklaring op artikel 52 en 7, §1, e), ii) van de Verordening, hetwelk een absolute nietigheidsgrond behelst voor de inschrijving van "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische resultaat te verkrijgen". TKS verwijst uitgebreid naar de veelbesproken Lego t. Megabrands zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar een (ander) merk van Lego nietig werd verklaard in toepassing van dezelfde weigeringsgrond, onder meer in de overweging dat het merkenrecht niet mag worden gebruikt om eeuwigdurend technische oplossingen of innovaties te monopoliseren. Deze eerdere "Lego-zaak" draaide rond de geldigheid van de inschrijving van de vorm van de Lego blokken als merk voor "bouwblokken" (klasse 28).

De stakingsrechter gaat na of in voorliggend geval elk van de essentiële elementen van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening cumulatief voorhanden zijn. Dit is nodig om tot de nietigheid van de merkinschrijving te kunnen besluiten. Met name overweegt de stakingsrechter [citaten vrij vertaald]:

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.

De rechter besluit aldus dat in voorliggend geval de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening niet vervuld zijn voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, en dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van TKS derhalve ongegrond is.

3. Met betrekking tot de beweerde merkinbreuk
Lego beweert dat TKS inbreuk pleegt op haar merkrechten door, zonder de toestemming van Lego, vormen te gebruiken die erg goed gelijken op de merken waarvan de bescherming wordt ingeroepen, voor waren identiek aan deze waarvoor de merken (onder andere) zijn ingeschreven. Lego baseert haar vordering op artikel Artikel 9 van de Verordening, dat de houder van een Gemeenschapsmerk het recht verleent om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring wordt geacht het gevaar van associatie met het merk te omvatten.

De stakingsrechter vergelijkt eerst de visuele kenmerken van de merken en de gebruikte tekens enerzijds, en de waren waarvoor deze worden gebruikt anderzijds. De stakingsrechter komt daarbij tot de vaststelling dat deze, de horloges zelf er even buiten gelaten, sterk overeenstemmen en dus in principe aanleiding kunnen geven tot verwarring.

De stakingsrechter vervolgt dat het noodzakelijk is om ook stil te staan bij de oorzaak van deze verwarring. Hij herinnert eraan dat het precies door de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren is dat het verwarringsgevaar bij het publiek moet bestaan. De stakingsrechter verwijst wat dat betreft naar het voorgelegde marktonderzoek, dat aantoont dat een aanzienlijk deel van het ondervraagde publiek inderdaad "Lego" antwoordt op de vraag waaraan de verpakkingen van TKS hen doen denken. De stakingsrechter is echter van oordeel dat dit op zich niet volstaat om tot het bestaan van verwarringsgevaar te besluiten. De stakingsrechter stelt zich de vraag of hetzelfde publiek "ja" zou hebben geantwooord op de vraag of het op de hoogte is van het feit dat Lego nu (ook) taartendozen en andere verpakkingen maakt. En wat het zou hebben geantwoord op de vraag wat "Lego" bij hen oproept. Zonder twijfel, aldus de stakingsrechter, zou men het over de bouwblokken hebben.

De stakingsrechter wijst erop dat men bij de beoordeling van een merkinbreuk aandacht moet hebben voor de functie van het merk. In voorliggend geval bestaat de functie van de merken erin om de waren waarvoor ze werden ingeschreven (deze uit klassen 14, 16, 20 en 21) te onderscheiden. Hun essentiële functie bestaat erin om de consument de herkomst van de waren te garanderen, aldus de stakingsrechter.

De stakingsrechter besluit dat Lego niet aantoont dat het relevante publiek het identieke teken zou opvatten als een aanwijzing dat de waren in kwestie (ie deze zoals uit de klassen 14, 16, 20, 21) van Lego of van een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn. Aldus is er volgens de stakingsrechter geen merkinbreuk voorhanden.

4. Met betrekking tot de beweerde oneerlijke handelspraktijken
Lego beweert ten andere, los van de aanspraken op grond van haar merkrechten, dat het gebruik van de betreffende verpakkings- en presentatiematerialen door TKS een oneerlijke handelspraktijk zoals verboden door de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de "WMPC") uitmaakt.

De stakingsrechter oordeelt dat een vordering op basis van het recht op een merk niet noodzakelijk een vordering op basis van de WMPC uitsluit. De stakingsrechter vult aan dat alhoewel de gevraagde maatregelen onder beide vorderingen identiek zijn, de grondslag van de vorderingen verschillend is: merkrechten beogen de bescherming van een monopolie, terwijl de WMPC de belangen van consumenten tracht te vrijwaren.

De stakingsrechter verwijst naar de 14de overweging van Richtlijn (EG) nr. 29/2005 van 11 mei 2005 inzake oneerlijke handelspraktijken, die preciseert dat een kopie die verwarring zaait wat de commerciële oorsprong van goederen betreft, alsdusdanig een oneerlijke handelspraktijk kan uitmaken. De stakingsrechter vervolgt dat als een consument denkt dat de producten van TKS in werkelijkheid van Lego of een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn, dit het koopgedrag van de consument kan beïnvloeden. De stakingsrechter neemt aan dat Lego een erg hoog kwaliteitsaura geniet, en besluit dat de consument die misleid is omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS ertoe geneigd zal zijn deze aan te kopen omwille van de kwaliteitsgarantie die hij associeert met Lego.

De stakingsrechter oordeelt dat de reproductie door TKS van de vorm van de Lego blokken ook inbreuk maakt op artikel 88, 3° van de WMPC, dat als misleidend (en dus oneerlijk) aanstipt: elke handelspraktijk die de consument in zijn koopgedrag beïnvloedt en die gepaard gaat met onjuiste informatie, of de consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt ten aanzien van verklaringen of symbolen die doen geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt. De stakingsrechter stelt dat nu de verwarring omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS voortvloeit uit het gebruik van de herkenbare vorm van de Lego blokken, er logischerwijs een risico bestaat dat consument daarin een directe of indirecte ondersteuning van de kant van Lego ziet. Hij vervolgt dat de consument het systematische gebruik door TKS van ronde knoppen op haar verpakkings- en presentatiemateriaal - zoals Lego deze gebruikt op haar blokken - niet anders zal interpreteren dan als een veruitwendiging van een directe of indirecte ondersteuning die TKS geniet van Lego, en dat de aanwezigheid van het merk "ICE-WATCH" hier niets aan verandert.

De stakingsrechter besluit dat deze handelswijze oneerlijk is en derhalve gestopt moet worden.

5. Besluit
De stakingsrechter acht de door Lego ingeroepen merkrechten geldig maar besluit dat het gebruik van de litigieuze verpakkings- en presentatiematerialen door TKS er geen inbreuk op maakt.

Alhoewel geen merkinbreuk, oordeelt hij vervolgens dat hetzelfde gebruik wél een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt en derhalve toch gestopt moet worden. De stakingsrechter legt de drempel voor het bestaan van verwarringsgevaar bij zijn beoordeling van de inbreuk op de WMPC een stuk lager dan bij zijn beoordeling van de inbreuk op de merkrechten. 

Voor de volledigheid kan nog worden aangestipt dat de stakingsrechter niet ingaat op de vraag van Lego om het tussen te komen vonnis te laten publiceren in een aantal tijdschriften.

IEF 10747

Geen (herkenbare) merktekens zichtbaar

Vzr. Rechtbank Roermond 5 januari 2012, KG ZA 11-250 (Van Cranenbroek tegen Itek)

Met dank aan Laurens Thissen, Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Parallelle publicatie Reclameboek 1248. Misleidende mededeling. Reclamerecht. Afbeelding zonder merktekens. Van Cranenbroek houdt zich bezig met de verkoop van een divers assortiment voor tuininrichting en -onderhoud en sindskort ook elektrische fietsen. Itek biedt fietsen en sindskort tuin- en sportartikelen aan in Nederland en België.

In dit kort geding over misleidende mededelingen is de vraag aan de orde of gedaagde ITEK (voldoende) kruiwagens en electrische fietsen in voorraad had waarmee ITEK in haar folder had geadverteerd. De afgebeelde kruiwagens waren identiek, maar er waren geen (herkenbare) merktekens zichtbaar in de advertentie. De mededeling elektrische fietsen vanaf €550 is een algemene mededeling en heeft geen betrekking of specifieke merkfietsen zoals afgebeeld. Vorderingen tot o.a. verbod en rectificatie worden afgewezen.

Kruiwagens

4.7 De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het vorenstaande vooreerst dat Itek niet heeft aangeboden een Fort maïskruiwagen, maar een mäiskruiwagen van 170 liter met een polyethyleen bak en een gegalvaniseerd onderstel. Het mag zo zijn dat de bij de advertentie geplaatste foto identiek is aan de (eerder door Van Cranenbroek aangeboden) maïskruiwagen van het merk Fort, maar uit dat enkele feit kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat de aanbieding enkel om die reden betrekking had op een Fort  kruiwagen: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de advertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt te meer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Dat er sprake zou zijn van een zogenaamd "lokkertje", waarbij wordt geadverteerd met een merkproduct dat niet in voorraad is, zoals Van Cranenbroek lijkt te suggeren, acht de voorzieningenrechter dan ook niet aannemelijk. Gelet hierop gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling van Van Cranenbroek, die erop neerkomt dat Itek heeft geadverteerd met een (hoogwaardig) product zonder dat product op voorraad te hebben of zelfs te kunnen leveren.

 

4.8. Door Itek is verder, met stukken onderbouwd, gesteld dat zij de kruiwagen waarmee zij heeft geadverteerd ook op voorraad had. (...) Dat aan de door Van Cranenbroek ingeschakelde proefaankopers, waaronder een deurwaarder, kennelijk kruiwagens zijn verkocht die niet voldeden aan de in de advertentie genoemde specififcaties doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan het vorenstaand niets af: uit de proefaankopen volgt immers niet dat, indien de kopers daar uitdrukkelijk op gestaan hadden, aan hen (zo nodig met een leveringstermijn) geen maïskruiwagen met een gegalvaniseerd onderstel geleverd had kunnen worden.


Elektrische fietsen
4.9. Ten aanzien van de elektrische fietsen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de door Van Cranenbroek in het geding gebrachte reclamefolders van Itek volgt dat door Itek elektrische fietsen van specifieke merken en types worden aangeboden voor een daarbij expliciet vermelde prijs. Verder staat in de eerste advertentie vermeld: "we hebben al 28 inch elektrische fietsen met Shimano Nexave 7 versnellingen vanaf €550,-" en in de tweede advertentie "Er is al een 28 inch elektrische fiets vanaf €50,=". Bi jdeze aanbieding wordt, afgezien van de maat van de fiets en in de eerste advertentie het merk en type van de versnelling, geen enkele nadere specificatie vermeld. Deze advertenties kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de advertentie zich richt of die zij bereikt weinig anders opgevat worden als een - algemene - mededeling van Itek dat de allergoedkoopste nieuwe elektrische fiets van 28 insch die zij in vestigingen verkoopt, €550,= kost. uit hetgeen door Van Cranenbroek is aangevoerd, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat deze mededeling onjuist en derhalve misleidend is, mede gelet op de - onweersproken - stelling van Itek dat zij niet alleen de nieuwste modellen, maar ook overjarige modellen verkoopt. Dat Itek, indien klanten haar vragen  om een fiets van €50,=, die fiets niet aanprijst maar uitdrukkelijk wijst op nieuwere - en waarschijnlijk betere maar in elk geval duurdere - fietsen maakt het vorenstaande niet anders, nu daaruit niet volgt dat Itek geen nieuwe fiets voor €550,= zou kunnen leveren. Dit klemt te meer nu uit de op initiatief van Van Cranenbroek plaatsgehad hebbende proefaankopen blijkt dat een dergelijke fiets - zij het met inachtneming van een levertijd - ook daadwerkelijk aan een der proefaankopers gelever kon worden.

 

IEF 10743

Geen sprake van gedogen van een jonger merk

Rechtbank 's-Gravenhage 4 januari 2012, HA ZA 10-3487 (EPAL c.s. tegen Wijnmaalen Pallets B.V.)

Vergelijk IEF 10323. Merkenrecht. Keurmerk voor reparaties van pallets. Uitputtingsleer.

In´t kort: De EUR/EPAL pallets moeten voldoen aan bepaalde normen. Op de klossen van de EUR/EPAL pallets zijn de merken EUR en EPAL aangebracht door middel van een brandmerk. Erkende reparateurs repareren de pallets en door hen moeten de klossen voorzien worden van een kenmerkende, voor iedere licentienemer unieke controlespijker (IC-code).

Wijnmaalens betoog, dat het door EPAL gevoerde merk (door inburgering) een gebruikelijke benaming is geworden, is onvoldoende concreet onderbouwd. Voorts is er ook geen sprake van gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk ex 54 GMVo. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Zij zal een verbod opgelegd worden met betrekking tot de verhandeling van de door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk.

Wijnmaalens vorderingen (verklaring van recht / onrechtmatigheid van publicaties) worden afgewezen. In het gewraakte artikel wordt Wijnmaalen niet genoemd, maar wel worden woorden als "beunhazerij" en "illegaal repareren" gebruikt in verband met ongelicentieerde reparaties. Dit is in ieder geval niet onrechtmatig jegens Wijnmaalen.

4.9. De rechtbank overweegt dat uit het betoog van Wijnmaalen niet volgt dat het merk EPAL geen onderscheidend vermogen heeft. Niet valt in te zien dat het merk EPAL beschrijvend voor pallets is noch dat dit merk anderszins niet in staat is pallets te onderscheiden. Met Epal is de rechtbank van oordeel dat het collectieve merk EPAL in staat is een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen die dit merk onder toezicht van de houder gebruiken, althans Wijnmaalen heeft onvoldoende aangevoerd dat tot een ander oordeel kan leiden. Dat het merk EPAL steeds gezamenlijk met de aanduiding EUR wordt gebruikt doet er – zonder meer – niet aan af dat het merk zelf een onderscheidende functie vervult. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling van de zijde van Wijnmaalen dat het EPAL-merk is toegevoegd om te kunnen optreden voor de EUR-pallet.

4.11. Het beroep van Wijnmaalen op rechtsverwerking wegens gedogen onder verwijzing naar artikel 54 GMVo, dient alleen al te worden afgewezen omdat geen sprake is van het gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Bovendien heeft Epal onbetwist gesteld in de loop van de tijd actief te zijn (geweest) met het (ook) aanspreken van andere marktpartijen op het zonder haar toestemming repareren en verhandelen van gerepareerde EPAL-pallets.

Uitputting 4.16. Door Wijnmaalen is nog aangevoerd dat zij heeft toegezegd de handel in (gerepareerde) EPAL-pallets te staken tot dat er duidelijkheid is of sprake is van inbreuk en dat zij heeft aangeboden het EPAL-merk weg te lakken. Dat doet er echter niet aan af dat vaststaat dat Wijnmaalen pallets voorzien van het EPAL-merk heeft gerepareerd en verhandeld. Bovendien zijn deze toezeggingen niet ongeclausuleerd gedaan en heeft Wijnmaalen – ondanks haar aanbod daartoe – het EPAL-merk niet weggelakt. Epal heeft er derhalve recht op en belang bij dat Wijnmaalen zoals volgt wordt veroordeeld.

4.17. Wijnmaalen zal een verbod worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, zoals in het dictum te melden. Daarmee valt niet in te zien – en Epal heeft dit ook niet gemotiveerd gesteld – dat zij nog belang heeft bij een beoordeling van de vorderingen op de andere grondslag, zodat deze zal worden afgewezen.

IEF 10742

Legt het publiek verband?

Rechtbank 's-Gravenhage, 21 december 2011, HA ZA 09-414 (G-Star International B.V. tegen Pepsico)

In navolging van tussenvonnis IEF 9655 en bodemprocedure IEF 8385.
Gemeenschapswoordmerk RAW tegen PEPSI RAW. G-Star werd in een eerder tussenvonnis toegelaten om de bekendheid van haar merk RAW, voor spijkerbroeken en als merk sec te bewijzen. De rechtbank beveelt een marktonderzoek door de deskundige binnen de geschetste randvoorwaarden, met de volgende vragen:

1) Zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) Legt het publiek een verband tussen de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 2.4 en 4.12 en de hiervoor genoemde merken?en verzoekt de deskundige aan te geven of:

3) naar zijn inzicht het onder 2.29 van het tussenvonnis van 11 mei 2011 bedoelde tijdsverloop van belang is voor de uit het onderzoek te trekken conclusies en zo ja, op welke wijze,

 

2.15. PepsiCo meent dat geen onderzoek nodig is naar de door haar op haar website www.pepsiraw.co.uk gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 4.12. Deze tekens zijn naar zij stelt uitsluitend gebruikt op de genoemde website en het is onaannemelijk dat de tekens op dezelfde manier gebruikt zullen worden in andere landen. De website zou inmiddels zijn aangepast. De huidige situatie zou leidraad dienen te zijn bij het onderzoek. PepsiCo meent dat in het onderzoek bovendien niet geabstraheerd mag worden van de (naam van de) website. PepsiCo betwist voorts, anders dan in het tussenvonnis is aangenomen, dat sprake is van merkgebruik. 2.16. Het gebruik van de tekens op de genoemde website is door G-Star aangemerkt als merkinbreuk, op grond waarvan zij onder meer een verbod heeft gevorderd en schadevergoeding. Al om die reden is onderzoek naar die tekens relevant, ook al zou de situatie inmiddels zijn gewijzigd en ook al heeft dit gebruik alleen plaatsgevonden op de genoemde website. Bij dat onderzoek mag het gebruik inderdaad niet los van de context worden beoordeeld (in het tussenvonnis van 25 november 2009 is onder 4.12 het gebruik dan ook in die context beschouwd). In de opzet van het onderzoek moet daarmee rekening worden gehouden. Dat geen sprake zou zijn van merkgebruik heeft PepsiCo niet nader gemotiveerd. Voor zover zij heeft willen aanvoeren dat de tekens uitsluitend beschrijvend worden gebruikt, wordt die stelling verworpen omdat hiervan in de gegeven context duidelijk geen sprake is (vergelijk de afbeeldingen in het tussenvonnis van 25 november 2009 onder 4.12).

IEF 10730

Verschil tussen merk en chemische benaming

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11 (Longevity Health Products tegen OHIM/Performing Science LLC) - verzoek

Hogere voorziening na Gerecht EU T-190/09 waarin een OHIM beslissing wordt bevestigd. Nietigverklaring van het merk in kwestie is niet gerechtvaardigd. Vaklieden- en het lekenpubliek kent het verschil in betekenis tussen enerzijds het merk en anderzijds de normale afkorting van chemische formules. Zij zijn zich bewust van het feit dat een geringe verandering in de chemische benaming een wezenlijk onderscheid kan maken in farmacologische, chemische of fysische eigenschappen. Omdat de rechtsmiddelen bij het Gerecht EU zich tot rechtsvragen beperken, kan het Gerecht EU geen beoordeling van de relevante feiten of bewijswaardering geven. Het beroep wordt afgewezen.

 

27. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Nichtigerklärung der betroffenen Marke aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung genannten absoluten Eintragungshindernisses nicht gerechtfertigt, denn es gebe zwischen dieser Marke und der Bezeichnung der chemischen Substanz „5‑Hydroxytryptophan“ keine Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen Verkehrskreise, Fachleute und interessierte Verbraucher, sähen die fragliche Marke nicht als die übliche Bezeichnung dieser chemischen Substanz an und seien ohne Weiteres in der Lage, zwischen dem Markenwortlaut „5 HTP“ und der systematischen Bezeichnung der in Rede stehenden Substanz, gegebenenfalls in ihrer abgekürzten Form, zu differenzieren. Diesem Publikum sei nämlich bekannt, dass auch nur geringfügige Veränderungen chemischer Nomenklaturausdrücke oder chemischer Summenformeln wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die pharmakologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften indizieren könnten.

28. Insoweit ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin ihre vor dem Gericht vorgetragenen Argumente nahezu wörtlich erneut vorträgt. Sie versucht damit, die Würdigung des Sachverhalts in Frage zu stellen, die das Gericht in den Randnrn. 37 bis 40 des angefochtenen Urteils in Bezug auf die Üblichkeit der in Rede stehenden Marke vorgenommen hat.

29      Gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (...)

30      Da die Rechtsmittelführerin somit lediglich die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung rügt und keine Verfälschung von dem Gericht vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln geltend macht, ist der einzige Rechtsmittelgrund zurückzuweisen und somit das Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

IEF 10727

Aanvullende methode voor indiening stukken bij het BBIE

Het is nu ook mogelijk om stukken bij het BBIE in te dienen langs elektronische weg. Hiervoor zijn er aan de website verschillende contacformulieren toegevoegd. Per specifieke handeling, op het indienen van merk- en modeldepots na, zijn er formulieren beschikbaar.

 

Deze elektronische indiening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het na-indienen van afbeeldingen, het indienen van gebruiksbewijzen en/of argumenten bij opposities of het indienen van bezwaar tegen een weigering op absolute gronden. Ook voor de indiening van bijvoorbeeld internationale merkaanvragen, vernieuwingsverzoeken of verzoeken tot aantekening van wijzigingen in het register, door middel van het meesturen van het ingevulde PDF formulier is deze methode beschikbaar. Voor merkdepots blijft BOIP Online Filing de enige methode om elektronisch in te dienen. Indiening van modeldepots langs elektronische weg blijft vooralsnog niet mogelijk.

Deze nieuwe methode kan dus worden gebruikt voor nagenoeg alle handelingen bij het BBIE en is beschikbaar naast de mogelijkheid om te faxen of per post stukken in te dienen. Na indiening van stukken via het elektronisch contactformulier ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e mail. Vervolgcontact zal verlopen via de gebruikelijke wegen. Indiening van stukken via normale e-mail blijft uitgesloten. Het BBIE hoopt hiermee zijn serviceniveau verder te verhogen.

Met toestemming van: boip.int

IEF 10723

Legoverhuur.nl: ongeautoriseerde dealer in merkproducten

WIPO 13 december 2011, D2011-1559 (LEGO Juris A/S tegen Schuermans, inzake: legoverhuur.nl, geschillenbeslechter: Warwick A. Rothnie)

beeldcitaat van legoverhuur.nl

Domeinnaamrecht. Bekend merk in domeinnaam gebruikt. Geen overdracht.

Inzake de domeinnaam legoverhuur.nl heeft LEGO voldoende aangetoond dat haar merk het meest onderscheidende element is uit de domeinnaam. Zij heeft geen licentie gegeven om het merk te laten gebruiken door verweerster. Na onderlinge communicatie blijkt dat deze domeinnaam slechts verwijst naar de homepage van verweerster en de handelsnaam van verweerster ook is veranderd naar aanleiding van deze communicatie. Haar activiteit blijft hetzelfde: het verhuren van originele LEGO-producten. De omstandigheden onder welke een ongeautoriseerde dealer in merkproducten een merknaam in een domeinnaam mag gebruiken, is nog niet in de Policy opgenomen, maar in deze situatie kan de doorverkopersjurisprudentie naar analogie worden toegepast. Het is door eiser niet bewezen dat er geen recht of legitiem belang is bij de verweerster. De klacht wordt afgewezen.

however, paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 states:

“Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site’s accurately and prominently disclosing the registrant’s relationship with the trademark holder. The respondent must also not try to ‘corner the market’ in domain names that reflect the trademark. Many panels subscribing to this view have also found that not only authorized but also unauthorized resellers may fall within such Oki Data principles. Pay-per-click (PPC) websites would not normally fall within such principles where such websites seek to take unfair advantage of the value of the trademark.”

This is described as the consensus view. The proposition in Guerlain S.A. v. Peikang, supra, relied on by the Complainant, therefore, must be qualified to some extent.

So far as can be ascertained from the record in this case, each of the requirements summarised in paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 appear to be substantially satisfied.

IEF 10714

Prejudici&euml;le vragen: Staafje chocola in wijnrankvorm

HR 23 december 2011, LJN BT8460 (Trianon tegen Revillon chocolatier société par actions simplifiée)

In navolging van IEF 10532 (conc. A-G). Vormmerk. en de wezenlijke waarde van de waar. De hoge raad stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vormmerk; Het Hof heeft juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling onderscheidend vermogen vormmerk (HvJEU 29 april 2004, nr. C-456/01 en 457/01 (Henkel) en 22 juni 2006, nr. C-25/05 (Werther’s Echte). Voor die beoordeling gelden niet meer of andere eisen dan in geval van tweedimensionale merken (HvJEU 8 april 2003, nr. C-53, 54, 55/01 (Linde e.a.)). Onjuist dat van belang is dat consument weet aan wie product moet worden toegeschreven: voldoende dat merk publiek in staat stelt waren als afkomstig van bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (Linde-arrest). Het ligt op weg verweerder bevrijdend verweer te voeren dat een van de in art. 2.21 lid 4 BVIE bedoelde uitzonderingen van toepassing is; rechter mag uitzonderingsbepaling niet ambtshalve toepassen. Bewijslast kwade trouw rust op merkhouder. Vragen over weigerings- of nietigheidsgrond dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft (art. 2.1 lid 2 BVIE, art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) Merkenrichtlijn).

Vragen van uitleg

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95,
te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift
(a)slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of
(b)kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

Lees het arrest hier (LJN / schone pdf).