Alle rechtspraak  

Rechtbank van koophandel Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281 (BV Koninklijke Van Kampen en Begeer tegen NV Allinox en (vrijwillig tussenkomende partij, eiser:) BK Cookware)

Merkenrecht. Overgang van rechten.  Eiseres spreekt tegen dat er overdracht heeft plaatsgevonden van merken, gelet op de evolutie en organisatie van de commerciële activiteiten werden de merken BK en GERO vermarkt door de bv BK Bookware. Overdracht is niet ingeschreven in het register, maar dit is volgens eiser geen noodzakelijke voorwaarde. Uit diverse stukken volgt dat een gedoogdovereenkomst (gentlemen's agreement r.o. 2.2.1) inzake niet-optreden tegen teken BEKA met koksmuts zolang binnen België producten worden vermarkt.

1. Geen beroep op gedogen of rechtsverwerking ex 2.29 BVIE, omdat merken van verweerster jonger zijn;
2. merkdeponering is niet automatisch ter kwader trouw geschiedt ex 2.4.f.1* BVIE. Echter op 9 juni werd de verklaring (gentlemen's agreement) aan verweerster voorgelegd en aanvaard op 5 oktober 2004 inhoudende gebruik van één (gelijksoortig) merkgebruik, dit werd overtreden door deponering.
3. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, vanwege de overwegend auditieve referentie naar de merken van de eisers en is ook van aard omverwarring te stichten.

Doorhaling van merkinschrijvingen van nv Allinox, mét dwangsom á €5.000 en gedingkosten.

2.2.4 De eiseres legt de overeenkomst over (st. 6), door de partijen ondertekend op 16.10.2008 en waarin o.m. het volgende werd overwogen:

"... Hoewel de door Allinox benutte aanduiding (BEKA) overeenkomt met - een deel van - de aan Van Kempen en Begeer toekomende merkenrechter, en Van Kempen en Begeer dus van mening is datzij op grond van deze rechten Allinox het gebruik daarvn zou kunnen ontzeggen, bestaat er sinds enige tijd een mondelinge afspraak tussen partijen dat Vam Kempen en Begeer het gebruik van de aanduiding "BEKA", uitsluitend in combinatie met de afbeelding van een koksmuts, door Allinox in België zal gedogen, zolang zij dit beperkt tot het gebruik in België, en onder de verdere voorwaarden dat Allinox haar producten niet zal exporteren naar Nederland, maar wel zal leveren aan partij waarvan zij, als ervaren marktdeelnemer, redelijkerwijs kan weten dat die dit doet of dit voornemen heeft of waarvan Van kempen en Begeer haar op de hoogte brengt daat dit het geval is. Hierbij in aanmerking nemend dat Allinox geen intenttie heeft tot uitgebreide verkoop in Luxemburg....".

HR 28 oktober 2011, LJN BR3059 (Mag Instrument Inc. tegen Edco en Impex)

In navolging van IEF 9934 (concl). Hoge raad stelt prejudiciële vragen aan het Beneluxgerechtshof.

Rechtspraak.nl Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. Prejudiciële vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.

I) Inbreuk op auteursrechten van MAG
II) Inbreuk op de merkrechten van MAG
III) Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing) 

5.2(a) Onderdeel I. Inbreuk op de auteursrechten van MAG

5.2.6 Aan het slot van onderdeel I.1.a en van onderdeel I.1.b betoogt MAG, onder verwijzing naar door haar overgelegde deskundigenopinies, dat bij een concrete toetsing tot uitgangspunt moet worden genomen dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat door het hof niet anders is geoordeeld. Op grond daarvan klagen de onderdelen, in onderling verband gelezen, dat hetgeen het hof in rov. 5.12 overweegt onbegrijpelijk is.

5.2.7 Deze klacht slaagt. In rov. 5.12 is inderdaad geen verwerping te vinden van het betoog van MAG dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het hof overweegt wel dat "bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt", maar uit hetgeen volgt, te weten dat het hof in de stellingen van MAG geen aanleiding heeft gevonden om met betrekking tot "deze bewijslast" anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak MAG tegen Buzaglo (gepubliceerd in BIE 2002, 80), komt naar voren dat het hof slechts zijn opvatting ten aanzien van de bewijslast heeft herhaald. Indien in de zojuist geciteerde passage of in de verwijzing naar het genoemde arrest in de zaak MAG tegen Buzaglo al tevens besloten zou liggen dat MAG in dit geding geen bewijs van haar stelling heeft bijgebracht, geeft het hof geen inzicht in zijn gedachtegang die tot dat oordeel heeft geleid. De verwijzing naar genoemd arrest geeft onvoldoende opheldering reeds omdat in dat arrest geen oordeel is gegeven over de daarbij aan MAG opgedragen bewijslevering op het onderhavige punt; oordelen over dit bewijs zijn eerst door het hof in die zaak gegeven in zijn arresten van 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000, naar welke arresten het hof echter niet verwijst. Die bewijsoordelen, gegeven in een andere zaak tussen deels andere partijen, onthieven het hof bovendien niet van een zelfstandige beoordeling van het in de onderhavige zaak door MAG aangedragen bewijs en konden evenmin in de weg staan aan eventuele verdere bewijslevering door MAG in de onderhavige zaak, dat door haar is aangeboden.

5.2.8 Nu inzoverre onderdeel I.1 slaagt komt het door Edco c.s. voorwaardelijk voorgestelde middel aan de orde. De klachten daarvan kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.3(b) Onderdeel II. Inbreuk op de merkrechten van MAG

Onderdeel II.1 neemt tot uitgangspunt dat in de feitelijke instanties de geldigheid van de beide vormmerken niet met een reconventionele vordering is bestreden - behoudens de reconventionele vordering van PP Impex, die in hoger beroep niet meer aan de orde was - en dat ook anderszins de merken geen inzet zijn geweest van een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure, en verbindt daaraan het gevolg dat in appel diende te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken. Het onderdeel faalt want berust op een onjuiste rechtsopvatting. Het miskent immers dat in een geding zoals het onderhavige waarin een Benelux-merkrecht wordt ingeroepen, de betwisting van dat merkrecht ook kan bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Een daartoe strekkend verweer is in de feitelijke instanties in deze zaak gevoerd.
De in de onderdelen II.2 tot en met II.6.b aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.4(c) Onderdeel III. Ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing)

Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

Rechtbank Roermond 26 oktober 2011, HA ZA 09-86 (Kamp c.s. tegen Twico)

met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Stukgelopen samenwerking. Merkenrecht. Auteursrecht op logo's. Non-usus-verweer.

Kamp c.s. is een groothandel c.q. detailverkoop van tweewielers. Twico is het economisch uitvoerend orgaan van de "Belangenvereniging voor tweewielerhandelaren TWICO" en houder van diverse merken, waaronder beeldmerken Fietsplus. De twee hebben een deelnemersovereenkomst gesloten, maar deze wordt door Twico opgezegd. In deze zaak wordt die opzegging niet-succesvol bestreden, in reconventie komen IE-rechtelijke aspecten voor. Identieke logo's beschermd merkenregistratie, maar ook door auteurswet. Het woord Fietsplus voldoet niet aan vereisten voor auteursrecht nu dit slechts een combinatie van twee bestaande woorden uit de Nederlandse taal betreft, de logo's echter wel.

Veroordeelt Kamp c.s. tot staken van inbreuk op auteursrecht op de logo's én merkrechten met dwangsommen €1.000 met maximum €50.000 in de proceskosten zowel in conventie (€2.121) als in reconventie (€10.000).

4.15. De rechtbank gaat bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk uit van de merken die volgens Twico zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister. Artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE is uitsluitend van toepassing op een teken dat gelijk is aan het merk. Op basis van de overlegde stukken is de rechtbank van oordeel dat het beeldmerk dat Kamp c.s. aan de gevel van de winkel toont identiek is aan het beeldmerk van Twico dat onder nummer 0688195 is geregistreerd. Hieruit vloeit voort dat het beroep van Twico op artikel 2.20, lid 1 sub a BVIE voor wat betreft dit beeldmerk slaagt. Kamp heeft weliswaar nog aangevoerd dat het recht op dit merk wegens non-usus op grond van artikel 2.26 BVIE is komen te vervallen, doch dit verweer is niet onderbouwd. ZO is in ieder geval niet gebleken dat sprake is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is van een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26, lid 2 BVIE, hetgeen een vereiste is om tot de conclusie te komen dat er sprake is van non-usus gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren.

4.18. Artikel 1 Auteurswet 1912 (verder te noemen: Aw)
Twico heeft in dit kader betoogd dat  de woord/beeldmerken die zij heeft gedeponeerd in het Benelux merkenregister auteursrechtelijk worden beschermd. Twico stelt dat zij de maker is van deze woord/beeldmerken die te beschouwen zijn als een "werk" in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Aw, omdat ze niet ontleend zijn aan eerdere werken en het resultaat zijn van de creatieve keuze van de maker.

4.20. De Fietspluslogo’s kunnen daarentegen naar het oordeel van de rechtbank wel als werk in de zin van de Aw worden beschouwd. Echter ten aanzien van de logo’s, waaraan Twico refereert en die als merken zijn ingeschreven (...), heeft Twico onvoldoende onderbouwd dat Kamp deze logo’s in het openbaar zou brengen en zou verveelvoudigen.
Dit is anders voor het logo dat door Twico is geregistreerd onder nummer 0688195. Ten aanzien hiervan heeft het volgende te gelden.
Vereist is een gekwalificeerde mate van overeenstemming, zodat het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk vertoont, zodat de totaalindrukken die beide werken maken sterk overeenstemmen. Dit is, zoals de rechtbank hiervoor ook reeds heeft geoordeeld, het geval.
Het logo dat Peter Kamp toont op de gevel van de winkel is ontleend aan het logo Fietsplus van Twico. Anders dan Kamp stelt, valt naar het oordeel van de rechtbank het logo op de winkelpui wel onder het openbaar maken en vermenigvuldigen als bedoeld in de Aw. Het door Kamp c.s. gedane beroep op uitputting tenslotte acht de rechtbank zonder nadere onderbouwing, welke ontbreekt, onbegrijpelijk en kan derhalve niet leiden tot een andersluidend oordeel.

CvdM 6 september 2011, Beslissing op bezwaar 25500/25520/201101100 (toegestane nevenactiviteit TROS licentie aan Privé column)

In navolging van IEF 9639. Als randvermelding. Mediarecht. Waardebepaling / licentiëring van merkenrechten. Bezwaar van TV Digitaal en RadioCorp wordt gegrond verklaard tegen toegestane licentiëring woord en beeldmerken TROS en sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé .TROS diende ervoor te waken dat zij zich niet dienstbaar gaat maken voor winsten van derden.

De bezwaren op basis van de relatietoets worden afgewezen. (r.o. 58-70), de marktconformitiet van de licentievergoeding wordt succesvol bestreden: TROS slaagt niet in de opdracht om een waardebepaling te verrichten: door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Ten overvloede wordt de activiteit niet als niet-kostendekkend beoordeeld.

 70. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de omstandigheid dat de Raad van Bestuur van de NPO onderhavige nevenactiviteit niet heeft getoetst, terwijl daartoe op grond van de Mediawet 2008 wel de bevoegdheid bestond, niet meebrengt dat het Commissariaat de toets op schade aan de publieke media-opdracht in het onderhavige geval had moeten betrekken.

74. Op grond van artikel 2.134, derde lid, Mediawet 2008 is het aan de publieke mediainstelling om aan te tonen dat een nevenactiviteit voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 2.132 Mediawet 2008. Het is dus aan de TROS om aan te tonen dat de licentievergoeding die zij ontvangt marktconform is. Het Commissariaat heeft de TROS opdracht gegeven een waardebepaling te verrichten op basis waarvan de marktconformiteit van de licentievergoeding voor de TROS blijkt.

Volgens de TROS is de waarde van de merken TROS en Sterren.nl echter niet vast te stellen nu dit afhankelijk is van het platform, en voor het onderhavig platform geen aansluiting bij een identieke casus uit het verleden gezocht kan worden.

75. Door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Het besluit van 24 maart 2011 kan om deze reden niet in stand blijven. De TROS had bijvoorbeeld de marktwaarde van de bewuste licentie voor de merken TROS en Sterren.nl door een deskundige kunnen laten bepalen, of een marktonderzoek kunnen verrichten.

Lees de beslissing hier (CvdM / pdf).

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 september 2011, A/11/03479 (nv Methapharma tegen bvba Energetic Foods &Supplements)

Merkenrecht. Eiser is houder van Beneluxwoordmerk OSTEOPLUS, waaronder zij voedingssupplementen ter behandeling van gewrichtsklachten op de markt brengt. Gedaagde brengt producten onder de naam Osteo Plus, maar zegt toe deze naam te staken en te wijzigen in Osteo Liquid. Daarvan vraagt Methapharma bewijs van staking en daadwerkelijke naamswijziging.

Merkinbreuk obv 2.20 sub a door Osteo Plus (en gebrek aan verweer). Betreft Osteo Liquid wordt geoordeeld dat de productnaam een beschrijvend karakter heeft. Verder  geen (extra) mededeling van informatie noodzakelijk eveneens geen terugname van producten. Dwangsom €1.000 per inbreuk me een maximum van €500.000.

In citaten:

V.A. (...)
- Het relevante publiek (...) is bekend met samenvoegingen met het beegrip "OSTEO" (cfr. veelheid van reeds gedeponeerde merken met die voorvoegsel) en zal de samenvoeging van "OSTEO" en "PLUS" opvatten als een eerder ongebruikelijk aanduiding van dergelijke producten
- het onderscheidend vermogen, zij het zwak, van het merk "OSTEOPLUS" wordt aanvaard en de vordering tot nietigverklaring ( op grond van artikel 2.28.1.c BVIE en/of artikel 2.28.1 BVIE) wordt ongegrond geacht.

V.B. Merkenrechtelijke inbreuken
1) Gebruik van het teken "OSTEO PLUS"
- Gezien het bovenstaande en gezien het gebrek aan verweer omtrent de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.1.a. BVIE wordt de merkenrechtelijke inbreuk aanvaardt.
2) Gebruik van het teken "OSTEO LIQUID"
- Terecht stelt EFAS dat het begrip "OSTEO LIQUID" als een beschrijvende combinatie dient beschouwd te worden die de kenmerken van de aangeboden product weergeven.

Het beschrijvend karakter van het begrip "OSTEO" werd hierboven reeds toegelicht. Het element "LIQUID" is evenzeer beschrijvend en wordt beschouwd als een letterlijke aanduiding voor producten die in vloeibare/liquide vorm worden aangeboden. De samenvoeging van beide begrippen is eveneens louter beschrijvend en voegt geen bijkomende betekenis toe aan de samengestelde delen dan de samengestelde betekenis op zich. Dit beschrijvend karakter wordt verder benadrukt door het gebruik van een spatie bij de aanduiding "LIQUID"

- Conform  artikel 2.23.1.b. BVIe kan METAPHARMA zich niet verzetten tegen het gebruik van een begrip dat kenmerken van de betrokken producten aangeven. Hoewel EFAS het begrip o pde markt een onderscheidend vermogen tracht toe te dichten door de prominente/dominante aanduiding ervan op haar verpakkin en reclame, overheerst de beoordeling dat het begrip als beschrijvend dient beschouwd te worden.

Hof van Beroep Gent 27 september 2011, 2009/AR/1933 (Duvel Moortgat tegen Brouwerij Van Honsebrouck bvba)

Merkenrecht. Rechtsgeldigheid van het Beneluxmerk Liefmans en of gedaagde hierop inbreuk maakten. Duvel Moortgat stelt zelf uitdrukkelijk dat de betwisting niet gaat over het gebruik van een wikkel om de bierfles. Geen uitbreiding over de gebruikte kleuren, omdat deze niet tot het ingeschreven merk behoort en kleurgebruik valt te onderscheiden van het globale beeld.

Gelijke waar (fruitbier). Globale beoordeling overstemmen de gelijkenissen de verschillen, m.n. gebruik van Gotisch lettertype in repetitief patroon.

10. (...) Bij een globale beoordeling van de tekens ten opzichte van het gedeponeerde Beneluxmerk, uitgaande van een redelijk oplettende, normaal geïnformeerde bierconsument, die fruitbier koopt in een drankenhandel, warenhuis of andere winkel, vallen de overeenstemmende elementen en de gelijkenissen tussen teken en merk meer op dan de verschillen.

De overeenstemming is voldoende om een gevaar voor verwarring voor de gemiddeld aandachtige consument, die bier koop in een winkel, drankenhandel of warenhuis. De herkomstfunctie wordt in het gedrag gebracht door de aangeklaagde gotische letters in het hiervoor getoonde repetitief patroon.

Door met name gebruik te maken van een gotisch lettertype in letters van ongeveer of zelfs helemaal dezelfde grootte en van een patroon herhaald gebruik van het woord "Bachus" wekt de bvba Van Honsenbrouck de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen haar fruitbier en het fruitbier van de nv Duvel Moortgat dat onder het merk "Liefmans" verkocht wordt. Voor de gemiddeld aandachtige bierkoper is het (te) moeilijk geworden te weten of het betrokken fruitbier afkomstig is van de merkhouder of van een economisch met Duvel Moortgat verbonden onderneming, dan wel van een (economische onafhankelijke) derde.

Het voorgaande geldt het meest voor de wijze waarop de nv Duvel Moortgat eerst gebruik maakte van haar merk. nu het schuine repetitieve patroon met het woord in gotische letters mee het globale beeld bepaalt van het nieuwere gebruik dat Duvel Moortgat maakt van het merk "Liefmans", geldt de vaststelling van een inbreuk ook voor het laatste gebruik dat Duvel Moortgat van haar merk maakt.

Duvel Moortgat stelt zelf uitdrukkelijk dat de betwisting niet gaat over het gebruik van een wikkel om de bierfles.

Het voorgaande wordt niet uitgebreid tot een oordeel over de gebruikte kleuren, nu deze enerzijds niet behoren tot het ingeschreven merk en anderzijds in het globale beeld van de later gebruikte tekens door de bvba Van Honsebrouck voldoende verschillen voor een redelijke aandachtige, normaal geïnformeerde consument. Naar het oordeel van het Hof is het kleurgebruik te onderscheiden van het globale beeld dat gecreëerd wordt door het ritmische en repetitieve patroon van het woordgebruik, de grootte van de letters en het gotische lettertype.

Vzr. Rechtbank Breda 26 oktober 2011, LJN BU3266 (Cinque Terre B.V. en Oosterhoutse Kaneelstok B.V. tegen Carmel BV en Carmel Candy BV) - ANP persbericht

Met dank aan Tom van Riel, Raetsluy advocaten

Merkenrecht. Nogaproducten en kaneelstokken. Voornemen tot ompakken > is geen merkinbreuk.

Rens Joosen Suikerwerken BV was Benelux-merkenhouder van onder andere Willem Stuvé Nougat (zeer bekend merk, geproduceerd door Belgische fabrikant Carlier) en De Oosterhoutse Kaneelstok (geproduceerd door fabrikant Tom Sweets). Op 9 augustus j.l. is Joosen failliet verklaard.

Gedaagden hebben uit het faillissement van de b.v. Tom Sweets het woordmerk T.O.M. Sweets en machines overgenomen. Belgische fabrikant van Nougat heeft 12 augustus j.l. nougatproducten voorzien van merk Stuvé aan gedaagden verkocht en geleverd, welke weer heeft doorverkocht aan kermisexploitanten.

Na faillissement hebben gedaagden banner met tekst op hun fabriekspand aangebracht met tekst "Tom Sweets De Kaneelstok uit Oosterhout". De banner is geen eerlijk gebruik van herkomstvermelding en levert merkinbreuk op en geeft aanleiding om te vrezen voor nieuwe inbreuk op het merk De Oosterhoutse Kaneelstok".

Ter vermijding van executiegeschillen hebben eiseressen onderschreven dat het toelaatbaar is dat gedaagden de Nougat ontdoen van hun verpakking en nieuw ompakken. Zij handhaven, evenzeer terecht, dat het overstickeren van de verpakking, zodat het oorspronkelijke merk er wel op blijft, wél merkinbreuk oplevert. (r.o. 3.23).

Alle banners moeten worden overgedragen aan eiseressen of derde in afwachting van vonnis in de bodemprocedure (brief is voorgedicteerd in het dictum). Verklaring van een AA-accountant betreft opgaveverplichting. Dwangsom van €5.000 per overtreding met een maximum van €50.000. Gedaagden worden veroordeeld tot proceskosten ex 1019h Rv ad €18.328,66, dit wordt verlaagd tot €6.000 omdat het een eenvoudig kort geding betreft.

3.15. Partijen zijn verdeeld over de vraag of gedaagden merkinbreuk plegen door gebruik van deze aanduiding. En concreet: of gedaagden inbreuk hebben gepleegd door a) de banner, eigendom van gedaagden, (in de feiten visueel aangegeven) te laten gebruiken), in huur, door de kermisexploitanten op hun kraam en door b) dit zichtbaar vanaf de straat aan te brengen op hun pand in Oosterhout.

3.17. Het aangevallen teken is niet gelijk aan het merk. Er is wel sprake van een overeenstemmend teken, gebruikt in het economisch verkeer om in de situatie a) de aandacht te trekken van het kermispubliek. Inbreuk op het merk is er wanneer sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor waren van gedaagden en als bij het in aanmerking te nemen publiek verwarring kan ontstaan (art. 2.20 lid aanhef en sub b BVIE), of als gedaagden zonder geldige reden enig ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk.

3.19 (...) Gedaagden wisten uit het contact met de curator dat "De Oosterhoutse Kaneelstok" zou doorstarten. De enkele mededeling hiervan zou al voldoende geruststelling zijn geweest. Het dominant te onderkennen belang van gedaagde bij de banner, op dat moment en in die situatie was het aanhaken bij en afbreuk doen aan de naamsbekendheid van het merk dat door het faillissement wat kwetsbaarder was. Dat is geen eerlijk gebruik van herkomst-vermelding. De banner vormde daardoor merkinbreuk.

3.23. Ter vermijding van executiegeschillen wordt op wens van eiseres het navolgende overwogen. Partijen hebben ter zitting besproken of het in voorraad hebben van nougat, voorzien van de verpakking met het merk van eiseressen, merkinbreuk oplevert. Gedaagden hebben gesteld dat zij deze voorraad niet houden om deze, met de merkverpakking, in de handel te brengen. Zij willen deze verpakking geheel verwijderen, een andere verpakking er om doen en dan verkopen. Eiseressen hebben, terecht, onderschreven dat dit toelaatbaar is en dat het in voorraad houden dan geen merkinbreuk oplevert. Zij handhaven, evenzeer terecht, dat het overstickeren van de verpakking, zodat het oorspronkelijke merk er wel op blijft, wél merkinbreuk oplevert.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / opgeschoonde pdf)

Gerecht EU 26 oktober 2011, zaak T-426/09 (Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co KG für Straßenbaustoffe tegen OHIM en Koninklijke BAM Groep NV)

Met gelijktijdige dank aan Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapsbeeldmerk BAM  (aanvrage 2003; metaal, legering, bouwconstructies en reparaties, planning) op basis van ouder Duits beeldmerk BAM (1988; bouwmachines voor wegwerkzaamheden, niet-metalen bouwmaterialen). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar; Klacht is ongegrond omdat er geen sprake is van gelijke producten, zodoende komt men niet toe aan toetsing van de tekens op gelijkheid. Oppositie wordt integraal afgewezen.

Nagezonden: interessant aan het arrest:
1.      It was confirmed by the General Court that a request to withdraw a trademark application cannot be taken into account by OHIM if it is not submitted in one of the two languages indicated in the trademark application but in another language.
 
2.       The goods at hand (rigid piping for building, transportable structures, building construction etc.) were not found to be similar to “asphalt and building materials derived from asphalt and for the production of asphalt”, even though there were certain connections between the goods. The General Court followed our reasoning that the goods in question have a different origin and physical condition, that their nature, purpose, composition, methods of production, use and distribution channels are different, and that the relevant public is composed of specialists whose level of attention is high and who will notice those differences.
 
3.       If the Board of Appeal would make an error by erroneously restricting the scope of protection of the earlier mark, that would constitute an infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 (incorrect assessment risk of confusion), but not of Article 64(1) (misuse of power).
 
4.       The adversary party had argued that its detailed arguments in relation to the high degree of similarity between the goods and services at issue had not been examined by the Board of Appeal, and that the BoA contravened to state reasons and infringed its rights of defence. The General Court considers that the BoA cannot be required to provide an account which follows exhaustively and one by one all reasoning articulated by the parties before it. The reasoning may therefore be implicit on condition that it enables the persons concerned to know why the decision of the BoA was taken and provides the competent court with sufficient material for it to exercise its review decision. The contested decision in this case is based on matters of law and fact on which the observations of the parties to the appeal proceedings were sufficiently gathered.

In citaten

Taal waarin wordt geregistreerd en aanvraag wordt ingetrokken 23      In that regard, it must be borne in mind that, under Rule 95(a) of Regulation No 2868/95, any application or declaration relating to a Community trade mark application may be filed in the language used for filing the application for a Community trade mark or in the second language indicated by the applicant in his application.

24      It follows from that provision that, to be capable of being taken into consideration by OHIM, the withdrawal of a Community trade mark application must be filed either in the language used for filing the application or in the second language indicated by the applicant in the application.

25      Contrary to what the applicant submits, that finding is not affected by the use in that provision of the verb ‘may’, which is justified here by the choice left to the parties concerned to file their application or declaration in one or other of the two languages permitted.

Niet dezelfde goederen of diensten, aan beoordeling tekens komt men niet toe 61 In addition, it must be borne in mind that, for the purposes of applying Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, a likelihood of confusion presupposes both that the two marks are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar. Those conditions are cumulative (see easyHotel, cited in paragraph 52 above, paragraph 42 and the case-law cited).

62 Since it has been concluded that the goods and services at issue in the present case are not similar, the plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded, without it being necessary to rule on whether the marks at issue are identical or similar.

Merkenrecht. We beperken ons voortaan tot een maandelijks overzicht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen, waaronder een serie Polo Sport-beslissingen.

Hof Amsterdam 18 oktober 2011, LJN BU3840 (Hugo Boss AG tegen Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH)

In navolging van IEF 5345 (HR) en hier (Hof DH 2005). Merkenrecht. Na tussenarresten (LJN BU3839  en bezoek aan Hoge Raad. Vervallenverklaring van merkrechten Hugo Boss wegens uitblijven van normaal gebruik gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaar. Richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘geldige reden’ voor de periode vanaf 1 januari 1993. Als gevolg van EU regelgeving is tabaksreclame verboden althans aan banden gelegd, Hugo Boss had een geldige reden voor het niet (normaal gebruik), zodat de merken niet vervallen.

2.7. Voor wat betreft het tijdvak na 1 januari 1993 heeft het hof in het tussenarrest (rov 2.17) overwogen dat Hugo Boss zich terecht heeft beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruik van haar (in 1987 en 1993 gedeponeerde) merken in de Benelux in de periode tot de nietigverklaring van de Richtlijn Tabaksreclame op 5 oktober 2000. De restricties van de richtlijn zijn vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving, zodat de geldige reden hier te landen van kracht bleef. (...) dit is enerzijds het gevolg van nieuwe Europese regelgeving waarin ("rechtstreeks en onrechtstreeks")  tabaksreclame vergaand aan banden wordt gelegd (Richtlijn 2003/33/EG van 26 mei 2003) en anderzijds het gevolg van verbodsbepalingen althans restricties voor rechtstreekse en onrechtstreekse tabaksreclame in de nationale wetgevingen van beide landen.

2.8. De conclusie luidt derhalve dat Hugo Boss een geldige reden had voor het niet (normaal) gebruik van haar in 1987 en 1993 voor tabakswaren gedeponeerde merken, zodat die merken hierdoor niet zijn vervallen en daartoe strekkende vordering van Reemtsma niet toewijsbaar is. Grief III van Hugo Boss slaagt derhalve en het vonnis van de rechtbank kan niet in stand blijven. De overige grieven kunnen, ook bij een gegrondbevinding, niet tot een andere uitkomst leiden en behoeven daarom geen behandeling.

3. Slotsom.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002, waarvan beroep, wordt vernietigd en het hof zal, opnieuw recht doende, de vordering van Reemtsma alsnog afwijzen. Reemtsma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief die van de procedure na verwijzing. De vordering van Hugo Boss tot terugbetaling van onverschuldigd aan Reemtsma betaalde proceskosten is toewijsbaar als na te melden. [red. wettelijke rente vanaf de dag van betaling door Hugo Boss]

Lees het arrest hier (LJN / grosse / schone pdf)