Alle rechtspraak  

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).

Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer  en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.

Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud).  Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.

4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-309/08, G-Star Raw Denim kft tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk G STOR o.g.v. ouder nationale en Gemeenschapswoord- en beeldmerken G-STAR en G-STAR RAW DENIM. Oppositie afgewezen. Geen overeenstemmende merken.

35. Furthermore, the impact of the conceptual differences in terms of counteracting the aural similarity is reinforced by the fact that there are also significant visual differences between the marks at issue. In that context, it must be pointed out that the degree of aural similarity of two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public generally perceives visually the mark designating those goods (…). Clearly, that is the case in respect of the goods covered by the mark applied for and by the earlier marks.

36. In view of all of the above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the visual and conceptual differences between the marks prevented any assumption of a possible link between them and, therefore, that the second condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 was not satisfied.

38. In so far as the marks at issue are neither identical nor similar, one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not satisfied. Therefore, there is no need to assess whether the use without due cause of the trade mark applied for could take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade marks.

Lees het arrest hier.

Hof van Justitie, 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi AG tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Reclameslogans. Weigering inschrijving woordmerk ‘Vorsprung durch Technik’ is onterecht. Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Voor slogans gelden geen andere criteria dan voor ‘gewone’ merken.

“(…) dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.”

“Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten. “

De slogan Vorsprung durch Technik voldoet aan de criteria en de weigering tot inschrijving wordt vernietigd.

38. Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

39. Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 31 en 32; zie ook arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C‑329/02 P, Jurispr. blz. I‑8317, punt 41).

40. In casu is de redenering van het Gerecht het gevolg van een onjuiste uitlegging van de in de punten 36 tot en met 39 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen.

41. Er dient immers te worden vastgesteld dat, ook al heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest gesteld dat blijkens de rechtspraak de inschrijving van een merk niet uitgesloten is wegens het lovende of wervende gebruik ervan, het daarna zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, in wezen heeft gebaseerd op het feit dat dit merk wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, en dus juist op het lovende en wervende gebruik ervan.

42. Aldus was het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest van oordeel dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde dat deze verschillende elementen dat merk slechts onderscheidend vermogen verlenen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een dergelijk merk aangeduide waren of diensten. In casu vat het relevante publiek dit merk allereerst op als een verkoopbevorderende formulering.

43. Het Gerecht heeft die laatste vaststelling gebaseerd op de analyse die het in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest heeft verricht. Het Gerecht was ten eerste van mening dat gelet op de ruime definitie van het begrip techniek, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het woord „Vorsprung” „voorsprong”, zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch” – dat „door” betekent – eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat dit merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

44. Het is juist dat, zoals overigens in punt 33 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

45. In dit verband dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

46. De in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest uiteengezette redenering van het Gerecht staaft niet zijn conclusie dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, maar beklemtoont in wezen enkel het feit dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

47. Wat de vaststelling van het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest betreft, volgens welke het merk Vorsprung durch Technik meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, dient te worden opgemerkt dat, ook al zijn dergelijke kenmerken – zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest – geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan, dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

48. Wat de conclusie van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest betreft, volgens welke „het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, dus geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk”, volstaat de vaststelling dat deze conclusie niet alleen geenszins wordt gestaafd door de redenering die eraan voorafgaat, maar bovendien in zekere mate wordt weerlegd door de in punt 41 van dat arrest gedane vaststelling, zoals aangehaald in het vorige punt van het onderhavige arrest.

49. Hieruit volgt dat Audi terecht heeft gesteld dat de beoordeling die het Gerecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft verricht, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve slaagt het tweede onderdeel van verzoeksters eerste middel in hogere voorziening, dat dus moet worden toegewezen zonder dat het eerste onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

51. In deze omstandigheden dient het bestreden arrest te worden vernietigd voor zover het Gerecht op grond van een onjuiste beoordeling heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beslissing vast te stellen.

(…)

57. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

58. Gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik” een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

59. In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik”, die „voorsprong door techniek” betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

60. Gelet op een en ander dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd voor zover de tweede kamer van beroep de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk heeft afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-34/07, Karen Goncharov tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk DSBW (transportdiensten).o.g.v. oudere Gemeenschapswoordmerken DSB (Deense NS) met  „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

51. Im vorliegenden Fall gelangte die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu dem Ergebnis, dass der älteren Marke „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Sie stützte sich dabei auf den Umstand, dass die ältere Marke ein Akronym der dänischen Eisenbahngesellschaft sei, die in Dänemark und innerhalb der Europäischen Union jährlich 157 Millionen Fahrgäste befördere. Das „Akronym der Eisenbahngesellschaft eines Mitgliedstaats – die in diesem Land rund 80 % der Schienenverkehrsdienste für Fahrgäste betreibt – kann kaum als schwache Marke angesehen werden, zumindest was die Bewohner Dänemarks und der angrenzenden Gebiete der Gemeinschaft oder Personen betrifft, die nach Dänemark gereist sind“.

52. Es ist daher festzustellen, dass die in der vorigen Randnummer wiedergegebenen Umstände, auf die sich die Beschwerdekammer stützt, der älteren Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft verleihen. Diese Beurteilung scheint im Übrigen auch der Kläger zu teilen, da er einräumt, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke könne „allenfalls“ als durchschnittlich eingestuft werden.

53. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich, die Marken insgesamt ähnlich und die genannten Dienstleistungen für ein Publikum bestimmt sind, das aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht.

54. Angesichts dieser Umstände besteht die Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken angenommen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 20 januari 2010, HA ZA 09-1122, Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen G-Star International B.V. (met dank aan Eva Veldhoen, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Vorderingen afgewezen. Rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar vindt dat de merken CAYMAN (van Porsche) en KEYMAN (van G-Star) hoe dan ook niet overeenstemmen. Begripsmatige verschil tussen de merken geeft vervolgens de doorslag. Toepassing van Picasso/Picaro criterium.

"4.5 Blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan een begripsmatig verschil visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren( waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring) Daartoe dient ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen ' Dat is hier het geval. Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaiman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur' De beide merken komen daarmee (begripsmatig) nog verder van elkaar te staan. (...)."

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht (v/h Het GvEA), 20 januari 2010, zaak T-460/07, Nokia Oyj tegen OHIM/ Medion AG

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure  tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LIFE BLOG van Nokia o.g.v. ouder nationaal woordmerk LIFE van Medion. Verwarringsgevaar. Gedeeltelijke (niet voor reddingstoestellen e.d.) weigering van inschrijving. Ook, wellicht vooral, omdat co-existentie van oudere merken niet genoegzaam is aangetoond, zoals het gerecht

57 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek.

58 Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

(…) 60 In dit verband is het juist dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, aangezien dit met meer nadruk wordt uitgesproken, maar noch het bestanddeel „life” noch het bestanddeel „blog” komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde merk. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „life” dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blog” als dominerend aan te merken (zie, in die zin, arrest Westlife, punt 55 supra, punt 36).

(…) 68 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [zie arrest Gerecht van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T-57/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, en aangehaalde rechtspraak].

69 Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in casu niet het bewijs is geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing (punt 28 van de Engelse versie van deze beslissing). Bovendien heeft verzoekster in elk geval geenszins aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 87].

(…0 71 Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 januari 2010, KG ZA 09-1705, Askelen B.V. & Backyard Adventures B.V. tegen Melkwit B.V. & X.

Auteursrecht. Modellenrecht. Verplaatsbaar, komvormig, houtgestookt buitenbad (‘Dutchtub’). Stukgelopen samenwerking. Geschil over IE-rechten gezamenlijke onderneming (Backyard). Werkgeversfictie niet van toepassing. Geen opdrachtgevers-model- en auteursrecht (‘Electrolux’ betoog). Rechtmatigheid opzegging licentieovereenkomst niet betwist.

Aan haar vorderingen Melkwit c.s. te verbieden om gebruik van haar auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten te maken, legt eiser Askelen ten grondslag dat zij medeauteursrechthebbende en mede-rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is,  zodat Melkwit c.s. voor enige exploitatie de toestemming van Askelen behoeft. Dit betoog wordt verworpen:

5.7. (…) Desgevraagd heeft Askelen c.s. ter zitting erkend dat X de Dutchtub zelf heeft ontworpen, zodat dit niet in geschil is. Askelen c.s. heeft evenwel betoogd dat er in de loop van de tijd wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien waarvan Askelen althans Y ook in scheppende zin heeft bijgedragen. Askelen c.s. heeft die stelling geprobeerd te onderbouwen aan de hand van haar producties 9a en 9b, doch Melkwit c.s. heeft dat betoog ten pleidooie op al haar onderdelen gemotiveerd weersproken, onder meer door verwijzing naar de licentieovereenkomst (waaruit blijkt dat Backyard aan Melkwit royalty betaalde voor de exploitatie van de Dutchtubs – vgl. r.o. 2.5.) en voorts naar door haar in het geding gebrachte (getuigen)verklaringen en correspondentie. Askelen c.s. heeft haar andersluidende stelling vervolgens niet nader onderbouwd, zodat die wordt verworpen. Dit betekent dat de stelling dat het beweerdelijke mede-auteurs- en nietingeschreven gemeenschapsmodelrecht van Y dat via de werkgeversfictie van artikel 7 Auteurswet (hierna: Aw) en artikel 14 lid 3 GModVo aan Askelen zou toekomen, welke vennootschap ten aanzien van dat recht aan Backyard een mondelinge licentie zou hebben verstrekt, evenzeer wordt verworpen. Het beroep op de artikelen 7, 10 lid 2 en 26 Aw respectievelijk artikelen 14 lid 3 jo. lid 2 GModVo strandt hierop dan ook. Onder die omstandigheden kan in het midden blijven of, zoals Melkwit c.s. stelt en Askelen c.s. betwist, het auteursrecht door X op de daartoe voorgeschreven wijze aan Melkwit is overgedragen, nu dit punt voor de beoordeling van de vorderingen in conventie niet beslissend is.

5.8. Het door Askelen c.s. eerst ten pleidooie nog gevoerde ‘Electrolux’ betoog dat Backyard een opdrachtgevers-model- en auteursrecht toekomt in de zin van artikel 3.8.2 jo. artikel 3.29 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken of tekeningen of modellen) wordt reeds verworpen nu Askelen c.s. aan haar vorderingen een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten grondslag heeft gelegd, zodat de aangehaalde bepalingen toepassing missen. Voor zover uit bedoeld betoog moet worden begrepen dat Askelen c.s. de grondslag van haar vorderingen wenst uit te breiden naar een (niet-gedeponeerd) Beneluxmodelrecht in de zin van artikel 3.8.2, komt het, gezien ook het buiten beschouwing laten van de akte houdende vermeerdering van eis, waarin dit punt ook aan de orde is gesteld, evenzeer in strijd met de eisen van een goede procesorde, zodat daaraan wordt voorbij gegaan.

(…)

5.11. Het sub 6 van het petitum gevorderde wordt, onder verwijzing naar hetgeen ten aanzien van het primair sub 1 van het petitum gevorderde verbod is overwogen, eveneens afgewezen. Uit het feit dat Askelen c.s. de (rechtmatigheid van de) opzegging van de licentieovereenkomst niet (mede) tot inzet van dit geding heeft gemaakt, leidt de voorzieningenrechter af dat zij in die opzegging klaarblijkelijk berust. Door de opzegging heeft Melkwit/X naar voorlopig oordeel weer de vrije beschikking over haar intellectuele eigendomsrechten verkregen, zodat er geen grondslag bestaat voor een verbod als gevorderd sub 7 en 8 van het petitum.

Lees het vonnis hier.

BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht.  Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden?  Volgens het BBIE niet. "37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden." Eerst even kort in citaten:

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt: 

“indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”

Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip “normaal gebruik” door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) is geharmoniseerd.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:

“Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen.”

35. De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:

“De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd)

“De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.” (vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd)

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.

37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.

38. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond.

Lees de beslissing hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, IEF 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

De functie van herkomstaanduiding: 4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van ReviXlon (sarment betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

Marktonderzoek: 4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

De wezenlijke waarde van de waar: 4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt, Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

Vrijhoudingsbehoefte: 4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2-20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd, Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dal zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid l sub a BVIE.

Lees het arrest hier en LJN BQ4735.

Hoge Raad, 8 januari 2010, LJN: BK3164, Utrima N.V. tegen Vansh Jewelry & Fashion N.V. (met conclusie A-G Verkade)

Merkenrecht. Arubaanse zaak. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf.

Geschil over de vraag of Utrima, een juwelier op St. Maarten - krachtens eerste gebruik – m.b.t. het woord/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' een ouder merkrecht op Aruba kan claimen dan de Arubaanse juwelier Vansh, die op Aruba een overeenstemmend merk is gaan gebruiken en het daar ook heeft doen inschrijven. Met name is het de vraag of advertenties van Utrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden. Het antwoord is ontkennend.

3.4.2 Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.
Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval.
Onder de destijds nog geldende Merkenwet, die dezelfde wijze van rechtverkrijging kende als de MA, heeft de Hoge Raad beslist, in een geval waarin voor het in Nederland niet verkrijgbare benzinemerk Aral reclame was gemaakt in een Nederlands tijdschrift (HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288):
"dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof." 

De omstandigheid dat de advertentie was opgenomen in een Nederlands - en dus in Nederland verspreid - tijdschrift en ertoe strekte specifiek het Nederlandse publiek te bereiken, was derhalve voldoende voor de hiervoor bedoelde kenbaarheid.

3.4.3 Het hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Utrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, niet kan worden aangemerkt als rechtscheppend gebruik in meerbedoelde zin. De onderdelen I en II falen dus. Onderdeel III mist eveneens doel, nu het een andere rechtsopvatting voorstaat dan de hiervoor in 3.4.2 als juist aanvaarde.

Lees het arrest hier.