Wereld voetbalbond FIFA meldt op haar website dat ze een ‘landmark victory’ heeft geboekt inzake een merkenconflict met het Duitse bedrijf Ferrero. FIFA heeft een aantal CTM-aanvragen gedaan voor namen als: World Cup 2006, WM 2006, World Cup Germany en Germany 2006. Ferrero is van mening dat de merken onderscheidend vermogen missen en stelde een nietigheidsactie in bij OHIM. Het OHIM heeft echter, volgens het persbericht, de registraties van de FIFA bevestigd voor alle waren en diensten waarvoor het was aangevraagd.
FIFA is natuurlijk blij met deze overwinning: “FIFA welcomes this very important decision by OHIM and the positive decisions in Germany. The safeguarding of the commercial rights is essential for the future of a privately financed FIFA World Cup, for the organisers of other major sports events, and for the game of football as a whole. The revenue that the FIFA World Cup generates from marketing serves as the basis for FIFA’s extensive range of grassroots development activities.”, aldus FIFA General Secretary Urs Linsi. De uitspraak van OHIM is op dit moment nog niet beschikbaar (wie het heeft mag het natuurlijk mailen).
HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Medion tegen Thomson; inzake Life/Thomson Life) - dossier
Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1, sub b – Verwarringsgevaar – Gebruik van merk door derde – Samengesteld teken dat bestaat uit benaming van derde gevolgd door merk [afbeelding is niet het betreffende merk]
Ouder merk ‘LIFE’ tegen jonger merk ‘THOMSON LIFE’. Verwerping Duitse ‘Präge-theorie’. Volgens deze theorie zou bij de vergelijking van de totaalindrukken het meest ‘geprägte’ (pregnante) bestanddeel, te weten ‘THOMSON’, het ‘slechts medebepalende’ bestanddeel ‘LIFE’ grotendeels naar de achtergrond doen verdwijnen.
Er kan bij het publiek verwarring tussen merken voor dezelfde waren en diensten bestaan, ‘wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.’ (Dictum). IER 2006/1
Verklaart voor recht: Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.
Het arrest in de zaak tussen Subaru en de voormalige dealers van Subaru staat inmiddels ook op rechtspraak.nl. Onduidelijk blijft waarom het eerdere persbericht (waarover meer hier) spreekt over een op 25 oktober jl. gewezen arrest (terwijl hierover bij het Hof Amsterdam niets bekend is) en waarom het persbericht pas 3 maanden na het arrest is afgegegeven (wellicht i.v.m. het verstrijken cassatietermijn?). Wie meer helderheid kan verschaffen wordt uiteraard uitgenodigd te mailen. Lees hier het arrest op rechtspraak.nl.
Eiser voert al vanaf 1997 een optisch bedrijf te Amsterdam onder de naam OOG IN OOG. Verder is hij houder van het Benelux woordmerk OOG IN OOG. Gedaagde voert sinds 2001 een optisch bedrijf onder de naam OOG VOOR OOG te Moordrecht.
De rechtbank oordeelt (terecht) dat het teken OOG IN OOG niet zonder meer een verwijzing is naar een brillenwinkel. Bovendien verleent de dubbele lading het teken OOG IN OOG onderscheidend vermogen. Verder is er sprake van een sterke mate van overeenstemming tussen het merk OOG IN OOG en het teken OOG VOOR OOG. Aannemelijk is dat bij een groot deel van het in aanmerking komende publiek het onderscheid bestaande uit een ander voorzetsel, in het geheel niet zal worden opgemerkt en beide tekens als identiek worden ervaren. Naast de merkenrechtelijke vordering wordt tevens de vordering op grond van artikel 5a Handelsnaamwet toewijsbaar geacht.
De rechtbank toont derhalve oog voor het onderscheidend vermogen van het merk OOG IN OOG en gedaagde komt bedrogen uit. Lees - na deze flauwe woordspelingen - hier het vonnis.
Rechtbank Den Haag, 26 oktober 2005, zaaknr. 182466. Polo/Ralph Lauren & Timberland tegen Trio Bakker Sport c.s. Drie gedaagden die allen in (een bepaalde) relatie tot elkaar staan wordt inbreuk ter kwade trouw op de merkrechten van eisers verweten.
Eén van de gedaagden is in 2001 al eens aangesproken door SNB voor het verhandelen van namaakproducten van Nike. Deze gedaagde had een onthoudingsverklaring van de SNB getekend die op zijn minst gezegd nogal ruim geformuleerd was. Deze gedaagde heeft in de onthoudingsverklaring aan de SNB toegezegd geen namaakprocucten (in z'n geheel!) meer te zullen verhandelen, te importeren of te produceren op straffe van een dwangsom van 1.000 gulden per dag, zonder maximering.
De Rechtbank te Den Haag stelt inbreuk ter kwade trouw op de Timberlandmerken vast. Op de Polo merken wordt ook inbreuk geconstateerd, echter niet te kwader trouw. Omdat de gedaagden allemaal met elkaar verbonden leken te zijn (gedaagde sub 2 is enig aandeelhouder en bestuurder/directeur van gedaagde sub 1 en 3 en alle gedaagden voeren in de handelsnaam de woorden "Bakker" en "Sport") wordt de inbreuk aan allen toegerekend.
Ook het feit dat de onthoudingsverklaring slechts door één van de gedaagden is ondertekend mag niet baten. Gedaagden worden alledrie geacht gebonden te zijn aan de onthoudingsverklaring. Bakker c.s. heeft gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring en de geëiste boete van 100.000 EURO wordt toegekend.
Bakker c.s. probeerde met het oog op het Haviltex criterium nog de reikwijdte van de onthoudingsverklaring te beperken. Brinkman wil er echter niet aan. "(…) een andere uitleg (bijvoorbeeld dat alleen Nike-producten daaronder zouden vallen) in strijd zou komen met de immers veel ruimere bewoordingen van de onthoudingsverklaring." Lees vonnis hier.
Benelux Gerechtshof, 24 oktober 2005, A 2004/5/12. Delhaize tegen Dior. Arresten van het Benelux Gerechtshof zijn zeldzaam, maar vorige week heeft het hof in het kader van het langdurig juridisch gebakkelei tussen Delhaize en Dior uitspraak gedaan inzake twee prejudiciële vragen die waren gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. De vragen betreffen het begrip ‘winst’ in artikel 13A lid 5 BMW. Samengevat:
Met betrekking tot de tweede vraag: Onder ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13.A.5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, moet wordt verstaan de door de derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alle de aankoopprijs van de waren maar ook de belastingen en kosten als bedoeld in de beantwoording van de tweede vraag van de verkoopprijs af te trekken.
Met betrekking tot de tweede vraag: De aftrekbare belastingen en kosten zijn die welke rechtstreeks met de verkoop van de desbetreffende waren samenhangen.
Lees het volledige arrest hier.
Vers op rechtspraak.nl: Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 27 oktober 2005, KG ZA 05-512. De Woonoutlet Alkmaar tegen M. Zanders Beheer.
“Zanders maakt, door op haar website www.kamersuite.nl het teken outlet te gebruiken, geen inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van De WoonOutlet c.s. De combinatie 'woonoutlet' lijkt letterlijk en begripsmatig genomen niets anders te betekenen dan een winkel waar (af fabriek) restpartijen bestaande uit woonartikelen worden verkocht. Bovendien zou eiser sub 2, door zich op grond van zijn gecombineerde woord-/beeldmerk met succes te kunnen verweren tegen het gebruik door Zanders van het woord woonoutlet uit dat merk, zich in feite beroepen op merkbescherming van niet als merk te deponeren woorden en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat 'woord-onderdeel' van haar merk.” Lees vonnis hier.
ANP bericht: “SBS heeft ook het hoger beroep over de naam TIEN van Talpa gewonnen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof vandaag besloten. Eerder al had de Utrechtse rechter in kort geding geoordeeld dat SBS-dochter TV 10 BV eigenaar is van de naam TV 10. Daardoor werd Talpa verboden de naam TIEN voor haar zender te gebruiken. Volgens de rechter zou gebruik van TIEN door Talpa tot verwarring leidt met TV 10 BV. SBS is verheugd over de uit- slag. De bodemprocedure die Talpa aanspande loopt nog.” Arrest is nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl. Wel gepubliceerd en ook leuk: arrest Hof Amsterdam over “Heffing van regenbelasting” (hier).
Enige aanvulling c.q. verduidelijking van bovengenoemd bericht van gisteren. Ten eerste dateert het arrest waarnaar in het persbericht wordt verwezen niet van gisteren, maar (al) van 7 juli jl. Waarom nu pas met een persbericht wordt gekomen, is niet duidelijk. Daarnaast blijkt dat het Hof in zijn beslissing het BMW/Deenik-criterium niet 'uitvoegt', maar nader, en op zijn zachtst gezegd bijzonder, interpreteert. De belangrijkste rechtsoverweging:
6.12 Naar het voorlopig oordeel van het hof is louter het gebruik van die beeldmerken bij het kenbaar maken door Van As c.s. dat zij de reparatie en het onderhoud van auto’s van het merk Subaru verrichten, dan wel dat zij gespecialiseerd dan wel specialist zijn in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die auto’s in zijn algemeenheid onvoldoende om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen hen en Subaru c.s. Die beeldmerken zijn immers zo onlosmakelijk met auto’s van het merk Subaru verbonden dat (potentiële) klanten het gebruik van het beeldmerk als normaal – ook los van het distributienet bij de betrokken auto’s behorend – zullen ervaren, terwijl het achterwege laten veeleer vragen zal oproepen. Van As c.s. zouden dan ook op niet gerechtvaardigde achterstand worden gezet indien zij bedoelde beeldmerken niet in hun advertenties zouden mogen gebruiken. Dit kan evenwel anders zijn, indien Van As c.s. in hun wijze van presentatie van auto’s van het merk Subaru te veel de nadruk zouden leggen op de Subaru beeldmerken en te weinig op hun eigen onderneming. Het hof zal dit aan de hand van een voorbeeld toelichten. Naar zijn voorlopig oordeel is de eerste advertentie die als productie 14 in eerste aanleg door Subaru c.s. is overlegd (Leusden Huis aan Huis) gelet op het voorgaande niet in strijd te achten met de beeldmerken van Subaru c.s., terwijl dit eerder valt aan te nemen ten aanzien van de tweede advertentie (Flevopost).
Over de bepaling van deze grens is tussen partijen echter geen debat gevoerd, zodat het hof thans niet in staat is vast te stellen in hoeverre de vordering van Subaru c.s. toewijsbaar is. Op die grond moet de vordering om de inbreuk op de beeldmerken van Subaru c.s. te staken derhalve alsnog als onvoldoende toegelicht worden afgewezen.
Lees hier het arrest.
