Alle rechtspraak  

Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999 (InBev tegen Alken-Maes Brouwerijen)
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.
Abstract kleurmerk. BBIE-Richtlijnen. Weigering. Geen uitburgering, inschrijving van woordmerk BLUE is geen bewijs van voorgebruik van de kleur blauw. Oneerlijke praktijk/mededinging. Zie eerder IEF 11589. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C voor bier in blik en fles. Inbev brengt bier op de markt onder de merken Jupiler Blue dat door de rechtbank als inbreukmakend wordt beschouwd, omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes. De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het hof besluit dat de inschrijving van de abstracte kleur blauw met aanduiding PMS 2748C voldoet aan artikel 2.28 lid 1 sub a BVIE. Het BBIE kwam op basis van haar richtlijnen Weigering bij de inschrijving tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw ongebruikelijk was en onderscheidend vermogen heeft. Inbev dient aan te tonen dat het besluit van het BBIE, om tot inschrijving over te gaan, ten onrechte is en dat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Daarin slaagt zij niet. Het merk wordt niet gebruikt om aan te tonen dat het pilsbier ijskoud gedronken moet worden, op de verpakking staat slechts in kleine letters "koel schenken".

Zelfs voor de consument met een onvolmaakt beeld dat bij hem is achtergebleven van de merken, is er geen sprake van een identiek merk en teken ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Dat het merk van Maes "uitgeburgerd" zou zijn, is ongegrond. Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het merk.

Inbev voert aan dat zij voorgebruiker is van de kleur blauw voor bier en zij hiermee een geldige reden heeft, zij laat echter na te bewijzen vanaf welke datum de blikjes en flesjes werden verhandeld. De eerdere inschrijving van het woordmerk Jupiler BLUE zonder opeising van enige kleur, bewijst dit niet. Maes kan zich met succes beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). omdat de kleur inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw.

Maes vordert ex artikel 2.22 lid 4 BVIE informatievrijgave over lot en de distributiekanalen van de teruggenomen goederen. Bier is een drank die onderhevig is aan relatief snel verval (verhandeld in april 2012, vervaldatum april 2013), waardoor inbreukmakende flessen en blikjes inmiddels zijn vervallen en niet meer in de handel te koop worden aangeboden, deze vordering is om die reden niet redelijk.

De gewraakte presentatie en marketing is (ook) strijdig met eerlijke gebruiken in de handel en maakt inbreuk op artikel 10bis lid 2 UvP. De omstandigheden waarin Inbev haar producten in de winkelrekken (naast Maes' producten) aanbiedt en promoot vormen eveneens een oneerlijke mededingingspraktijk en een inbreuk op artikel 10 bis lid 3 sub 1 UvP.

Vordering nietigheid kleurmerk
17. In casu heeft Maes een papieren staal van de blauwe kleur gedeponeerd, daarbij vermeldend dat dit depot betrekking heeft op "de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als zodanig". (...) De door Maes opgeëiste bescherming is duidelijk beperkt tot blauw PMS 2748C. Dat het in het Benelux-register afgebeelde beeldmerk een blauwe kleur betreft die niet "gecoat" is en (daardoor) visueel ietwat zou verschillen van de kleur PMS 2748C, neemt niet weg dat het tekenen dat het voorwerp was van de aanvrage van Maes nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling ervan is volledig gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en tevens duurzaam, dankzij de vermelding van PMS 2748C, in die zin dat ze voortdurende en stellig kan worden waargenomen

Onderscheid door inburgering
23(...) Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE merken aan de absolute weigeringsgronden. Hoewel ze niet tot het wettelijk kader behoren, zijn de richtlijnen Weigering van het BBIE in casu relevant, aangezien zij afgestemd zijn op de Rechtspraak van het Hof van Justitie EU en aan de hand daarvan kan opgemaakt worden dat de inschrijving van een kleurmerk niet lichtzinnig gebeurt.
(...)
Het BBIE kwam, gelet op haar richtlijnen Weigering, naar aanleiding van het door haar gevoerde onderzoek meer bepaald tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en de wezenlijke functie van een merk vervulde (...).
Gelet op hetgeen voorafgaat, behoort aan Inbev, op wie dienaangaande de bewijslast rust, om aan te tonen dat, in strijd met het besluit waartoe het BBIE kwam op basis van haar onderzoek in concreto, op grond waarvan tot inschrijving van het kleurmerk van Maes werd overgegaan, het kleurteken op het ogenblik van het depot in hoofde van het relevante publiek elk onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd en het zodoende ten onrechte werd ingeschreven.

41. (...) Dat de situatie in Duitsland blijkens rechtspraak neergelegd door Inbev, anders werd beoordeeld, neemt niet weg hetgeen voorafgaat. De Duitse consument van bieren kan immers niet per se gelijkgestelde worden met de Benelux-consument daarvan. In dit verband verwijst het hof trouwens naar maatschappelijke en culturele factoren die verschillend kunnen zijn in Duitsland in vergelijking met de Benelux. Minstens bewijst Inbev niet dat het Duitse relevantie publiek, waarvan geoordeeld werd dat "het de biermerken kent en de verschillende merken van elkaar kan onderscheiden", gelijk te stellen is met het relevante publiek van de Benelux.

60. In casu stelt het hof vast dat Inbev de aankleding van het BLUE pilsbier ingrijpend heeft gewijzigd in april 2012 en dat de aankleding van haar Jupiler BLUE pilsbier sedertdien zeer nauw aanleunt bij de aanleding van het pilsbier van Maes, in die mate dat het hof oordeelde dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1.c. BVIE vervuld zijn. Algemeen kan gesteld worden dat, gelet op de wijze waarop Inbev sedert april 2012 haar pilsbier Jupiler BLUE aankleedt en te koop aanbiedt, haar producten, vanuit een synthetische beoordeling, een grote visuele gelijkenis vertonen met deze van Maes.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2013.

Zie meer in het dossier IE-Forum.nl ; Instanties - BBIE

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 oktober 2013, KG ZA 13-530 (She Blends Holding BV-He Blends BV tegen He Blends Nederland BV-Berkman Energie Service)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Licenties. SBH is houder van octrooi die ziet op hE Blend, een brandstofmengsel met benzine en natte ethanol. SBH is houder van merkrechten en auteursrechten op logo's van hE15. HB heeft een licentieovereenkomst om de brandstof te produceren en sublicenties te verstrekken op de productie en verkoop. Eisers stellen dat de overeenkomsten zijn vernietigd op grond van dwaling. BES stelt dat de intentieovereenkomst gebruikmaking van merken, namen en logo's inhoudt.

De voorzieningenrechter gebiedt BES om na opgave van de juiste specificaties zich te onthouden van misleidende reclame, waaronder het aanbieden van de brandstof onder de merknamen terwijl deze brandstof niet aan de He Blends specificaties voor hE15 voldoet. In reconventie gebiedt de voorzieningenrechter SBH en HB om binnen vier weken gespecificeerde gegevens te verstrekken zodat BES een berekening kan maken van de licentie-inkomsten die worden gegenereerd en de dienovereenkomstig over de periode tot 1 maart 2013 aan BES verschuldigde vergoeding.

5.10 De voorzieningenrechter oordeelt dat HB door het overleggen van de rapportages van SGS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door BES aangeboden hE15 niet (op alle punten) voldoet aan de bepalingen van het octrooi, waarin is bepaald dat de blend 1-50% ethanol en 1-15% water dient te bevatten.

Anders dan in de Overeenkomst van 23 april 2008, is echter de intentieovereenkomst van 8 februari 2012, evenals in de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 niet overeengekomen dat conform de bepalingen van het octrooi moet worden geblend. Daar staat tegenover dat artikel 1.1 van de nieuwe concept-licentieovereenkomst van 25 juni 2012 dat luidt: "Licensed product" means the blended product with gasoline and hydrous ethanol and/or anhydrous ethanol with demineralized water" het blenden met gedemineraliseerd water wordt toegevoegd. Beide partijen verwijzen naar het voorgaande artikel om hun gelijk te bepleiten. De voorzieningenrechter zal gelet hierop in de rechtsverhouding tussen partijen genoemd artikel beschouwen als geldend tussen partijen, ook als is sprake van een concept-licentieovereenkomst.

Nu BES droge ethanol heeft toegepast zonder gedemineraliseerd water toe te voegen voldoet het product van BES niet aan de eisen vermeld in artikel 1.1. van de nieuwe licentieovereenkomst van 25 juni 2012. Ter zitting heeft BES onbetwist gesteld dat HB niet eerder heeft gezegd dat BES gedemineraliseerd water zou moeten toevoegen. BES stelt dat zij daartoe bereid is, maar dat zij voor aanpassing van haar productieproces specificaties nodig heeft en zij afhankelijk is van aanwijzingen van HB die, anders dan BES over de vereiste kennis beschikt op welke wijze gedemineraliseerd water aan de brandstof die is gemengd met droge ethanol moet worden toegevoegd. Met BES is de voorzieningenrechter van oordeel dat het op weg van HB ligt om aan BES aanwijzingen te geven op welke wijze zij door toevoeging van gedemineraliseerd water kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe concept-licentieovereenkomst.

De vordering sub 4 zal daarom worden toegewezen met bepaling dat het gevorderde gebod zal ingaan binnen een week na opgave door HB van de juiste specificaties waaraan het product hE15 dient te voldoen indien gebruik wordt gemaakt van droge ethanol.

De vorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.

Hof van Beroep Brussel 17 september 2013, 2011/AR/1337 (Sunnyland Distribution tegen Stassen)
Ingezonden door Joost Verbeek, Adverb Advocaten
Merkrecht. Schadevergoeding. Verwatering. Eerder oordeelde het hof dat Sunnyland door gebruik van haar Limoh-party verpakking inbreuk pleegde op merkrechten van Stassen. Verder maakte Sunnyland zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Verdere staking en verspreiding van de inbreukmakende producten werd bevolen.

Nu vordert Stassen schadevergoeding en afdracht van genoten winst. Het hof kent €0.45 per verkochte fles en in totaal €135.000 schadevergoeding toe inzake gederfde winst. Ook moest Stassen extra investeren nu door inbreuk op de merkrechten verwatering plaatsvond. Deze kosten worden begroot op €75.000. De vordering op grond van kwade trouw wijst het hof af. Het hof veroordeelt Sunnyland tot schadevergoeding van €210.000.

Beoordeling
(...) Gelet op de door Stassen voorgelegde cijfers die op zich niet worden betwist, bedraagt de terugval in de stijging van de verkoop sedert de namaak, ongeveer 90.000 flessen in 2007 en 210.000 flessen in 2008, hetzij 300.000 flessen in totaal.

De winst die door Stassen op de verkoop van Kidibul gemaakt werd tijdens de jaren 2007 en 2008 varieert, in functie van de prijs Van de grondstoffen om het product te vervaardigen. Stassen zelf bepaalt deze winst op 0,45 euro (zonder rekening te houden met de marketingkost die Stassen in haar berekening op bladzijde 25 van i haar conclusie d.d. 28 februari 2012 verwerkt heeft) per verkochte fles Kidibul. De aangevoerde winst op zich wordt niet betwist door Sunnyland.

Het hof besluit dat de door Stassen gederfde winst ingevolge de namaak door Sunnyland in de periode van 2006 tot 2009, 135.000 euro bedraagt, hetzij 300.000 flessen (terugval in de verkoop) x 0,45 euro (gemiddelde winst per fles tijdens de jaren 2007 en 2008).

(...) Ingevolge de namaak door Sunnyland is er tevens een verwatering opgetreden van het onderscheidend vermogen van het merk Kidibul.

(...) Het hof begroot de door Stassen geleden verliezen die als vaststaand kunnen worden beschouwd ex aequo et bono, rekening houdend met de door Stassen neergelegde stukken die de door haar geleden verliezen en kosten aantonen doch bij gebrek aan voldoende gegevens die een precieze begroting ervan toelaten, op een bedrag van 25.000 euro per volledig jaar dat de inbreuk heeft geduurd, met name van april 2006 tot 23 juni 2009, hetzij op een totaal bedrag van 75.000 euro.

Hof Amsterdam 15 oktober 2013 ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (Alpi Netherlands B.V. tegen Converse INC)
Ingezonden door Mark Tsoutsanis, Frank Dekkers en Alexander Klein Hofmeijer, RWV ADVOCATEN
In navolging van IEF 105888.
Converse heeft, na het verkrijgen van verlof van de rechtbank, conservatoir verhaalsbeslag gelegd onder derden, op onroerende zaken, op aandelen op naam en op roerende zaken ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands en X en Y. Alpi Netherlands heeft in kort geding opheffing gevorderd van de gelegde beslagen en een verbod aan Converse tot het leggen van nieuwe beslagen. De vorderingen van Alpi Netherlands werden afgewezen. Alpi Netherlands heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het hof oordeelde bij tussenarrest dat Alpi Netherlands niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Converse geen schade ondervindt als gevolg van de bedrijfsopvolging tussen Alpi International en Alpi Netherlands. Het hof stelde Alpi Netherlands in de gelegenheid meer stukken te leveren en dat heeft Alpi Netherlands ook gedaan.
Het hof oordeelt nu dat het aannemelijk is dat Alpi Netherlands niet aansprakelijk is tegenover Converse. Nu het door Converse ingeroepen recht ondeugdelijk blijkt wordt  de vordering toegewezen. Converse moet de beslagen opheffen en krijgt een verbod nieuwe beslagen te leggen.

Tussenarrest
3.1. [..] (x) Bij verzoekschrift van 28 september 2011 (hierna: het beslagrekest) heeft Converse verzocht conservatoir verhaalsbeslag te mogen leggen onder derden, op onroerende zaken, op aandelen op naam en op roerende zaken ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands en X en Y, waarbij Converse haar vordering op gerekwestreerden heeft begroot op EUR 62.830.411,90,-.

3.6. Naar het oordeel van het hof heeft Alpi Netherlands in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat Alpi Netherlands tegenover Converse niet aansprakelijk is wegens eigen betrokkenheid bij de verweten merkinbreuken en verweten (andere) onrechtmatige gedragingen.

Eindarrest
2.3. De vorengenoemde gegevens in aanmerking genomen had Converse in de door haar in aansluiting daarop genomen akte tenminste meer specifieke ondersteuning kunnen en moeten geven aan haar stelling dat zij door de litigieuze overdracht is benadeeld. Iedere nadere bespreking van de door Alpi Netherlands verstrekte gegevens is evenwel achterwege gebleven.

2.4, Dit leidt ertoe dat, bij de begroting van de schade die Converse zou hebben kunnen lijden als gevolg van de activatransactie, het hof tot de conclusie moet komen dat benadeling niet aannemelijk is geworden en dat dus in het onderhavige geding tot opheffing van de onder Alpi Netherlands gelegde beslagen summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Converse dat zij door de overdracht is benadeeld.

2.5. Hieruit, in samenhang met hetgeen eerder in het tussenarrest met betrekking tot de gestelde vereenzelviging/misbruik van rechtspersoonlijkheid/eigen onrechtmatig handelen van Alpi Netherlands werd overwogen, vloeit voort dat de vorderingen van Alpi Netherlands strekkende tot opheffing van de gelegde beslagen alsnog dienen te worden toegewezen. Voor deze beslissing bestaat temeer reden nu Alpi Netherlands (bij de toelichting op grief V) gemotiveerd en onderbouwd heeft aangevoerd dat zij door het door Converse gelegde beslag in financieel moeilijk vaarwater is gekomen. Bij de onzekerheid over de door Converse gestelde schade dient in zo'n geval een belangenafweging (zeer) in het voordeel van Alpi Netherlands uit te vallen.

Lees hier de uitspraak:
KG ZA 11-475 (pdf)
ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:3472 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7090 (Tempting Brands A.G. tegen Tempting Brands B.V.)
Tempting Brands A.G. (TBAG)  is houder van het merk Route 66. Tempting Brands B.V. (TBBV) was licentienemer van TBAG en heeft gebruikgemaakt van het merk 'Route 66'. TBAG heeft de licentie inmiddels opgezegd, alleen niet met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. TBBV gebruikt het merk nog steeds en TBAG vordert dat TBBV het gebruik van het merk staakt. TBBV vordert in reconventie vergoeding van kosten gemaakt met betrekking tot een beurs in Londen.

De voorzieningenrechter wijst zowel de vorderingen in conventie als in reconventie toe. Het is niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de opzegging van de overeenkomstig niet geldig is. TBBV mag de rechten dus niet meer uitoefenen. Het is aannemelijk dat de bodemrechter de schadevergoeding zal toewijzen, nu de afgesproken opzegtermijn niet is gehanteerd.

5 De beoordeling in conventie en in reconventie
5.1. Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of TBBV nog bevoegd is de benaming “ROUTE 66” te gebruiken. Tussen partijen is niet in geschil dat TBAG rechthebbende ter zake het gebruik van die benaming is en dat zij in 2008 aan TBBV het recht heeft verschaft om derden een licentie voor het gebruik ervan te verlenen.

5.2. Uit de e-mail van 20 februari 2013 van [vertegenwoordiger eiser] aan [vertegenwoordiger gedaagde] blijkt dat TBAG op die datum de overeenkomst op basis waarvan TBBV bevoegd was om licenties aan derden te verstrekken heeft opgezegd. Uit de overige gedingstukken blijkt niet dat TBAG deze opzegging op enige wijze ongedaan heeft gemaakt. Dit betekent dat in beginsel TBAG als merkhouder kan opkomen tegen het verdere gebruik door TBBV van de benaming “ROUTE 66”, voor zover dat gebruik in strijd is met de rechten van TBAG.

5.3. Indien echter aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de opzegging van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zoals TBBV betoogt, zal in dit kort geding het oordeel moeten luiden dat TBBV vooralsnog nog steeds haar rechten uit de overeenkomst uit mag oefenen.

5.4. De voorzieningenrechter acht het echter niet aannemelijk dat de bodemrechter tot dat oordeel zal komen. TBBV wordt er niet in gevolgd dat de overeenkomst exclusief en onherroepelijk is aangegaan en dus niet voor opzegging vatbaar is. Mogelijk hebben partijen wel op zodanige wijze uitvoering gegeven aan hun samenwerking dat geconcludeerd kan worden dat TBBV een bepaalde mate van exclusiviteit heeft verworven. Maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het de bedoeling van partijen is geweest dat de overeenkomst onherroepelijk is aangegaan en dat partijen deze niet konden opzeggen. Daarom moet worden aangenomen dat de overeenkomst in beginsel niet langer voortduurt en dat TBBV als gevolg van de opzegging niet meer bevoegd is om licenties aan derden te verstrekken.

5.5. TBBV heeft aangevoerd dat, ingeval moet worden uitgegaan van een opzegging, TBAG een opzegtermijn van twee jaar in acht had moeten nemen. Deze termijn acht de voorzieningenrechter te lang. Het is mogelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG niet met onmiddellijke ingang de overeenkomst kon opzeggen en dat een opzegtermijn in acht genomen had moeten worden, maar dat deze termijn dan zo lang zou zijn dat de overeenkomst thans geacht kan worden nog steeds te bestaan, wordt vooralsnog niet aannemelijk geacht.

5.6. Dit betekent dat de vordering sub 1 in conventie, die ertoe strekt dat TBBV de benaming “ROUTE 66” niet zal gebruiken op de Brand Licensing Europe beurs, toewijsbaar is.

5.7. Wel is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat TBAG als gevolg van de opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn schadeplichtig is en dat zij aan TBBV een schadevergoeding moet voldoen. Naar verwachting komen de kosten die TBBV voor de beurs in Londen heeft gemaakt, voor vergoeding in aanmerking. De vordering in reconventie tot betaling van deze kosten zal daarom worden toegewezen als voorschot op en ter verrekening met hetgeen TBAG ten gronde zal blijken schuldig te zijn. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat TBAG deze vergoeding niet verschuldigd zal zijn ingeval TBBV in strijd met dit vonnis toch aanwezig zal zijn op de beurs in Londen.

5.8. Het in conventie gevorderde gebod aan TBBV, om het gebruik van de benaming “ROUTE 66” in het kader van licentieverstrekking aan derden voor het gebruik van de “ROUTE 66”-merkrechten van TBAG te staken, is ook toewijsbaar, met dien verstande dat het gebod geldt totdat de bodemrechter anders zal hebben geoordeeld. TBAG heeft een spoedeisend belang bij dit gebod, ter voorkoming van inbreuk op haar merkrechten.

5.9. Hoewel TBBV heeft aangevoerd dat zij vrijwillig aan dit vonnis zal voldoen, zal aan het verbod en gebod een dwangsom worden verbonden. Het conflict tussen partijen duurt al enige maanden en behelst meerdere kwesties, zodat het met het oog op de preventieve werking verstandig lijkt om zekerheidshalve een (ambtshalve gematigde) dwangsom op te leggen.

5.10. In reconventie zijn de primaire vorderingen als gevolg van hetgeen hiervoor is overwogen niet toewijsbaar. Subsidiair heeft TBBV nog gevorderd om TBAG te verbieden op enigerlei wijze gebruik te maken van de Style Guide en het daarmee samenhangende approval process. Volgens TBAG behoort de Style Guide niet toe aan TBBV maar waarschijnlijk aan [derde]. Dit kort geding leent zich er niet voor om te onderzoeken wie de rechthebbende is. Gelet op de tegengestelde standpunten van partijen kan niet zonder meer worden aangenomen dat de Style Guide aan TBBV toebehoort en dat zij gerechtigd is om zich tegen het gebruik door TBAG te verzetten. Daarom is de vordering niet toewijsbaar, maar aan TBAG wordt in overweging gegeven om voorlopig prudent met de Style Guide en het approval process om te gaan.

5.11. Gezien het feit dat beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Rechtbank Midden-Nederland 22 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5197 (2 jaar handelen in merkvervalste goederen)
Merkvervalsingen. Strafrecht. Lagere straf dan geëist. Rechtspraak.nl bericht: Zeven mannen zijn dinsdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het handelen in vervalste merkkleding, -schoenen en -parfums. Zij namen daarbij deel aan een criminele organisatie. De drie hoofdverdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 maanden waarvan zes voorwaardelijk, 12 maanden en 10 maanden waarvan vier voorwaardelijk voor de inkoop, invoer, verkoop en in voorraad hebben van de vervalste merkgoederen. Vier medeverdachten werden veroordeeld tot deels voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 120 tot 150 dagen en een taakstraf variërend van 100 tot 120 uur. Een achtste verdachte werd vrijgesproken.

Duizenden vervalste merkgoederen Bij doorzoekingen in opslagruimtes zijn ruim 45.000 vervalste merkkledingstukken, 3000 paar schoenen en 4600 eenheden aan parfum aangetroffen. Eén verdachte importeerde de vervalste goederen uit het buitenland en twee andere verdachten hielpen hem met sorteren, tellen, distributie en verkoop van die goederen. Een groot deel van deze goederen werd verkocht aan een vierde verdachte, die deze goederen samen met een vijfde verdachte te koop aanbood via sms-bommen en op marktplaats. De zesde en zevende verdachten hielpen mee met het sorteren, tellen en de verkoop van de producten. Uit de administratie bleek dat de vierde en vijfde verdachte in bijna twee jaar tijd ruim €4 miljoen omzet hebben gemaakt.

Lagere straf De rechtbank heeft lagere gevangenisstraffen opgelegd dan door de officier van justitie zijn geëist omdat zij een kortere strafbare periode bewezen acht. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de redelijke termijn voor het afdoen van een strafzaak met enkele maanden is overschreden.

Tenlasteleggin:
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1: een aantal jaren samen met anderen heeft gehandeld in merkvervalste kleding, tassen, parfum en schoenen en dat hij daar zijn beroep of bedrijf van heeft gemaakt;
feit 2: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke criminele organisatie het oogmerk had op handel in merkvervalste kleding, tassen, parfum en schoenen.

Bewijsmiddelen
Op 11 januari 2010 wordt de FIOD benaderd door de bedrijfsjurist van de McGregor Fashiongroep die een aantal gegevens verstrekt uit zijn eigen onderzoek naar [medeverdachte 1].
Bij de FIOD is CIE-informatie binnengekomen over een opslagplaats van vervalste merkkleding aan de [object E] in Woerden en door de FIOD heeft er onderzoek plaatsgevonden naar verkoopadvertenties voor merkkleding op internetsites.
Uit opsporingsinformatie van de politie over [medeverdachte 1] blijkt dat er op 11 februari 2009 een doorzoeking heeft plaatsgevonden in 7 boxen bij [bedrijf 1] aan de [locatie 3] in Utrecht waarbij ongeveer 50.000 stuks merkvervalste kleding en parfum is aangetroffen en in beslag genomen. De boxen waren gehuurd op naam van [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] en zijn broer[medeverdachte 2] zijn door de verhuurder herkend als huurders van boxen bij [bedrijf 1].
(...)
De rechtbank is op grond van de navolgende bewijsmiddelen van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van handel in merkvervalste kleding, tassen, parfum en schoenen, dat hij daarvan zijn bedrijf heeft gemaakt en dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.
(...)
De coöperatieve vereniging [verenigingsnaam], hierna te noemen: [verenigingsnaam], heeft namens diverse merkhouders deze monsters op hun echtheid beoordeeld.
[verenigingsnaam] treedt op voor onder meer de volgende merken: Bjorn Borg, G-Star, Replay, La Coste, Hilfiger, Nike, Dior, Botticelli, Dolce & Gabbana, Dsquared, Diesel, Adidas, True Religion, Ed Hardy, Moncler, Pall Mall, La Martina, Armani, Ralph Lauren, Burberry en Chanel.
(...)
Bij dit onderzoek zijn de volgende objectieve criteria gehanteerd aan de hand waarvan de echtheid van merkkleding kan worden vastgesteld.
“Ten aanzien van de bovenstaande partij goederen is vastgesteld dat deze allen waren voorzien van de hierboven genoemde beschermde merken en logo’s dan wel daarvan slechts een geringe afwijking vertonen.
De kaartlabels zijn qua kleurstelling niet origineel en de grootte ervan is niet conform de normale afmetingen.
De wasvoorschriften zijn niet conform origineel. Daarbij zijn ze niet voorzien van de juiste merkindicaties. Ten slotte zijn de waslabels niet op de juiste wijze en de plaats in de kleding aangebracht.
De coderingen ontbreken of zijn foutief weergegeven.
De kwaliteit van de gebruikte materialen is ver beneden de kwaliteit van de genoemde producten. Dit heeft tot gevolg dat de producten sneller slijtage vertonen dan waarvoor de genoemde merkhouder garant staat.
De afwerking van de producten is slecht. Dit geldt met name voor de aangebrachte prints, de borduursels, de afwerking van de knoopsgaten etc.
Ten aanzien van de verpakkingen van de producten is vastgesteld dat geen enkel product in een originele verpakking zat. Verder is de manier van verpakken niet gelijk aan de manier waarop de originele merkhouder haar producten verpakt.”
(...)
Conclusie
Naar het oordeel van de rechtbank volgt hieruit dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten bij de handel in merkvervalste goederen. Gelet op het grote aantal goederen dat in beslag is genomen, de grote aantallen vermeld in de in- en verkoop administratie, de aantallen waarover wordt gesproken en de lange duur is de rechtbank van oordeel dat deze handel bedrijfsmatig heeft plaats gevonden.
De rechtbank acht uit de door de verdediging aangehaalde afgeluisterde gesprekken niet aannemelijk dat verdachte zodanig onder druk stond, anders dan het betalen van eerder afgenomen merkvervalste goederen, dat hij gedwongen was goederen af te nemen.
Uit één van de door de verdediging aangehaalde gesprekken (gesprek 310055035) blijkt dat [verdachte] spreekt over een andere fabriek die beter is en dat ze die vrouw dan niet meer nodig hebben. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet dat verdachte gedwongen moest afnemen. In dit verband wijst de rechtbank op een gesprek waarin [verdachte] tegen [medeverdachte 1] zegt dat hij teveel t-shirts heeft besteld en de gesprekken waarin hij kenbaar maakt schoenen in China te willen bestellen.

(...)

Het bewezen verklaarde levert op:
1. medeplegen van het opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben, meermalen gepleegd, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend;
en
medeplegen van het opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben, meermalen gepleegd, terwijl de schuldige het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend;
2. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte, daarvoor strafbaar.
Strafoplegging
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

Op andere blogs:
Textilia (Gevangenisstraf voor handelaars namaakkleding)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2013, KG ZA 13-1120 SP/TF (Netmerk B.V. tegen Snobber B.V.)
Uitspraak ingezonden door Suzan Houben-Van Geldorp, Köster Advocaten N.V.
Handelsnaamrecht. Netmerk is opgericht door Fossick B.V. en Psychoville B.V. Psychoville is bestuurder van Search Kings geweest, maar inmiddels zijn alle banden tussen Netmerk/Psychoville en Search Kings verbroken. Snobber is een participatiemaatschappij en heeft het merk "Netmerk" en de domeinnaam www.netmerk.nl geregistreerd. Aanvankelijk werden de bezoekers van www.netmerk.nl doorgelinkt naar de website van Search Kings. Netmerk stelt dat Snobber inbreuk maakt op de handelsnaam Netmerk en vordert staking en overdracht van de domeinnaam www.netmerk.nl.

De rechtbank  wijst de vorderingen af, nu er geen sprake is van een handelsnaam, omdat Snobber niet onder de naam Netmerk of www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Het relevante  publiek, gezien de inhoud van de website, de aanduiding van www.netmerk.nl zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een onderneming.

Snobber heeft ook niet op andere wijze onrechtmatig gehandeld. De doorverwijzing naar Search Kings was tijdelijk en is al ruime tijd gestaakt. Snobber heeft met toepassing van het principe first filed, first served de domeinnaam rechtmatig verkregen. Het is niet aannemelijk dat Snobber het merk "Netmerk" heeft geregistreerd om Netmerk te dwarsbomen. Er is geen verwarringsgevaar, nu zij niet concurrerende producten aanbieden.

Beoordeling
4.2. Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk is allereerst dat het gebruik van de betreffende naam of domeinnaam door Snobber kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of Snobber, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de naam Netwerk of www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk (al dan niet met de toevoeging. nl) op een commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer en dat er sprake is van handelsnaamgebruik als bedoeld in de Handelsnaamwet. Zoals Snobber heeft aangevoerd, kan er vooralsnog vanuit worden gegaan dat zij de term Netmerk(.nl) slechts gebruikt ter aanduiding van een door haar nog verder te ontwikkelen project, dat eerst in 2014 operationeel zal zijn. Aannemelijk is dat zij de domeinnaam www.netmerk.nl heeft geregistreerd om haar project Netmerk(.nl) een onafhankelijk platform te geven. Uit hetgeen op de website www.netmerk.nl is vermeld, weergegeven bij de feiten onder 2.10, blijkt dat Snobber een project genaamd Netmerk is gestart, dat beoogt een onafhankelijke index voor bedrijven aan te bieden waaruit kan worden afgeleid hoe correct of incorrect bepaalde merken zijn. Het project is volgens de website in ontwikkeling en bevindt zich thans in de testfase. De lancering van het project is volgens de website gepland medio 2014. Op grond van de inhoud van de website en hetgeen Snobber ter toelichting daarop heeft aangevoerd kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Snobber een winstoogmerk heeft met dit project en dat er door haar commerciële diensten worden geleverd. Het enkele feit dat Snobber met het aanbieden van een index de interesse wil opwekken van bedrijven en haar kennis op dat terrein wil tonen is in dit verband onvoldoende. Overigens is gebleken dat het project nog in ontwikkeling is en dat de raadpleegfunctie nog niet actief is, zodat ook om die reden niet van bedrijfsmatig gebruik kan worden gesproken. Vooralsnog kan ook worden aangenomen dat het relevante publiek, gezien de inhoud van de website van Snobber, de aanduiding www.netmerk.nl zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een gelijknamige onderneming. Op de website wordt alleen een project met betrekking tot een te raadplegen index aangekondigd en worden niet direct waren of diensten aangeboden.

4.3. Reeds omdat niet aannemelijk is geworden dat Snobber onder de naam Netmerk(.nl) en de domeinnaam www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer, kan van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Netmerk geen sprake zijn.

4.5. Voorop staat dat het doorlinken naar de website www.searchkings.nl al geruime tijd is gestaakt en het doorlinken reeds daarom thans niet meer als onrechtmatig kan worden aangemerkt. (...)

4.6. Evenmin is aannemelijk geworden dat Snobber te kwader trouw de domeinnaam [www.netmerk.nl] heeft laten registreren. (...)

4.7 (...) Hieruit kan dan ook niet worden afgeleid dat Snobber het woordmerk heeft geregistreerd om Netmerk dwars te zitten.

4.8. Netmerk heeft tot slot nog aangevoerd dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk(nl) bewust verwarring heeft gecreëerd om potentiële klanten van Netmerk weg te lokken. Daarvan is vooralsnog onvoldoende gebleken. Netmerk houdt zich niet bezig met het beoordelen van merken op de wijze zoals Snobber dat voornemens is om te gaan doen. Uit de inhoud van haar website en uit haar statutaire doelomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Netmerk zich richt op online marketing, waarbij het gaat om het aanbieden van commerciële diensten. Bij Snobber omvat het project Netmerk het aanbieden van een index zonder winstoogmerk. Het gaat derhalve niet om concurrerende producten zodat verwarringsgevaar vooralsnog niet aanwezig lijkt te zijn, Van onrechtmatig handelen door het gebruik van de term Netmerk(nl) voor haar project lijkt dan ook vooralsnog geen sprake te zijn.

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapsmodel. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen KLASSIKLOTTERIE en NKL-KLASSIKLOTTERIE
B) Verwarringsgevaar tussen AQUA FLOW en VAQUA FLOW
C) Geen nietigheid BABY BAMBOLINA door ouder ongeregistreerd beeldmerk
D) Geen verwarringsgevaar tussen het merk bevattende STERILINA en STERILLIUM / BODE STERILLIUM
E) Nietigverklaring model servies, decoratie was auteursrechtelijk beschermd

A) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-155/12 (Schulze tegen OHMI - GKL (Klassiklotterie)) - dossier
Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „KLASSIKLOTTERIE” voor waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 600/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de door de houder van het woordmerk „NKL-Klassiklotterie” voor waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 ingestelde oppositie. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar tussen 'KLASSIKLOTTERIE' en 'NKL-KLASSIKLOTTERIE'.

49 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung der berücksichtigten Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit den Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).

50 Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass die fraglichen Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich sind. Weiter wurde festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen, selbst wenn innerhalb der älteren Marke dem Element „NKL“ aufgrund der vom Kläger behaupteten hohen Kennzeichnungskraft ein größeres Gewicht zukäme, eine durchschnittliche begriffliche und phonetische Ähnlichkeit sowie eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit aufweisen.

51 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, ist aufgrund der Übereinstimmung beider Zeichen im kennzeichnungskräftigen Element „Klassiklotterie“ für die fraglichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Wie oben dargelegt, handelt es sich bei dem Element „Klassiklotterie“ um einen nicht vernachlässigbaren Bestandteil für den von der älteren Marke hervorgerufenen Gesamteindruck; dies gilt selbst dann, wenn dem Element „NKL“ innerhalb der älteren Marke ein größeres Gewicht als dem anderen Element zukäme. Es besteht die Gefahr, dass die Verbraucher annehmen, die fraglichen Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, wenn sie einmal unter der älteren und einmal unter der angemeldeten Marke angeboten werden.

52 Nach alledem ist der einzige Klagegrund des Klägers zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

B) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-417/12 SFC Jardibric tegen OHMI - Aqua Center Europa (AQUA FLOW) - dossier    
Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „AQUA FLOW” bevat voor waren van de klassen 6, 7, 9, 11, 17, 19 en 21 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2230/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 juli 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de toewijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk dat de woordelementen „VAQUA FLOW” bevat voor waren van klasse 11. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringgevaar tussen AQUA FLOW en VAQUA FLOW. Op de MARQUES-blog.

74 A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

75 In the present case, in so far as (i) the goods designated by the marks at issue are identical or similar and (ii) the signs at issue are visually and conceptually similar to an average degree and phonetically highly similar, the Board of Appeal was right to find that there is a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

76 In that regard, the applicant argues unsuccessfully that the contested Community trade mark cannot be declared invalid in respect of the goods in Classes 6 and 21 that it designates on the ground that the earlier mark was never registered in respect of those goods in Spain.

77 First, the applicant cannot rely on the fact that the goods in question are in different classes since, as is clear from Rule 2(4) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 (OJ 1995 L 303, p. 1), the classification of goods and services is to serve exclusively administrative purposes and, therefore, goods and services may not be regarded as being dissimilar from each other on the ground that they appear in different classes under the Nice Classification (ARTIS, paragraph 57 above, paragraph 36).

78 Moreover, as is clear from paragraphs 55 to 59 above, the Board of Appeal was entitled to take the view, without committing any error, that the goods designated by the contested Community trade mark in Class 11 are identical to the product designated by the earlier mark and that there is an average degree of similarity between that product and the goods designated by the contested Community trade mark in Classes 6 and 21.

79 Consequently, the second plea in law must be rejected, as must, therefore, the action as a whole.

C) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-581/11 Dimian tegen OHMI - (Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) - dossier
Beroep ingesteld tegen beslissing R 1822/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 augustus 2011 en strekkende tot vernietiging daarvan, waarbij dit heeft verworpen het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring dat door verzoekster is ingediend ter zake van het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „BABY BAMBOLINA” voor waren van klasse 28. Het beroep wordt afgewezen. Applicant heeft niet bewijs geleverd dat hij het teken eerder heeft gebruikt op de Spaanse markt.

71 It follows that the applicant has not submitted any evidence pertaining to the use of the earlier mark on Spanish territory in relation to the period after January 2009. There is a period of more than five months between the expiry date of the last catalogue pertaining to the Spanish market of which certain pages were provided by the applicant and the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

72 In those circumstances, the evidence relating to the Spanish market cannot be considered sufficient to prove sufficiently significant use of the earlier mark in 2008 and 2009 up to the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

73 It follows from all of the foregoing that, in relation to all the relevant territories, the Board of Appeal correctly found that the applicant had not proved use in the course of trade of a sign of more than mere local significance up to the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

74 It follows that the single plea in law put forward by the applicant must be dismissed and, in consequence, the action must be dismissed in its entirety.

D) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-114/12 (Bode Chemie tegen OHMI - Laros (sterilina)) - dossier
Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk en het gemeenschapsbeeldmerk in blauw en wit met de woordelementen „STERILLIUM” en „BODE STERILLIUM” voor waren van klasse 5 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2423/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in wit en rood dat het woordelement „sterilina” bevat voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

34 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une appréciation globale, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent, et ce quand bien même il existe une similitude ou une identité entre les produits concernés.

35 Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette conclusion trouve également à s’appliquer, a fortiori, s’agissant de la marque figurative antérieure qui comporte des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et qui n’est enregistrée que pour les « désinfectants ».

36 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

E) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-566/11 (Viejo Valle tegen OHMI - Établissements Coquet (Tasse en sous-tasse avec des stries)) - dossier
Beroep tot vernietiging ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 384.912-0001 (geribbeld koffieservies) tegen beslissing R 1054/2010-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 juli 2011 waarbij het beroep is verworpen tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij de door Etablissements Coquet SA ingestelde vordering tot nietigverklaring is toegewezen. Het beroep wordt afgewezen.

98 De uitkomst van het onderhavige geding moet dus niet worden bepaald op basis van een globale vergelijking van twee modellen waarbij een beperkte mate van vrijheid van de ontwerper als gevolg van, overigens in casu niet aangetoonde, technische of wettelijke beperkingen, de geïnformeerde gebruiker aandachtiger kan maken voor details en het kunnen vergemakkelijken om het eigen karakter van het betwiste model te erkennen (zie in dit verband arrest Verwarmingsradiatoren, punt 35 supra, punten 43 tot en met 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

99 De uitkomst van het onderhavige geding hangt enkel ervan af of in het litigieuze model „zonder toestemming [wordt] gebruikgemaakt” van het werk dat in de betrokken lidstaat auteursrechtelijk is beschermd.

100 De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat om de nietigheidsgrond te beoordelen, niet de conflicterende modellen in hun geheel moesten worden vergeleken, maar enkel moest worden bepaald of het auteursrechtelijk beschermde werk was gebruikt in de jongere modellen, dit wil zeggen dat moest worden bepaald, of kon worden vastgesteld dat dit werk in deze modellen aanwezig was, waardoor de door verzoekster aangevoerde verschillen, zoals de vorm van het kopje of het oor ervan, of de vorm van de bol van het diepe bord, in deze context niet relevant waren.

101 In de tweede plaats, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, kan niet worden ontkend dat de decoratie van de litigieuze modellen sterk lijkt op die van interveniëntes serviesstukken, zowel met betrekking tot het feit dat de decoratie op dezelfde oppervlakken is aangebracht, als met betrekking tot het feit dat de groeven concentrisch, regelmatig en fijn zijn. De bredere en opvallendere groeven waarop verzoekster zich beroept, volstaan niet om deze gelijkenis teniet te doen.

102 Uit één en ander blijkt dat verzoekster voor het Gerecht niet aantoont dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door op basis van de elementen waarover zij beschikte te oordelen dat de decoratie van de serviesstukken waarop interveniënte zich ter ondersteuning van haar vorderingen tot nietigverklaring beroept, beschermd was door de Franse wetgeving inzake auteursrecht, en dat deze decoratie zonder toestemming was gebruikt in de litigieuze modellen.

103 Bijgevolg moet het onderhavige middel worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, HA ZA 12-1360 (Screentime en Five Divas tegen SBS en Talpa)

Ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF 12008. Merkenrecht. Beschrijvend merk. Inburgering. Algemeen bekend merk. Screentime vordert dat SBS wordt bevolen de inbreuk op haar merken "Popstars" en "Popstars the Rivals" te staken, in het bijzonder door het gebruik van het teken "The Next Popstar" in de Benelux en het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken. Screentime beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE. De merken van Screentime zijn beschrijvend en voor geldige merken moet sprake zijn van inburgering.

Volgens de voorzieningenrechter waren de merken ingeburgerd, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De merken moeten in de gehele Benelux zijn ingeburgerd bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek, de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. De beoordeling moet ex nunc geschieden voor zover de vorderingen gaan om toekomstige inbreuken. Volgens de rechtbank zijn de merken niet in België ingeburgerd. Het programma Popstars is slechts één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie. Popstars the Rivals is nooit uitgezonden in België. De rechtbank hoeft niet meer te kijken naar inburgering in de rest van de Benelux.

Screentime beroept zich ook op 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP) voor algemeen bekende merken. Het gaat hierbij om de bekendheid in Nederland. Voor een beschrijvend merk is voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig. Nu in 2013, twee jaar na het stoppen van het gebruik van het merk, is 'Popstars' geen algemeen bekend merk meer. Er is geen sprake van een onrechtmatige daad door SBS. Het merk van SBS wordt ook niet nietig verklaard. De rechtbank wijst de vorderingen af.

Beoordeling
4.7. Uit het voorgaande volgt dat het Popstars merk en het Popstars - the Rivals merk van huis uit beschrijvend zijn in de gehele Benelux, in de zin dat zij kenmerken beschrijven van diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-‚ audiovisuele, muziek- en amusementsprogramma's. Screentime voert echter aan dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen, zodat wel sprake is van geldige merken.

4.9. Daarbij is in de eerste plaats van belang welk publiek in dit geval het relevante publiek is. Gelet op het feit dat de Screentime merken zijn gebruikt voor een televisieprogramma dat op prime time werd uitgezonden, bestaat het relevante publiek uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma´s die op prime time worden uitgezonden. Met SBS c.s. is de rechtbank van oordeel dat dat publiek niet beperkt is tot televisiekijkers die specifiek geïnteresseerd zijn in talentenjachten, maar tevens bestaat uit televisiekijken die meer in het algemeen naar amusementsprogramma's kijken. Het feit dat het programma Popstars op prime time in het weekend werd uitgezonden, derhalve op een tijdstip waarop SBS relatief dure reclamezendtijd aanbiedt, duidt er ook op dat beoogd werd een breed publiek te bereiken met het programma.

4.10. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de beoordeling van de inburgering ex nunc dient te geschieden, voor zover de vorderingen van Screentime zien op voorkoming van toekomstige merkinbreuken. Naast de verbodsvorderingen heeft Screentime ook de vernietiging van het SBS merk gevorderd. In dat verband beroept Screentime zich onder meer op oudere merkinschrijvingen. Omdat alleen het Popstars - the Rivals merk eerder is ingeschreven dan het SBS merk, dient de beoordeling van de inburgering van het Popstars — the Rivals merk tevens plaats te vinden ten tijde van de aanvrage van het SBS merk, dat is aangevraagd op 28 maart 2007.

4.12. Op grond van de in r.o. 4.8 tot en met 4.1 l opgesomde toetsingscriteria komt de rechtbank tot het oordeel dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de Screentime merken anno 2013 (ex nunc) en anno 2007 in België zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in de rest van de Benelux niet wordt toegekomen. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. In België is het programma Popstars slechts gedurende één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie, te weten in 2001. Screentime heeft gesteld dat een serie uitzendingen doorgaans bestaat uit 10 afleveringen, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat het programma Popstars in België slechts tien keer is uitgezonden gericht op het Vlaamse publiek en nooit op een Belgische zender die zich richt op het Franstalige kijkerspubliek. Daarnaast is het Popstars — the Rivals merk nooit gebruikt voor een televisieprogramma gericht op het Belgische publiek.

4.20. subsidiair heeft Screentime gesteld dat het Popstars merk in Nederland bescherming geniet als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis UVP. Daardoor kan zij in Nederland ook op grond van ongeregistreerde merkrechten optreden tegen het gebruik door SBS c.s. van het teken ‘The Next Popstar’, aldus Screentime. Daarbij is tussen partijen in geschil welke maatstaf aangelegd moet worden voor een algemeen bekend merk en of het Popstars merk de toepasselijke drempel haalt.

4.29. Zoals hiervoor overwogen is voor bescherming als algemeen bekend merk een grote mate van bekendheid bij het relevante publiek vereist. Gelet op die hoge maatstaf, mag van Screentime ook een uitgebreide motivering en onderbouwing van haar stelling worden gevergd. Gezien de beoordeling ex mmc vormen alleen de in 4.28 geschetste artikelen uit 2012 en 2013 een onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid. Screentime heeft nagelaten om in deze procedure een onderbouwing door middel van marktonderzoek over te leggen, terwijl een dergelijke onderbouwing voor de hand zou liggen en partijen daarover reeds gedurende de kort geding zitting hebben gedebatteerd, zoals onbestreden door SBS c.s. is gesteld. Daarbij is van belang dat de titel ‘Popstars’, zoals hiervoor overwogen, van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. Alles afwegend heeft Screentime de gestelde algemene bekendheid van het merk ‘Popstars’ twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De rechtbank komt dan ook niet toe aan het door Screentime aangeboden bewijs en komt tot de slotsom dat ‘Popstars’ anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is. De daarop gegronde verbodsvorderingen komen derhalve evenmin voor toewijzing in aanmerking.

Op andere blogs:
MARQUES (The Netherlands: POPSTARS and POPSTARS THE RIVALS held to be invalid trade marks)