Alle rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013: 6880 (UGG)
Merkenrecht. Inbreuk. Counterfeit. Kwade trouw. Eiser is houdster van de woord- en beeldmerken UGG en UGG Australia. Er vinden testaankopen plaats, dit in het kader van het monitoren van het online aanbod van merkproducten die worden nagemaakt, ter bestrijding van piraterij. De testaankoper heeft van gedaagde een paar UGGs laarzen gekocht. De aangekochte UGGs zijn namaakproducten en eiser toont aan dat gedaagde gedurende een langere periode counterfeit UGGs heeft verkocht.

De rechtbank oordeelt dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Gedaagde was te kwader trouw. Door het gegeven dat zij gedurende een langere periode een substantieel aantal namaakproducten heeft verkocht is immers de aanname gerechtvaardigd dat zij bekend was en/of behoorde te zijn met de inhoud van het merkenregister. Gedaagde heeft moedwillig inbreuk gemaakt. De rechtbank verbiedt gedaagde inbreuk te maken op de merkrechten van eiser. Gedaagde moet informatie leveren over haar achterman en de door haar genoten winst afdragen. Dit op straffe van een dwangsom. Verder moet gedaagde schadevergoeding betalen.

De beoordeling
4.2  Dit verweer slaagt niet. Door [bedrijf 1] zijn de bevindingen van [naam 3] in het geding gebracht (zie 2.4.). [naam 3] concludeert op grond van onderzoek van de door [gedaagde] verkochte UGGs dat deze UGGs counterfeit zijn. [naam 3] heeft de UGGs vergeleken met authentieke UGGs. Hij wijst in zijn rapport op een aantal afwijkingen van de onderzochte UGGs ten opzichte van authentieke UGGs, zoals met betrekking tot de doos waarin de UGGs verpakt zijn, het label dat in de laarzen is genaaid en het UGG logo op de zolen van de laarzen. Op de comparitie heeft de advocaat van [bedrijf 1], die de aangekochte UGGs alsmede een paar authentieke UGGs had meegenomen, een aantal van deze verschillen getoond aan de rechter en aan [gedaagde]. Daarnaast heeft hij nog gewezen op onder meer een verschil in de buigzaamheid van de zool van de aangekochte UGGs en de authentieke UGGs. [gedaagde] heeft op de zittting de onderzoeksbevindingen van [naam 3] noch de constateringen van de advocaat van [bedrijf 1] weersproken. [gedaagde] volstaat met de betwisting bij gebrek aan wetenschap dat de aangekochte UGGs namaakproducten zouden betreffen. Deze blote betwisting is onvoldoende tegenover de door [bedrijf 1] aangedragen onderbouwing van haar stelling dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn. Ook het gegeven dat de onderbouwing van [bedrijf 1] (voor een deel) stoelt op een onderzoek door een medewerker van [bedrijf 1], heeft niet tot gevolg dat daarvan niet zou kunnen worden uitgegaan. [gedaagde] draagt immers geen inhoudelijke argumenten aan om welke reden aan het onderzoek van [naam 3] zou moeten worden getwijfeld. Gezien het bovenstaande staat bij onvoldoende betwisting van de zijde van [gedaagde] vast dat de aangekochte UGGs namaakproducten zijn.

4.7 Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde] daarmee onvoldoende aangevoerd tegenover de onderbouwde stelling van [bedrijf 1]. Om die reden staat in voldoende mate vast dat de advertenties op [site] met hetzelfde User-ID door [gedaagde] zijn geplaatst en dat [gedaagde] eveneens gebruik maakt van de website [link]. [gedaagde] heeft dus gedurende een langere periode – vanaf september 2009 tot en met juni 2012 - UGGs heeft verkocht via [site]. De stelling van [bedrijf 1] dat deze UGGs - evenals de door de testaankoper gekochte UGGs - namaakproducten betreffen, staat bij gebrek aan gemotiveerde betwisting eveneens vast.

4.8. [gedaagde] heeft in haar e-mail aan de testaankoper expliciet en in hoofdletters verzocht om alleen de vermelding [naam 2][naam 2][naam 2] te gebruiken bij het overmaken van het bedrag op haar rekeningnummer. Dit duidt er op dat zij wilde vermijden dat de testaankoper het woord UGGs zou vermelden, hetgeen op zichzelf normaal gesproken in de lijn van de verwachting zou liggen aangezien dát het product was dat de testaankoper had aangekocht. Dit bezien in samenhang met het feit dat [gedaagde] gedurende bijna twee jaar namaakproducten heeft verkocht heeft tot gevolg dat het verweer van [gedaagde], dat zij zich niet heeft gerealiseerd dat de door haar verkochte UGGs namaakproducten betroffen, wordt verworpen. [gedaagde] is zich naar het oordeel van de rechtbank bewust geweest van het gegeven dat zij handelde in namaakproducten. Zelfs als [gedaagde] zou worden gevolgd in haar verweer dat zij zich daarvan niet bewust was, geldt dat dit haar niet kan baten. Door het gegeven dat zij gedurende een langere periode een substantieel aantal namaakproducten heeft verkocht is immers de aanname gerechtvaardigd dat zij bekend was en/of behoorde te zijn met de inhoud van het merkenregister. De inbreuk op de merkenrechten van [bedrijf 1] door [gedaagde] is daarom moedwillig geschied.

De beslissing
De rechtbank
5.1. beveelt [gedaagde] om met ingang van de datum van betekening van dit vonnis iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de aan [bedrijf 1] toekomende merkrechten te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Decker opgave te doen van:

-het aantal door [gedaagde] verhandelde namaakproducten, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

-de namen en adressen van personen en/of bedrijven van wie [gedaagde] deze namaakproducten heeft afgenomen, een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

5.3. beveelt [gedaagde] om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [bedrijf 1] rekening en verantwoording af te leggen van de winst die [gedaagde] ten gevolge van de merkinbreuk heeft genoten, zulks onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken, alsmede deze winst binnen dezelfde termijn af te dragen aan de raadsman van [bedrijf 1];

5.4. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag dat zij één van de onder 5.1 tot en met 5.3 genoemde bevelen overtreedt, voor wat betreft 5.3 uitsluitend met betrekking tot het afleggen van rekening en verantwoording, een dwangsom verbeurt van € 1.000,- met een maximum van € 50.000,-, ongeacht het aantal dagen dat [gedaagde] een overtreding zou begaan;

5.5. veroordeelt [gedaagde] om aan [bedrijf 1] te vergoeden alle schade die [bedrijf 1] heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van de merkinbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente over het alsdan toe te wijzen bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening en te verminderen met de eventueel afgedragen winst;

5.6. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [bedrijf 1] tot op heden begroot op € 7.651,47, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

B. Kist, 'Politica mag geen campagne voeren in Louboutins, NRC 18 oktober 2013.
Een bijdrage van Bas Kist, Chiever BV.
Zie eerder IEF 13141. Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch mag in haar campagne ‘Vrouwen tegen islamisering’ geen gebruikmaken van de schoenen van Louboutin. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen deze week bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Louboutin. Van dermeersch, die een zetel in de Belgische senaat heeft, was in september 2013 een anti-islamcampagne gestart. Daarbij had de politica in 1991 nog Miss België-affiches verspreid met een foto van haar benen op de schoenen met de rode zolen van Louboutin. Naast haar benen had Van dermeersch een schaal met provocerende sharianormen opgenomen.

Voor de Antwerpse rechter betoogde Louboutin dat Van dermeersch de bekende schoenen slechts als blikvanger gebruikte in haar campagne. Volgens het concern, dat de hooggehakte schoen met rode zool als merk heeft geregistreerd, probeert de Vlaams Belang-senator mee te liften op de bekendheid van Louboutin. En dat is schadelijk voor de ‘niet politiek getinte’ reputatie van ons merk, aldus Louboutin.

Van dermeersch zelf was zich van geen kwaad bewust. In de Belgische krant De Morgen had zij al eerder laten weten dat het toch niet zo kon zijn dat er kledingvoorschriften voor politici komen. „Mag een politica nog vrij campagne voeren gekleed in merkkleding, mag ze nog telefoneren met een iPhone of Blackberry, een bril van Armani of Chanel dragen. ”

Maandag stelde de rechter Louboutin in het gelijk. Natuurlijk mag Van dermeersch gewoon Louboutins dragen, maar dat betekent nog niet dat je ze zo als uithangbord in een controversiële campagne kunt gebruiken. Dat is schadelijk voor de reputatie van dit bekende merk. Van dermeersch moet onmiddellijk stoppen met verdere verspreiding van de posters.

Deze zaak mag dan verloren zijn, de politica heeft haar doel natuurlijk wel bereikt: zonder dit conflict had zo’n poster nooit zoveel media-aandacht gekregen. Zou zij de rechtszaak misschien bewust hebben uitgelokt? Dat past wel in de traditie. Het Vlaams Belang haalde al vaker de pers dankzij merk- en auteursrechtinbreuken. Zo stuitte een boek met de titel O2 (Zuurstof voor Vlaanderen) op verzet van telecombedrijf O2. En recentelijk kreeg het Vlaams Belang de erven van Willy Vandersteen op de kast door een kalender met het uiterlijk van een Suske: Wiske-album uit te delen. Ook deze zaken werden door het Vlaams Belang verloren, maar zorgden wel voor enorme publiciteit.

Van dermeersch was overigens goed voorbereid op een nederlaag: op de dag van het vonnis presenteerde zij al weer een nieuwe poster, nu zonder Louboutins.

Bas Kist

Hof Amsterdam 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3474 (AFC Ajax tegen ambulante handelaar)
Uitspraak ingezonden door Joël van der Goen, Van der Goen advocaten.
Ajax is houdster verschillende Beneluxmerken, waaronder een rechthoekig rood vlak met aan weerskanten een smaller rechthoekig wit vlak. X richt zich op groothandel- en ambulante verkoop van voetbal en Amsterdamsouvenirs. Sinds 1987 verkoopt hij voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een kar buiten het stadion vesten. Ajax ziet de vordering tot staken van verkoop van de vesten toegewezen worden door de rechtbank, maar ook worden haar merken nietig verklaard.

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de ingeschreven merken rechtsgeldig zijn. Het gaat immers niet om een abstracte kleurcombinatie, maar om rood en wit in een concrete grafische voorstelling, echter de beschermingsomvang is beperkt. Het hof is van oordeel dat Ajax een breed rood vlak op een wit kledingsstuk niet kan monopoliseren [zie leestips hieronder]. Het hof vernietigt het vonnis en wijst de vorderingen van Ajax alsnog af, heft het beslag op en verklaart dat Ajax aansprakelijk is voor de schade geleden door het gelegde beslag.

3.4.3 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met de (clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.
Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en jaar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. (...)
Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje "official licensed products" wordt vermeld en dat X het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten verkoopt, is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Beschikking Hof Den Haag 15 oktober 2013, zaaknr. 200.127.951/01 (Prevdent tegen Unilever)
Beschikking ingezonden door Michiel Odink, Baker & McKenzie.
In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Benelux merk PREVDENT voor de klassen 3, 5 en 10 is aangenomen dat het merk verwarringwekkend overeenstemt met de PRODENT-merken. PREVDENT wordt slechts ingeschreven voor klasse 10 ("Tandheelkundige apparaten"). Het hof acht de bekendheid in Nederland van het merk PRODENT voldoende om uit te gaan van bekendheid van de merken in het Beneluxgebied. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de waren is voldoende om gevaar voor verwarring te kunnen veroorzaken. Dit geldt ook als de mate van overeenstemming als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan. Het Hof bevestigt de beslissing van het BBIE.

18. Gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het teken PREVDENT en de PRODENT-merken, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken in klassen 3 en 5 is gedeponeerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken in die klassen zijn ingeschreven en de bekendheid van de merken, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat dit ook geldt als de mate van overenstemming als hiervoor in rechtsoverweging 13 weergegeven als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan.
Het bovenstaande brengt mee dat de oppositie terecht in zoverre is toegewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen elektrische fietsen en hometrainers
B) Geen verwarring tussen FREE STYLE en FREE YOUR STYLE.
C) Geen verwarring tussen Maxigesic en OXYGESIC
D) Verwarring tussen CORDIA en CORDIO voor (verschillende type) IT-diensten.
E & F) Afgewezen beroepen tegen gedeeltelijke weigering van merkinschrijving ZOO SPORTS

Gerecht EU 15 oktober 2013, zaak T-379/12 (Electric Bike World / OHMI - Brunswick (LIFECYCLE)) - dossier
A) Beroep door de aanvrager van het woordmerk LIFECYCLE voor waren van de klassen 12, 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2308/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 mei 2012 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk LIFECYCLE voor waren van klasse 28. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens voor enerzijds elektrische fietsen en hometrainers.

51      In the present case, it is a matter of common knowledge that both regular bicycles and electric or motorised bicycles can be sold in sports shops that also market machines for physical exercises, such as exercise bikes. Accordingly, the Board of Appeal was entitled to mention that fact as a matter of common knowledge without providing other evidence to support it. It follows that the applicant’s argument must be rejected as unfounded.

52      In any event, even if that argument were well founded, it is not capable of affecting the assessment that electric or motorised bicycles and exercise bikes are at least slightly similar. The similarities between electric or motorised bicycles and exercise bikes, as set out in paragraphs 44 to 48 above, are sufficient to establish at least a slight similarity between those goods. Consequently, even if the Board of Appeal was wrong to find that those goods could be sold in the same sports shops, that circumstance would not be sufficient to call into question its assessment as to the existence of a similarity between those goods and would not, therefore, be sufficient, on its own, to warrant annulment of the contested decision (see, to that effect, Case T‑222/09 Ineos Healthcare v OHIM – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) [2011] ECR II‑183, paragraphs 33 and 35 and the case-law cited). Accordingly, the applicant’s argument must, in any event, be disregarded as ineffective.

53      Therefore, contrary to what the applicant claims, the Board of Appeal’s assessment that the electric or motorised bicycles covered by the trade mark applied for are slightly similar to the exercise bikes included in the goods ‘machines for physical exercises’ covered by the earlier trade mark is not vitiated by any error.

59      Consequently, the Board of Appeal did not err in concluding that there was a likelihood of confusion between the trade mark applied for and the earlier trade mark so far as concerns the goods ‘electric bicycles; motorised bicycles’ and the goods ‘machines for physical exercises’.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-282/12 (El Corte Inglés/OHMI - Sohawon (FREE YOUR STYLE.)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woordmerken „FREE STYLE” voor waren van de klassen 3, 18 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 april 2012 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „FREE YOUR STYLE.”  voor waren van de klassen 25, 35 en 41 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen. De overeenstemming tussen de waren en diensten en de tekens is niet sterk genoeg om een verwarringsgevaar te creëren.

44      S’agissant de la similitude des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a distingué la compréhension des signes par la partie du public pertinent ayant de bonnes connaissances de l’anglais, celle ayant uniquement quelques notions d’anglais et celle n’ayant pas de connaissance de cette langue. Pour la partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais, les signes en conflit seront différents, étant donné que le signe demandé fRee YOUR STYLe. est une expression signifiant « libère ton style » tandis que l’expression constituant le signe antérieur FREE STYLE se traduit comme « style libre ». Quant à la partie du public ayant uniquement des notions d’anglais, elle ne percevra pas la différence sémantique des deux signes. En conséquence, les signes seront similaires pour cette partie du public. Enfin, aucune comparaison conceptuelle des signes n’est possible en l’espèce en ce qui concerne la partie du public n’ayant pas de connaissance de l’anglais. Il y a lieu d’approuver ces considérations de la chambre de recours.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 30, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Or, en l’espèce, la similitude, d’une part, des produits et des services et, d’autre part, des signes en conflit n’est pas suffisamment forte pour créer un tel risque. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’aucun risque de confusion n’existait entre les produits et les services en cause.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-328/12 (Mundipharma / OHMI - AFT Pharmaceuticals (Maxigesic)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het woordmerk „OXYGESIC” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1788/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 mei 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „Maxigesic” voor waren van klasse 5 in te schrijven, in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen.

37      Diese Argumentation der Klägerin vermag nicht zu überzeugen. Zum einen ist zu bemerken, dass die deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, allgemein verständlich sind und der Klageschrift zu entnehmen ist, dass die Klägerin selbst das Wort „Analgesie“ und den Ausdruck „analgetische Wirkung“ als in Deutschland bekannt bezeichnet. Aus der Verfahrensakte des HABM geht im Übrigen hervor, dass die Klägerin diese Begriffe in ihren eigenen Informationsbroschüren über die von der älteren Marke erfassten Schmerzmittel verwendet. Zum anderen ist festzustellen, dass die Endung „gesic“ den Endungen „gesie“ und „getisch“ der deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“ ähnelt, so dass sie vom deutschen Verbraucher auch ohne den Wortanfang „anal“ als Hinweis auf diese Wörter verstanden werden kann. Unter diesen Umständen ist der deutsche Verbraucher in der Lage, die Endung „gesic“ mit Arzneimitteln mit analgetischer Wirkung in Verbindung zu bringen. Folglich hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass aus Sicht des maßgeblichen Publikums, insbesondere des deutschen Verbrauchers, die den einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsame Endung „gesic“ für solche Produkte beschreibend ist.

68      Nach alledem bieten unter Berücksichtigung des von den einander gegenüberstehenden Zeichen vermittelten Gesamteindrucks und des erhöhten Grades an Aufmerksamkeit des maßgeblichen Publikums die zwischen diesen Zeichen bestehenden Unterschiede trotz der vorliegenden Identität der in Rede stehenden Waren hinreichende Gründe dafür, die Gefahr von Verwechslungen bei diesem Publikum auszuschließen.

69      Die Beschwerdekammer hat daher eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu Recht verneint.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-388/12 (Singer / OHMI - Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö (CORDIO)) - dossier
Gemeenschapsmerk - Door houder van woordmerk „CORDIO” voor diensten van klasse 42 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 1842/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 juli 2012, houdende afwijzing van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie van de houder van het woordmerk „CORDIA” voor de diensten van de klassen 36, 37 en 42 is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen; de verschillende IT-diensten zijn toch eenzelfde soort diensten.

33      The applicant acknowledges the identical nature of the ‘creation of web pages’ services covered by the mark applied for and the ‘creating and maintaining websites for others’ services covered by the earlier mark, but claims that the Board of Appeal erred in finding that the services of ‘creating and maintaining websites for others’ includes the other services covered by the mark applied for. She submits that the other services covered by that mark are different. Moreover, she claims that the services covered by the marks at issue, including those which are identical, are provided in different sectors – in this case, the tourism sector and the real property sector.

34      However, the applicant’s arguments cannot succeed. First, as the Opposition Division, whose decision was upheld by the Board of Appeal, found, the services covered by the two marks are of the same nature in that they are information technology services, have the same purpose, which is to create certain products linked to computing, and are usually provided by the same companies. It follows from this that they are similar. Moreover, the services of ‘consultancy with regard to the design of homepages and Internet pages’, ‘homepage and web-page design’, ‘updating of web pages’, ‘updating of computer software’, ‘data management on servers’, ‘rental and maintenance of memory space for websites, for others (hosting)’, ‘rental of storage space on the Internet’, ‘rental of webservers’, ‘providing web space (web-hosting)’ and ‘providing memory space on the Internet’ covered by the mark applied for and the ‘creating and maintaining websites for others’ services covered by the earlier mark are at least highly similar inasmuch as they are closely linked to the creation and the maintenance of web pages.

37      It follows that the Board of Appeal was right to find that the services at issue are in part identical or at least highly similar and in part similar.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-453/12 en T-455/12 (Zoo Sport / OHMI - K-2 (ZOOSPORT)) - dossier T-453/12 en T-455/12

E&F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ZOOSPORT” en "ZOO SPORT" voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de kamer van beroep (BHIM) houdende gedeeltelijke verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapswoord en beeldmerken met de woordelementen „ZOOT” en „SPORTS ZOOT SPORTS” voor waren en diensten van de klassen 9, 25, 35, 36 en 41. In beiden zaken worden de beroepen afgewezen. Uit T-455/12:

42      It follows that it is not appropriate to find a high degree of attention of the average consumers throughout the European Union, whether the goods at issue are specifically directed at sports activities or not. Therefore, the Board of Appeal did not err in finding, at paragraph 35 of the contested decision, that those goods are aimed at the general public in the European Union and that the level of attention of the relevant consumer would be average and would not increase in accordance with price.

91      In the light of the foregoing, the Board of Appeal was correct to find that the signs at issue are visually and phonetically similar to an average degree and that, conceptually, a comparison of the signs does not reveal a significant difference between them.

99      In view of that conclusion, there is no need to consider whether there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier word mark.

100    It follows from all the foregoing that the action must be dismissed in its entirety.

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Merkenrecht. Motiveringsplicht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2012, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de kamer van beroep houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBENIX” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42 tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR” voor waren van de klassen 3 en 5 is ingesteld. Het beroep wordt toegewezen.

Wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht, mag de motivering globaal zijn en moeten de waren en diensten concreet verbonden zijn zodat de groep waren en diensten homogeen is. Het volstaat niet dat de waren of diensten tot dezelfde klasse behoren om dan direct van homogeniteit te spreken. Omdat het Gerecht zelf een onderscheid in eenzelfde klasse heeft gemaakt, dient zij de weigeringsgrond te motiveren voor elk van de groepen binnen de klasse; die motivering ontbreekt. Het Hof verwijst de zaak terug naar het Gerecht.

27      Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor waren en diensten die zo rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is. Het volstaat niet dat de betrokken waren of diensten tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice behoren, om van een dergelijke homogeniteit te kunnen spreken, aangezien deze klassen vaak een grote verscheidenheid van waren of diensten omvatten die niet noodzakelijk in die mate voldoende rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn (zie in die zin beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C‑282/09 P, Jurispr. blz. I‑2395, punt 40).

28      In casu heeft het Gerecht zelf een onderscheid gemaakt tussen de waren van eenzelfde klasse van de Overeenkomst van Nice, op basis van de omstandigheden waaronder deze in de handel worden gebracht. Bijgevolg moest het zijn beslissing motiveren voor elk van de groepen waren die het binnen deze klasse heeft gevormd.

29      Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt voor de andere dan de in punt 40 van het bestreden arrest genoemde waren van klasse 5, namelijk voedingsmiddelen voor baby’s, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, kunnen de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert, en beschikt het Hof niet over voldoende elementen om zijn toezicht in het kader van de onderhavige hogere voorziening uit te oefenen.

Hof van Beroep te Luik 3 oktober 2013, 2012/RG/412 (Siecom en Newtel tegen Sietel)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie.
Merkenrecht. Er is sprake van een conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis die wordt versterkt door het gebruik van een Engelstalige slogan (SIETEL - SIEtel Think your communication en SieCom - solid telecom solutions; it's all about people). Het Hof van Beroep concludeert bijgevolg tot merkinbreuk en een met de marktpraktijken strijdige daad. SIETEL wordt bevolen iedere vorm van gebruik als vennootschaps-, handels-, merk- en domeinnaam te staken voor dezelfde of soortgelijke producten, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. SIETEL wordt ook bevolen haar SIETEL Beneluxmerkinschrijving en domeinnaam (www.sietel.be) te schrappen.

p. 4: D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL:
a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM;
b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL;
c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénonimation sociale SIEtel trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les piéces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractéres plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

p. 11: Constate qu'en faisant usage du Signe SIEtel en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires á ceux des appelantes, SIETEL viole les droit de SIECOM sur les marques figurative BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratique honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et á la protection du consommateur.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15035 (Ten Cate c.s. tegen Fieldturf c.s.)
Zie eerder IEF 11578. Merkenrecht. Art. 2.26 BVIE. Ten Cate c.s. is van mening dat Fieldturf c.s. inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken EVOLUTION en op haar Beneluxmerken EVOLUTION 3GS. Fieldturf c.s. vordert onder andere vervallenverklaring van laatstgenoemd Beneluxmerk. De rechtbank overweegt in afwachting van de onherroepelijke beslissing van het BHIM in de nietigheidsprocedure en gaat allereerst in op de vorderingen in reconventie en vervolgens op de vorderingen in conventie.

Ten Cate c.s. heeft terecht aangevoerd dat Fieldturf c.s. als licentienemer van Ten Cate c.s. het merk EVOLUTION 3GS heeft gebruikt. Op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE geldt dit gebruik als normaal gebruik van het merk. De rechtbank komt tot de conclusie dat het recht van Ten Cate op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet is komen te vervallen vanwege non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. In reconventie wordt de procedure geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure bij het BHIM.

In reconventie
4.19. Tot slot kan, anders dan Fieldturf c.s. heeft aangevoerd, het gebruik door Greenfields aan merkhouder Ten Cate Thiolon worden toegerekend op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE. Immers, Greenfields behoort tot het Ten Cate-concern zodat de expliciete toestemming van Ten Cate Thiolon voor het gebruik van het merk verondersteld mag worden ook als daarvan geen schriftelijk bewijs is overgelegd door Ten Cate c.s.

4.20. Voor zover het gebruik van Greenfields al niet voldoende is voor het oordeel dat Beneluxmerk EVOLUTION 3GS normaal is gebruikt, dan geldt dat het merk in ieder geval ook normaal is gebruikt door Fieldturf c.s.

4.21. Ten Cate c.s. heeft namelijk terecht aangevoerd dat Fieldturf c.s. als licentienemer van Ten Cate c.s. het merk EVOLUTION 3GS heeft gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE ook geldt als normaal gebruik van het merk. Uit de door Ten Cate c.s. overgelegde stukken blijkt dat Fieldturf c.s. in de relevante gebruiksperiode het door haar van het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. geproduceerde kunstgras binnen haar zogenaamde ‘PRESTIGE’ range heeft verhandeld onder het merk EVOLUTION. Fieldturf c.s. vermeldde in de periode 2005-2008 bij levering aan Ceelen EVOLUTION expliciet op haar facturen (productie 27B van Ten Cate c.s.). Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als zuiver intern gebruik nu Ceelen niet behoort tot de groep van ondernemingen van Mattex, Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. Op haar website en in andere uitingen kenbaar voor derden gebruikte Fieldturf c.s. ook de aanduiding PRESTIGE EVOLUTION voor haar kunstgras.

4.22. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Fieldturf c.s. dat het door haar gebruikte PRESTIGE EVOLUTION en EVOLUTION zodanig afwijken van EVOLUTION 3GS dat gebruik daarvan niet zou gelden als gebruik van het merk EVOLUTION 3GS. Zoals hiervoor overwogen, geldt gebruik van EVOLUTION zonder de toevoeging 3GS als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Ook gebruik van PRESTIGE EVOLUTION geldt als in stand houdend gebruik van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS. Een merk kan normaal zijn gebruikt wanneer dit merk wordt gebruikt (i) als deel van een samengesteld merk of (ii) samen met een ander merk, als het merk door het publiek nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (vgl. Hof ’s-Gravenhage in het arrest van 26 januari 2010 inzake IKEA/Multimate, LJN BL1936, en recent in bevestigende zin het HvJEU in het arrest van 18 april 2013, C-12/12 inzake Colloseum/Levi en in het arrest van 18 juli 2013 C-252/12 inzake Specsavers/Asda). Naar het oordeel van de rechtbank is deze situatie hier aan de orde. Ten Cate c.s. heeft gesteld dat het merk PRESTIGE EVOLUTION is samengesteld uit het merk PRESTIGE van Fieldturf c.s. waarmee zij haar range van kunstgras aanduidt en het merk EVOLUTION ter aanduiding van het type garen, namelijk dat van Ten Cate c.s. Ook heeft Ten Cate c.s. gesteld dat Fieldturf c.s. haar kunstgras heeft onderverdeeld in verschillende zogenaamde ranges en binnen een range in type garen. Zo voerde zij in de relevante gebruiksperiode binnen de Prestige range ook nog de producten PRESTIGE XM en PRESTIGE XT, aldus Ten Cate c.s. Dit alles heeft Fieldturf c.s. niet betwist. Tot slot heeft Fieldturf c.s. niet betwist dat het merk EVOLUTION in PRESTIGE EVOLUTION door het publiek ook werd opgevat als een verwijzing naar het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. dat in het kunstgras is verwerkt. Een aanwijzing hiervoor wordt in ieder geval gevonden in het hiervoor reeds vermelde overzicht van rubberkunstgrasvelden waarin Ten Cate c.s. expliciet wordt genoemd als leverancier van het garen EVOLUTION.

4.25. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het recht van Ten Cate Thiolon op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet is komen te vervallen vanwege non-usus in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. De vordering sub I zal dan ook worden afgewezen.

In conventie
4.42. Gelet op het voorgaande wordt op de vordering sub I in reconventie beslist en worden de zaken in conventie en in reconventie voor het overige geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure bij het BHIM. De zaken in conventie en in reconventie zullen naar de parkeerrol worden verwezen hangende deze beslissing. De meest gerede partij kan, nadat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure, de zaken weer opbrengen om voort te procederen door middel van het nemen van een akte onder productie van bedoelde beslissing. Ook kan die partij zich in die akte uitlaten over de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in 4.4 hiervoor. Vervolgens zal de wederpartij een antwoordakte kunnen nemen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1042 (pdf)

Rechtbank Gelderland 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (Agri Retail B.V. tegen BoerenBond Retail B.V.)
Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert, Hoogenraad & Haak .
Merkenrecht. Franchise. Co-existentie. BoerenBond was franchisenemer van Agri Retail en exploiteert 73 BoerenBondwinkels. Daarnaast wordener nog 25 BoerenBondwinkels geëxploiteerd door andere franchisenemers. Partijen zijn in geschil over de afwikkeling van de franchiseovereenkomst, welke op 26 augustus 2013 is beëindigd. BoerenBond Retail gebruikt nog steeds de handelsnaam en het merk 'BoerenBond', terwijl Agri Retail stelt dat zij de rechthebbende daarop is en dat BoerenBond Retail dit merk alleen mocht gebruiken gedurende de periode dat de franchiseovereenkomst van kracht was. Volgens laatstgenoemde vormt de overeenkomst niet de grondslag voor het gebruik van het merk en de handelsnaam, omdat BoerenBond Retail al vóór de aanvang van de franchiserelatie winkels onder de naam BoerenBond exploiteerde.

Er dient een belangenafweging plaats te vinden. Agri Retail is merkhouder van het BoerenBond merk maar kan gezien de onevenredige schade die een verbod zou opleveren aan de zijde van BoerenBond Retail, haar merkrechten niet inroepen tegen de voormalig franchisenemer. Dit zal ertoe leiden dat er tijdelijk, gedurende een zekere tijd, en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk zullen bestaan. Als tijdelijke oplossing zal er sprake zijn van co-existentie. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af. In reconventie beveelt zij Agri Retail de shared services overeenkomst onverkort voort te zetten onder last van een dwangsom.

5.8. Indien BoerenBond Retail voor de 73 onder haar geëxploiteerde winkels de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' niet langer mag gebruiken, zal dat leiden tot onevenredig veel schade. De merk- en handelsnaam, die bekendheid geniet bij het publiek zal in dat geval immers gewijzigd dienen te worden. Dit betekent onder meer dat het logo vele reclame-uitingen in en rondom de winkels veranderd moeten worden, waar veel kosten mee gemoeid zullen zijn. Daarnaast zal dit betekenen dat de goodwill van de winkels, die verbonden is aan de naamsbekendheid van BoerenBond, zal verminderen. Voldoende aannemelijk is dat het ontvlechtingsproces ertoe zou kunnen leiden dat BoerenBond Retail uiteindelijk toch de merk- en handelsnaam 'BoerenBond' kan/zal blijven voeren/gebruiken. Dit leidt er dan toe dat er zinloze schade aan de naam 'BoerenBond' en daarmee aan BoerenBond Retail wordt toegebracht. Een ander punt en belang is erin gelegen dat indien BoerenBond Retail niet langer het merk en de handelsnaam 'BoerenBond' mag gebruiken de onderhandelingen tussen de aandeelhouders van Agri Holding zullen worden getorpedeerd en dat het voor BoerenBond Retail niet meer aantrekkelijk zal zijn om indien zij haar naam eenmaal heeft gewijzigd deze opnieuw weer terug te veranderen in de naam 'BoerenBond'. Daarmee zal de waarde van de handelsnaam en het merk BoerenBond een aanmerkelijke waardevermindering ondergaan. Ook zal dat tot schade leiden bij de joint-venture Agri Retail en uiteindelijk ook bij BoerenBond Retail.

5.9. Hier staat tegenover het belang van Agri Retail om als enige verder te gaan met de naam en het merk 'BoerenBond'. Agri Retail is nog steeds franchisegever van 25 BoerenBondwinkels. Indien BoerenBond Retail ook de naam en het merk 'BoerenBond' zou mogen gebruiken, zullen er twee ketens met dezelfde naam/onder hetzelfde merk bestaan, waarvan er één keten niet meer tot de franchisenemers behoort. Aannemelijk is dat Agri Retail dan problemen zal krijgen met haar franchisenemers, nu deze franchisenemers reeds te kennen hebben gegeven dat zij vrezen dat het voortbestaan van twee ketens onder dezelfde naam afbreuk zal doen aan het imago en het merk 'BoerenBond' en dat zij schade zullen leiden ten gevolge van verwarring bij het winkelend publiek.

5.10. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit concrete geval het belang van Agri Retail dient te wijken voor het belang van BoerenBond Retail. Weliswaar zal dit er - hoe ongelukkig ook - toe leiden dat er tijdelijk gedurende zekere tijd en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk 'BoerenBond' zullen bestaan, maar dit acht de voorzieningenrechter minder schadelijk en onaanvaardbaar dan dat BoerenBond Retail het gebruik van de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' thans dient te stoppen met een gerede kans dat zij die vervolgens weer mag gaan voeren/gebruiken. Dit zou het onderhandelingsproces over de ontvlechting ook overigens doorkruisen op een wijze die, mede gelet op de historie van de samenwerking, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid thans niet aanvaardbaar is.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 13-493 (pdf)

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, C/13/00138 (Louboutin tegen Van dermeersch)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Merkenrecht. Art. 2.20, sub d BVIE. Louboutin is houder van het met de schoen een contrasterende rode 'zoolmerk' [IEF 12573]. Politica Van Dermeersch is senator voor Vlaams Belang en verspreidt affiches met de slogan 'Vrijheid of islam?' waarop haar benen afgebeeld staan met luxe schoenen. Louboutin steunt zich met succes op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In een interview met Gazet van Antwerpen heeft Van Dermeersch geantwoord dat Louboutins dure, typisch westerse schoenen zijn die heel goed symboliseren dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te dragen wat ze willen, anders dan in de islam (geparafraseerd). De gebruiker trekt op deze wijze een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dit geval heeft verweerster alleszins de bedoeling om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met een meer neutrale schoenen.

Er is geen geldige reden te vinden in het recht om alle merkenkledng te dragen die zij wil, voor zover op eerlijke wijze verkregen. Bij uitstek zijn politici publieke figuren die de aandacht kunnen trekken met de wijze waarop zij zich kleden. Er blijft echter een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerdere occasionele verschijningen en het lanceren van een systematisch en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van de speciaal daartoe gecreëerde beelden. Van Dermeersch wordt verboden het merk verder te gebruiken voor haar campagne 'Vrouwen tegen Islamisering' op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag.

Leestips: pagina's 6 en 7.

Via gva.be: Van dermeersch heeft al nieuwe affiche: