Alle rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 11 september 2013, HA ZA 09-528 (Cybergun tegen KLM - Wargaim)
Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
Zie eerder IEF 8547. Anti-Piraterij. Doorvoer. Algemeen bekende merken. Vervaardigingsfictie. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”. Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen (Philips en Nokia; IEF 10604 en IEF 10605).

Louter doorvoer van goederen in de EU onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk kan opleveren. Cybergun voert aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Dat AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest aanwijzigen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

Van een (dreigende) inbreuk op merk- of auteursrechten in de EU, is geen sprake ex 2(1)(a) en/of (b) jo. 16 en 17 APV. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland en wijst de vorderingen jegens KLM c.s. af.

3.1. Cybergun legt (...) aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonnis (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. (...)

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigmgsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handeh in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit raoet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt-juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7399 (BSD tegen Honda)
Inbreuk, beeldmerk, woordmerk, procesrecht, opheffing beslag.
BSD vordert opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere grond beslag te leggen. Opheffing van conservatoir beslag kan bevolen worden, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Dat is hier niet het geval. BSD maakt inbreuk op het woord- en/of beeldmerk GX waarvan Honda houdster is. Bij de afbeeldingen op de generatoren van BSD is de kans op verwarringsgevaar groot. BSD stelt nog dat de aanduiding GX een fout is van de fabrikant, maar dit wordt door Honda gemotiveerd betwist. Een extra omstandigheid om bij de belangenafweging van het beslag te betrekken is de vermeende onveiligheid van de generatoren. Subsidiair vordert BSD de vervanging van de stickers op haar generatoren en voorts opheffing van beslag. Gelet op het voorgaande hoeft Honda daar geen genoegen mee te nemen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Het geschil
2.1 BSD vordert - verkort en zakelijk weergegeven – primair opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde en uit China afkomstige generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere gronden beslag te leggen. Subsidiair vordert BSD Honda te bevelen om te gehengen en te gedogen dat BSD de beslagen generatoren voorziet van nieuwe niet verwijderbare stickers zonder de letters GX, een en ander onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en voorts opheffing van het beslag, eveneens met een beslagverbod zoals primair gevorderd. BSD vordert zowel primair als subsidiair een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

2.4 De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Meer in het bijzonder is in dit geval de vraag aan de orde of aannemelijk is dat BSD inbreuk maakt op een woord-/beeldmerk GX waarvan Honda houdster is.

2.4.2 Voorshands voldoende aannemelijk is dat de generatoren een inbreuk maken op het woord-/beeldmerk van Honda. Daarbij wordt ten eerste in aanmerking genomen dat voorlopig nergens uit blijkt dat andere aanbieders van identieke generatoren ook de aanduiding/typering GX gebruiken op hun producten. BSD heeft weliswaar gesteld dat ook Gulmay de aanduiding/typering GX gebruikt voor apparaten die vallen binnen de productgroep generatoren, maar dat betoog snijdt geen hout. De generatoren van Gulmay, waarvan BSD ook afbeeldingen in het geding heeft gebracht, zijn, gelet op die afbeeldingen, overduidelijk andersoortige generatoren dan de beslagen generatoren en de generatoren van Honda van het type GX. BSD heeft bovendien ook ter zitting erkend dat het gaat om andere apparaten. Dit alles betekent dat bepaald niet uitgesloten is dat het publiek, vanwege de aanduiding GX, (wel) een relatie met (producten van) Honda zal leggen. Ten tweede zijn de visuele verschillen tussen de stickers die Honda gebruikt en de stickers die op de beslagen apparaten zijn aangebracht beperkt, zodat ook op die grond verwarringsgevaar bepaald niet uit te sluiten is. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het, op het eerste gezicht anders dan BSD stelt, ook niet zomaar om onopvallende nauwelijks zichtbare stickers gaat.

2.5.1 Voorts is van belang dat de stelling van BSD dat de stickers met de aanduiding GX door haar niet zijn besteld en te wijten zijn aan een fout van de fabrikant, door Honda gemotiveerd betwist wordt. De vraag rijst hoe het kan dat c.q. waarom die stickers dan wel op de generatoren terecht gekomen zijn. Overigens komt de omstandigheid dat de stickers op de generatoren zijn aangebracht, ook voor rekening en risico van BSD.

2.5.2. Geheel ten overvloede zij nog overwogen dat hoewel de vermeende onveiligheid van de generatoren op zichzelf beschouwd geen grond voor een civielrechtelijke beslaglegging kan opleveren, dit wel een omstandigheid is die kan worden meegewogen in het kader van een belangenafweging (als op andere gronden geoordeeld wordt dat het beslag niet opgeheven hoeft te worden). In dit verband wordt overwogen dat Honda gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom er redenen zijn om aan de veiligheid van de apparaten te twijfelen. Zij wijst daarbij op (onmogelijke) specificaties van de generatoren op de verpakking en betwist voorts gemotiveerd het door BSD overgelegde testrapport. BSD heeft al deze argumenten vrijwel onbesproken gelaten. Dit alles leidt ertoe dat een belangenafweging niet leidt tot toewijzing van het gevorderde.

2.7 De vorderingen van BSD worden afgewezen. BSD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure aan de zijde van Honda worden veroordeeld. Voor de bepaling van het salaris voor de advocaat overweegt de voorzieningenrechter dat sprake is van een eenvoudig kort geding in een intellectuele eigendomszaak, waarvoor het (daarvoor geldende) maximale tarief van € 6.000,00 wordt toegekend.

De beslissing

De voorzieningenrechter,

wijst de vorderingen af;

WIPO Arbitrage 23 september 2013, DNL2013-0026 (Bayerische Motoren Werke AG tegen Quispel Motoren; inzake: bmwmotorenshop.nl) - dossier
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons.
Domeinnaamrecht. Overdracht. BMW klaagt erover dat Quispel het merk "BMW" in haar domeinnaam gebruikt en dat dit verwarring oplevert en vordert de overdracht van de domeinnaam. Het panel stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijk is, nu het merk BMW er volledig in is opgenomen. Dit gebruik is toegestaan, mits er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik.

Bij Quispel is geen sprake van een legitiem belang en bona fide gebruik. Dit heeft het panel gebaseerd op de zogenaamde Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.). Quispel gebruikt de domeinnaam ook voor de verkoop van producten van andere merken. Tevens is er sprake van gebruik te kwader trouw. Quispel is bekend met de reputatie van BMW en heeft hiervan commercieel gebruik gemaakt. Het panel beveelt de overdracht van bmwmotorenshop.nl.

A. Identical or Confusingly Similar
(...) The Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trademark, because the Domain Name incorporates the Trademark in its entirety.  The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”.  The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark (see, in particular:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024, in which case the word “shop” was considered descriptive and generic.  See also:  Caterpillar Inc. v. H. van Zuylen Materieel, WIPO Case No. DNL2011-0073;  LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023;  Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067;  and Boels Verhuur B.V. v. Edoco LTD., WIPO Case No. DNL2010-0020).  Rather, the additional term “motoren” adds to the confusion as it describes a type of products manufactured and sold by the Complainant under its Trademark (see:  Aktiebolaget Electrolux v. Buisman-Rosbergen V.O.F., WIPO Case No. DNL2012-0004).

B. Rights or Legitimate Interests
(...) Only under specific circumstances may a reseller of trademarked goods have a legitimate interest in a domain name incorporating the trademark.  Pursuant to the panel decision in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903, the use of a trademark in a domain name by an authorized sales agent of trademarked goods may be considered a bona fide offering of goods, constituting a legitimate interest, if several requirements are met.  In later panel decisions, the same has been acknowledged in respect of such use by an (unauthorized) reseller, such as the Respondent (see, amongst others:  Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074;  and Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

The referenced requirements include, at minimum, the following:  (1) the Respondent must actually offer the goods and services at issue;  (2) the website must sell only the trademarked goods;  (3) the website must accurately and promptly disclose the registrant’s relationship with the trademark holder;  and (4) the Respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the Trademark. 

(...) However, it appears from the evidence brought before the Panel that the second criterion has not been met.  Although the website appears to offer mainly trademarked goods, the Respondent has admitted – and its website clearly shows – that it also sells a number of other products.  In this respect, the Respondent has argued that these other products are all intended for BMW motorcycles, and that the other trademarks mentioned on its website are not (direct) competitors of the Complainant.  However, it cannot be denied that on the website linked to the Domain Name the Respondent not only offers goods under the Trademark, but also products of other companies, which are identical and/or similar to the goods for which the Trademark has been registered, therefore qualifying such companies as being in competition with the Complainant and its trademarked goods.  As the Complainant has correctly indicated, the offering of such other products, including through the alphabetical overview of all (other) trademarks available on the website (headed “Find Your Favorite Brand”, which appears when a visitor clicks on the link “Brands” in the menu on the home page), makes it easy for Internet users to switch to such other products than identical ones produced by the Complainant.  These circumstances indicate that the Respondent was – perhaps not primarily, but not insignificantly also – using the Trademark in the Domain Name to divert the attention of Internet users to competing goods, which implies that the Domain Name is not (only) used for the bona fide offering of goods or services (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

C. Registered or Used in Bad Faith
(...) Indeed, the Panel notes that the Respondent has indicated to have never acted in bad faith and apparently has, upon receipt of the warning letter(s) on behalf of the Complainant indicating its rights and concerns, made efforts to bring its website in conformity with the (minimum) requirements for use of a Domain Name incorporating the Trademark, in an attempt to meet the criteria mentioned above under Section 6 B. (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903).  That said, despite its disclaimer on the website, the fact remains that the Domain Name incorporates the Trademark thereby attracting Internet users to the website that also offers products other than trademarked goods.  Therefore, the Panel must conclude that the Domain Name is being used by the Respondent for commercial gain, by intentionally attracting Internet users to its website where the Respondent is also offering goods of competitors of the Complainant, through the likelihood of confusion with the Complainant’s Trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s website.  This constitutes evidence of bad faith in terms of the Regulations (article 3.2(d)) (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024;  and Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067). 
(...)

Lees de beslissing hier:
wipo.int (link)
DNL2013-0026(pdf)

Op andere blog:
JPR (Gebruik merk in domeinnaam)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

Beschikking Hof Den Haag 17 september 2013, zaaknr. 200.120.870/01 (Mad Dogg Athletics tegen Vereniging van Exclusieve Sportcentra)
Beschikking ingezonden door Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten. Zie eerder IEF 12066. Merkenrecht. Afwijzing beroep na oppositie. Beroep tegen de afwijzing van de oppositie tegen de inschrijving van het door VES-gedeponeerde woord/beeldmerk SPIN FOR LIFE. De oppositie was gebaseerd op de Europese woordmerken SPIN, SPINNING en SPIN FITNESS van Mad Dogg. Het BBIE heeft deze merken een zeer beperkt onderscheidend vermogen toegeschreven, de toegevoegde beeld- en woordelementen en het kleurgebruik geven voldoende verschillen om de overeenstemmende punten te neutraliseren.

Ondanks de grote mate van soortgelijkheid van de diensten, hebben de woorden 'spin' en 'spinning' nauwelijks onderscheidend vermogen. In het VES-merk maken de woorden 'for life' een aanzienlijk groter deel uit van het merk dan het woord 'spin'. Het Bureau had niet een vergelijking van de waren/diensten achterwege mogen laten, maar dit leidt niet tot vernietiging van de beslissing. Het beroep wordt verworpen.

11. Het hof is met Mad Dogg van oordeel dat in dit geval sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de diensten. Voor de dienst hebben de woorden 'spin' en 'spinning' echter nauwelijks onderscheidingskracht (zie rov 7). Het woord 'spin' vormt daarom niet het onderscheidend element van het VES-merk. Evenmin is het daarin dominerend. De in de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg niet voorkomende woorden 'for life' maken een aanzienlijk groter deel uit van het VES-merk dan het woord 'spin'. Tussen de totaalindrukken die (...) worden opgeroepen (...) bestaan om deze redenen grote verschillen. (...)

12. Gezien de uiterst geringe gelijkenis tussen de betrokken merken en het zeer geringe onderscheidend vermogen van de oudere merken, is de hoge mate van gelijksoortigheid van de diensten naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Hoewel door Mad Dogg terecht naar voren is gebracht dat het Bureau in een geval als het onderhavige, waarin enige gelijkenis tussen de betrokken merken bestaat, een vergelijking van de waren/diensten niet achterwege had mogen laten, kunnen derhalve ook de onder 8 vermelde klachten van Mad Dogg niet tot vernietiging van de beslissing van het Bureau leiden.

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Rechtbank Noord-Holland 18 september 2013, HA ZA 12-575 (HLK tegen Scotch & Soda)
Ingezonden door Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Merkgebruik, (voor-)voorgebruik, kleding, depot te kwader trouw. HLK vordert nietigverklaring van Benelux merkinschrijving JE M'APPELE van Scotch & Soda (ingeschreven: 24 augustus 2012). HLK stelt dat het gaat om inschrijving te kwader trouw. Zij heeft 'je m'appelle' eind november ingeschreven als domeinnaam en geregistreerd als handelsnaam bij de kamer van koophandel. Op 4 april 2012 heeft zij een facebook pagina van JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. HLK heeft het merk voorgebruikt en daarom is het depot van Scotch & Soda te kwader trouw. HLK heeft het merk JE M'APPELE op 29 september 2012 geregistreerd.

Dat er sprake is van voor-voorgebruik, zoals door Scotch & Soda gesteld, gaat niet op. Scotch & Soda heeft het teken slechts als onderdeel van samenhangende zinnen gebruikt. Dit zou kunnen leiden tot merkgebruik, maar daarvan is nu geen sprake. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden in de onderhavige context niet aanmerken als (zelfstandig) merk. De rechtbank verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk JE M'APPELE van Scotch & Soda nietig en spreekt de ambtshalve doorhaling uit.

De feiten
2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R’BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 20l0 heeft Scotch 8: Soda de domeinnaam www.scotchrbelle.nl geregistreerd bij de Stichting Intemet Domeinregistratie.

2.2 De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant: “[. . .] Scotch 8L Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]”

2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M‘APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R’Bel1e gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R’ belle”. Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.

2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.

2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.

2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE MAPPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.

Het geschil in conventie
3.1. HLK vordert dat de rechtbank — voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad — de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 10l9h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.

3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M’APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.
in reconventie 3.4. Scotch & Soda vordert — samengevat — veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.

3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK. namelijk sinds 2010, zodat zij als voor-voorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechthebbende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.

3.6. HLK voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch 8L Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voor-voorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voor- voorgebruiker is. subsidiair stelt Scotch 8L Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M’APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M‘APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M’APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.

4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht.  (…)

4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle”. Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het enkele feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wij ze waarop het teken JE M‘APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE MAPPELLE als merk is geweest, wordt het merk “Scotch R’belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden “Je m’appelle” slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R'Belle”. Deze zin, die verhalend is (“Goedendag Ik heet mejuffrouw R'Belle, is in kleine schrijfletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk “Scotch R‘ belle”. Deze weergave geeft “Je m’appelle mademoiselle R’Belle” het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m’appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.0. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt “Scotch &Soda surrendered  and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R’Belle.” Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden “Mademoiselle R’Belle" en “Scotch R’ Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m’appelle mademoiselle R’Belle” in het opschrift, niet één keer de woorden “je m’appelle”. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken “Scotch R’Belle” in het in r.0. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden “Je m’ appelle” als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk “Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden “Je m’appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin “Je m’appelle mademoiselle R'Be1le” of de samenhangende zin “Bonjour. Je m’ appelle mademoiselle R’Belle”. Nu het woord R’Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R’Belle, en de zin “Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m‘appelIe”‚ zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals “I LOVE R R'Belle Scotch” en “loved by Scotch R'Belle”. Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht. maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrij ving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt. niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,-- terzake van de inschrijving van het merk JE M‘APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,» worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.

4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.
in conventie

De beslissing
5.1. verklaart de inschrijving van het Benelux merk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,
in reconventie

5.2. wijst de vorderingen af.

Op andere blogs:
Fashion United (Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle)