Overig  

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 juni 2011, zaaknr. DCO2011-0026 (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) tegen Steven Vickers) Arbiter: Warwick Smith.

Met Commentaar in't kort van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.

Domeinnaamrecht: champagne.co. Beschermde oorsprongsbenaming. Unregistered trademark (handelsnaamrecht). Champagne geen “Rights” zoals onder artikel 4(a)(i) van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP Policy”). Klacht afgewezen. 

Het CVIC behartigt de belangen van producenten van Champagnewijnen en heeft zich vaak met succes verzet tegen het gebruik van de aanduiding Champagne. Zo kreeg Unilever bijvoorbeeld een verbod om haar Andrélon Champagne shampoo nog langer te verkopen (IEF 9142). Wel merkte de rechtbank hierbij nog op dat “niet ieder gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne verboden is”. En bij toewijzing van de proceskosten werd overwogen dat beschermde oorsprongsbenamingen weliswaar niet genoemd worden in artikel 1019 Rv, maar dat dit “niet het gevolg [lijkt] te zijn van een bewuste keuze van de wetgever om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten, maar van een omissie.”

Uit WIPO beslissing volgt dat in de UDRP Policy de beschermde oorsprongsbenaming wel bewust is uitgesloten en wordt een voorbeeld gegeven van gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” die niet verboden is. Geen reden voor Champagne dus voor CIVC.

Op grond van artikel 4 (a)(i) van de UDRP Policy dient een klager aan te tonen dat de domeinnaam “identical or confusingly similar [is] to a trademark or service mark in which the complainant has rights”. In deze procedure beroept CIVC zich niet op een geregistreerd merkrecht, maar uitsluitend op (i) de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” en (ii) op een “unregistered trademark” gebaseerd op “the English law of passing off”.

Het panel gaat na of het CIVC inderdaad houder is van deze rechten en of een beschermde oorsprongsbenaming en een “unregistered trademark” kunnen worden beschouwd als een recht in de zin van artikel 4 (a)(i) UDRP Policy.

(i) Na wat procedurele overwegingen – het CIVC voelde na een aantal vragen van het panel een negatief oordeel wellicht al aankomen en wilde haar klacht intrekken, de verweerder wilde de procedure voortzetten – stelt het WIPO-panel eerst vast dat CIVC inderdaad houder is van de beschermde oorsprongsbenaming. Maar volgens het panel blijkt uit twee WIPO Reports (30 april 1999, nr. 439 en 3 september 2001, nr. 843 ) de WIPO Overview, 2.0 par. 1.5 dat het een bewuste keuze is geweest van de beleidsmakers om beschermde oorsprongsbenamingen uit te sluiten van de werkingssfeer van de UDRP Policy. Volgens het panel “There has been no change in that position: geographical indications, as such, remain outside the scope of the Policy.”

Het CIVC had nog vier andere procedures aangehaald, waarin zij wel succesvol de overdracht van verschillende champagne-domeinnamen had gevorderd, maar dit was volgens het WIPO-panel niet relevant. In die procedures werd namelijk niet beslist op grond van de UDRP Policy, maar op grond van andere geschillenregelingen. De regelingen van onder meer Frankrijk en België zijn bijvoorbeeld niet beperkt tot “ownership of a trademark or service mark” zoals de UDRP dat wel is. De geschillenregeling van het SIDN voor “.nl” domeinnamen biedt overigens ook meer ruimte dan de UDRP policy, omdat naast beschermde merken ook handelsnamen een grondslag kunnen vormen. (artikel 2.1 (a) (I) SIDN Geschillenbeslechting voor .nl-domeinnamen).

(ii) Ook het beroep op het “unregistered trademark” was voor CIVC niet succesvol:

In this case, the Panel is not satisfied that the Complainant has shown that its rights in the expression “Champagne” constitute an unregistered trademark right of the kind that would satisfy paragraph 4(a)(i) of the Policy. First, the Panel notes that it is generally accepted that, to be a trademark, a sign must be capable of distinguishing the goods or services of an individual undertaking from those of other undertakings. It seems to this Panel that a geographical indication per se does not distinguish the wine of one champagne producer from the wine of another, and so does not fulfill the fundamental function of a trademark of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (…)

Belangrijker nog is volgens het panel dat het, zoals gezegd, een bewuste keuze is geweest om beschermde oorsprongsbenamingen niet onder de UDRP Policy te brengen.

’Champagne’ may be among the world’s most famous geographical indications, but that in itself is not enough for it to qualify as an unregistered “trademark or service mark” under the Policy.

Verordening 491/2009 EG tot aanpassing van Verordering 1234/2007 EG
De belangenbehartiger van de Champagneboeren heeft tenslotte tevergeefs een beroep gedaan op artikel 118m (quaterdecies) van Verordening EG 491/2009, de bepaling die succesvol werd ingeroepen tegen Unilever’s Champagne shampoo. “Niet in geschil” was destijds dat door Unilever inbreuk werd gemaakt in de zin van dit artikel. Het WIPO-panel gaat nu echter inhoudelijk niet in op dit artikel, maar kijkt strikt naar de UDRP Policy. Zeker gezien de genoemde WIPO-reports – beschermde oorsprongsbenamingen zijn bewust uitgesloten - is het vervolgens een logische beslissing van het panel om de klacht van CIVC af te wijzen. Een beslissing die het CIVC wellicht ook had kunnen verwachten, al oordeelt het panel nog wel dat van kwade trouw van klager geen sprake is: “[it seems] to point more towards incomplete thinking than to bad faith.”

Het Financieele Dagblad berichtte gisteren dat de PVV de naam 'Geert Wilders'als woordmerk heeft laten registreren bij het Benelux Merkenregister. De PVV wil hiermee voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de naam Geert Wilders op diverse websites. Volgens hoogleraar IE-recht Tobias Cohen Jehoram echter "is het wekken van een dergelijke valse suggestie onrechtmatig en heb je geen merk nodig om dat tegen te gaan." Het merk is in diverse klassen vastgelegd, onder andere voor Kl. 16 Papier en karton, Kl. 45 juridische diensten, Kl. 25 Kledingstukken en hoofddeksels en Kl. 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden. Wilders moet het merk wel gaan gebruiken, anders vervalt zijn recht na vijf jaar.

Lees ook:
https://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2851816/2011/08/17/Wilders-is-een-officieel-merk.dhtml 

https://nos.nl/op3/artikel/265105-geert-wilders-is-nu-ook-een-merk.html

https://www.bnr.nl/programma/juridischezaken/649089-1108/wilders-heeft-naam-geregistreerd-als-commercieel-merk 

https://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2851816/2011/08/17/Wilders-is-een-officieel-merk.dhtml

https://www.z24.nl/ondernemen/artikel_233473.z24/Wilders_is_een_officieel_merk.html 

https://www.rnw.nl/nederlands/radioshow/politicus-wilders-als-woordmerk-gedeponeerd

Bas Kist, 'Pak gesjoemel met spookfacturen aan', Financieele Dagblad 15 augustus 2011

Met dank aan Bas Kist, Chiever.

Louche organisaties maken misbruik van openbaar Merkenregister en sturen gepeperde fakerekeningen.

De overheid moet de aanpak van spookfacturen en acquisitiefraude niet aan de markt overlaten. De enige manier om deze kwalijke praktijken de nek om te draaien, is ze expliciet strafbaar stellen. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de Belgen.

Het probleem van spookfacturen en acquisitiefraude begint voor het Nederlandse bedrijfsleven langzamerhand de spuigaten uit te lopen. Een groep bedrijven die extreme hinder ondervindt van spookfacturen, zijn de merkhouders. Louche organisaties maken al jaren misbruik van het feit dat het Merkenregister openbaar is. Meteen na publicatie van een nieuw merk sturen zij de deposant een officieel ogende factuur van rond €1500 voor opname in een niet-bestaand register. Wie betaalt is zijn geld kwijt.

Hoewel er geen cijfers bekend zijn van de aantallen betalingen, laat een vergelijkbare zaak uit de VS zien dat de schade enorm kan zijn. Op 10 november 2010 deed een rechtbank in Florida uitspraak in een zaak voor een vergrijp zoals hierboven beschreven. De bedrieger bleek in minder dan één jaar tijd via 1411 facturen een bedrag van ruim $2,5 mln geïncasseerd te hebben.

In het verleden zijn - in Nederland - met succes verschillende civiele procedures aangespannen tegen individuele 'merkregistratiefraudeurs' en werden de spookfacturen verboden. Echter, toch heeft dit het probleem niet opgelost. Na een paar maanden dook dezelfde fraudeur onder een andere naam weer op om zijn kwalijke praktijken voort te zetten. En ondertussen breidde het aantal 'aanbieders' in deze 'branche' zich alleen maar verder uit.

Lees verder hier (pdf).

Het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft aangekondigd dat eigen generic Top-Level Domains (gTLD) dat een nieuwe categorie geïntroduceerd, de zogenaamde porno-extensie. Oftewel domeinnamen die eindigen met .xxx.

Nu heeft de porno-industrie haar bezwaren geuit, met name omdat preventief blokkeren 'in het kader van bescherming  van de internetgebruiker' voor een terugval van gebruik van internetporno kan zorgen, India was het eerste land dat officieel zo'n blokkering aankondigde (hier). Echter dit heeft eveneens gevolgen voor merk- en handelsnaamhouders.

Kunt u zich voorstellen dat uw bedrijfs- of kantoornaam gevolgd door .xxx zorgt voor een andere ranking in google waarmee u helemaal geassocieerd wilt worden? En de niet-gewenste gevolgen daarvan voor eventueel opgebouwde reputatie en online presentie. De ICM-registry geeft de mogelijkheid om voor de lanceing domeinnamen te blokkeren van .xxx registratie. Dit kan van 7 september tot 28 oktober, daarna worden de .xxx-domeinnamen vrijgegven voor lancering:

Sunrise B is the time when trademark owners and other IP holders can apply to opt-out of .XXX. This period will run for 52 days starting September 7, 2011

Meer informatie: zie voor de procedure hier.

HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09 (l'Oréal e.a. tegen eBay e.a.)

Met samenvatting van Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP

In navolging van IEF 9932. In de langverwachte L’Oréal/eBay uitspraak borduurt het Hof van Justitie voort op Google/France, gaat zij nader in op verschillende modaliteiten van merkgebruik op het internet en geeft zij richtlijnen voor de aansprakelijkheid van beheerders van online marktplaatsen – die echter ook weer nieuwe vragen oproepen.

2. Merkenrechtelijke kwalificatie verkoop via eBay

Het Hof stelt voorop dat een merkhouder zich alleen kan verzetten tegen de ongeautoriseerde verkopen van haar producten op online marktplaatsen die wegens hun “volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen” (r.o. 55). Alleen dan is sprake van het vereiste gebruik in het “economisch verkeer” van art. 5 richtlijn van de Merkenrichtlijn (oud) en art. 9 van de Gemeenschapsverordening (oud). Daarna gaat het Hof in op enkele specifieke vormen van verkoop op eBay waar L’Oréal bezwaar tegen maakt. Daarbij komt zij tot de volgende conclusies:

1.       Een merkhouder kan zich alleen verzetten tegen de wederverkoop op online marktplaatsen van producten die buiten de Europese Unie (respectievelijk EER) op de markt zijn gebracht, als dat aanbod gericht is tot consumenten die gevestigd zijn op het grondgebied in de EU/EER dat door zijn merk wordt bestreken. Daarvoor is niet voldoende dat de online marktplaats vanuit dat grondgebied toegankelijk is. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn dat bij de verkoopaanbieding op de online marktplaats wordt vermeld naar welke landen de wederverkoper het product wil verzenden (r.o. 67).

2.       Het verstrekken van proefmonsters en demonstratieverpakkingen door de merkhouder aan distributeurs is, behoudens tegenbewijs, niet aan te merken als het in de handel brengen in de zin van  Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening (r.o. 73).

3.       De merkhouder kan zich verzetten tegen de verhandeling van producten waarvan de wederverkoper de buitenverpakking heeft verwijderd, wanneer daardoor (i) wezenlijke informatie (zoals de identiteit van de fabrikant) ontbreekt of (ii) de merkhouder kan bewijzen dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk (r.o. 83).

3. Adverteren met Adwords

Daarna gaat het Hof in r.o. 84 t/m 97 in  op de advertenties van eBay op zoekmachine Google die zijn gekoppeld aan L’Oréal merken als trefwoord. Die advertenties verwijzen naar verkoopaanbiedingen voor L’Oréal producten op eBay. De Britse High Court vroeg zich af of eBay daarmee “gebruik” maakt van de L’Oréal merken voor dezelfde waren in de zin van art. 5 lid 1(a) van de Merkenrichtlijn jo. artikel 9 lid 1 (a) van de Gemeenschapsmerkenverordening. Volgens het Hof is dat niet het geval voor zover eBay met de advertenties op Google reclame maakt voor haar eigen elektronische marktplaats, maar wel voor zover daarmee zij reclame maakt voor de verkoopaanbieding van merkproducten door haar klanten-verkopers. In dat laatste geval maakt eBay volgens het Hof “sub a” merkinbreuk als de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de in de advertentie genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde.

4. Verkoopaanbiedingen op eBay

Het Hof bevestigt vervolgens, in lijn met Google/France, dat de beheerder van een elektronische marktplaats zelf geen gebruik maakt van een merk als hij het zijn klanten-verkopers mogelijk maakt om verkoopaanbiedingen op zijn website te tonen waarin die merken voorkomen. Of eBay voor die handelwijze aansprakelijk is, moet dan ook niet worden beoordeeld op basis van de merkenrichtlijn, maar op basis van de E-commerce richtlijn (r.o. 104 en 105).

5. Aansprakelijkheid eBay

De volgende, interessantere vraag die in het arrest aan de orde komt is of eBay zich kan beroepen op de uitzondering van aansprakelijkheid voor dienstverleners in de informatiemaatschappij in de zin van artikel 14 van de E-commerce richtlijn. Volgens het Hof kunnen dienstverleners zoals eBay zich daar niet op beroepen, wanneer zij een actieve rol hebben, waardoor zij kennis hebben van of controle hebben over de opgeslagen gegevens. Het Hof preciseert dat daarvan sprake is wanneer de beheerder van een elektronische marktplaats bijstand verleent zoals het bevorderen van verkoopaanbiedingen of het optimaliseren van de wijze waarop die worden getoond, waardoor hij niet meer slechts een neutrale rol heeft (r.o. 116; zie ook r.o. 114 waaruit blijkt dat eBay dit volgens het Hof ook doet). Voor zover de beheerder geen  actieve rol heeft, kan hij zich toch niet op een vrijstelling van aansprakelijkheid beroepen “wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, in geval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld overeenkomstig lid 1, sub b. van genoemd artikel 14” (overweging 124).

6. Maatregelen tegen online dienstverleners.

Tot slot overweegt het Hof dat nationale rechters op grond van de E-commerce richtlijn handel niet alleen maatregelen moeten kunnen gelasten tegen beheerders van een elektronische marktplaats om de inbreuk te doen eindigen, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken. Het moet dan gaan om doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende maatregelen die geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer mogen scheppen (r.o. 144). Het Hof noemt als voorbeeld dat de beheerder van een online marktplaats kan worden verplicht om een inbreukmakende verkoper te schorsen, om nieuwe inbreuken van die verkoper op dezelfde merken te voorkomen. Ook zouden rechters beheerders moeten kunnen gelasten om maatregelen te treffen om de identiteit van klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. Van de beheerder van een online marktplaats kan echter volgens het Hof niet een algemene, actieve surveillanceplicht worden verlangd (r.o. 139-142).

Op andere blogs:
DomJur
MARQUES / CTLR (L'Oréal v eBay: Bonadio comments)

HvJ EU, 14 juli 2011, Arrest in gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10, Bureau national interprofessionel du Cognac tegen Gust. Ranin Oy (prejudiciële vragen Korkein hallinto-oikeus , Finland).

Merkenrecht. Geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Niet verbazend. Er mag alleen cognac op het etiket staan als er ook ook cognac (geografische herkomstaanduiding) in zit. Het commerciële gebruik van een dergelijk merk zou immers afbreuk doen aan de beschermde aanduiding.”

Lees het persbericht hier.

HvJ EU,14 juli 2011, zaak C‑46/10, Viking Gas A/S tegen Kosan Gas A/S, voorheen BP Gas A/S (prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken).

Met dank aan Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap

Merkenrecht.  De merkhouder van gasflessen kan zich in beginsel niet verzetten tegen het navullen van die flessen door derden.Het arrest Shell/Walhout van het Benelux Gerechtshof is vandaag achterhaald en vervangen door het arrest Viking Gas van het Hof van Justitie EU (C-46-10) van 14 juli 2011.

“In die omstandigheden dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het uit de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging”. (ov. 31)

Dictum

De artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door
consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

Casus:

8      Kosan Gas produceert flessengas en verkoopt dit aan particulieren en ondernemers. Sinds 2001 brengt Kosan Gas in Denemarken flessengas in de handel in zogenoemde „composietflessen” (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk en als driedimensionaal Deens merk voor gasvormige brandstoffen en voor houders die zijn bestemd om vloeibare brandstoffen te bevatten. De geldigheid en de beschermingsomvang van die inschrijvingen worden niet betwist.

9        De composietflessen worden door Kosan Gas gebruikt in het kader van een met de Noorse producent van de fles gesloten alleenverkoopovereenkomst die aan Kosan Gas een exclusieve licentie verleent voor het gebruik van die flessen als vormmerk in Denemarken alsmede het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk. Kosan Gas brengt op die flessen haar naam en logo aan, die als gemeenschapswoord- en beeldmerken zijn ingeschreven voor met name gas.

10      Bij de eerste aankoop van een composietgasfles bij een distributeur van Kosan Gas, betaalt de consument ook de prijs van de fles, die daarmee zijn eigendom wordt. De activiteit van Kosan Gas omvat ook het navullen van de composietflessen wanneer deze leeg zijn. De consument kan dus een lege composietfles bij een distributeur van Kosan Gas inwisselen tegen een door die distributeur gevulde overeenkomstige fles, waarbij hij enkel de prijs van het gekochte gas betaalt.

11      Viking Gas, die gas verkoopt maar dit niet zelf produceert, bezit een vulcentrum in Denemarken, van waaruit de composietflessen, na met gas te zijn gevuld, naar onafhankelijke distributeurs worden verzonden. Viking Gas plakt op die
flessen een sticker met haar naam en het nummer van het vulcentrum alsmede een andere sticker waarop met name de wettelijk voorgeschreven informatie over het vulcentrum en de inhoud van de flessen wordt vermeld. De woord- en beeldmerken van Kosan Gas die op die flessen staan, worden noch verwijderd, noch overgeplakt. De consument kan bij een met Viking Gas samenwerkende distributeur een lege gasfles inwisselen tegen een door Viking Gas gevulde overeenkomstige fles.

12      Kosan Gas heeft ook gas verkocht waarbij zij als gashouder andere flessen dan composietflessen gebruikte, namelijk stalen gasflessen van hetzelfde type als die welke door de meeste marktdeelnemers worden gebruikt (gele, stalen standaardflessen van verschillende grootte). Deze vroeger door Kosan Gas gebruikte stalen flessen zijn niet ingeschreven als vormmerk maar wel, net als de composietflessen, voorzien van het woord- en/of beeldmerk van die onderneming. Viking Gas stelt dat Kosan Gas jarenlang heeft aanvaard, en nog steeds aanvaardt, dat andere ondernemingen deze standaardflessen navullen om hun gas te verkopen, hoewel de flessen de naam en het logo van Kosan Gas dragen.

Wanneer verzet wel mogelijk (gegronde reden, art. 72)

37      Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, bestaat een dergelijke gegronde reden ook wanneer het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie hiervan ernstig schaadt, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde, en meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat (zie in die zin arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C‑558/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 79 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38      Hoewel het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen of er, gelet op de omstandigheden die het hoofdgeding kenmerken, een dergelijke gegronde reden bestaat, dienen aan hem toch enige aanwijzingen te worden verstrekt voor die beoordeling, met name wat de concrete elementen betreft waarover hij een uitspraak van het Hof verlangt.

39      Binnen die context moet worden gepreciseerd dat, om te kunnen antwoorden op de vraag of de verhandeling van de door Viking Gas gevulde composietflessen geschiedt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas, hetgeen laatstgenoemde het recht zou geven zich tegen die verhandeling te verzetten, rekening moet worden gehouden met de etikettering van die flessen alsmede met de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld.

40      De etikettering van de composietflessen alsmede de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld, mogen de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument immers niet doen veronderstellen dat er tussen de twee betrokken ondernemingen in het hoofdgeding een economische band bestaat of dat het voor het vullen van die flessen gebruikte gas afkomstig is van Kosan Gas. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke onjuiste indruk uitgesloten is, dient rekening te worden gehouden met de praktijken in die sector, en, inzonderheid, met de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden
gevuld. Voorts kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn eigen fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas.

41      Wat het feit betreft dat op de composietflessen woord- en beeldmerken zijn aangebracht bestaande in de naam en het logo van Kosan Gas die, zoals de verwijzende rechter heeft geconstateerd, ondanks de door Viking Gas op die flessen aangebrachte etikettering, zichtbaar blijven, zij erop gewezen dat die omstandigheid in zoverre een relevante factor vormt dat zij lijkt uit te sluiten dat die etikettering de toestand van de flessen wijzigt door hun oorsprong te maskeren.

HR 8 juli 2011, 10/00642 (Conclusie A-G D.W.F. Verkade inzake Mag Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven BV en P.P.Impex BV

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8286 en IE 3706 : Hof bepaalt dat vormmerken geen onderscheidend vermogen hebben en door inburgering niet hebben gekregen. De vorm is functioneel bepaald). Rechtspraak.nl destijds: Geen inbreuk op merkenrechten / auteursrechten op Mag-Lite zaklampen van Mag Instrument door de Alu-zaklamp van Edco. Geen onderscheidend vermogen vormmerken Mag-Lite, ook niet door inburgering. Vormen als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE. Geen auteursrecht op grond van reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie en bewijslast. Ook geen slaafse nabootsing op grond van artikel 14 lid 8 (oud) BTMW.

In deze conclusie past A-G Verkade de concrete toetsing toe op de auteursrechtelijke elementen. Art. 2 lid 7 BC toepassen voor bescherming specifiek product in land van oorsprong. Mag Instrument moet bewijzen dat zij voor zaklampen in VS auteursrechtelijke bescherming geniet.

Betreft de merkenrechtelijke vordering vindt de A-G het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, fraaiheid vormafwijkingen bepalen in belangrijke mate marktwaarde en/of vormafwijkingen zijn functioneel.

Betreft de slaafse nabootsing stelt A-G voor om vragen te stellen aan Benelux-Gerechtshof over bedoelde handelingen art. IV Protocol wijziging BTMW: omvat dit ook handelingen waartegen niet verzet kon worden krachtens toenmalige art. 14 lid 8 BTMW. 

4.54 De aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vragen zouden kunnen luiden:
1. Dient artikel IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel, 20 juni 2002, aldus uitgelegd te worden daat onder de aldaar bedoelde handelingen in de zin van artikel 14 lid 1 (oud) BTMW (thans: artikel 3.16 lid 1 BVIE), verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, en waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, mede omvat handelingen waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens het toenmalige lid 8 van voormeld artikel 14?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, moet dan een regel van (ongeschreven) overgangsrecht aanvaard worden, met eenzelfde effect als in vraag 1 bedoeld?
3. Indien vraag 1 en 2 ontkennend beantwoord worden, welke (andere) regel van (ongeschreven) overgangsrecht moet dan gelden vóór het optreden op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging, indien het gaat om handelingen in de zin van artikel 14 lid 8 BTMW (oud), waartegen ingevolge die bepaling zodanig optreden niet mogelijk was, indien met deze handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol is begonnen?

Lees de gehele conclusie hier (pdf)

Met dank aan Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap. Commentaar op HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09 (l'Oréal e.a. tegen eBay). O.a. ter voorbereiding van het Seminar Trademark use in the online market place: L'Oreal v. eBay op 14 juli van 14.00  tot 16.15 uur op de Vrije Universiteit Amsterdam (gratis entree), sprekers: Prof. dr. M.R.F. Senftleben, Prof. mr. D.J.G. Visser, Prof. mr. Ch. Gielen, Prof. M. Barrett, Mr. A. Tsoutsanis, zie voor het programma IEF 9879.

"Dear friends and colleagues,
Today, 12 July 2011, the ECJ rendered its long awaited judgement in the L’Oréal v. eBay case and we will probably all be studying it over the next few days, weeks or months. The ECJ published a press release and there will probably some coverage in the popular press as well.
I would like to share my first impressions with you and I am curious to learn yours.
The case is, as you probably all know, about the liability of eBay for the sale by third parties of perfumes, which have not been brought on the market in the EU by the trademark owners, over eBay’s online auction platform, and the liability of eBay for the advertising through Google Adwords and otherwise for such sales.
In the course of trade
As far as I am concerned the first new and interesting bit can be found in par. 55:
“Accordingly, when an individual sells a product bearing a trade mark through an online marketplace and the transaction does not take place in the context of a commercial activity, the proprietor of the trademark cannot rely on his exclusive right as expressed in Article 5 of Directive 89/104 and Article 9 of Regulation No 40/94. If, however, owing to their volume, their frequency or other characteristics, the sales made on such a marketplace go beyond the realms of a private activity, the seller will be acting ‘in the course of trade’ within the meaning of those provisions”. "

Lees het gehele commentaar hier (pdf)

HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09 (l'Oréal e.a. tegen eBay) 

Eerst even voor jezelf lezen. Prejudiciële vragen High Court of Justice (England and Wales).

Merkenrecht. Aansprakelijkheid beheerder van elektronische marktplaats betreft de door gebruikers gepleegde inbreuken op merkrechten.  En het bevel te gelasten om doeltreffende maatregelen te treffen om niet alleen inbreuken die met behulp van die marktplaats worden gepleegd te beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuk te voorkomen.

Beoordeling door nationale rechter. Beheerder elektronische marktplaats heeft actieve rol wanneer hij helpt bij optimaliseren van wijze van online vertoning of promotie van aanbiedingen. Dan geen beroep op vrijstelling aansprakelijkheid. Ook niet indien hij had moeten vaststellen dat verkoopaanbiedingen onwettig waren en niet gehandeld heeft om gegevens te verwijderen of toegang te blokkeren. Nationale rechter kan beheerder gelasten maatregelen te treffen tot beeïndiging en voorkomen van merkinbreuk. Bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en geen belemmering zijn voor legitiem handelsverkeer.

Reminder: 14 juli 2011, 14.00 - 16.15 uur op de VU: Seminar Trademark use in the online market place: L'Oreal v. eBay. Zie eerder bericht IEF 9879

Lees eerdere berichten over deze zaak hier: IEF 9275 en IEF 9277.

Lees het gehele arrest hier (pdf).