Merkenrecht  

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep SO gedeeltelijk toegewezen [tegen SÔ:UNIC]
B) Beroep FOCUS extreme afgewezen [tegen FOCUS]

Gerecht EU 3 april 2014, T-356/12 (SÔ:UNIC) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de internationale, communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement SO voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk SÔ:UNIC voor waren van klasse 3. Beroep gedeeltelijk toegewezen.

55      First, having regard to the considerations set out in paragraphs 16 to 33 above, from which it follows that the first plea is unfounded, the applicant’s application for annulment must be dismissed in so far as concerns the part of the contested decision which rejected the opposition based on Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. As a result of that dismissal, it is not necessary to establish whether, by the assertions set out in the text of the application, which are not reflected in the form of order sought therein, the applicant is requesting the Court to exercise the power to alter decisions in order to uphold the opposition based on that provision, at least in respect of certain goods.

56      Secondly, in the light of the considerations set out in paragraphs 34 to 54 above, the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected as inadmissible the opposition based on Article 8(4) of Regulation No 207/2009, as regards the signs relied on by the applicant so far as the United Kingdom and Ireland are concerned, and the action dismissed as to the remainder. Since, in those circumstances, the Board of Appeal will have to examine the merits of the opposition in so far as it concerned those signs, it is not necessary to rule on the applicant’s request, made only in the text of the reply, that the Court alter the contested decision in order to give the applicant the opportunity to resubmit a notice of opposition based on that provision.

Gerecht EU 4 april 2014, T-568/12 (FOCUS extreme) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen FOCUS extreme voor waren van de klassen 5, 16 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "FOCUS" voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

47      The Board of Appeal held, in essence, that, since the earlier mark had an average distinctive character, the goods were identical and the marks at issue were similar, the likelihood of confusion in the minds of consumers could not be safely excluded.

48      The applicant claims that, since the marks at issue differ from one another and the goods which they cover are unrelated to each other, there is no likelihood of confusion.

49      As is apparent from paragraphs 26 to 30 above, the mark applied for and the earlier mark cover goods in Class 25 in an identical manner.

50      Furthermore, as has been observed in paragraphs 35 to 45 above, the Board of Appeal was fully entitled to take the view that the signs at issue were similar overall.

51      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion between the signs at issue in so far as they cover goods in Class 25. The identity of those goods covered by the two marks at issue and the degree of similarity between those marks, considered cumulatively, prove sufficient to make it possible to draw the conclusion that there is a likelihood of confusion, regardless of the degree of distinctive character of the earlier mark. It should, moreover, be noted, in this regard, that the Board of Appeal found that the earlier mark had a normal distinctive character, a finding which the applicant does not challenge.

52      The applicant’s argument that she was entitled to a ‘temporal priority’, on the ground that, unlike the intervener, she had lodged an application for registration of a Community trade mark, must likewise be rejected. As OHIM states, it follows from Article 8(2) of Regulation No 207/2009 that the mark applied for may be refused registration, including upon opposition by the proprietor of an earlier mark registered in a Member State, which is the case here.

53      In those circumstances, the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.

Beschikking Hof Den Haag 11 februari 2014, IEF 13717, zaaknr. 200.132.799/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (Bit vs. BIT AGENCY)
Merkenrecht. In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Beneluxmerk BIT AGENCY voor de klassen 35 en 42 is aangenomen dat sprake is van gevaar voor verwarring met BIT (reclame, telecom, computersoftware). BIT AGENCY wordt enkel ingeschreven voor (reclame)diensten (klasse 35). Het hof oordeelt dat geen sprake is van reëel verwarringsgevaar doordat BIT elk onderscheidend vermogen mist. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat computer-gerelateerde diensten aanbiedt. Niet is onderbouwd dat, ook als het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn. De oppositie wordt alsnog afgewezen.

5. Een merk is beschrijvend en mist (dus) onderscheidend vermogen als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het Bureau heeft overwogen dat het woord “bit” kan worden geassocieerd met de uitdrukking “bit en bites” en een associatie kan opwekken met de computerwereld, maar dat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten. Niet betwist is de stelling van BA dat het woord “bit” een aanduiding is van de kleinste eenheid van informatie (een signaal of symbool dat een van de twee waarden kan aannemen), waarmee wordt gewerkt in informatica/informatieverwerkende systemen, waaronder computertechniek/ computersystemen. Het hof is van oordeel dat het woord “bit” derhalve kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van diensten met betrekking tot informatieverwerkende systemen, zoals, met name, computersystemen en het daarvoor dan ook beschrijvend is. Dat het woord “bit” ook andere betekenissen heeft kan daar niet aan afdoen. Voldoende is dat het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (vergelijk HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531 inzake Postkantoor). Nu niet gesteld of gebleken is dat het merk is ingeburgerd, moet ervan worden uitgegaan dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Dat de Board of Appeal van het Office for Harmonisation in the Internal Market daarover in de door [verweerster] overgelegde uitspraak van 28 juni 2013 tussen [verweerster] en een derde een ander oordeel heeft doet daaraan niet af. Dit hof is daaraan niet gebonden. Bovendien gaat de Board of Appeal er in rechtsoverweging 52 (in strijd met rechtsoverweging 11, vijfde streepje) van die beslissing van uit dat “the applicant argues that the earlier mark “bit” has a very limited (vet, hof) distinctive character” (ro. 52).

6. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van voormeld artikel als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarvan is sprake als dat publiek meent dat de diensten aangeboden onder het teken verricht worden door de merkhouder of dat de diensten afkomstig zijn van de op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval. In het kader van een oppositie moet daarbij niet worden gekeken naar de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt, maar moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) voor de in het depot/de inschrijving vermelde diensten zouden kunnen worden gebruikt. Wel dient rekening gehouden te worden met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest). Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om een bovengemiddeld aandachtsniveau.

7. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat in dit geval de omstandigheid dat het merk elk onderscheidend vermogen mist er toe leidt dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Er kan niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek dat wordt geconfronteerd met het teken zal menen met diensten van de merkhouder te maken te hebben of dat er sprake is van economisch verbonden ondernemingen. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat, zoals vele andere die gebruik maken van de het woord “bit”, computer-gerelateerde diensten aanbiedt. [verweerster] heeft ook niet onderbouwd dat er, ook wanneer het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.132.799/01 (afschrift)
ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (link)

H. Bongers, 'The clash of the Bulls - The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip ‘geldige reden’ nader verklaard door HvJ EU’, IEF 13720.

(...) In navolging van het Interflora arrest is nu door het Hof duidelijk gemaakt dat het begrip ‘geldige reden’ niet restrictief geïnterpreteerd dient te worden. Er dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het belang van de merkhouder en de marktdeelnemer die een beroep doet op de geldige reden. Dit houdt in dat het begrip niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die het teken gebruik dat overeenstemt met het merk. Zo kan het de merkhouder uit hoofde van een geldige reden worden verplicht een derde te tolereren die een teken dat overeenstemt met het merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Heeft de Bull in The Bulldog nu gewonnen? Het lijkt er veel op maar het is nog niet geheel zeker. Om na te gaan of er sprake is van ‘gebruik te goeder trouw’ moet er in dat verband volgens het Hof in het bijzonder rekening worden gehouden met de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek, de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk. Het is uiteraard aan de nationale rechter om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. And the story of the bulls will be continued…

Henrike Bongers

T.F. Westenbroek, ‘Brusselse rechter zet hakken in het zand: “Rode zool is géén merk!”, IEF 13716.
Een bijdrage van Tomas Westenbroek, VU Amsterdam / auteur. Op 20 maart 2014 schokt de Voorzieningenrechter te Brussel [IEF 13703] de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. Een jaar eerder besliste de Haagse Voorzieningenrechter nog in de zaak van Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V. dat inbreuk werd gemaakt op het merkenrecht van de Franse shoeturier. De Haagse rechter was daarbij gewoon uitgegaan van de geldigheid van het ingeschreven merk. Wederom een meer dan opmerkelijke discrepantie tussen Brussel en Den Haag in de rechtspraak over Benelux merken. Mag Anke Van dermeersch haar Louboutins weer dragen?

(...) Hoe dan ook, het lijdt geen twijfel dat Louboutin in hoger beroep komt tegen dit vonnis. De rechter in hogere instantie zou er verstandig aan doen om in alle rust af te wachten wat het HvJ EU te zeggen heeft over de wezenlijke waarde, alvorens hij merken op deze grond nietig verklaart en doorhaalt. De antwoorden van het HvJ EU zouden zomaar kunnen leiden tot de behoefte aan een ander begrip om de vrijhouding van bepaalde tekens in het economisch verkeer te kunnen waarborgen. Als de rode zool namelijk niet onder het begrip wezenlijke waarde gelezen kan worden, dan betreft het een teken dat in alle gevallen door inburgering een merk kan worden, conform de redenering van de Haagse rechter en de toetsende instantie die het merk inschreef, het BBIE. Valt de zool wel onder de grond van de wezenlijke waarde, dan is inburgering uitgesloten en had de stakingsrechter in Brussel gelijk.

Maar belangrijker dan wie er gelijk heeft is uiteraard dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over de toepassing van dit begrip in het merkenrecht. Hoewel het begrip lijkt te moeten fungeren als afbakening van het modellenrecht ten opzichte van het merkenrecht, net zoals de technische uitsluitingsgrond dit doet voor octrooirecht en merkenrecht, is de onduidelijkheid over de inhoud ervan dusdanig groot dat men zelfs bepleit het hele ding maar af te schaffen. En dat zou zonde zijn en een schoolvoorbeeld van een (Benelux) kind met het badwater weggooien, omdat het kind niet begrepen wordt. We wachten, met Anke Van dermeersch, in verwarring op begrip.

Tomas Westenbroek

Rechtbank Den Haag 2 april 2014, IEF 13714, ECLI:NL:RBDHA:2014:5261 (Stichting Paperclip tegen NRCV)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma. Merkenrecht. Geen inbreuk. Zie eerder: [IEF 10845], [IEF 11795] en [IEF 12365]. De Stichting Paperclip organiseert dance events en clubfeesten, is houdster van Beneluxwoordmerken PAPERCLIP en is licentiehouder van een tweede Beneluxwoordmerk PAPERCLIP. NCRV is houdster van het Benelux-woordmerk PAPERCLIP en gebruikt de naam "NCRV Paperclip" voor haar online magazine. De rechtbank oordeelt dat zeer geringe gelijkheid bestaat tussen de waren van het eerste PAPERCLIP-merk en het teken "NCRV Paperclip", er is geen verwarringsgevaar. Voor het tweede PAPERCLIP-merk geldt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend, omdat het  NCRV-merk in rangorde voor gaat. Geen toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE. Alle vorderingen worden afgewezen.

Overeenstemming tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.7. De rechtbank overweegt dat door het in het teken terugkomende element “Paperclip” dat gelijk is aan het PAPERCLIP-merk, sprake is van enige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. De rechtbank neemt voorts in overweging dat het niet aan het merk ontleende element “NCRV” aan het begin van het teken staat en daarmee meer dan gemiddeld de aandacht naar zich toe trekt en daarmee voor een belangrijk deel het totaalbeeld van het teken bepaalt. Daarnaast is niet bestreden dat juist het element “NCRV” grote bekendheid bij het publiek geniet als een verwijzing naar de desbetreffende omroeporganisatie, zodat dit element ook daarom meer dan gemiddeld de aandacht op zich zal vestigen en de totaalindruk bepaalt. Dat geldt niet voor het element “Paperclip” dat – ook volgens de Stichting – niet meer dan een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit alles leidt ertoe dat er duidelijke verschillen bestaan in de totaalindrukken die merk en teken oproepen. Overeenstemming kan alleen worden beoordeeld op basis van enkel het dominerende bestanddeel wanneer de andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.3 Zoals het hof in het hoger beroep van het kortgedingvonnis (in r.o. 7.) al eerder heeft overwogen, is het dominerende en onderscheidende bestanddeel hier zozeer (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat de overige bestanddelen (of het ontbreken daarvan) er niet aan kunnen afdoen dat er een andere totaalindruk ontstaat. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen relevante, althans slechts zeer geringe overeenstemming (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) is tussen de het eerste PAPERCLIP-merk van de Stichting en het door NCRV gebruikte teken.

De waren/diensten waarvoor het eerste merk is ingeschreven en het teken “NCVR Paperclip wordt gebruikt
4.12. Ook met betrekking tot de bestemming is (soort)gelijkheid geen gegeven. Dat het zowel bij de waren onder het merk als bij het teken erom gaat dat – zoals de Stichting het noemt – een cultuur minnend publiek wordt voorzien van beeld en geluid, mag zo zijn; dat daardoor sprake is van een gelijke bestemming, volgt daarmee nog niet uit de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-is ingeschreven en die waarvoor “Paperclip Magazine” wordt gebruikt. De apparaten en dragers waar de Stichting op doelt, zijn bestemt voor het opslaan en weergeven van geluid en beeld. Welke geluiden en beelden opgenomen, overgedragen of weergegeven worden, is daarbij niet bepaald en niet relevant. Dit volgt uit de inschrijving van het merk. Het online magazine van NCRV is bestemd om een publiek te informeren over NCRV en haar programma’s. Daarmee valt niet in te zien dat de bestemming (soort)gelijk is.

4.13. Gelet op het voorgaande kan evenmin worden geconcludeerd dat sprake is van concurrentie tussen de waren waarvoor het eerste PAPERCLIP-merk is ingeschreven en online magazine van NCRV, zodat daarin ook geen (soort)gelijkheid kan worden gevonden. Omdat voor het bekijken van “NCRV Magazine” een computer of ander apparaat met een internetaansluiting en de mogelijkheid tot het overbrengen en afspelen van beeld en geluid noodzakelijk is, zijn dergelijke apparaten hooguit enigszins complementair te noemen aan de beeld- en geluidopnamen die daarmee worden overgebracht of daarop worden afgespeeld.

Verwarringsgevaar tussen het eerste PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.16. Daarbij komt dat NCRV zich met haar teken op een ander publiek richt dan het publiek van de Stichting. De Stichting richt zich – naar eigen zeggen – op een publiek vanaf 16 jaar maar stelt dat de bezoekers van haar evenementen en website tussen de 30 en 35 jaar zijn. Zoals uit het door de Stichting overgelegde materiaal blijkt, kent haar publiek de Stichting van de feesten en andere evenementen die zij organiseert in en rond Eersel. NCRV richt zich op een doelgroep van dertigers en veertigers maar het publiek van “NCRV Paperclip” – zo is door NCRV aan de hand van overigens onbestreden onderzoeksgegevens onderbouwd – bestaat voor het merendeel (75%) uit abonnees en leden van NRCV van 50 jaar of ouder. Dat beide publieken cultuur minnend zijn en op zoek naar cultureel entertainment – zoals de Stichting aanvoert – mag zo zijn, maar dat wil nog niet zonder meer zeggen dat er zich verwarring voordoet bij het desbetreffende publiek dan wel dat die kans bestaat, althans daarvoor is onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. Niet valt daarmee in te zien dat het in aanmerking komende publiek zal denken dat “NCRV Paperclip” afkomstig is van de Stichting of dat er een commerciële band tussen de Stichting en NRCV bestaat. Nu er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan worden vastgesteld is er geen sprake van merkinbreuk als bedoeld in dat artikel.

Het tweede PAPERCLIP-merk en het teken “NCRV Paperclip”
4.19. Zowel bij NCRV’s merk als bij het tweede PAPERCLIP-merk gaat het om PAPERCLIP, zodat het om een gelijk merk gaat. Dat “elektronische publicatie” en “publiceren en uitgeven van entertainment, het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment” waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponeerd (soort)gelijk zijn aan de eerdere omschrijving die NCRV voor haar merk heeft laten vastleggen in klasse 41 (“Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.”) staat tussen partijen niet ter discussie, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Daaruit volgt dat NCRV’s merk – dat immers eerder is gedeponeerd dan het tweede PAPERCLIP-merk – in ieder geval voor zover het gaat om “Het al dan niet online publiceren en uitgeven (anders dan voor reclamedoeleinden) van informatieve publicaties betreffende radio- televisie- en online (programma) aanbod.” in rangorde komt voor het tweede PAPERCLIP-merk en het tweede PAPERCLIP-merk in ieder geval daarvoor nietig kan worden verklaard. Dit tweede PAPERCLIP-merk biedt daarmee geen basis voor een verbod van gebruik van het teken “NCRV’s Paperclip” voor een online magazine. Nu voorts niet is gesteld noch is gebleken dat NCRV’s magazine (soort)gelijk is aan andere waren of diensten waarvoor het tweede PAPERCLIP-merk is gedeponeerd, valt niet in te zien dat NCRV op grond van het tweede PAPERCLIP-merk zou kunnen worden verboden een online magazine uit te brengen. Zoals hiervoor aan de orde is geweest bij het eerste PAPERCLIP-merk, bestaat er hooguit slechts zeer geringe overeenstemming tussen PAPERCLIP en “NCRV Paperclip” en is, zelfs wanneer moet worden aangenomen dat er sprake is van een geringe (soort)gelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en het teken wordt gebruikt, geen sprake van verwarringsgevaar. Nu ten aanzien van het tweede PAPERCLIP-merk geen (soort)gelijkheid kan worden aangenomen, is er nog minder aanleiding verwarringsgevaar te verwachten.

Artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE
4.21. De Stichting heeft artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE niet (voldoende expliciet) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Voor zover in haar stellingen elementen schuilen die aan die bepalingen zijn ontleend, overweegt de rechtbank dat ook overigens een beroep op deze bepalingen niet tot toewijzing van de vorderingen van de Stichting zou hebben kunnen leiden omdat niet aan de in die bepalingen genoemde voorwaarden is voldaan. Ook volgens de Stichting kunnen de PAPERCLIP-merken immers niet worden aangemerkt als bekende merken, zodat sub c geen toepassing kan vinden en gesteld noch gebleken is voorts dat NCRV haar teken gebruikt anders dan ter onderscheiding van haar waren en diensten, zodat sub d niet aan de orde is.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-481 (afschrift)
ECLI:NL:RBDHA:2014:5261 (link)

Op andere blogs:
DomJuR

Hof Amsterdam 1 april 2014, IEF 13712; zaaknr. 200.122.036 (X tegen Spar)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Annelot Sitsen, Bingh advocaten. Merkenrecht. Eisers zijn houders van diverse Benelux woordmerken en gemeenschapsaanvrage AMERICOLA. Spar heeft Benelux merkinschrijvingen verricht voor woordmerk / beeldmerk AMERICAN COLA. Eisers hadden, zonder succes, de nietigverklaring van de merkinschrijvingen van SPAR gevorderd [IEF 11962]. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd.

Leestip: 2.6, 2.7 en 2.8.

Lees hier:
HA ZA 11-2693 (pdf)

Rechtbank Den Haag 2 april 2014, IEF 13711, ECLI:NL:RBDHA:2014:5266 (Cresco/Koppert Cress) 

Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Gino van Roeyen, BANNING.

4.7. Koppert Cress heeft nog aangevoerd dat er synoniemen bestaan voor het door Koppert Cress geleverde product, bijvoorbeeld ‘oesterblad’. Dat doet echter niet af aan het voorgaande. Het algemeen belang dat concurrenten die eenzelfde kruid op de markt brengen vrijelijk de kenmerken van hun product kunnen beschrijven, brengt mee dat het Oyster Leaves merk geen merkbescherming dient te hebben, ongeacht de mogelijkheid voor concurrenten om andere benamingen te gebruiken.

4.8. Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij haar vordering tot vernietiging van het Oyster Leaves merk. De vordering daartoe van Cresco is derhalve toewijsbaar.

4.17. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat Cresco, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming ‘shiso’, voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid Perilla. Dat kruid valt onder alle warenomschrijvingen waarvoor het Shiso merk is ingeschreven. Het betreft immers een tuinbouwproduct, een verse groente en een levende plant.

4.18. Voor vervallenverklaring van het Shiso merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is echter ook vereist dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van Koppert Cress te wijten is. Cresco stelt dat de verwording tot soortnaam te wijten is aan nalaten door Koppert Cress, omdat Koppert Cress het gebruik van de naam ‘shiso’ als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. Koppert Cress bestrijdt dat dat het geval is.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-282 (afschrift)
ECLI:NL:RBDHA:2014:5266 (link)

Op andere blogs:
AOMB Woordmerk “SHISO” verworden tot soortnaam
AMS Advocaten

Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, A.R. 2013/6154 (Louboutin tegen Van Dalen Footwear B.V.)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans, Crowell & Moring; Hidde Koenraad en Laurens Kamp, Simmons & Simmons. Merkenrecht. Geen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciënniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisenparij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionele tekening wordt gevolg bij het merk waarbij 'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen' leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orhopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen [..].

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vergelijk IEF 12573 (Vzr. Rb Den Haag), IEF 10162 (US District New York).

Op andere blogs:
De Vos

Rechtbank Den Haag 26 maart 2014, HA ZA 13-1291 (Converse en All Star tegen Van Caem Sports en Goeiemode)
Merkenrecht. VCS vordert succesvol dat haar wordt toegestaan EN-S Sports, alsmede SMATT Company in vrijwaring op te roepen. Zij zouden over documenten beschikken waaruit blijkt dat de schoenen met toestemming van Converse in de EER in het verkeer zijn gebracht en zij vreest samenspanning, althans onderlinge afstemming van gedragingen. VCS vordert samenvoeging van de vrijwaringszaken met de hoofdzaak. Van verknochtheid is geen sprake nu de zaken niet bij dezelfde rechtbank aanhangig zijn. Wel beslist de rechtbank de zaken 'rolgevoegd' te laten lopen.

Vrijwaring
4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. VCS heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op EN-S Sports en/of SMATT Company. De incidentele vordering VCS toe te staan deze partijen in vrijwaring op te roepen zal dan ook worden toegewezen, gelet op het feit dat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen en Converse zich in dit verband aan het oordeel van de rechtbank refereert.

4.3. VCS heeft onvoldoende gemotiveerd en concreet gesteld op welke feitelijke en juridische gronden zij in voorkomend geval verhaal heeft op de bestuurders en beleidsbepalers van EN-S Sports en/of SMATT Company. Van de gestelde samenspanning dan wel onrechtmatige onderlinge afstemming van gedragingen dan wel stelselmatig handelen en de rol van de bestuurders en beleidsbepalers daarbij is in ieder geval vooralsnog onvoldoende gebleken. Ook is niet gesteld op welke juridische gronden er regres zou kunnen worden genomen. De incidentele vordering zal voor wat betreft de bestuurders en beleidsbepalers dan ook worden afgewezen.

Voeging
4.5. Voor zaaksvoeging op grond van artikel 222 Rv is vereist dat de te voegen zaken bij dezelfde rechtbank aanhangig zijn. Aan dit vereiste is niet voldaan nu VCS voeging heeft gevorderd van de onderhavige hoofdzaak met de nog aan te brengen vrijwaringszaken. De incidentele vordering tot voeging zal dan ook moeten worden afgewezen. Dit neemt niet weg dat de rechtbank, gelet op het bepaalde in artikelen 210 lid 3 en 215 Rv, de behandeling van een vrijwaringszaak in beginsel gelijk zal laten lopen met de hoofdzaak, door beide procedures ‘rolgevoegd’ te laten verlopen.

Vzr. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, A.R. C/14/00030 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Proceskostenvergoeding. Zimmer + Rohde is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".