Merkenrecht  

WIPO 20 februari 2013, zaaknr. DNL2012-0073 (Lululemon Athletica Canada, Inc. tegen A. Bronkhorst)

Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, DLA Piper.

Domeinnaam. Woordmerk. Legitiem belang. Registratie te kwader trouw. Wijziging van de domeinnaamhouder. Eiser is een onderneming die zich toelegt op de vervaardiging van sportkleding. Verweerder is de heer Bronkhorst, houder van de Domeinnaam <lululemon.nl>. Eiser baseert zich in deze procedure succesvol op de identieke Gemeenschap- en Internationale registraties van het woordmerk LULULEMON.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiser voldoende aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag het toplevel domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten. (...)

B. Recht of Legitiem Belang
Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder, ten tijde van het indienen van de Eis, op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen waren of diensten aanbood.(...) De Geschillenbeslechter concludeert dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Daarmee is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Uit de door Eiser overgelegde correspondentie (...) blijkt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dat (i) de Domeinnaam tot op heden niet is gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten en (ii) dat Verweerder heeft aangegeven de Domeinnaam – onder verwijzing naar een website met daarop informatie over domeinnamen die voor zeer hoge bedragen zijn verkocht – te willen verkopen. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot wat Verweerder stelt, het Gemeenschapsmerk LULULEMON eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam. Dat Eiser ten tijde van registratie van de Domeinnaam niet actief was in Nederland of de EU en dat het merendeel van de mensen in Nederland en de EU Eiser niet kent, is irrelevant. Verweerder heeft de Domeinnaam willen verkopen aan. Eiser voor een zeer hoog bedrag terwijl deze over een ouder merkrecht beschikt. Dit leidt in de omstandigheden van deze zaak tot kwade trouw aan de kant van Verweerder.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Op andere blogs:
DomJur 2013-944

Rechtbank Oost-Nederland 13 maart 2013, zaaknr. C/05/235068 / HA ZA 12-728 (Hogeschool wageningen B.V. tegen Stichting Aeres Groep)

Uitspraak ingezonden door Hemke de Weijs, Nysingh.

Hogeschool Wageningen is sinds 2002 actief onder deze handelsnaam. HSW holding is houdster van de Benelux woordmerkregistratie HOGESCHOOL WAGENINGEN. Aeres is een in 1995 opgerichte stichting waaronder scholen ressorteren. Het betreft een hogeschool die in 1981 Stoas APH heette en na een fusie 'Stoas Wageningen | Christelijke Agrarische Hogeschool' heette. Met de Hogeschool Wageningen heeft overleg plaatsgevonden. De aannemer van Aeres heeft een bord geplaatst op de nieuwbouwlocatie waarop stond "Nieuwbouw Stoas Hogeschool Wageningen" en ook op verschillende websites van derden werd "Stoas Hogeschool Wageningen" genoemd.

Op grond van artikel 6 Hnw hadden de vorderingen gebaseerd op 5 Hnw bij de kantonrechter aangebracht kunnen worden. De rechter zal niet verwijzen omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen (zie r.o. 4.2).

Omdat het ingeschreven woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, kan de nietigheid worden ingeroepen door in dit geval Aeres. Hogeschool beschrijft de soort instelling en Wageningen is de aardrijkskundige plaats waar de instelling is gevestigd. Van inburgering ex 2.28 lid 2 BVIE is geen sprake. De Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik in 1918 toen een derde partij, waarmee zij geen enkele rechtsband heeft, te weten de Rijks Landbouw Hooge School werd opgericht en daarna in de volksmond Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd. Dit beroep faalt (zie r.o. 4.5).

Vanwege het uitsluitend beschrijvende karakter van de handelsnaam (soort onderneming met plaats van vestiging) komt daaraan slechts zeer geringe bescherming toe. Volgens vaste rechtspraak kunnen soortnamen en beschrijvende aanduidingen immers niet via de HNW worden gemonopoliseerd.

De vorderingen worden afgewezen en het Benelux woordmerk wordt nietig verklaard.

4.2. De rechter zal dit doen en zal de zaak op dit onderdeel niet op grond van artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verwijzen naar de kantonrol, locatie Wageningen, omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen. Hierbij laat de rechter wegen dat inmiddels bij de rechtbank Oost- Nederland geen sprake meer is van verschillende kamers voor de behandeling en beslissing van kantonzaken en gewone rechtbankzaken. Beide soorten zaken worden behandeld binnen een aantal teams en de rechters van die teams treden afhankelijk van het soort zaak op als gewone rechter of als kantonrechter.

Verwijzing is zinloos, omdat de zaak naar alle waarschijnlijkheid toch bij dezelfde rechter terecht zou komen, terwijl het in deze zaak ook voor de proceskosten geen verschil maakt. Het op een rechtbankzaak afgestemde griffierecht is reeds betaald en wordt niet teruggestort bij partiële verwijzing en de overige kosten worden zowel bij kanton als bij handel op grond van de aard van de zaken begroot en afgehandeld op de voet van artikel 1019h Rv, dit wil zeggen op basis van de werkelijke kosten met eventueel een billijkheidscorrectie. Inhoudelijk overweegt de rechtbank als volgt.

4.3. De vraag of het gebruik van de aanduiding `Stoas Hogeschool Wageningen' op het bord van de aannemer en op de verschillende websites van derden aan Aeres kan worden toegerekend, hetgeen Aeres betwist, hoeft niet beantwoord te worden, omdat de vordering tot nietig verklaring van de woordmerkregistratie van HSW Holding kan worden toegewezen en Hogeschool Wageningen c.s. derhalve aan die registratie geen rechten kan ontlenen en Aeres geen inbreuk op een merkrecht kan verwijten, terwijl Hogeschool Wageningen ook geen inbreukactie kan baseren op haar handelsnaamrecht.

4.5. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich nog op de zogenaamde inburgering van lid 2 van artikel 2.28 BV IE. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik van het teken 'Hogeschool Wageningen' door het instituut dat in 1918 werd gesticht als de Rijks Landbouw Hooge School en daarna een aantal jaren in de volksmond de Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd, totdat het in 1986 de Landbouw Universiteit Wageningen ging heten en in 2000 Wageningen Universiteit. Dit beroep op inburgering faalt, omdat: (i) het gaat om gebruik vóór de inschrijving van HSW Holding, (ii) door een instituut waarmee Hogeschool Wageningen c.s. geen enkele rechtsband heeft en (iii) waaraan de onderscheidende aanduiding 'Landbouw' was toegevoegd.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2013, zaaknr. C/09/436173 / KG ZA 13-102 (Advance Magazine Publishers en Condé Nast Publications tegen Remark en Booking The Stars B.V.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Celebrity endorsement en merkgebruik. Toerekenbaarheid van uitingen.

Advance Magazine is een uitgeverij met dochter Condé die sinds 1892 VOGUE uitgeeft. Advance is houdster van verschillende woord- en beeldmerken. Remark drijft een groothandel in lichamelijke verzorging. Eén van haar merken / handelsnaam is VOGUE (COSMETICS) Exclusive. Booking the Stars is een boekingsbureau voor onder meer presentatoren en artiesten voor uiteenlopende evenementen en biedt ook zogeheten celebrity endorsement, waarbij een bekend persoon wordt gekoppeld aan een merk of product teneinde promotie te maken voor het merk of product.

“Vogue is voor mij, eh .. , dat is begonnen voor mij als een magazine. Zo ken ik Vogue. Ik hou gewoon heel erg veel van fashion, van mode, ik lees Vogue van voor naar achter van achter naar voor en daarnaast straalt dat echt uit wat ik eigenlijk ook een beetje probeer te zijn. En dat komt met het merk Vogue Exclusive heel erg naar voren ook. Het is gewoon een heel mooi en heel... het is gewoon een heel mooi merk.”

In maart 2012 heeft Advance geconstateerd dat Remark X als celebrity endorser heeft ingeschakeld voor de promotie van haar lijn VOGUE Exclusive. Advance heeft Remark gemeld dat zij artikel 2 van de overeenkomst schendt doordat de celebrity endorser van VOGUE Exclusive verwijst naar het tijdschrift van VOGUE Magazine, zie onder meer bovenstaand citaat.

Advance legt aan haar vordering tot een verbod op schending van de overeenkomst ten grondslag dat Remark handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2 van de overeenkomst en dat de uitingen van Booking the Stars en
X zijn verricht in het kader van hun celebrity endorsement overeenkomst met Remark, zodat deze uitingen aan Remark zijn toe te rekenen op grond van artikel 6:172 BW. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar.

Remark dient schending van overkomst te staken, door het persbericht rondom Vogue Exclusive en de promotiefilm niet te gebruiken. Remark dient tevens inbreuk op het merk VOGUE (PROMOTIONS) te staken en gestaakt te houden.

 

Wanprestatie / Promotiefilm
5.8. Het verweer van Remark dat uit de promotiefilm duidelijk blijkt dat er reclame wordt gemaakt voor producten van Remark, omdat de directeur van Remark in de promotiefilm in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Remark vertelt over de cosmeticaproducten van het merk VOGUE, slaagt evenmin. Naar voorlopig oordeel brengt die omstandigheid niet mee dat Remark refereert aan het tijdschrift VOGUE op een wijze die toegestaan is op grond van artikel 2 van de overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat Remark niet mag refereren aan het tijdschrift VOGUE en een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat die bepaling ook uitingen omvat waarin het merk VOGUE van Remark en haar producten worden genoemd of getoond.

Wanprestatie / Advertentie Grazia, Radiocommercial
5.10. Advance heeft ter onderbouwing van deze stelling aangevoerd dat het onderwerp mode sinds jaar en dag centraal staat in het tijdschrift VOGUE en dat het tijdschrift VOGUE zeer invloedrijk is in de mode wereld, zodat door gebruik van het merk VOGUE op een manier dat het relevante publiek een verband legt met mode, indirect wordt verwezen naar het tijdschrift VOGUE. Naar voorlopig oordeel is dit onjuist. Uit de tekst van de overeenkomst volgt dat het Remark niet is toegestaan direct of indirect te verwijzen naar het tijdschrift VOGUE en andere publicaties van Advance. Het is voorshands niet aannemelijk geworden dat het de bedoeling van de bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken partijen is geweest dat Henkel (en daarmee nu Remark) zich ook verplichtte niet te verwijzen naar de belangrijkste onderwerpen die in die publicaties aan bod komen of dat Advance artikel 2 van de overeenkomst in redelijkheid zo ruim mocht begrijpen. Had Advance dit bedoeld, dan had het op haar weg gelegen dit expliciet op te nemen in de overeenkomst. Daarbij is van belang dat huidverzorgings- en parfumproducten enerzijds en mode anderzijds dicht tegen elkaar gelegen markten zijn. Het voorgaande betekent dat, anders dan Advance meent, het Remark in beginsel vrijstaat het woord ‘mode’, ‘fashion’, of mode-gerelateerde termen te gebruiken, te refereren aan het onderwerp mode en te verwijzen naar een mode- of stijlicoon ten behoeve van de marketing van haar producten, zolang zij daarbij niet verwijst naar Advance of haar publicaties.

I.a Wanprestie Remark door uitingen Booking the Stars?
5.11. Naar voorlopig oordeel brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat uitingen van derden die in opdracht van Remark promotie maken voor de producten van Remark ook onder de verplichtingen van Remark op grond van de overeenkomst vallen. Immers, de overeenkomst zou een dode letter worden als de verplichtingen van Remark geen schendingen van de overeenkomst zouden omvatten, uitgevoerd door derden in haar opdracht. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar. De voorzieningenrechter zal daarom nagaan in hoeverre de uitingen van Booking the Stars in opdracht van Remark zijn verricht en, zo ja, of die uitingen in strijd zijn met de overeenkomst. Het beroep van Advance op artikel 6:172 BW is hierbij niet van toepassing, alleen al omdat dat ziet op aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers, niet op wanprestatie.

I.b Wanprestatie Remark door uitingen X?
5.16 (...) Daarvoor is echter voorshands oordelend wel vereist dat het om uitingen gaat waarbij het voor het publiek duidelijk is dat X die in haar hoedanigheid van het gezicht van VOGUE Exclusive naar buiten brengt, of dat het publiek haar uitsluitend of in de eerste plaats ziet als het gezicht van VOGUE Exclusive en niet meer in de eerste plaats als actrice, presentatrice, model of ontwerpster. In de bewuste uitingen wordt er niet op gewezen dat X ‘het gezicht van’ VOGUE Exclusive is. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het publiekX bij al haar uitingen in de eerste plaats als het gezicht van VOGUE Exclusive beschouwt. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat Remark - bij monde van X - heeft verwezen naar het tijdschrift VOGUE en kunnen deze uitingen van X op sociale media niet aan Remark worden toegerekend.

I.c Tussenconclusie wanprestatie Remark
II. Onrechtmatige daad Booking the Stars en X
5.21. Advance heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Booking the Stars en X onrechtmatig jegens haar handelen, door zich niet te houden aan de overeenkomst. Booking the Stars en X zijn echter niet aan de overeenkomst gebonden. Van onrechtmatig handelen door bewust mee te werken aan schending van de overeenkomst door Remark is voorshands oordelend evenmin sprake. Uit het voorgaande volgt dat uitsluitend het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive’ en de promotiefilm schendingen van de overeenkomst vormen. Booking the Stars en X hebben deze uitingen verricht, danwel daaraan bijgedragen, voordat Advance hen had gewezen op de overeenkomst, zodat niet aannemelijk is dat zij bewust meewerkten aan schending van de overeenkomst door Remark.

III. Merkinbreuk
5.28. Nu Remark merkinbreuk maakt door de openbaarmaking van de promotiefilm en het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive, is het door Advance gevorderde merkinbreukverbod ten aanzien van Remark toewijsbaar.
5.29. Booking the Stars enX hebben geen inbreuk gemaakt op merkrechten van Advance. Daarom faalt ook het beroep van Advance op artikel 6:172 BW (of 6:171 BW). Die artikelen vereisen immers een ‘fout’ van Booking the Stars en/of X, die dan tevens een onrechtmatige daad van Remark zou kunnen vormen. Van een fout in de zin van deze bepalingen door Booking the Stars en/of X is bij gebreke van een merkinbreuk echter geen sprake.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

 

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

Conclusie A-G HR 8 maart 2013, nr. 11/05558 (G-Star International BV tegen Benetton Group SpA)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Vormmerkenrecht. Conclusie tot verwerping. Slechts nog oordeel over wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting.

Deze vormmerkenzaak wordt thans voor de derde keer aan de Hoge Raad voorgelegd. HR 2006 (IEF 3437, herstelarrest IEF 2756), antwoord prejudiciële vragen HvJ EU IEF 4745, HR 2009 (IEF 7779) en nu de conclusie na laatste uitspraak Hof 's-Gravenhage (IEF 10171).

De Advocaat-Generaal meent dat het nu te beoordelen principale beroep van G-Star niet slaagt.

"Ik heb daarin geen klachten aangetroffen die nopen tot beoordeling met het oog op rechtsvorming of rechtseenheid (in de zin van art. 81 lid 1 RO), en dus ook niet tot het stellen van nadere prejudiciële vragen aan het HvJ EU. (...) Ook het incidentele beroep van Benetton dat betrekking heeft op twee proceskostenkwestie zal ik tot verwerping concluderen"

Uit het samenstel van de arresten van de Hoge Raad van 2006 en 2009 blijkt dat het verwijzingshof nog slechts tot taak had om alsnog te beoordelen of Benettons beroep op nietigheid van G-Stars vormmerken op grond van de 'wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting (wwu)' opging, en zulks nog slechts aan de hand van de 'in cassatie niet bestreden, maatstaf [of] de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.'

Onderdeel 1: bevat geen klacht
Onderdeel 2: faalt wegens verkeerde lezing van het bestreden arrest
Onderdeel 3: toepasselijkheid wwu moet gesteld (en bewezen) worden, er is sprake van weging van argumenten, niet van ongeoorloofde aanvulling van feiten
Onderdeel A: proceskostenveroordeling ontbreekt aan feitelijke grondslag (r.o. 3.5)
Onderdeel B: proceskostenveroordeling ex 1019h Rv; (temporeel) is 1019h Rv niet van toepassing (r.o. 3.7 e.v.)

Beschikking Hof Den Haag 29 januari 2013, rekestnummer 200.109.899/01 (Strellson A.G. tegen Barts Beheer B.V.)

Beschikking ingezonden door Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Merkenrecht. Vergelijking van de waar achterwege gelaten. Barts Beheer heeft een woord-/beeldmerk "+BARTS" gedeponeerd in februari 2011. Strellson heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar eerdere internationale merkinschrijving van beeldmerk "+" (oktober 2004). Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Het Hof bekrachtig deze beslissing.

Er is slechts een beperkte visuele gelijkenis tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk. Een auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk is niet mogelijk, de verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten (zie r.o. 5).

De totaalindruk van het teken wordt met name bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis heeft geen of weinig onderscheidend vermogen. Het kruis (of plusteken) maakt een "vrolijke" indruk, maar wordt veelal als versiering gezien. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Het hof verwerpt het beroep en bekrachtigt de beslissing.

5. In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

Visuele vergelijking
7. Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. (…) Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.
 
Begripsmatige vergelijking
11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld: "The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."
Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 26 februari 2013, LJN BZ3650 (MKB Developments B.V. hodn MKB Bedrijvenindex tegen CommunicatieTechniek Twente B.V.)

Aquisitiefraude. Logo/Merkgebruik. Registratie MKB Bedrijvenindex op internet. MKB Developments vordert betaling. Kantonrechter wijst vordering af.

CCT heeft een getuige doen horen in het kader van de aan haar opgedragen bewijsopdracht om bedrog te bewijzen: "Ik was niet bekend met de bedrijven Index. Ik ben toen op de site gaan kijken. Ik heb toen gezien dat zij wat in elkaar hadden geprutst. Ze hebben tekst van onze eigen website gehaald en ze hebben een bekend logo gebruikt. Voor die tijd hadden we daar geen registratie. Het logo wat er op stond gebruikte wij al heel lang niet meer. (...) Het logo dat wij hanteren staat op het briefpapier en dat is groen. En op internet is het een wat breder logo met wat meer gegevens. Het logo dat op de wensite is gebruikt was blauw."

Naar het oordeel van de kantonrechter is CTT geslaagd in de aan haar opgedragen bewijsopdracht. De heer [B] dacht dat hij een formulier tekende, waarmee hij een registratie op het internet beëindigde. Hij heeft het faxbericht niet gelezen. Hij vertrouwde op de telefonische informatie die hij van MKBD had gekregen. Door het gebruik van de term ‘MKB’ had de heer [B] geen reden om aan die telefonische informatie te twijfelen. CTT had dus niet de wil om met MKBD een overeenkomst aan te gaan. De door de heer [B] gezette handtekening hield derhalve geen aanvaarding van het schriftelijke aanbod van MKBD in. Het schriftelijk aanbod kwam niet overeen met hetgeen partijen mondeling hadden besproken.

Er was dus sprake van bedrog. De heer [B] ging ook geen overeenkomsten aan namens CTT. Bij CTT ontbrak de wil om het schriftelijk aanbod van MKBD te aanvaarden. Er is derhalve geen rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Dat er sprake was van een misverstand heeft CTT, gezien ook de kerstperiode, binnen een redelijke termijn aan MKBD kenbaar gemaakt. Op 22 of 23 december 2010 kwam CTT erachter dat er wat was misgegaan, omdat zij op die datum een factuur van MKBD had ontvangen. Tussen kerst en oud & nieuw werd er niet of nauwelijks gewerkt bij CTT. Bij brief van 4 januari 2011 heeft CTT aan MKBD bericht dat er sprake was van miscommunicatie.

2.6.  De kantonrechter zal op grond van het bovenstaande de vordering van MKBD afwijzen. De kantonrechter heeft bij deze beoordeling tevens laten meewegen dat MKBD geen overleg heeft gevoerd over de wijze waarop de registratie op het internet zou plaatsvinden. Dit heeft de heer [B] verklaard. Ook de heer [K] heeft verklaard dat hij met de klant geen overleg heeft gehad over hoe de vermelding op het internet eruit zou komen te zien. Het door MKBD gebruikte logo was niet juist. Dus ook over de wijze van registratie is geen overleg geweest.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, LJN BZ3695, KG ZA 13-58 (Scandinavian Tobacco Group Tobacco Service tegen Landewyck Tabak Holland BV)

Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, IP Advocaten.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame. Intrekking merkenrechtelijke vordering leidt tot onnodig gemaakte proceskosten.

STG verkoopt sigaren onder het merk 'Kenners Keus', Landewyck doet dat onder het merk 'BIGGELAAR'. Landewyck heeft brieven verzonden met als onderwerp "Kenners Keur wordt Biggelaar". Op de website voor tabakspeciaalzaken en in vakblad Tabak2Day staat een advertentie: "Heeft uw leverancier uw keus niet meer? Echter kenners bestellen bij Landewyck Tabak Holland".

Artikel 6:194 BW vereist dat de gewraakte mededeling in een brief openbaar is, maar één overlegde verklaring van STG overtuigt niet de betwisting dat de brief door meerdere detaillisten is ontvangen. Het is onduidelijk welk verwijt Landewyck wordt gemaakt betreffende de herkomst van dekbladen, ombladen en het binnengoed van opgesomde sigaren en er valt niet in te zien dat er sprake is van een misleidende mededeling.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een ongeoorloofde reclame in de zin van 6:194a sub c en sub g BW, echter de gevorderde rectificatie is niet gerechtvaardigd, omdat de door Landewyck geplaatste advertentie niet de suggestie wekt die door de voorgestelde rectificatie wordt gerectificeerd.

De vordering op grond van het merkenrecht is een dag vóór de mondelinge behandeling van het kort geding ingetrokken. STG wordt veroordeeld tot betaling van €2.000 ter zake van onnodig gemaakte proceskosten met deze aanvankelijk ingestelde vordering op grond van BVIE.

3.8. (...) Wat resteert is zodanig minimaal dat nauwelijks valt in te zien welk belang STG daarbij heeft. Niet valt in te zien waarom zij niet haar beoogde belang al lang had kunnen dienen door een eigen advertentie te plaatsen. (...)

Lees de uitspraak KG ZA 13-58, LJN BZ3695 (pdf)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) bestanddeel 'wild' dat in het teken FAIRWILD een zelfstandig kenmerkende positie inneemt.
B) Daniel Mayar en een gedeeltelijke nietigverklaring

A) Gerecht EU 7 maart 2013, zaak T-247/11 (FairWild Foundation / OHMI - Wild (FAIRWILD))

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van internationale inschrijving, voor de Europese Unie, van het woordmerk FAIRWILD voor waren van de klassen 3, 5, 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 maart 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk gemeenschapsmerkenrechtelijke bescherming te bieden in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk WILD voor waren van de klassen 3, 9, 29, 30 en 32.

Het Gerecht EU wijst het beroep af, de kamer van beroep is zonder fouten tot de beslissing gekomen. FAIRWILD heeft geen betekenis in tegenstelling tot "wild" dat door het Duits- en Engelstalige publiek wel een betekenis heeft. Het bestanddeel "wild" heeft een zelfstandige kenmerkende positie in het teken FAIRWILD.

43 (...) Die Klägerin teilt die Ansicht der Beschwerdekammer, dass das Zeichen FAIRWILD keinen klaren Begriffsinhalt habe, da sie es als Phantasiebezeichnung ansieht. Wie oben in den Randnrn. 39 und 40 ausgeführt, wird der Begriff „wild“, aus dem die ältere Marke besteht, für die Verkehrskreise, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, ebenfalls keine Bedeutung haben. Daher ist ein begrifflicher Vergleich nicht möglich. Er ist deshalb für die Beurteilung der Ähnlichkeit irrelevant.

44 Nach alledem ist die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die betreffenden Zeichen in bildlicher und in klanglicher Hinsicht eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen. Ebenfalls zu Recht hat sie angenommen, dass ein begrifflicher Vergleich unerheblich sei, und daher insgesamt eine durchschnittliche Ähnlichkeit festgestellt.

50 Im vorliegenden Fall ist daran zu erinnern, dass der Bestandteil „wild“ zumindest für den Teil des Publikums, der nicht oder nur wenig Englisch oder Deutsch versteht, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, da er für diesen Teil des Publikums keine Bedeutung hat. Außerdem bleibt der Bestandteil „wild“ als solcher in der internationalen Marke klar erkennbar. Da das Zeichen FAIRWILD ebenfalls keine Bedeutung hat, bildet es keine logische Einheit, in der der Bestandteil „wild“ aufginge (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2012, Bimbo/HABM – Panrico [BIMBO DOUGHNUTS], T‑569/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 97). Der Bestandteil „wild“ nimmt somit eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens FAIRWILD ein.

B) Gerecht EU 8 maart 2013, zaak T-498/10 (Mayer Naman / OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer))

Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 413/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juli 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het beeldmerk dat de woordelementen „David Mayer” bevat, voor waren van de klassen 18 en 25, in het kader van de door Daniel & Mayer ingestelde vordering tot nietigverklaring.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het teken en het gedeeltelijk nietig verklaarde merk.

115    En conclusion sur l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

116    C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours du requérant contre la décision de la division d’annulation, laquelle avait conclu à l’existence d’un risque de confusion et avait partiellement annulé la marque contestée.