Merkenrecht  

B. Kist, 'Geen rode zool in Nederland', NRC 10 april 2013.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.

Sarah Jessica Parker en Scarlett Johansson dragen ze, om maar een paar sterren te noemen. De schoenen met de rode zool van ontwerper Christian Louboutin zijn populair. Althans bij vrouwen die zich kunnen veroorloven om 500 tot 4.000 euro neer te tellen voor een paar hoge hakken.

Waarom niet een graantje meepikken, vroeg de Nederlandse schoenenwinkel Van Haren zich af,en introduceerde een pump met rode zool. Niet met de exclusieve uitstraling van een Louboutin, maar wat  wil je voor €39,90!

De nieuwe ‘Van Haren’ is het modehuis niet ontgaan.Op 28 maart spande Louboutin een rechtszaak aan tegen de schoenenketen. Daarbij beriep het bedrijf zich op eenopvallende merkregistratie; een claim op het gegeven ‘rode zool onderschoen met hoge hak’. In 2012 gebruikte Louboutin dit merk al in de VS tegen Yves Saint Laurent, die ook schoenen met rode zolen verkocht. De Amerikaanse rechter bepaalde toen echter dat de merkenclaim van Louboutin zich beperkt tot pumps waarbij de kleur van de schoen contrasteert met de rode zool [red. zie eerder op IE-Forum.nl]. Dus tegen de totaal rode schoenen van YSL kon Louboutin niets ondernemen. Maar bij de zwarte en blauwe schoenen van Van Haren is dat contrast er wel. De uitspraak wordt verwacht op 18 april.

Bas Kist

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch 27 maart 2013, LJN BZ6835 (eiser tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaam. Verwarringsgevaar. Eiser exploiteert een Belgisch eetcafé te Maastricht onder de handelsnaam "Witloof", en is houdster domeinnaam www.witloof.nl en heeft Benelux woordmerk "WITLOOF" ingeschreven. Gedaagde exploiteert een restaurant te Cromvoirt, aanvankelijk onder de naam “Proeverij Wit-Loof” en sedert oktober 2012 onder de naam “Restaurant Loveren”. Gedaagde gebruikte tot die tijd de domeinnaam www.wit-loof.nl.

Rechtbank: Toegegeven wordt dat het woord “Wit-Loof” in de handelsnaam van gedaagde dominant is en dat dit woord nauwelijks verschilt van het merk “Witloof”. De gemiddeld oplettende restaurantbezoeker zal zich, als hij op zoek is naar restaurant Witloof te Maastricht niet licht vergissen als hij op enigerlei wijze wordt geconfronteerd met Proeverij Wit-Loof te Cromvoirt. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen de ondernemingen.

Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op het merkrecht of de de handelsnaam van eiser door gedaagde is aldus geen sprake. De rechtbank vernietigt het gewezen verstekvonnis en wijst de vorderingen af.

4.7.  Hetgeen de rechtbank heeft overwogen omtrent het gevaar van verwarring in verband met de gestelde merkinbreuk, geldt ook voor het gevaar van verwarring in verband met de gestelde handelsnaaminbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de plaatsen waar de ondernemingen gevestigd zijn (Cromvoirt en Maastricht liggen ruim 125 kilometer uit elkaar) en de verschillende aard van de beide ondernemingen, geen verwarring bij het publiek te duchten tussen “Witloof” te Maastricht en “Proeverij Wit-Loof” te Cromvoirt. Ook is niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen, gelet op de verschillende uitstraling en de afwijkende concepten. Van een inbreuk op de handelsnaam van [eiser] door [gedaagde] is aldus geen sprake.

Op andere blogs:
DomJur 2013-956 (Witloof – Proeverij Wit-Loof)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2013 en 10 april 2013, LJN BZ6854, zaaknr. C/13/538535 (FourOneMedia en Vereniging Onafhankelijke Televisieproducenten tegen Staat der Nederlanden en Het Instituut Fysieke Veiligheid)

Uitspraak ingezonden door Anne Bekema en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Beeldmerk politie. Auteursrecht striping. Mediarecht. Four One Media produceert de televisieserie Dokter Tinus en vraagt toestemming voor het gebruik van politiehuisstijl. Staat is houder van twee Benelux beeldmerken en auteursrechthebbende ten aanzien van de politiehuisstijl, waaronder zogenaamde striping (beeldmerk). Op de website van IFV, een zelfstandig bestuursorgaan, staat een tekst over toestemming van het gebruik van het politielogo en/of -striping. Four One Media en OTP vorderen toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl en de Staat en het IFV te verbieden toestemming voor het gebruik van de politiehuisstijl door leden van OTP te onthouden op grond van redenen die zijn gebaseerd op de IE-rechten van de Staat.

Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries uitziet als echte politie en dat de producent daarom een geldige reden heeft om gebruik te maken van echte beeldmerken van de staat. Mede omdat er een gesloten systeem is (verhuurbedrijven verhuren enkel dit materiaal aan producenten die toestemming hebben van IVF), gebiedt de voorzieningenrechter de Staat en het IFV om Four One Media schriftelijk toestemming te verlenen voor het gebruik van de politiehuisstijl (waaronder beeldmerken en 'striping') in de tweede televisieserie Dokter Tinus.

Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter met de Staat en IFV van oordeel dat deze vorderingen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen.

In citaten:

4.6. Waar het de televisieserie Dokter Tinus betreft, overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Ook entertainmentprogramma's (waaronder dramaseries) vallen onder de werking van artikel 10 EVRM. Het televisiekijkend publiek is eraan gewend dat de politie er in dramaseries precies zo uitziet als de echte politie. Dit heeft tot gevolg dat een producent van een dramaserie een geldige reden heeft om gebruik te maken van politie-uniformen en politieauto's die zijn voorzien van de 'echte' beeldmerken van de Staat. Het verweer van de Staat dat iedere producent over een weinig bezwarend alternatief beschikt (nepuniformen, nepauto's) gaat daarmee niet op. De kijker zal dat als niet echt ervaren en raar, amateuristisch of zelfs belachelijk vinden. De facto heeft de Staat bij deze stand van zaken (als monopolist van politiediensten) een machtsmiddel in handen, te meer daar ter zitting is gebleken dat een televisieproducent de desbetreffende uniformen en auto's alleen kan huren bij bepaalde verhuurbedrijven die hiervoor een vergunning hebben van de Staat en te meer daar een dergelijk verhuurbedrijf pas overgaat tot verhuur aan een individuele televisieproducent indien die producent kan aantonen dat hij voor zijn dramaserie toestemming van het IFV heeft verkregen. Er is dan ook sprake van een gesloten systeem. Tezamen met de actieve rol die de Staat en het IFV zichzelf toekennen, welke rol neerkomt op een verregaande bemoeienis vooraf met de inhoud van het script van een nog uit te zenden dramaserie, komt dit op gespannen voet te staan met artikel 7 van de Grondwet (het verbod op censuur).
Dat het televisieproducenten niet verplicht wordt gesteld voorafgaande toestemming te vragen en zij ook zonder die toestemming tot uitzending kunnen overgaan, zoals de Staat en het IFV hebben betoogd, doet aan dit oordeel niet af. In de eerste plaats zal dit vanwege de voornoemde rol van de verhuurbedrijven betekenen dat zij de benodigde materialen niet kunnen huren, maar die tegen hoge(re) kosten zelf moeten laten (na)maken. Verder wordt verwezen naar de onder 2.8 van dit vonnis weergegeven sommatie van IFV aan IDTV Drama. Het achteraf dreigen met juridische procudures en de daarmee verband houdende kosten, kan televisieproducten in de toekomst dwingen vooraf toestemming te vragen.


4.8 Op grond van alle hiervoor onder 4.6 en 4.7 genoemde omstandigheden van het geval IS de voorzienmgemechter over de televisieserie Dokter Tinus van oordeel dat een afwegmg van belangen in het voordeel van Four Orxe Media dient uit te . vallep. Dit leidt tot toewijzing.van Vordering ,1. Een dwangsom zal hieraan niet • gorden verbonden; nu de Staat geacht wordt zich aan'rechteriijke uitspraken te houden. Hetzelfde geldt voor het IFV als 'onderdeel' van de Staat..

4.9. Over de vorderingen 2 en 3 is de voorzieningenrechter het volgende van oordeel. Gevorderd is kort gezegd - dat de Staat en het IFV nmuner een voorafgaande inhoudelijke toetsing mogen venichten alsmede de Staat en het IFV te gebieden nmuner toestemming te weigeren op basis van de eerste twee toetsingsgronden, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3 (een niet waarheidsgetrouw beeld en afbreuk van het imago). De Staat en het IFV hebben terecht aangevoerd dat deze vordenngen te algemeen van aard zijn om in een kort geding (bij wijze van voorlopige voorziening) te kunnen worden toegewezen. Weliswaar is hieivoor uiteengezet dat er in de regel geen grond zal zijn voor een voorafgaande toetsing van een scnpt van een televisieserie waarin de politiehuisstijl wordt gebruikt, maar dat die regel nooit mtzouderingen zal kennen, kan niet op voorhand worden aangenomen. Gedacht kan worden aan een geval waarin eerder terechte bezwaren (achteraf) zijn gemaakt tegen het gebmik van de politiehuisstijl en de kans op herhaling van onrechtmatig handelen zo groot is dat voorafgaande toetsing van ,de inhoud van het programma op zijn plaats is. Bij onrechtmatig handelen zoals hiervoor bedoeld kan worden gedacht aan venvaningsgevaax (bijvoorbeeld als niet voldoende duidelijk is dat het om fictie gaat) of van ernstige reputatieschade (bijvoorbeeld mdien de politie enkel m beeld wordt gebracht met de opzet haar imago te schaden) of wanneer de veiligheid van de burger in het geding is (zie de derde toetsingsgrond van het IFV, hien/oor onder 2.3 opgenomen). ïn dergelijke gevallen hoeft ook een toetsmg vooraf niet per defmitie ongerechtvaardigd te zijn De voorzienmgemrechter kan hierover op voorhand geen uitspraak doen. Mocht zich m de toekornst een nieuw geval voordoen waarin toestemming wordt geweigerd dan kunnen partijen zich laten leiden door de overwegingen die de voorzieningrechter in dit vonnis heeft opgenomen. Zo nodig zal de meest gerede partij een nieuw kort geding moeten aanspannen.

Lees het afschrift zaaknr. C/13/538535 en LJN BZ6854.

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog (Netherlands: police copyright vs. police drama series)
Mediareport (Vonnis in politiezaak)
Weblog Remy Chavannes (Politie staat tevergeefs op haar strepen, uitingsvrijheid gaat voor)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 9 april 2013, LJN BZ8218, zaaknr. 200.096.763 (Adventure Bags B.V. tegen Kruidvat Retail B.V.)

Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In navolging van het eindvonnis [IEF 9783]. Algemene voorwaarden. Battle of the Forms. Standaardgarantie. Aansprake op schadeloosstelling voor kosten (vermeend) IE-inbreuken. Het hof bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis.

In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. De aanspraak op schadeloosstelling voor kosten, schade en verliezen als gevolg van (vermeende) IE-inbreuken is in de algemene voorwaarden opgenomen.

Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot. De grieven worden afgewezen, het hof bekrachtigt het gewezen vonnis.

In het eindvonnis werd onder meer bepaald:

4.28.  Adventure Bags heeft dergelijk bewijs niet geleverd. Integendeel, navraag door Kruidvat bij Oilily heeft haar geleerd dat Oilily van mening was dat de betreffende Granny’s Scarf-producten wel inbreukmakend waren. Dit heeft ook geleid tot het starten van een bodemprocedure door Oilily tegen Adventure Bags en Kruidvat onder meer met betrekking tot de Granny’s Scarf-producten.

Uit het arrest van het Hof:

4.7 Grief III ziet op wat, naar het hof voorkomt, de kern van het geschil is, te weten: of de artikelen 6 en 7 van de algemene inkoopvoorwaarden in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend zijn, althans dat het in die gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Kruidvat zich op deze bepalingen beroept. Daarbij gaat in het bijzonder artikel 6iii van de algemene inkoopvoorwaarden voor zover deze bepaling Kruidvat jegens Adventure Bags aanspraak geeft schadeloosstelling voor alle kosten, schaden en verliezen die Kruidvat maakt of lijdt als gevolg van (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms(rechten) van derden.

4.9 In hoger beroep benadrukt Adventure Bags dat Kruidvat voor veel van haar acties waren aanbiedt, die dicht tegen bekende, duurdere producten van derden aanleunen en dat Kruidvat met die strategie herhaaldelijk in problemen komt met de rechthebbenden op die producten. Dat moge zo zijn, maar het neemt niet weg dat Adventure Bags het jegens Kruidvat op zich heeft genomen die waren te laten produceren en te leveren. In zoverre contracteerden partijen samen over "riskante producten", producten die het reële risico met zich brachten dat derden zich daartegen, al dan niet met grond, zouden gaan verzetten. Welk risico volgens Adventure Bags nog werd vergroot doordat het niet ging om een kleine afnemer, maar om Kruidvat dat met de geleverde waren op grote schaal en met veel reclame-inspanningen en tegen een lage prijs zou gaan verkopen.

(...)

4.10. Tegen die achtergrond kan ook niet worden gezegd dat Adventure Bags op een verstrekkend beding in de algemene voorwaarden als artikel 6 niet bedacht hoefte te zijn. Daarbij speelt mede een rol dat partijen naast deze algemene voorwaarden waaronder Kruidvat wilde contracteren, wat zij zoals hiervoor is overwogen ook duidelijk had te kennen gegeven, kennelijk geen specifieke condities zijn overeengekomen, alsmede dat, zo al niet juist is dat de algemene voorwaarden op 14 september 2007 met Klein zijn besproken, in elk geval vaststaat dat Klein de voorwaarden heeft ondertekend en per bladzijde heeft geparafeerd. (...)

Zoals hiervoor is overwogen, bracht de transactie waarin Adventure Bags zich heeft begeven voor beide partijen het risico met zich dat zij zouden worden geconfronteerd met inbreukclaims en dat zij in dat verband kosten zouden moeten maken. Zoals de rechtbank in rov. 4.8 overwoog, was dat risico om (als eerste) te worden aangesproken voor Kruidvat als (grote) verkoper waarschijnlijk nog groter dan voor Adventure Bags. Voor beide partijen geldt voorts dat zij het bedoelde risico weliswaar kunnen beperken door voldoende afstand van bestaande producten te nemen, maar dat zij niet in de hand hebben dat derden zich zullen melden met claims die weliswaar ongegrond of zelfs puur speculatief zijn, maar ter afwering waarvan wel (proces)kosten moeten worden gemaakt (die overigens in de procedures waarom het hier gaat volledig plegen te worden vergoed). Dat Kruidvat als afnemer haar deel van dit voor beide partijen onbeheersbare risico vervolgens bij haar leverancier heeft neergelegd, maakt dit beding nog niet onredelijk bezwarend, ook niet voor zover Kruidvat haar wederpartij heeft verzocht zo dicht mogelijk bij een bestaand product aan te sluiten en voor zover de positie van Kruidvat de kans op claims vergroot.

Lees het vonnis zaaknr. 200.096.763 en LJN BZ8218 (pdf)

Verslag van het AO EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012)788, Kamerstukken II, 2012/13, 33 522, nr. 4.

Merkenrecht. Plain packaging. Consensus over tabaksontmoedigingsbeleid: reclameverbod, prijsbeleid via accijnsheffing, ondersteuning bij het stoppen met roken, voorlichting aan jongeren en hun ouders en een rookverbod in openbare ruimten.

Rutte: Met de richtlijn wordt ook een heel ernstige inbreuk op het merkenrecht gedaan. Dat leidt tot een ongekend precedent. Welke ongezonde producten zijn hierna aan de beurt? Ik denk aan wijn, aan frituurvet. Ik ga nog even door. De enge plaatjes worden verplicht omdat ze in sommige landen al verplicht zijn. Die redenering is wat ons betreft fout. Wij hebben hierbij immers te maken met een richtlijn, niet met een verordening. In een richtlijn gaat het om het minimumniveau. Er zullen dus verschillen mogelijk blijven. Als wij deze redenering zouden volgen, zou deze richtlijn ertoe leiden dat over vijf jaar verplicht alsnog plain packaging wordt ingevoerd. Dat lijkt ons geen goede zaak. In de richtlijn worden verder onacceptabel hoge eisen gesteld aan «track and trace»-systemen. Gelukkig heeft de staatssecretaris dat zelf ook al gesteld. Wij vrezen dat industrie, handel en overheid nodeloos op kosten worden gejaagd.

Staatssecretaris Van Rijn: We mogen constateren dat er veel consensus is over de beweegredenen voor het tabaksontmoedigingsbeleid. Roken is ongezond. Tabak is een schadelijk product en werkt verslavend, en dat geldt zeker voor jongeren. Hoe jonger iemand begint met roken, hoe moeilijker het is om ermee te stoppen. De meeste rokers beginnen jong. Uit Europees onderzoek blijkt dat 70% van de rokers met roken begint voor het bereiken van het 18de levensjaar en 94% voor het bereiken van het 25ste levensjaar. Los van alle emoties rondom het roken, die er ook moeten zijn, moeten wij ook onze zegeningen tellen: er is breed consensus over nut en noodzaak van een tabaksontmoedigingsbeleid. Dat beleid bestaat uit verschillende elementen: reclameverbod, prijsbeleid via accijnsheffing, ondersteuning bij het stoppen met roken, voorlichting aan jongeren en hun ouders en een rookverbod in openbare ruimten. Natuurlijk kun je verschillend denken over het tempo dat hierbij moet worden betracht en over de wetgeving op dit gebied. Laten wij elkaar daarbij respecteren, maar laten wij ook onze zegeningen tellen. Het grote doel van het tabakontmoedigingsbeleid is namelijk om te proberen jongeren te stimuleren tot het stoppen met roken en er in ieder geval niet aan te beginnen. Dat is in Nederland een belangrijk gegeven, waar wij trots op moeten zijn.

(...)

Ik noem als eerste een verdergaande harmonisatie van verpakkingen. In Europa zullen naast tekstuele waarschuwingen ook waarschuwingen door middel van foto's op de verpakking worden gezet. Ik heb bekeken hoe het in andere landen werkt. Laten we vaststellen dat het geen prettige foto's zijn. Als je die foto's ziet, vraag je je af of het wel nodig is dat die op producten worden geplaatst: wat is daar nou het effect van? Tegelijkertijd is het ongemakkelijke gevoel dat je bij die foto's hebt, misschien wel precies de beoogde werking ervan.

(...)

Mevrouw Hilkens vroeg ook naar plain packaging. Er zijn aanwijzingen dat generieke verpakkingen het product minder aantrekkelijk maken, zeker als dit wordt gecombineerd met de waarschuwingsfoto. Misschien vallen die foto's dan nog meer op. Tegelijkertijd moet je ook bij deze maatregel een afweging maken tussen het voordeel van het een en het nadeel van het ander. Het lijkt mij best goed dat er ook ruimte is om zaken zoals het merk en de inhoud te laten zien. Ook moeten er voor de douane aanwijzingen op de verpakkingen staan die tracking and tracing mogelijk maken. Ik meen dat er nu een compromis is gevonden: 30% ruimte. Er is dan voldoende ruimte voor de foto's. Nu wordt nog niet helemaal overgestoken naar de combinatie van foto's en plain packaging. Ook dat moeten wij in de komende periode gaan volgen om te bezien of dat nog effectiever kan zijn. We weten er nu nog te weinig van om dat maar meteen te combineren. Ik zal die ontwikkelingen op de voet volgen.

(...)

Het reclameverbod is geregeld. Als de transacties via het internet toenemen, zullen we opnieuw moeten bekijken hoe wij het reclameverbod ook voor het internet kunnen realiseren. Het is echter verankerd in wet- en regelgeving en het geldt dus ook voor reclames op het internet. Al eerder is afgesproken om nog een keer met de Kamer te spreken over de boetebedingen die met het roken te maken hebben. Daarover ontvangt de Kamer van mij voorstellen.

BBIE oppositie 21 maart 2013, no. 2005666 (Apple tegen IWink, inzake IWEB vs iwebhosting)

Merkenrecht. Oppositieprocedure van het Gemeenschapswoordmerk IWEB (Apple) gebaseerd op eerdere inschrijving en algemeen bekend woordmerk ex 6bis Verdrag van Parijs tegen Benelux beeldmerk iwebhosting. Gedeeltelijke toewijzing van de oppositie voor de klassen 35, 38 en 42.

Er is sprake van een begripsmatige overeenstemming, ondanks de toevoeging van het woord 'hosting'. Het ingeroepen recht, IWEB, heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Het is echter wel samengesteld uit de gangbare afkorting “i” voor internet of interactief en het woord “web”, in het dagelijks spraakgebruik synoniem van het internet. Gezien de herneming van het ingeroepen merk als dominant element is er, ondanks dat het bestreden teken aanmerkelijk langer is, sprake van zowel begripsmatige, visuele als auditieve overeenstemming. De diensten 'reclame op internet en advertentiemogelijkheden' zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant.

Rekening houdend met de compensatie tussen de soortgelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens, alsook het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft, kan dit publiek in onderhavig geval menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dit ondanks het eventueel beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.

Klasse 35
54. Het Bureau is van oordeel dat de diensten “reclame; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden” van het bestreden depot niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant. Het feit dat men reclame maakt voor bepaalde producten is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk.

60. Ten slotte, voor wat betreft de toevoeging “publiciteit en reclame ten behoeve van voornoemde diensten [de diensten van het betwiste teken in klasse 35]”, kan de vraag worden gesteld of hier voldaan is aan de voorwaarde dat deze ten behoeve van derden worden verricht. Wat hier ook van zij, doordat er expliciet een verband wordt gemaakt tussen deze diensten en degene die worden aangeboden door verweerder (de hoofddiensten), bestaat er dus een onlosmakelijk verband tussen beide. Daarmee zijn zij soortgelijk aan de diensten van opposant die identiek, dan wel soortgelijk zijn aan genoemde hoofddiensten.

Klasse 38
61. Alle diensten in klasse 38 van het bestreden depot zien op telecommunicatie en het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen. Al deze diensten zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de diensten “het verlenen van toegang tot websites op internet; verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met het Internet of databases; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders)”. De diensten van zowel merk als teken zijn er aldus op gericht communicatie op afstand mogelijk te maken en delen
dus eenzelfde aard.

Klasse 42
62. De diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; webhosting; ontwikkelen van computersoftware” van het bestreden teken komen quasi expressis verbis voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

Algemeen bekend merk
81. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Opposant heeft niet aangetoond dat de algemene bekendheid van zijn merk (ook) geldt voor andere waren/diensten dan deze van het ingeschreven ingeroepen recht. Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.

Beschikking Ktr. Rechtbank Den Haag 4 april 2013, zaaknr. 1227733 / 12-87470 (bewindvoerder tegen playgo / Trends2Com)

Beschikking ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten.

Eerdere beschikking [IEF 11477]. Bewindvoerder verzoekt alle door hem opgevraagde gegevens te verstrekken en onverkort mee te werken aan de verzoeken. En verzoekt maatregelen teneinde hem in staat te stellen zijn taken als bewindvoerder uit te voeren. De kantonrechter wijst het verzoek toe.

Nu Playgo door te weigeren de gevraagde gegevens te verstrekken de uitoefening van de taak door de bewindvoerder onmogelijk maakt, kan de kantonrechter op grond van artikel 3: 168 lid 2 BW op verzoek van de bewindvoerder een regeling treffen die het beheer betreft (in casu: die het beheer mogelijk maakt). De kantonrechter wijst het verzoek van de bewindvoerder toe, onder last van een (gematigde) dwangsom van € 2.500,00 per dag.

In citaten:
4.1. De kantonrechter gaat voorbij aan de stelling van Playgo dat de beschikking van 12 juni 2012 berust op een kennelijke misslag in het vonnis van 14 december 20 11. Voorzover Playgo bedoelt te stellen dat er sprake is van een kennelijke fout die zich op grond van artikel 31 Rv voor eenvoudig herstel leent, overweegt de kantonrechter dat daarvan geen sprake is; het betreft hier immers de vraag of er sprake is geweest van een door beide partijen gemaakte geldige rechtskeuze voor Nederlands recht en niet van een kennelijke verschrijving.

Voorts geldt dat de beschikking van 12 juni 2012 in kracht van gewijsde is gegaan, zodat uitgangspunt is dat mr. VanRoeyen is benoemd tot bewindvoerder. Los van hoger beroep, dat niet is ingesteld, of de toepassing van artikel 31 Rv voornoemd is er geen mogelijkheid om de beschikking aan te tasten.

4.2 Anders dan Playgo stelt, is zij naar het oordeel van de kantonrechter niet gerechtigd tot het gebruik van de merken en modellen indien dit gebruik niet te verenigen is met het recht van de overige deelgenoten. Playgo exploiteert de merken en modellen zonder iets te stellen over de volgens de wet noodzakelijke waarborg dat de netto opbrengst daarvan voor alle eigenaren is gewaarborgd, zodat zij in strijd met artikel 3: 169 BW handelt. Dit verweer van Playgo gaat derhalve niet op.

4.3 De kantonrechter volgt Playgo evenmin in haar stelling dat "gebruik van het merkrecht niets anders kan betekenen dan gebruik maken van het monopolie dat inhoudt het recht het merk op de producten waarvoor het is ingeschreven aan te brengen en het merk te handhaven". "Door op die wijze te exploiteren gebeurt er niets dat op welke manier dan ook defmitieve onherstelbare schade aan de andere beweerdelijke deelgenoot kan toebrengen". Volgens Playgo levert het beheer geen enkel probleem op.

Playgo gaat er hier echter aan voorbij dat het bezwaar van Trends2com niet erop is gericht dat Playgo op eigen waar het merk aanbrengt, maar dat zij licenties uitgeeft zonder instemming van Trends2com en zonder haar te laten delen in de opbrengst, alsmede dat er een nieuwe vennootschap Playgo Manufactoring is opgericht waarnaar de merken worden overgeheveld.
Dergelijke handelingen zijn geen gebruik, maar beheer in de zin van artikel170 tweede lid BW. Beheer is immers alles wat nodig is voor het op normale wijze exploiteren van goederen en om deze inkomsten te doen genereren.

Tenslotte kan de kantonrechter volstaan met het onder bewind stellen van de goederen en benoeming van een bewindvoerder. In dit verband acht de kantonrechter van belang dat noch in de procedure die is geëindigd met de beschikking van 12 juni 2012, noch in de onderhavige procedure door partijen is verzocht om vaststelling van een beheersregeling. Kennelijk bieden de ingevolge artikel3: 168, vijfde lid BW toepasselijke bepalingen voldoende soelaas.

Bas Kist, 'Listig behoud van 'Het Achterhuis', NRC 29 maart 2013.

Kun je van een boektitel een merk maken? Het fonds dat de rechten op het dagboek van Anne Frank bezit, probeert het.

Het duurt niet zo heel lang meer en dan is het gedaan met de auteursrechten op Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Volgens de Nederlandse Auteurswet eindigen auteursrechten op de eerste januari na de 70ste sterfdag van de maker. Voor Het Achterhuis betekent dit dat de rechten op 1 januari 2016 aflopen. Vanaf die dag staat het iedereen vrij het werk op welke manier dan ook openbaar te maken of te publiceren.

Dat gaat ons niet gebeuren, moet het in Zwitserland gevestigde Anne Frank Fonds gedacht hebben. Het fonds, dat de rechten op Het Achterhuis bezit, ligt al jaren in de clinch met de Anne Frank Stichting, de Nederlandse beheerder van het Anne Frank Huis. De partijen ruziën voornamelijk over de Anne Frank-archieven en -rechten. Het moet voor de Zwitsers geen prettig idee zijn dat de Nederlandse tegenspeler straks ook Het Achterhuis kan exploiteren.

En dus verzon het fonds een list. Vooruitlopend op de dag dat Het Achterhuis definitief in het publieke domein zal vallen, deponeerde het fonds de naam ‘Het Achterhuis’ in juli 2011 als merk in het Benelux Merkenregister voor onder andere boeken, films en dvd’s. Een interessante zet, want anders dan het auteursrecht is een recht op een merk niet eindig. Wie zijn merkrechten elke 10 jaar netjes verlengt, heeft in principe een eeuwigdurend recht.

Het Anne Frank Fonds is niet de bedenker van deze kunstgreep. Dat is vermoedelijk uitgeverij Kluitman uit Alkmaar. Kluitman was jarenlang de uitgever van de kinderboekenserie Dik Trom van schrijver C. Joh. Kieviet. Toen de rechten op Dik Trom in 1982 na veel succesvolle jaren in het publieke domein vielen, begon Kluitman wild omzich heen te slaan en voerde hij verschillende juridische procedures [red. Arr. Rb. Haarlem 25 januari 1983] tegen de ‘nieuwe’ uitgevers van Dik Trom. Na een verloren zaak in maart 1982, maakte Kluitman zijn laatste troef bekend: hij had – al in 1978 – de naam Dik Trom als merk [red. voorbeeld] geregistreerd en liet nu onderzoeken of hij daarmee nieuwe Dik Trom-boeken kon verbieden.

Na berichten in de media ging de Tweede Kamer zich ermee bemoeien. Kamerleden vroegen of op deze manier niet een belangrijk kenmerk van het auteursrecht – de tijdelijkheid – werd gefrustreerd. En kan je überhaupt merkrechten krijgen op titels van boeken of namen van hoofdpersonen van werken die in het publieke domein zijn gevallen? Het antwoord van de verantwoordelijke minister in 1982 kwam erop neer dat dit aan een rechter voorgelegd moest worden [red. Aanhangsel van de Handelingen II, 1981/82, nr. 198, p. 391-392.]. Omdat Kluitman de zaak niet verder op de spits dreef, bleven de vragen onbeantwoord.

Maar misschien komt er binnenkort duidelijkheid over dit soort pogingen tot kunstmatige verlenging van rechten op boektitels. Het blijkt namelijk dat de merkregistratie van Het Achterhuis onlangs is geweigerd. Volgens het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE kan de titel van een boek geen merk zijn en dat geldt zeker voor zo’n wereldberoemde titel als Het Achterhuis.

De titel is niet meer dan een beschrijving van de inhoud van het boek en heeft geen onderscheidend vermogen, aldus het BBIE.Het Zwitserse fonds legt zich hier niet bij neer en is in beroep gegaan bij het Gerechtshof in Brussel. Daar wordt de zaak half mei behandeld.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 6 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie februari 2013.

Hof van Beroep te Brussel 13 maart 2013, 2011.AR.2539-2541 (Credit Professionnel tegen BBIE; inzake woordmerk CREDIT PROFESSIONNEL; BEROEPSKREDIET en BERUFSKREDIT)

Drie Franstalige beroepszaken over inburgering en gebruiksterritoir. Het hof van beroep verwerpt de beroepen.

Het BBIE oordeelt dat BEROEPSKREDIET, BERUFSKREDIT en CREDIT PROFESSIONNEL beschrijvend zijn voor de goederen in klassie 9, 35 en 36 en weigert de inschrijving op absolute gronden. De appellant geeft aan dat de tekens al meer dan 90 jaar in gebruik zijn als ware het een merk, zij stelt dat ze zijn ingeburgerd door intensief gebruik in het territoir van de Benelux.

BBIE beargumenteert dat het onderscheidend vermogen door gebruik niet is verkregen. Er is niet aangetoond dat het teken op de datum van het depot door het (gemiddeld) geïnteresseerde publiek of een significant deel daarvan, wordt herkend in de gehele Benelux. Onder vermelding van het arrest Bovemij Verzekeringen NV [IEF 2579] wordt aangenomen dat wanneer een merk, bestaande uit een of meerdere woorden uit een officiële taal, en door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen, dat het teken dat onderscheidend vermogen verkrijgt voor de gehele taalkundige regio. De aanvrager van het merk heeft echter het teken niet gebruikt in Nederland en heeft geen vestigingen in het Duitstalige deel van België. De beroepen worden afgewezen.

17. Ensuite, l’OBPI argumente que le caractêre distinctif n’a pas ete acquis par l’usage des lors qu’il n’est pas démontre qu’à la date du depot les milieux intéressés ou du moms une fraction significative de ceux-ci identifiaient le signe en tant que marque dans l’ensemble du Benelux, le motif de refus existant sur tout le territoire du Benelux.

32. Quand a cet usage, ledit article 3 §3 de la Directive a été interprété en ce sens que le caractére distinctif ne peut étre acquis par usage que sil est démontre que cet usage a confére le caractére distinctif dans toute la partie du territoire de lEtat membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus (CJUE, arrét du 7 septembre 2006, affaire C-108/05 Bovemij Verzekeringen NV contre Benelux-Merkenbureau, points 22 & 23; CJUE, arrét du 22 juin 2006, Storck/ OHMI, C-25/05 P, point 83).

34. Suivant l’enseignement de la CJUE, l’usage conférant le pouvoir distinctif ne peut étre établi que s’il porte sur tout le territoire du Benelux dans lequel le motif de refus absolu existe. Dans le cas d’espèce, ii s’agit des parties du territoire d’expression néerlandaise et allemande. Or, la demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas utilisé le signe querellé aux Pays-Bas - n’ayant pas d’agences dans ce pays - ni dans la region allemande de la Belgique. Ii s’ensuit que l’acquisition de Ia distinctivité de la marque par l’usage n’est pas démontrée pour tout le territoire dans lequel le motif de refus absolu existe.