Merkenrecht  

Gerechtshof Arnhem 24 april 2012, LJN BW3655, zaaknr. 200.092.177 (FrieslandCampina tegen De Natuurhoeve)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten.

In't kort: Vervolg op het vonnis van 6 juli 2011, zie IEF 9895. Ook in hoger beroep zijn de vorderingen van FrieslandCampina (vormmerk, slaafse nabootsing) afgewezen. De consument die deze vorm in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken, al dient zij tot verpakking. Hij zal de vorm associëren met de aard van de waar.

Aard van de waar
4.7. Afgezien van de voorstelling van dieren (een vis of beer) bestaat de puddingvorm vanouds uit taps toelopende ronde verticale ribbels (bogen). Dat geldt zelfs voor de door FrieslandCampina c.s. getoonde boogvormige (rijst-)puddingen van AH en La Laitière. Als regel representeert deze traditionele vorm de waar pudding, terwijl het begrip pudding veelal geassocieerd wordt met deze vorm. Het hof merkt hierbij op dat pudding zoals die door partijen op de markt wordt gebracht zich onderscheid van andere kant en klare nagerechten op zuivelbasis, doordat die andere nagerechten veelal uit een bak worden geschept of gegoten zodat de verpakkingen daarvan glad zijn, terwijl een pudding bedoeld is omgekeerd en uitgestort te worden en dan zonder hulpmiddelen kan blijven `staan`.

Bij uit te scheppen producten is een ribbelvorm hinderlijk en verdient een gladde vorm de voorkeur; bij uit te storten puddingen is een gladde vorm niet noodzakelijk en bevordert de ribbelvorm juist het rechtstandig uitstorten van de pudding. De consument die deze vorm, al dient zij tot verpakking, in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken; hij zal de vorm associëren met de aard van de waar. Als gevolg hiervan komt aan de specifieke vorm van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s., die naar het oordeel van het hof niet significant afwijkt van de traditionele puddingvorm, mede in het licht van artikel 2.1 lid 2 BVIE niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toe. Veelzeggend in dit verband dat de vragenlijst behorend bij het marktonderzoek door Metrix Lab opent met de inleiding: "U hebt zojuist een foto van een puddingverpakking gezien."

4.10 Tegen het oordeel dat geen sprake is van directe of indirecte verwarring dan wel associatie hebben FrieslandCampina c.s. grief 5 gericht.
Het hof onderschrijft echter het hiervoor geciteerde oordeel van de voorzieningenrechter. Aannemelijk is dat de respondenten de hen integraal dan wel na verwijdering van de beeldmerken getoonde verpakkingen van AH, Lidl en C1000 (de afbeeldingen onder 3.4) dan wel van het droomdessert op basis van de vraagsteling onder 8 in de eerste plaats op basis van de bogen en de door de verpakking heen zichtbare geelachtige inhoud associëren met kant-en-klare pudding, aan welk product zij dan de langjarige marktleider van dergelijke puddingproducten in Nederland Mona koppelen. Daarmee is echter nog geenszins aannemelijk geworden dat bij de respondenten of het publiek verwarring kan ontstaan door een overeenstemming met de beide gedeponeerde merken onder 3.2 (dus niet beperkt tot de driedimensionele bestanddelen ervan).
Grief 5 faalt daarom.

4.11 Met de voorzieningenrechter oordeelt het hof evenmin aannemelijk dat indirecte verwarring kan ontstaan. De verpakkingen zoals gedeponeerd en ingeschreven door FrieslandCampina c.s. en de door De Natuurhoeve op de markt gebracht verpakkingen bieden immers uiteenlopende totaalindrukken.
De grieven 2 en 3 mislukken.

Lees het arrest hier (zaaknr. 200.092.177 en LJN BW3655).

Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Nagerecht naar gerecht):

Het Hof Arnhem heeft specifiek nog gevraagd waarom FrieslandCampina niet sec de vorm heeft geregistreerd en het antwoord was dat het Benelux Bureau het merk zou weigeren wegens afwezigheid van inburgering in België en Luxemburg. FrieslandCampina erkent volgens het arrest de afwezigheid maar is het niet eens met de weigeringsgrond (ons inziens het ontbreken van onderscheidend vermogen).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 april 2012, HA ZA 11-2417 (Prescan tegen privatescan)

Tussenvonnis na IEF 10122. Adwords. Merkenrecht. Eisvermeerdering en nietigverklaring.

Eisvermeerdering: Zonder onderbouwing van de stelling ziet de rechtbank niet in waarom er bezwaar zou bestaan tegen het toestaan van de akte.

Nietigverklaring: Verder is Prescan nog niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de gevorderde nietigverklaring van het (volgens Privatescan) beschrijvende Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. Zij krijgt daartoe deze gelegenheid. De rechtbank houdt verder iedere beslissing aan.

3.1. Privatescan c.s. vordert de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN en stelt daartoe dat zowel de onderdelen ‘pre’ als ‘scan’ beschrijvend van aard zijn evenals de samenvoeging tot ‘prescan’ waardoor het geheel betekent ‘preventief’ of ‘vooraf’ ‘een inwendige opname maken’ hetgeen beschrijvend is voor alle waren en diensten in klassen 35, 42 en 44 waarvoor de merken zijn ingeschreven.

3.2. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen in 2.2, stelt de rechtbank vast dat Prescan (nog) niet in de gelegenheid is gesteld, te reageren op de (bij eisvermeerdering) gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. De rechtbank zal Prescan in de gelegenheid stellen bij akte hierop te reageren. Voor zover Prescan zich in navolging van haar verweer tegen de gevorderde nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk PRESCAN tevens (subsidiair) beroept op inburgering, is het aan Prescan bij voornoemde akte alle voor de beoordeling van dat verweer relevante stukken en bewijsmiddelen in het geding te brengen.

Rechtbank Utrecht 12 maart 2012, LJN BW3491 (opzetheling, valse merkkleding voor levensonderhoud)

Strafrecht en IE. Veroordeling voor heling en verkopen van valse merkkleding.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte: Feit 1 een gewoonte heeft gemaakt van opzetheling; Feit 2: opzettelijk binnen Nederland valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken heeft verkocht, terwijl hij dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend, meermalen gepleegd. Verdachte heeft verklaard dat hij handelt in valse merkkleding om in zijn levensonderhoud te voorzien. Verdachte heeft bij zijn handelen slechts oog gehad voor eigen geldelijk gewin. De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzetheling en de handel in valse merkkleding. Niet alleen wordt met valse merkkleding de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten op deze waren, schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven die wel aan hun verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan. Verdachte heeft bij zijn handelen slechts oog gehad voor eigen geldelijk gewin. De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk.

(...)

Uit het uittreksel uit de justitiële documentatie blijkt dat verdachte in 2007 eerder is veroordeeld tot een geldboete voor handel in valse merkkleding en tevens in 2007 een transactie heeft betaald voor heling. De rechtbank is daarom van oordeel dat een geheel voorwaardelijke straf niet aan de orde is. De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat een werkstraf een passende straf is voor de bewezen verklaarde feiten. De rechtbank zal een iets lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd, omdat zij niet tot een bewezenverklaring komt van opzetheling van de laptop.

Op andere blogs:
Mode-recht (Strafrechtelijke vervolging voor de handel in namaakkleding in China en Nederland)
Nederlandsch Octrooibureau (Straf voor handelen in valse merkkleding)

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding)
Peildatum 31 maart 2012

- Besluit van de Raad van de EU houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de EG van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het gemeenschapsoctrooi EU (Europese Unie) REF: 010891 (hier)
- Gemeenschappelijke rechtsgang; protocol EOO (Europese Octrooi Organisatie) REF: 010191
- Harmonisatie van materieel octrooirecht WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF: 010282
- Overeenkomst tegen handel in namaakproducten; Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) REF: 012520
- Rechten van omroeporganisaties WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF: 010606
- Verdrag inzake bescherming audiovisuele voorstellingen WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom), Partijen bij verdrag REF: 012749
- Protocol inzake illegale handel in tabaksproducten WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) REF: 012149
Overzicht van ontwerp-verdragen , Bijlage bij kamerstukken II 23 530, nr. 93.
Voortgangsoverzicht EU dossiers
Auteursrecht, intellectueel eigendom, interne markt en digitale agenda

- Richtlijn Collectief rechtenbeheer: Muziekrechten - onlinemuziek (auteursrecht) Verwacht in 2012 Algemene regels en transparantie die gelden voor alle auteursrechtenorganisaties en specifieke regels voor licentiëring van onlinemuziek, om de digitale markt te stimuleren en meer grensoverschrijdende diensten aan te bieden aan klanten in de hele EU.

- Billijke compensatie voor reproductie van beschermde werken door natuurlijke personen voor privégebruik (thuiskopieheffing, auteursrecht) Verwacht in 2013
Bepalen dat regelingen voor billijke compensatie in het kader van de richtlijn zodanig functioneren dat rechthebbenden de verschuldigde inkomsten ontvangen zonder dat het functioneren van de interne markt voor elektronische media en uitrusting daardoor wordt belemmerd.

- Herziening van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk en van de richtlijn betreffende de aanpasssing van het nationale merkenrecht Verwacht in 2012
Het doel is de EU-verordening en de EU-richtlijn, waar passend, te verbeteren, te stroomlijnen en te moderniseren en nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) en de merkenbureaus in de lidstaten, zodat het handelsmerkenstelsel in Europa als geheel effectiever, efficineter en samenhangender wordt.

- Handhaving van intellectuele eigendomsrechten Verwacht in 2012
De hoofddoelstelling zou zijn Richtlijn (2004/48/EG) aan te passen aan de uitdagingen van vandaag om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten in de EU daadwerkelijk en eenvormig kunnen worden beschermd, met name in een digitale omgeving.

- Online-gokken in de interne markt Verwacht in 2012
Mededeling als follow-up van het groenboek "Online-gokken in de interne markt" over het naast elkaar bestaan van nationale toezichtsmodellen en initiatieven op nationaal en EU-niveau.

- e-Justitie Verwacht in 2012
Dit initiatief zal e-Justitie-project versterken als instrument om groei en rechtszekerheid op de interne markt te bevorderen.

- Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (auteursrecht)  COM (2011) 289 
Behandeling in Raadswerkgroep, EP Het voorstel beoogt harmonisatie van de omgang met verweesde werken bij digitalisering en online beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermde werken (tekst, beeld en audiovisueel) door bibliotheken, educatieve instellingen, archieven, musea en publieke omroepen. Verweesde werken zijn werken waarvan de rechthebbende niet bekend of niet te traceren is.

Voortgangsoverzicht EU dossiers Veiligheid, Justitie, Asiel en Migratie , bijlage kamerstukken II 32 317, nr. 116.

Rechtbank Arnhem 12 april 2012, LJN BW3327 (X tegen Belastingdienst)

Verzoek om teruggave omzetbelasting van belasting geheven over een niet-betaald deel van merkenrechtelijke licentieprijs.

Eiseres ontvangt een deel van de koopsom voor een licentie op een merkenrecht niet van de afnemer. Zij stuurt een creditfactuur voor dit deel van de koopsom en zegt de licentieovereenkomst op. De afnemer stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst niet kan worden beëindigd, stuurt de creditfactuur terug en blijft het merkenrecht gebruiken. Na een mislukte faillissementsaanvraag besluit eiseres om niet naar de civiele rechter te gaan. Wel dient zij een verzoek in tot teruggaaf van omzetbelasting op grond van de creditfactuur. Dit verzoek wordt, zo vindt de rechtbank ook terecht, afgewezen. De vergoeding is namelijk niet verminderd. Er is geen sprake van een onvoorwaardelijke kwijtschelding van het restant van de koopsom. Ook is niet aannemelijk dat de vergoeding niet zal worden ontvangen. De beroepsgronden falen.

4. beoordeling van het geschil  - Teruggave van omzetbelasting

(...) Uit de opmerkingen van gemachtigde en van de heer [C] ter zitting volgt dat eiseres via de opzegging van de licentieovereenkomst het in licentie gegeven merkenrecht wil terugkrijgen, zodat zij dit zelf kan exploiteren. Er is geen sprake van dat tussen eiseres en [O] is afgesproken om de hoogte van de koopsom voor de licentie te verlagen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat [O] de creditfactuur heeft geweigerd. Ook is het niet zo dat eiseres haar rechten op het restant van de koopsom onvoorwaardelijk heeft prijsgegeven. Gelet op de toelichting die door eiseres en door [D] is gegeven op de creditfactuur van 28 november 2008, is het prijsgeven van het bedrag van € 6.500.000 verbonden aan de opzegging van de overeenkomst wegens wanprestatie aan de zijde van [O]. Omdat [O] de wanprestatie heeft betwist en zij de opzegging ongeldig acht, heeft zij de creditfactuur geweigerd. Zij heeft het prijsgeven van het bedrag van € 6.500.000 dus ook afgewezen. Zo lang niet door de civiele rechter is beslist wie het gelijk aan zijn zijde heeft wat betreft de opzegging, heeft de creditfactuur dus feitelijk geen werking. Eiseres heeft echter om financiële redenen ervoor gekozen de zaak niet aan de civiele rechter voor te leggen. Gelet op die situatie zal de belastingrechter ervan moeten uitgaan dat de creditfactuur niet de belichaming vormt van een vermindering van de vergoeding en derhalve als zodanig geen recht op teruggave van omzetbelasting heeft doen ontstaan in het tijdvak vierde kwartaal 2008.

(...)

Gemachtigde en de heer [C] hebben ter zitting voorts opgemerkt dat zij er vanuit gaan dat het merkenrecht [K] voor games, zoals in licentie gegeven aan [O], nog steeds een waarde vertegenwoordigt en te gelde kan worden gemaakt. Eiseres wil dit merkenrecht daarom terug en is niet bereid om het niet betaalde deel van de vergoeding onvoorwaardelijk, dat wil zeggen met behoud van het licentierecht van [O], kwijt te schelden.

Deze feiten en omstandigheden, in hun onderling verband bezien, leiden tot het oordeel dat per ultimo 2008 niet aannemelijk was dat de resterende vergoeding niet meer zou worden betaald. Zo lang niet door de civiele rechter is vastgesteld dat de licentieovereenkomst is geëindigd of ontbonden, moet de belastingrechter er gezien de stand van zaken tussen eiseres en [O] namelijk vanuit gaan dat deze overeenkomst nog bestaat. Dit betekent dat de waarde die het merkenrecht kennelijk nog heeft, te gelde kan worden gemaakt door [O]. Als gevolg daarvan zou zij op een later moment in staat kunnen zijn om het resterende deel van de koopsom te betalen. Gelet op het gestelde omtrent het vermogen van de eigenaar van [O], is niet zonder meer aannemelijk dat [O] nooit meer zal (kunnen) betalen. Het feit dat er bij de faillissementsaanvraag kennelijk geen steunvorderingen waren, levert evenmin steun aan de stelling van eiseres.

Nu blijkens het vorenoverwogene niet aannemelijk is dat [O] het in geding zijnde deel van de vordering niet zal betalen, faalt het beroep van eiseres op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Goldsmiths.

College van Beroep 17 april 2012, dossiernr. 2011/01170 (Atoomstroom)

Misleidende merknaam ATOOMSTROOM: suggestie dat alle geleverde stroom nucleair is.

Atoomstroom levert een zogenaamde handelsmix die in 2010 slechts uit 4 á 5% uit kernenergie bestond, zo volgt uit het stroometiket. Ten onrechte wordt gesuggereerd dat alle geleverde stroom nucleair is. De zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO) konden tot 2009 slechts uitgegeven worden voor 100% groene electriciteit. Vanaf maart 2012 zal dat ook voor nucleaire energie worden bijgehouden door CertiQ. Door een bestaand overaanbod worden nucleaire GvO’s gekocht en afgeboekt. Niet kan worden geoordeeld dat door het gebruik van het merk ten onrechte wordt gesuggereerd dat alle door Atoomstroom geleverde stroom nucleair is.

In citaten:

De Adverteerder: De SWAP-methode is in het leven geroepen bij gebrek aan nucleaire zogenaamde ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s). GvO’s zijn de (enige) certificaten waarmee leveranciers van groene stroom er voor zorgen dat de door hen geleverde elektriciteit het label ‘100% groen opgewekt’ mag dragen. Sinds 2009 zijn er wel nucleaire GvO’s verkrijgbaar.

De Commmissie:

(...) Namens Atoomstroom is meegedeeld dat nucleaire GvO’s tot maart 2012 zullen worden geadministreerd op de wijze waarop dat voorheen -voordat CertiQ bestond- in het geval van groene GvO’s gebeurde, maar dat de administratie binnenkort via CertiQ zal verlopen.
Voorts heeft adverteerder meegedeeld dat er een overaanbod is van nucleaire GvO’s en dat voor alle stroom die Atoomstroom levert nucleaire GvO’s worden gekocht en afgeboekt. De Commissie ziet geen aanleiding om de juistheid van deze mededelingen in twijfel te trekken.
Het enkele feit dat de administratie van nucleaire GvO’s op dit moment nog niet via CertiQ verloopt, leidt niet tot het oordeel dat de mededeling “100% Atoomstroom” en mededelingen van diezelfde strekking in de bestreden uitingen misleidend zijn.

Ad 3.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder Ad 1 is het bezwaar tegen het merk “Atoomstroom” eveneens ongegrond. Niet kan worden geoordeeld dat door het gebruik van dat merk in de bestreden uitingen ten onrechte wordt gesuggereerd dat alle door Atoomstroom geleverde stroom nucleair is.

Ad 3.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder Ad 1 is het bezwaar tegen het merk “Atoomstroom” eveneens ongegrond. Niet kan worden geoordeeld dat door het gebruik van dat merk in de bestreden uitingen ten onrechte wordt gesuggereerd dat alle door Atoomstroom geleverde stroom nucleair is.

Het College...

...wijst de klacht af voor zover het betreft de bestreden reclame-uitingen die in 2008, 2009 en 2010 zijn gepubliceerd.
Het College stelt Atoom­stroom in de gelegenheid het stroometiket voor 2011 over  te leggen zodra dat beschikbaar is en door de Ener­gie­ka­mer/ NMA is beoordeeld.
Houdt in afwachting daarvan ten aanzien van de reclame-uitingen die in 2011 zijn gepubliceerd elke verdere beslissing aan.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 april 2012, HA ZA 11-372 (Gaastra c.s. tegen X)

Sterk vergelijkbaar met andere Gaastra-jurisprudentie. Tussenvonnis met bewijsopdracht en bevel tot toesturen van alle beschikbare bewijsstukken.

Gaastra c.s. heeft geconstateerd dat er onder de namen ‘Ricardo’ of ‘Richard Vxxxxxxx’ namaak Gaastra en McGregor kleding op internet (via Marktplaats.nl en picturetrail.com) werd aangeboden. Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden.

X heeft verweer gevoerd dat de verklaringen van de handelaren bij wie namaak-Gaastra en -McGregorkleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat de handelaren mogelijk hun eigen leveranciers beschermen door de handelaar met het inmiddels inactieve telefoonnummer 06-XXXXXxXX als leverancier aan te wijzen.

Gaastra c.s. wordt toegestaan haar stellingen te bewijzen dat het telefoonnummer heeft geleid naar de opslagboxen van X. De rechter bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen.

4.5. X heeft daarnaast het verweer gevoerd dat uit het rapport van Goorts niet blijkt dat er vanuit de opslagboxen werd gehandeld in namaak Gaastra en McGregor kleding en dat de in 2.8 tot en met 2.10 weergegeven verklaringen van de handelaren bij wie namaak Gaastra en McGregor kleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat die mogelijk hun eigen leverancier(s) beschermen door de handelaar met het telefoonnummer 06-XXXXxXX als leverancier aan te wijzen. De rechtbank overweegt dat daar tegenover staat dat de webpagina www.picturetrail.com/kleding2009, waarin het bewuste telefoonnummer is vermeld, in meerdere verklaringen is genoemd als bron van aangetroffen namaak Gaastra en McGregor kleding, dat dat telefoonnummer de onderzoeker van Goorts heeft geleid naar de opslagboxen en dat uit de foto’s bij de verklaring van C blijkt dat er, na een beslag door de politie, in februari 2011 kleding voorzien van het Gaastra merk in opslagruimtes in Mini Opslag Twente aanwezig was. Uit dat beeldmateriaal blijkt evenwel niet dat er in februari 2011 ook kleding voorzien van de McGregor merken aanwezig was.

Uit't dictum: De rechtbank
- bepaalt dat, indien Gaastra c.s. het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, Gaastra c.s. dit binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de griffie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;
- bepaalt dat alle partijen – indien zij dat wensen – uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10 (Wintersteiger tegen Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) - dossier

Prejudiciële vragen van het Oberster Gerichtshof, Oostenrijk.

Adwords, andere landcode-topniveaudomeinnamen en de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Verkorte vraag: Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens verordening Brussel I ontstaat?

Conclusie AG: Artikel 5 [Verordening Brussel I] dient aldus te worden uitgelegd dat, wanneer via het internet handelingen worden gesteld die een schending van een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk kunnen vormen, de gerechten bevoegd zijn:
– van de lidstaat waar het merk is ingeschreven,
– en van de lidstaat waar de noodzakelijke middelen worden gebruikt om daadwerkelijk inbreuk te maken op een in een andere lidstaat ingeschreven merk.

Antwoord HvJ EU:
Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Gehele vraagstelling: Moeten de woorden "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen" in artikel 5, nr. 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: "verordening Brussel I")1, wanneer van een in een andere lidstaat gevestigde persoon wordt beweerd dat hij inbreuk op een merk van de staat van het gerecht heeft gepleegd door gebruikmaking van een aan het merk gelijk trefwoord (AdWord) in een internetzoekmachine die haar diensten onder verschillende landcode-topniveaudomeinen aanbiedt, aldus worden uitgelegd:
1.1.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer het trefwoord wordt gebruikt op de website van de zoekmachine waarvan het topniveaudomein dat van de staat van het gerecht is;
1.2.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer de website van de zoekmachine waarop het trefwoord wordt gebruikt, in de staat van het gerecht kan worden geraadpleegd;
1.3.    dat voor de bevoegdheid vereist is dat naast de mogelijkheid om de website te raadplegen, aan andere eisen is voldaan?
2.    Indien de vraag onder punt 1.3 bevestigend wordt beantwoord:
Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens artikel 5, nr. 3, van verordening Brussel I ontstaat?

D.J.G. Visser 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', NJB 13 april 2012, afl. 15 p. 1041-1049.

Filteren, blokkeren en afsluiten. Uploaden en downloaden. Afvullen, navullen en hervullen. Tablet-computers, bh’s met extra bandjes en altijd weer die spijkerbroeken en die kinderstoelen. Sleutelwoorden, kleuterfoto’s, flippo’s en de geïnformeerde gebruiker. Het merkenrecht is al volledig Europees. Het auteursrecht zit in een Europese stroomversnelling. Het modellenrecht kreeg zijn eerste uitspraken van het Europese Hof. In het octrooirecht discussieert men over de vestigingsplaats van een gemeenschappelijk octrooigerecht en over eerlijk, redelijk en niet-discriminerend licentiëren. De geschriftenbescherming lijkt nu echt verleden tijd.

Lees de gehele publicatie hier (directe pdf-link).

Rechtbank Arnhem 4 april 2012, LJN BW2444 (ABN Amro Commercial Finance (ACF) tegen de curator Kinzo Trading)

Als randvermelding. In navolging van IEF 9954. Pandrecht en het merkenrecht in faillissement. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen. ACF wordt veroordeeld in de kosten.

2.12.  De curator heeft zich voorts bij akte na tussenvonnis op het standpunt gesteld dat Pools recht van toepassing is op de vordering van Kinzo Trading op de Poolse fiscus en dat dit met zich mee zou brengen dat de vordering niet verpandbaar is. Dit standpunt behoeft, gelet op het voorgaande, verder geen bespreking meer.

2.13.  Samengevat leidt het voorgaande en hetgeen reeds in het tussenvonnis van 29 juni 2011 is beslist tot de volgende conclusie. De vordering van ACF te verklaren voor recht dat ACF als pandhouder haar recht van voorrang op het door de curator geïnde bedrag van de Poolse fiscus behoudt, waarbij zij de omslag van de algemene faillissementskosten over het geïnde bedrag tegen zich zal moeten laten gelden, zal worden afgewezen. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen.

2.14.  ACF wordt in het ongelijk gesteld en dient daarom de proceskosten te betalen. Onder die kosten vallen ook de kosten van de legal opinion, zoals deze in opdracht van de curator is opgesteld. De curator heeft van die kosten echter slechts de offerte en niet de factuur in het geding gebracht en ook overigens niet vermeld wat de legal opinion daadwerkelijk heeft gekost. De rechtbank zal hem die gelegenheid niet meer geven, nu het op de weg van de curator lag om de kosten van de legal opinion reeds in zijn akte te vermelden en te onderbouwen. Deze kosten worden dus niet meegenomen in de hierna te melden kostenveroordeling.