Merkenrecht  

“3.2 (…) Het gebruiken van de naam en beeldmerken die groot zijn geworden in en door het aanbieden van publieke verslavingszorg (en ook het exclusief doorverwijzen door de stichting naar de B.V), zet Jellinek Privé op een permanente voorsprong bij het aantrekken van nieuwe klanten. Naar de mening van Smith & Jones wordt hiermee de door SJM jegens haar te betrachten maatschappelijke zorgvuldigheid en betamelijkheid geschonden. Dat naamssubsidiëring een ongelijk speelveld op een andere markt kan bewerkstelligen is bijvoorbeeld ook in de pensioenwereld bekend.  Zo mogen wettelijk verplichte bedrijfstak pensioenfondsen sinds 1 januari 2001 hun private activiteiten niet onder de naam (en beeldmerk) van het verplichte pensioenfonds op de markt brengen.”

De voorzieningenrechter kan zich in deze stelling niet vinden:

“4.2. Ter zitting is van de zijde van SJM verklaard dat Jellinke Privé geen gebruik zal gaan maken van het beeldmerk van SJM. Naar aanleiding daarvan heeft Smith & Jones het in het petitum van de inleidende dagvaarding onder 11. gevorderde ingetrokken. Aan de orde is derhalve de slechts vraag of SJM met het ter beschikking stellen van (een deel van) haar naam aan Jellinek Privé en het exclusief doorverwijzen van particuliere klanten naar Jellinek Privé, onrechtmatig jegens Smith & Jones handelt”

“4.4. (…)  wordt, in het geval Smith & Jones en Jellinek Privé wel als concurrenten zouden moeten worden aangemerkt, voorshands geoordeeld dat het verbod zoals dat in artikel 5 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfondsen 2000 aan het ABP is opgelegd, niet analoog in de onderhavige situatie kan worden toegepast. Anders dan het ABP is SJM immers geen verplichte publieke entiteit die bij wet exclusiviteit op een deel van de markt geniet. Dat SJM een groot deel van haar inkomsten uit de AWBZ verwerft, maakt dat niet anders. Die enkele omstandigheid maakt haar nog niet tot overheidsinstelling en geeft haar geen exclusiviteit in de verslaafdenzorg.

4.5. Ook met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met het ter beschikking stellen van een deel van haar naam aan Jellinek Privé of het exclusief daarnaar doorverwijzen van cliënten, in strijd handelt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens Smith & Jones betaamt. De enkele omstandigheden dat Jellinek Privé een voorsprong op Smith & Jones zou 2007 genieten, is daarvoor onvoldoende. De vorderingen van Smith & Jones zullen daarom worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Het GvEA overweegt dat niet elk van de delen van de benaming “grana padano” is beschermd. “Artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 bepaalt onder meer dat „[i]ndien een geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwproduct of levensmiddel die als soortnaam wordt beschouwd, [... ] het gebruik van die soortnaam op dat landbouwproduct of levensmiddel niet [wordt] beschouwd als strijdig met het bepaalde [sub a of b]”. Wanneer de BOB bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een ingeschreven merk derhalve worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 en moet de op de BOB gebaseerde vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.” (punt 57)

Volgens het GvEA had de kamer van beroep van het OHIM een gedetailleerd onderzoek moeten verrichten van alle factoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of het een soortnaam betreft. De kamer van beroep heeft geen grondig onderzoek gedaan. “De bewijselementen waarop de bestreden beslissing berust, bestaan enkel in uittreksels uit woordenboeken en internetopzoekingen die de kamer van beroep ambtshalve heeft verricht.” (punt 70)

“Het feit dat een term vaak op internet opduikt, vormt evenwel op zich niet het bewijs dat een benaming een soortnaam is. Verder verwijzen alle definities van de term „grana” in de door de kamer van beroep aangehaalde woordenboeken naar de productieplaats van grana padano, overeenkomend met een gebied van de Po-vlakte. Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, tonen deze woordenboeken dus integendeel aan dat de benaming „grana” in het Italiaans wordt gebruikt als afkorting van grana padano en dat de benaming „grana” zowel feitelijk als in de geest van de consumenten wordt verbonden met de Padaanse herkomst van dit product (…)” (punt 71)

Het GvEA stelt vast dat indien de kamer van beroep naar behoren rekening had gehouden met alle door het Consorzio overgelegde bewijselementen en de jurisprudentie van het HvJ EG, had moeten concluderen dat niet rechtens genoegzaam was bewezen dat de benaming “grana” een soortnaam is. 

“Het feit dat de Italiaanse wetgeving van 1938 spreekt over verschillende granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo en veneto) die alle in het gebied van de Po-vlakte worden geproduceerd, zonder evenwel te spreken over grana padano, alsmede het feit dat bij latere wetgeving de benaming „grana padano” werd ingevoerd waarbij werd afgezien van de oudere benamingen, wijzen erop dat grana een kaas is die traditioneel in talrijke gebieden van de Po-vlakte werd geproduceerd en om deze reden op een bepaald ogenblik door de Italiaanse wetgever is aangeduid met de term „padano” teneinde het regelgevend kader te vereenvoudigen en de verschillende oudere benamingen die alle uit de Padaanse vallei afkomstig zijn, te vatten in één enkele benaming.” (punt 77)

78      De kwalificatie „padano” werd dus niet ingevoerd om de draagwijdte van de BOB tot bepaalde granas te beperken, maar om deze granas samen te voegen met het oog op hetzelfde hoge beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd verleend door de Italiaanse wetgeving, en vervolgens door verordening nr. 2081/92. Uit de evolutie van de Italiaanse regelgeving blijkt dus dat de benaming „grana” geen soortnaam is.

 “Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming „grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB „grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van verordening nr. 2081/92. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” (punt 89)

Lees het arrest hier.

“2.5. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Encon Design en Sijpkens wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk schade hebben geleden. Vaststaat dat Euretco gedurende de periode van 1998 tot en met medio 2003 zonder toestemming van Encon c.s. gebruik hebben gemaakt van het inbreukmakende teken WHEELY en voldoende aannemelijk is dat Encon C.S., zou toestemming zijn gevraagd, een licentievergoeding van Euretco had kunnen bedingen. De omstandigheid dat WHeely mogelijk geen bekend merk is, doet hieraan niet af, evenmin als de stelling van Euretco dat zij achteraf bezien nimmer een licentievergoeding zou hebben betaald indien zij toestemming zou hebben gevraagd, maar dat zij veeleer een andere naam zou hebben gekozen om haar fietsen te vermarkten, welke omstandigheid voor haar risico komt.

Ook de omstandigheid dat de door Euretco verhandelde (kinder)fietsen een heel ander product betreffen dan de door Encon c.s. verhandelde fietslift doet er niet aan af dat Encon C.S. voor het gebruik van het teken WHEELY een licentievergoeding had kunnen bedingen. Ook in het geval dat helemaal niet wordt aangehaakt bij (het uiterlijk van) een product of de bekendheid ervan kan voor het gebruik maken van een merknaam een redelijke vergoeding worden bedongen.

Tot slot merkt de rechtbank op dat het ook onder het 'oude' recht, dat wil zeggen het recht zoals dat gold voor de totstandkoming en implementatie van de Handhavingsrichtlijn, mogelijk was om licentievergoedingen te bedingen voor het gebruik door derden van een merknaam en dat een gederfde licentievergoeding ook onder het 'oude’ recht als schade kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de periode waarover Encon Design schade vordert, dateert van vóór de totstandkoming en uiterste implementatiedatum van de Handhavingrichtlijn staat derhalve niet aan het toekennen van schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen in de weg.”

“2.6. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat Encon Design en/of Sijpkens ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk in ieder geval enige schade hebben geleden. Dat impliceert dat de gevorderde schade op te maken bij staat reeds op grond van het voorgaande toewijsbaar is, en dat hier verder is het midden kan blijven of Encon Design en/of Sijpkens overigens nog schade hebben geleden ten gevolge van de merkinbreuk alsmede de vraag of Euretco ten aanzien van de merkinbreuk te kwader trouw is geweest.”

“2.8. Ten aanzien van de (omvang van de) gevorderde schadevergoeding ten gevolge van het onrechtmatige handelen wordt als volgt overwogen.  (…) Gelet op deze bewijsstukken acht de rechtbank het ook aannemelijk dat de oorzaak van het annuleren van voornoemde order en het stopzetten van de samenwerking voornamelijk was gelegen in de dreiging van Euretco met rechtsmaatregelen richting Batavus. Als onvoldoende betwist moet het ervoor worden gehouden dat Euretco één van de grootste inkooporganisaties in Nederland is en dar Batavus vrijwel uitsluitend aan bij Euretco aangesloten klanten levert. Voorts blijkt (...) dat Batavus aanvankelijk kennelijk wel bereid was de samenwerking te continueren nadat vast zou komen te staan dat het merk WHEELY is vrijgesteld van aanspraken van Euretco.

2.9. Voorts acht de rechtbank het aannemelijk dat Encon Design en Sijpkens ten gevolge van het onrechtmatige handelen nog meer orders van Batavus zijn misgelopen en dat zij daardoor eveneens winst hebben gederfd. (…)

 2.10. Allereerst wordt voorop gesteld dat Sijpkens en Encon Design in beginsel in dezelfde financiële positie dienen te worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien Euretco niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. 

Daarbij is de rechtbank met Euretco echter van oordeel dat Euretco enkel het verhandelen van de fietslift onder de naam WHEELY heeft verboden, maar niet de verhandelingvan de fietslift zelf, bijvoorbeeld merkloos of onder een andere naam. Vergeleken dient dan ook te worden de hypothetische situatie waarbij Euretco helemaal geen brief met verbod tot het gebruik van het teken WHEELY zou hebben verzonden aan Batavus met de situatie waarin dat wel is gebeurd, maar waarbij de fietsliften nog we1 merkloos of onder een andere naam zouden zijn verhandeld. Naar het oordeel van de rechtbank rustte op Encon Design en Sijpkens ook een (schadebeperkende) plicht de fietslift merkloos of onder een ander merk alsnog te blijven verhandelen. De omstandigheid dat Batavus zich kennelijk weinig moeite heeft getroost de fietsliften alsnog merkloos of onder een nieuwe naam in de markt te zetten maar in werkelijkheid kennelijk alleen nog een restant fietsliften in gehavende kale dozen al dan niet met onvolledige gebruiksaanwijzingen heeft verkocht, kan redelijkerwijs niet aan Euteco worden toegerekend.

2.1 1. Het is niet goed mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel fietsliften zouden zijn verkocht, indien door Euretco geen verbod onder dreiging met rechtsmaatregelen zou zijn opgelegd aan Batavus om de fietsliften met het teken WHEELY te verhandelen. Dat leent zich ook niet voor bewijs, omdat het niet gaat om voor vaststelling vatbare feiten, maar om een verwachtte uitkomst bij gewijzigde omstandigheden. De rechtbank zal daarom voor de berekening van de schade een schatting maken.

De schadevergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen. Euretco wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in reconventie, begroot op: salaris procureur  €5.500,- (5 % punten x tarief €2.000,- x 1/2).

Lees het vonnis hier.

Het Bureau overweegt ten aanzien van de samengestelde tekens Coffee & More nog als volgt:

“Hoewel het ingeroepen recht geheel vervat zit in het bestreden teken, dat bovendien over een zwak onderscheidend vermogen beschikt, is deze vaststelling op zichzelf niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen. Immers, kan een samengesteld merk slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen (zie ook overweging 25). Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen (zie arrest GEA, 23 oktober 2002, Matratzen Concord, T-6/01, punt 33 e.v., bevestigd door het Hof van Justitie, 28 april 2004, C-3/03). In casu domineert geen van beide bestanddelen het beeld van dit teken in de mate zoals hierboven door het Gerecht vereist om te oordelen dat er sprake zou zijn van overeenstemming. Overigens kan worden opgemerkt dat verweerders verwijzing naar artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE in het kader van deze procedure niet doorslaggevend is (zie in die zin arrest EHVJ, Matratzen Concord, reeds geciteerd, punt 35).”

Lees beslissing nr. 2000392 hier en beslissing 2000394 hier.

Artikel 9 lid 2 sub a Merkenlands-verordening 1995 bepaalt dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard voorzover gedurende een onderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in de Nederlandse Antillen voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof verwerpt de grief van 7-Eleven Inc. dat het GEA ten onrechte heeft geoordeeld dat in de Nederlandse Antillen door 7-Eleven Inc. geen normaal gebruik werd gemaakt van haar merk. “Van een normaal gebruik is sprake wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden.” Het hof stelt vast dat 7-Eleven Inc. nimmer winkels of andere commerciële activiteiten in de Nederlandse Antillen heeft geëxploiteerd.

Van normaal gebruik is volgens het hof niet gebleken. “De omstandigheid dat inwoners van de Nederlandse Antillen programma’s kunnen ontvangen, websites kunnen bezoeken of films kunnen huren waarin reclame voor 7-Eleven wordt gemaakt, maakt niet dat van ‘normaal gebruik’ als bedoeld in voornoemd artikel kan worden gesproken, daar deze reclame niet specifiek (mede) is gericht op de consument of het zakenleven in de Nederlandse Antillen en bovendien niet tot doel heeft gehad omzet te genereren in de Nederlandse Antillen.”

Het beroep op een geldige reden voor het niet normaal gebruik faalt. “De omstandigheid dat sinds 1988 op één van de eilanden van de Nederlandse Antillen een kleine supermarkt wordt gedreven onder de naam 7-Alive (Grocery) met een op 7- Eleven gelijkend beeldmerk, kan niet worden aangemerkt als "geldige reden" om geen normaal gebruik te maken van het merk. Voor een geslaagd beroep op dit onderdeel van artikel 9 lid 2 sub a MV 1995 dient meer te worden aangevoerd dan de niet nader uitgewerkte stelling dat potentiele franchisnemers zijn afgeschrikt door voornoemde omstandigheid. De omvang en uitstraling van 7-Alive (Grocery) is hiervoor te bescheiden.”

7-Eleven Inc. kan volgens het hof geen bescherming ontlenen aan het Unieverdrag van Parijs of TRIPS; het woordmerk 7-Eleven en het bijbehorende beeldmerk kunnen niet aangemerkt worden als algemeen bekende merken.

Het hof concludeert dat 7-Eleven Inc. zonder rechtsgeldig merkdepot geen bescherming kan inroepen op grond van het merkenrecht. Een beroep van 7-Eleven Inc. op het auteursrecht mocht evenmin baten; er is onvoldoende gedocumenteerd gesteld dat 7-Eleven Inc. als rechthebbende op het werk kan worden aangemerkt.

Lees het arrest hier. Bekijk de ‘omvang en uitstraling’ van het 7-Alive (Grocery) merk hier.