Merkenrecht  

Met betrekking tot de spoedeisendheid overweegt de rechter in 4.3

"Hiertoe is redengevend dat Pepsico in het geheel niet heeft gemotiveerd waarom zij haar vordering bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag - ingesteld op 15 november 2005 - uitsluitend heeft gebaseerd op het bepaalde in de Gemeenschapsmerkenverordening en niet mede op het bepaalde in de Benelux Merken Wet (BMW). Dit had wel op haar weg gelegen, nu de door haar in de onderhavige procedure gestelde inbreuk op de BMW destijds evenzeer aanwezig was; ípsei is immers reeds in september 2004 op de Nederlandse markt geintroduceerd. Een spoedeisend belang had thans nog kunnen worden aangenomen indien zich sedert het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een feitelijke wijziging in die inbreuk zou hebben voorgedaan. Hiervan is echter niet gebleken"

Lees het vonnis hier.

"La présente affaire est donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt ALADIN, précité (point 98), dans laquelle les produits en question, outre qu’ils étaient partiellement similaires, appartenaient à une même gamme de produits. Par ailleurs, comme le fait observer l’OHMI, la protection offerte aux marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été invoquée par la requérante dans la procédure d’opposition et la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée par la requérante devant le Tribunal."

OHIM heeft haar oordeel bovendien voldoende gemotiveerd. Verwijzing door naar motivering eerdere (interne) instanties was gelegitimeerd. "En outre, compte tenu de la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI, il est parfaitement loisible à la chambre de recours de se référer, en la confirmant, à la motivation de la décision de la division d’opposition.

Lees het arrest hier.

 Dominerende bestanddeel. Het GvEA is evenals de Kamer van Beroep en de oppositieafdeling van mening dat het woordelement "Ferro"het dominerend bestanddeel van het beeldmerk is. "Anders dan verzoekster stelt, is de banier – gelet op de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele totaalindruk- immers geen beeldelement dat voldoende belangrijk is om meer de aandacht van de consument te trekken dan het woordelement."

"Het Gerecht is van oordeel dat het woord „ferró" de overhand heeft boven het beeldelement van het aangevraagde merk en daadwerkelijk zijn stempel drukt op de perceptie van dit merk, door de grote afmetingen en de plaats ervan op de banier, die een louter decoratieve functie als achtergrond heeft en daardoor niet als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk kan worden beschouwd. De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfouten gemaakt door vast te stellen dat „ferró" het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is en dat de banier slechts van ondergeschikt belang is."

Overeenstemming. Het Gerecht is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen. "Ook al bestaat het oudere woordmerk uit zeven letters en drie lettergrepen, terwijl het woordelement van het aangevraagde merk slechts vijf letters en twee lettergrepen bevat, dit neemt niet weg dat de twee tekens dezelfde letters bevatten, te weten „f", „e", „r" en „o". Bovendien zijn deze letters in dezelfde volgorde geplaatst. Zo heeft zowel het woordelement van het aangevraagde merk, te weten „ferró", als het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", dezelfde begin en eindletter, met name „f" en „o". Bovendien hebben de twee tekens de eerste drie letters, te weten „fer", gemeen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord."

 "Verder verschilt de lettergreepstructuur van de twee betrokken tekens alleen door de herhaling van het foneem „er" in het oudere merk „ferrero", die ontbreekt in het woordelement „ferró" van het aangevraagde merk. Dit verschil in de lettergreepstructuur van de betrokken tekens heeft evenwel niet de overhand boven de punten van overeenstemming tussen deze tekens, omdat de letters van de extra lettergreep in het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „e" en „r", ook aanwezig zijn in het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, en meer bepaald in de eerste lettergreep ervan.

De extra lettergreep in het oudere merk kan derhalve de visuele totaalindruk die de betrokken merken bij de gemiddelde consument oproepen, niet wijzigen." 

"Met betrekking tot de beeldelementen van het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk, zoals de lichtjes gebogen schrijfwijze van het woord „ferró", is het Gerecht verder van oordeel dat deze nauwelijks waarneembaar is en derhalve in casu elk onderscheidend vermogen mist. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een grotere eerste en laatste letter in dit woord."

Het Gerecht is eveneens van oordeel dat de tekens fonetisch overeenstemmen. "Er dient immers te worden benadrukt dat alle letters van het woordelement dat het oudere merk vormt, te weten „ferrero", voorkomen in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten het woordelement „ferró", en dat dit laatste woordelement geen andere letters bevat dan die van het oudere merk, te weten „f", „e", „r" en „o". Verder zij opgemerkt dat deze letters in dezelfde volgorde zijn geplaatst in de twee betrokken tekens, die overigens beginnen met dezelfde drie letters, te weten „f", „e" en „r", en eindigen op dezelfde letter „o". De twee betrokken tekens stemmen dus uit fonetisch oogpunt in zekere mate overeen."

Eerdere beslissingen. Dat Griekse rechterlijke instanties van mening zijn, dat er geen verwarring tussen de tekens zou bestaan, doet volgens het Gerecht niet terzake, het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem.

Ook eerdere beslissingen van oppositieafdelingen hebben geen invloed op de beoordeling door het Gerecht.

Lees het arrest hier.

Want waar gaat het hier om? De kwaliteitsuitgever Van Oorschot neemt besluiten en maakt kosten - of het nu gaat om de titelkeuze, de vertaling, of om de grafische vormgeving en afwerking -  met het doel om altijd op de hoogst mogelijke kwaliteit uit te komen. Dat doet de uitgeverij jaar in jaar uit. Een marketing manager zou zeggen dat de medewerkers van Van Oorschot met al hun acties voortdurend bezig zijn om het merk Russische Bibliotheek te laden met het begrip kwaliteit. Met iedere kwaliteitshandeling wordt dit merk dus positief geladen. Daarmee is deze reeks tot hét instituut van de Russische literatuur in Nederland geworden. En dat geldt heus niet alleen in de ogen van alleen de vakgenoten. Vele lezers in Nederland denken daar hetzelfde over. Een dergelijk merk “leen” je toch niet gewoon even voor een commerciële actie? Dat doe je toch niet?

Dus: gewoon toegeven bij FMG. Gewoon zeggen: jullie hebben gelijk: we hadden beter een andere naam kunnen kiezen, en deze naam zullen we echt niet meer gebruiken.

Ik doe hen zomaar een paar namen aan de hand: De Russische Klassieken; De Russische Literaire Iconen. Gratis en voor niks. Wel graag eerst even kijken of deze nog wel “vrij” zijn.

Tony Heemskerk
Secretaris ad interim Groep Algemene Uitgevers

Floortje en Ellen stellen dat gedaagde door het gebruik van hun persooonsnamen inbreuk maakt op artikel 1:8 BW, het artikel dat specifiek voor de bescherming van het naamrecht is geschreven. Gedaagde stel de domeinnamen slechts te hebben geregistreerd met het oog op het opzetten van een fansite van de uiteindelijke winnaar van het programma Idols. Voorshands geoordeeld heeft gedaagde, volgens de rechtbank, met dit verweer voldoende aannemelijk gemaakt dat hij met zijn site niet de schijn zal wekken “die ander te zijn, dan wel tot diens geslacht of gezin te behoren” en handelt hij dus niet onrechtmatig op grond van artikel 1:8 BW.

Op grond van Zumpolle heeft Hoffs bovendien gelijk dat het enkele feit dat eisers ten gevolge van zijn registratie geen gebruik meer kunnen maken van de domeinnaan nog niet leidt tot het oordeel dat de registratie van Hoffs onrechtmatig is.

Maar de als merk geregistreerde Floortje Smit en Ellen Eeftink kunnen zich volgens de rechter wel beroepen op 13 A lid 1 sub d BMW. Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat gebruikers van het internet die de website en de internetdiensten van door hen gezochte personen trachten te bereiken de naam van deze personen met het achtervoegsel .nl intypen, is er een reëel gevaar voor verwarring, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en er een reële kans bestaat dat de reputatie van de merken schade ondervinden van de website van gedaagde waarop zij geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

Dat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie doet hieraan niet af, omdat Hoffs voorafgaande aan het merkdepot nog geen daadwerkelijk gebruik van de domeinnamen heeft gemaakt en heeft volgens de rechter dus geen recht verkregen waardoor de later gedeponeerde merken zouden moeten wijken. Bovendien heeft gedaagde geen geldige reden  aangevoerd waarom hij nu juist deze domeinnamen nodig had voor het opzetten van een fansite.

De rechtbank vindt het wel aannemelijk dat de name van eiseressen inmiddels bekende (merk)namen zijn en dat zij met het registreren daarvan een gerechtvaardig doel nastreven, namelijk het in de toekomst gebruiken van hun eigennamen voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Hoffs dient de registratie van de domeinnamen op te heffen. Voor overdracht aan eiseressen zie de rechtbank (ongemotiveerd) onvoldoende aanleiding.

Lees het vonnis hier.