Merkenrecht  

Gelet op de inhoud van de brief van de deskundige, voorafgaand aan het eventuele onderzoek, en de gewisselde akten, "(...) kan echter niet langer worden aangenomen dat het mogelijk zal zijn met behulp van een marktonderzoek door een deskundige de vereiste duidelijkheid te kunnen verkrijgen." Immers, ECH heeft (nagenoeg) geen activiteiten in België en Luxemburg onder de aanduiding Eurocommerce ontplooit en bovendien lijkt het niet mogelijk om nu nog anno 2006 bij het relevante publiek na te gaan of genoemde aanduiding reeds medio 2002 bij dit publiek bekend was. Er zal aldus aan de hand van de akte van ECH moeten worden nagegaan of de aanduiding Eurocommerce geschikt is geworden om medio 2002 in de Benelux de waren en diensten van ECH van andere ondernemingen te onderscheiden. De rechtbank komt tot de slotsom dat ECH er niet in is geslaagd aan te tonen dat sprake is van inburgering medio 2002 van de aanduiding Eurocommerce binnen de Benelux, "(...) in die zin dat door een intensief, frequent, wijdverbreid en exclusief gebruik deze aanduiding zich toen en aldaar tot een onderscheidend teken heeft ontwikkeld." Evenmin is aangetoond dat het teken in 2002 de waren en diensten van ECH kan onderscheiden. ECP maakt met het gebruik van de aanduidingen 'Eurocommercial' of 'Eurocommercial Properties' geen inbreuk. "Het afwachten van de antwoorden van het Benelux Gerechtshof op de prejudiciële vragen in de 'Europolis-zaak' zal bovenstaande uitkomst naar het oordeel van de rechtbank niet anders kunnen maken."

Handelsnaam. Verder stelt ECH dat zij zich als houder van de oudste handelsnaam mag verzetten tegen het gebruik door ECP van een overeenstemmend en verwarringstichtend jonger beeldmerk. Het logo van ECH, (in hoofdzaak het woord) 'Eurocommerce', wordt volgens haar door het publiek opgevat als handelsnaam van ECH en ook als zodanig gebruikt. ECP verweert zich door onder meer te stellen dat het in aanmerking komend (deskundig) publiek de handelsnamen niet door elkaar zal halen, nu beide partijen altijd de volledige handelsnamen voeren (te weten Eurocommercial Properties en Eurocommerce Robex Groep) en dat ECH zich niet op grond van art. 6:162 BW kan verzetten tegen het gebruik van het ECP-logo, nu de handelsnaam 'Eurocommerce' jonger is dan het gebruik van dit logo. Bovendien kan voor beschrijvende aanduidingen dit artikel niet worden ingeroepen.

De rechtbank stelt allereerst vast dat het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' door ECH ouder is dan het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommercial Properties' door ECP. Ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' komt de rechtbank op grond van feiten en omstandigheden tot de conclusie "(...) dat niet alleen niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van een méér dan summier en incidenteel gebruik door ECH van de enkele aanduiding 'Eurocommerce', maar dat voorts evenmin is komen vast te staan dat ECH reeds vóór 31 mei 2001, toen ECP haar handelsnaam heeft gewijzigd in 'Eurocommercial Properties', gebruik heeft gemaakt van de enkele aanduiding 'Eurocommerce'". Ook acht de rechtbank ten aanzien van de volledige handelsnamen geen gevaar voor verwarring en nu de precieze activiteiten in belangrijke mate van elkaar verschillen, valt ook hier niet onmiddellijk gevaar voor verwarring te duchten. Ook deze vordering wordt aldus afgewezen. Tevens wordt de vordering tot nietigverklaring van het depot van het door ECH geregistreerde merk 'Eurocommerce' toegewezen.
 
Lees het vonnis hier.

Ook het verweer dat eiser geen belang meer heeft bij de vorderingen omdat Grolsch de naam van haar lederhose inmiddels heeft gewijzigd in Hollandhose: "Volgens vaste jurisprudentie hoeft de enkele omstandigheid dat een gedaagde toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de voorzieningenrechter in kort geding niet te beletten om een verbod op te leggen tot het plegen van zodanige handeling. Of ondanks een toezegging een verbod dient te worden opgelegd hangt af van de omstandigheden van het geval." Uit die omstandigheden blijkt dat Grolsch, ook na sommatie, nog gebruik heeft gemaakt van de naam Nederhose. Dat Grolsch stelt haar relaties al op de hoogte te hebben gesteld van het feit dat zij de naam Nederhose niet meer gebruikt, blijkt volgens de rechtbank niet uit de producties: het overgelegde emailbericht is gericht aan 37 mailadressen, terwijl de flyer aan 5700 relaties is verzonden. Grolsch dient aldus een rectificatie te versturen aan alle 5700 relaties.

Modelrecht. Allereerst wordt ingegaan op de vraag of eiser met het depot van de oranje lederhose een geldig modelrecht heeft verkregen. Nee, aldus de rechtbank: "De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door Eiser gedeponeerde model niet voldoet aan het vereiste van nieuwheid. De lederhose is eeuwen bekend als een traditioneel Duits/Oostenrijks kledingstuk en in die zin al voor het publiek beschikbaar gesteld. Daar komt bij dat uit de door Grolsch overgelegde catalogus ‘Oranje 2006’ van november 2005 van Boland PartyPartners blijkt dat er al vóór de datum van het modeldepot van Eiser een soortgelijke oranje lederhose aan het publiek ter beschikking is gesteld."

Ook de door Eiser aangevoerde stelling, dat het gedeponeerde model door de onderscheidende kleur reeds een eigen karakter heeft, wordt door de rechtbank verworpen: "Dat Eiser de lederhose in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in een oranje kleur heeft uitgevoerd maakt niet dat er sprake is van een eigen karakter. Immers, de kleur oranje is de enige optie voor de lederhose, nu de Nederhose volgens Eiser bestemd is als kledingstuk voor de supporter van het Nederlands elftal, dat zoals bekend als handelskleur oranje heeft. Daarbij wordt deze kleur reeds decennia lang toegepast op allerlei soortgelijke kleding in het kader van sportevenementen waar Nederland als land aan deelneemt." Eiser heeft aldus geen geldig modelrecht verkregen.

Overig. Aangezien door Eiser voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij inspanningen dient te verrichten om de eventuele winst die hij door de inbreukmakende handelwijze van Grolsch is misgelopen te compenseren, kent de rechtbank een voorschot op de schadevergoeding toe.

"Eiser vordert tenslotte veroordeling van Grolsch tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van de procureur, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Eiser beroept zich op richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv. Grolsch stelt dat de in voornoemd artikel neergelegde liquidatietarieven gelden als wettelijke regelgeving en daarom in de weg staan aan een richtlijnconforme interpretatie. [...] De bepaling uit de richtlijn welke voor de onderhavige zaak van belang is, is evenwel nog niet geïmplementeerd. Inmiddels is een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de richtlijn, door een aanpassing van Rv, tot stand gekomen. Echter, op grond van het in artikel 10 van het EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw is de nationale rechter gehouden mee te werken aan de toepassing van richtlijnen, door interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Dit betekent dat de uitleg en de toepassing van nationale regelgeving zoveel mogelijk in het licht van de bewoording en het doel van de betrokken richtlijn dient te geschieden. Verder dient de nationale rechter in het kader van de toepassing van het ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde nationale recht ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
 
In het licht van de richtlijn zal de rechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Grolsch veroordeeld dient te worden de werkelijk door Eiser gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Grolsch wetenschap had van het merkrecht van Eiser en, zoals hiervoor overwogen, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd door Eiser, bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Eiser en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt."

Lees het vonnis hier.

De opdracht is: schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift tegen deze voorlopige weigering en zend dat (met vermelding van naam, adres en studentnummer) vóór 15 juli 2006 aan dirk.visser@kmvs.nl

Eerste prijs: een IE-boekenpakket ter waarde van 500 euro en (desgewenst) een student-stage bij Klos Morel Vos & Schaap (kantoorinfo hier)

Tweede t/m zesde prijs: een krokettenlunch bij Klos Morel Vos & Schaap en gratis deelname aan de Leidse PAO cursus actualiteiten auteursrecht in het najaar van 2006."

Talpa wenst hiertoe het cijfer 10 in de rechterbovenhoek van het televisiescherm te tonen en slogans te gebruiken met de zinsnede “bij Talpa op 10”. 

Op grond van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht wordt er vooralsnog van uitgegaan dat Talpa het cijfer 10 niet zal gebruiken ter onderscheiding van haar televisie- diensten dan wel haar onderneming. Daarvoor gebruikt Talpa het merk Talpa. Het cijfer 10 zal in de campagne steeds in combinatie met het logo en/of de naam van Talpa worden gebruikt. Ook indien het cijfer 10 onafgebroken in de rechterbovenhoek van het televisiescherm is te zien, wordt dit aangemerkt als uitsluitend beschrijvend gebruik van het kanaalnummer, nu ook het logo van Talpa onafgebroken in beeld is. Niet is komen vast te staan dat het cijfer 10 door Talpa zelfstandig wordt gebruikt ter onderscheiding van haar televisiediensten dan wel haar onderneming.

De voorzieningenrechter verbiedt TV 10 Talpa te verhinderen het cijfer 10 zoals afgebeeld in de  dagvaarding (10 in cirkel in rechterbovenhoek, zie afbeelding) en in slogans met de zinsnede “bij Talpa op 10”.

Lees het vonnis hier. Genoemde eerdere uitspraken hier.

(TV 10 heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan)

Het Gerecht preciseert eerst "[...] dat geen onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen darmen zonder meer en „darmen voor charcuterie bestemd voor professionele afnemers”. Aangezien lege darmen voor charcuterie als zodanig geen levensmiddelen voor courant gebruik zijn, is de afnemer, of het nu gaat om een professionele charcuterieproducent dan wel om een particuliere persoon, noodzakelijkerwijs in zekere mate vertrouwd met de sector."

Ten aanzien van het relevante publiek oordeelt het Gerecht "[...] dat met betrekking tot verpakkingswaren is geoordeeld dat, ook al zijn het in beginsel professionelen en niet eindverbruikers in het algemeen die deze waren kopen, deze aankoop niettemin gebeurt met het oog op de latere verkoop van verpakte waren aan de eindverbruikers, en dat de perceptie door laatstgenoemden bijgevolg ook in aanmerking moet worden genomen. [...] Of een merk als merk van de verpakking dan wel als merk van de eindproducten wordt gebruikt, is een commerciële keuze van de houder van het merk, die kan veranderen na de inschrijving ervan, en dit mag de beoordeling of het teken als merk kan worden ingeschreven, dan ook op geen enkele wijze beïnvloeden."

Vervolgens gaat het Gerecht in op de vraag of de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat het het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor darmen van charcuterie, uitgaande van de perceptie door het relevante publiek. Deze perceptie is niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, omdat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enige grafisch of tekstueel element af te leiden ui de vorm ervan of uit die van de verpakking. Onderscheidend vermogen zou dus moeilijker kunnen worden aangetoond. Volgens vaste jurisprudentie bezit de vorm van de verpakking van dergelijke waren slechts onderscheidend vermogen wanneer hij onmiddellijk kan worden waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren.

Ten aanzien van de vorm stelt het Gerecht "[...] dat voor de beoordeling of de betrokken vorm van de darm door het publiek kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar, de door de uiterlijke verschijningsvorm van deze darm opgeroepen totaalindruk moet worden onderzocht. Zoals de kamer van beroep heeft verklaard, vormen nieuwe of originele elementen bovendien geen relevante criteria voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, zodat een driedimensionaal merk niet op grond van originaliteit alleen kan worden ingeschreven. Het moet zich wezenlijk onderscheiden van de basisvormen van de betrokken waar die gewoonlijk in de handel worden gebruikt, en mag geen gewone variant van deze vormen zijn."

"Wat de in casu aan de orde zijnde vorm betreft, zij vastgesteld dat de door het merk opgeroepen totaalindruk wordt gedomineerd door de langwerpige vorm, en dat het getorste aspect ervan minder in het oog springt. Een langwerpige vorm is echter de meest gangbare vorm voor darmen en charcuteriewaren, zoals blijkt uit de voorbeelden die het BHIM heeft gegeven. Ook het oppervlak verschilt niet wezenlijk van de basisvormen die in de charcuteriesector worden gebruikt."

"De vorm waarvan verzoeker de inschrijving vraagt, wijkt derhalve slechts in zoverre af van de vormen die gewoonlijk in de betrokken sector worden gebruikt, dat het geometrische patroon ervan duidelijker uitkomt. Zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, is het getorste aspect van de als merk aangevraagde vorm slechts wat meer geaccentueerd dan die van andere charcuteriewaren, en aangezien de overige kenmerken geenszins ongebruikelijk zijn, volstaat dat niet om de betrokken verpakkingsvorm een voldoende specifiek globaal aspect te verlenen waardoor de consument deze op ondubbelzinnige wijze zal opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren (zie in die zin arrest Henkel, reeds aangehaald, punt 49). De aangevraagde vorm is dus een variant van de basisvormen voor charcuterie, zodat het relevante publiek, ook al bestaan er geen identieke vormen, niet zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid de door verzoeker verkochte darmen of de door hem verpakte charcuterie kan onderscheiden van die van andere ondernemingen."

Tot slot: "Aangaande verzoekers argument dat volgens de rechtspraak de gemiddelde consument zich ervan bewust is dat de vorm van de verpakking van de betrokken waren wordt gebruikt als een aanduiding van de commerciële herkomst, behoeft slechts te worden vastgesteld dat het Gerecht in de door verzoeker aangehaalde rechtspraak geenszins heeft geoordeeld dat de eindverbruikers zich bewust zijn van de vorm van de verpakking van alle courante verbruiksgoederen, doch zijn beoordeling heeft beperkt tot de in geding zijnde waren. In casu is er echter geen enkele reden om aan te nemen dat de producenten van darmen of charcuterie ernaar streven, hun waren te onderscheiden door de vorm van de darmen, en dat de charcuterieproducenten en de consumenten daardoor in staat zijn, de vorm van de darmen en van de charcuterie als een aanduiding van herkomst te beschouwen. Dat argument dient dus te worden afgewezen."

Hieruit volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden. Het beroep wordt aldus verworpen.

Lees het arrest hier.