Rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam 3 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (Charly en Chaplin-stoelen)
Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Zie ook IEF 5590 en IEF 11813.
Rechtspraak.nl: [naam 1] brengt door [naam 3] ontworpen stoelen onder de namen Charly en Chaplin op de markt. [naam 2] koopt partijen tweedehands Charly en Chaplin stoelen op, herstoffeert en herstelt ze zonodig, en biedt ze vervolgens te koop aan. De vordering van [naam 1] tot een verbod op deze handelwijze wordt door de rechtbank afgewezen.

Op het auteursrecht komt [naam 1] geen beroep meer toe. [naam 1] heeft in 1988 de betreffende stoelen als Beneluxmodel gedeponeerd, zonder de indertijd vereiste verklaring tot behoud van het auteursrecht te deponeren. Door het verloop van de termijn voor de modelbescherming is daardoor onder het toen geldende recht het auteursrecht in beginsel vervallen. Bij een rechtsreeks beroep op de BC komt aan de maker van een werk van toegepaste kunst, indien naar nationaal recht het auteursrecht is vervallen, slechts de in de BC verleende minimumbescherming van 25 jaar toe. Die termijn is inmiddels verstreken.

Ook op grond van het merkenrecht kan [naam 1] geen verbod krijgen, nu het gaat om door de merkhouder zelf in het verkeer gebrachte exemplaren. Weliswaar zijn die exemplaren bewerkt, maar [naam 2] heeft er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat de betreffende exemplaren niet onder toezicht van [naam 1] zijn gereviseerd. In die omstandigheden kan [naam 1] zich tegen de verdere verhandeling niet verzetten. Wel wordt merkinbreuk aangenomen ten aanzien van een door [naam 2] verkocht niet authentiek exemplaar.

4.2. Auteursrecht
4.2.7. (...) De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend.
4.2.8. Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken. Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen.

4.3. Merkenrecht I
4.3.3. Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charlys die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht. Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Opmerking verdient dat [naam 2] de Charlys weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charlys na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren. Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren.
4.3.4. De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren.

4.4. Merkenrecht II
4.4.3. Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld.
4.4.4. Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen.

4.5. Slaafse nabootsing
4.5.1. Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen.
4.5.2. De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen. De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven.

5 De beslissing

De rechtbank
5.1. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het onder nummer 0491696 ingeschreven Benelux woordmerk [naam 1] van [naam 1] Holding B.V. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het onder het merk [naam 1] verkopen of ter verkoop aanbieden of anderszins in het verkeer brengen van stoelen van het type Charly of Chaplin, zoals in dit vonnis in r.o. 2.2 afgebeeld, die niet door of met toestemming van de merkhouder [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding of naar keuze van [naam 1] Holding B.V. voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00;
5.2. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [naam 1] af te geven de niet door of met toestemming van [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte, poef, bedoeld in r.o.4.4.1. van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat [naam 2] nalatig is aan dit deel van het vonnis te voldoen, tot een maximum van € 5.000,00;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;
5.5. compenseert de proceskosten, aldus dat ieder partij de eigen kosten draagt.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (pdf)

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2013, HA ZA 12-813 (Intermedium Shoes tegen Deckers Outdoor Corporation)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Gregor Vos, Patty de Leeuwe en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.
Samenvatting - Modellenrecht. Intermedium is een Nederlandse schoenenproducent die onder het merk BAMA de volgende schoen op de markt brengt (“de Intermedium Schoen”). In deze procedure vraagt Intermedium - onder meer - een verklaring voor recht dat de Intermedium schoen geen inbreuk maakt op het door Deckers gedeponeerde Gemeenschapsmodel voor de UGG Bailey Button. Deckers verweert zich en vordert in reconventie een verbod (en de gebruikelijk nevenvorderingen) wegens inbreuk op de aan haar toekomende modelrechten. De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af en beveelt Intermedium onder meer iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Deckers te staken en gestaakt te houden.

Intermedium heeft zich op het standpunt gesteld dat het Gemeenschapsmodel en de Intermedium Schoen op een aantal wezenlijke onderdelen van elkaar verschillen en dus een andere algemene indruk wekken. Gebruikelijke (stijl- en/of functionele) elementen dienen bij de beoordeling van de inbreuk immers buiten beschouwing te worden gelaten.

Nu nadrukkelijk niet door Intermedium aan de orde gesteld, gaat de rechtbank uit van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Ook neemt de rechtbank als uitgangspunt dat de (elementen omgeven door) stippellijnen geen deel uitmaken van het model, nu Intermedium in reconventie afstand heeft genomen van de stelling dat de stippellijnen bij de beoordeling van het Gemeenschapsmodel betrokken dienen te worden.

Hoewel de stijl van de ‘sheepskin boot’ (een comfortable schoen van schapenvacht, die wordt gebruikt om de voeten warm en droog te houden) als zodanig niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, kan de wijze waarop daar in praktische zin vorm aan is gegeven wel op basis van het modelrecht kan worden beschermd. Daarbij heeft Intermedium op basis van de grote hoeveelheid door haar overgelegde afbeeldingen niet kunnen bewijzen dat het Gemeenschapsmodel op grond van het vormgevingserfgoed niet of nauwelijks beschermingsomvang toekomt, nu deze afbeeldingen niet duidelijk, irrelevant, danwel ongedateerd zijn.

Dat het gebruik van gequilte (geprononceerde) naden voor het stikken van materiaal als schapenvacht een technische functie heeft en bij sheepskin boots standaard voorkomt, is irrelevant nu deze naden als zodanig niet in het Gemeenschapsmodel voorkomen. Bovendien is onvoldoende onderbouwd dat het op dezelfde wijze als in het Gemeenschapsmodel aanbrengen van gequilte en niet-gequilte naden uitsluitend door de technische functie bepaald wordt. Uit de door Intermedium overgelegde voorbeelden blijkt immers dat variatie mogelijk is met het soort naad en de plaats van de naden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overslag en het uitsteken van de wollen binnenzijde van de schoen: hoewel deze elementen als zodanig een technische functie hebben, wordt de specifieke vorm die daarvoor is gekozen door het modelrecht beschermd.  
Op grond van het voorgaande definieert de rechtbank de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel als een combinatie van 7 kenmerkende elementen en oordeelt dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: “De genoemde verschillen zijn zodanig klein en ondergeschikt dat daarmee ook bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk zal worden gewekt dan de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel oproept.” Daarbij is irrelevant dat de Intermedium Schoen – in afwijking van het Gemeenschapsmodel - niet met omgekrulde overslag wordt verkocht, aangezien Intermedium onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat ook de Intermedium Schoen tijdens het dragen zal gaan omkrullen (gevaar van post sale confusion).

1019h Rv proceskosten: € 40.101,61

Op andere blogs:
De Grave De Mönnink Spliet (ugg obtains pan-european injunction for its sheepskin boots)

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen tegen Loewe)
Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels en Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.
In navolging van IEF 12256.
Modelrecht. Auteursrecht. Beschermingsomvang. Proceskosten. B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001  voor ‘Televisietoestellen’. Loewe c.s. heeft haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beide televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.

In het vonnis in kort geding zijn de vorderingen van B&O afgewezen. B&O is in hoger beroep gekomen en heeft daarbij elf grieven aangevoerd. Het hof vernietigt het vonnis in zoverre dat de proceskosten (voor een deel) opnieuw worden begroot en bekrachtigt het vonnis voor het overige. De beschermingsomvang leidt niet tot een inbreuk op het model- en/of het auteursrecht van B&O. Gelet op de afstand die het model neemt tot het vormgevingserfgoed zal de Reference ID op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken.

De grieven 1 tot en met 6 hebben betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskosten.

De Processuele grief
5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van grief 7 kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn in hoger beroep alsnog overlegd, B&O mist belang.

Het modelrecht
Grief 1: de geïnformeerde gebruiker
8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. (...) De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2.) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief.

12. De (red. tweede) grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. (...) Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.

14. (...) Voor zover B&O aanvoert dat het 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht het aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan - afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate - ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit 'vele malen meer' zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3.

Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?
22. (...) Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.

De Reference ID; inbreuk?
23. (...) Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID - gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed - op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde 'Loewe-oog' in het midden blijven.

24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.

Grieven 8 en 9: het auteursrecht
25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overlegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maak op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.

31. (...) Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.

Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering
32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.

36. (...) Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van het verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.

Beslissing

Het hof
in het principale beroep:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51;
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;
veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (pdf)
KG ZA 12-1331 (afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag geeft uitleg over modellenrecht)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 6 juni, zaak C-345/13 (Karen Millens Fashions)
Prejudiciële vragen gesteld door Supreme Court, Ierland.
(Ongeregistreerd) Gemeenschapsmodelrecht. Fashion. Trips-overeenkomst. Eigen Karakter. Verzoekster is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en fabriceert en verkoopt dameskleding, ook via detailhandelsvestigingen in Ierland. Zij stelt in 2007 een inbreukprocedure in tegen verweerster Dunnes Stores en Dunnes Stores (Limerick) Ltd, een belangrijk detailhandelconcern in Ierland, omdat zij van mening is dat verweerster door haar ontworpen kleding, die naar haar mening in de zin van Vo. 6/2002 bescherming geniet als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel namaakt en in Ierland verkoopt. Het betreft een in 2005 ontworpen gestreepte bloes en een zwarte gebreide top die in Ierland op de markt is gebracht. Verweerster koopt het setje, laat het buiten Ierland namaken en biedt het eind 2006 in haar winkels in Ierland te koop aan. De rechter stelt verzoekster in het gelijk, maar verweerster gaat tegen die uitspraak in beroep.

Partijen zijn het in deze zaak niet eens over de beoordeling van het ‘eigen karakter’ van een model op de wijze die in artikel 4 van de Vo. genoemd wordt. Ook blijft een vraag hoe de bewijslast (artikel 85 lid 2) moet worden beoordeeld. De verwijzende Ierse rechter vindt in de Trips-overeenkomst en evenmin in het nieuwe voorstel van de Europese Commissie aanknopingspunten voor beantwoording van deze vragen:

1. Moet in verband met het eigen karakter van een model waarvan wordt gesteld dat het bescherming geniet als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de toepassing van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, voor de beoordeling van de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt in de zin van artikel 6 van die verordening, ervan worden uitgegaan of deze verschilt van de bij een dergelijke gebruiker gewekte algemene indruk door
a) één willekeurig afzonderlijk model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld, of
b) een willekeurige combinatie van bekende modelkenmerken van meer dan één ouder model?

2. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uitgaan dat een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel rechtsgeldig is in de zin van artikel 85, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, wanneer de houder slechts aangeeft in welk opzicht het model een eigen karakter heeft, of moet de houder bewijzen dat het model een eigen karakter heeft als bedoeld in artikel 6 van die verordening?

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, KG ZA 13-810 (Rapoo tegen Gembird)
Uitspraak ingezonden door Leonie Gerding en Thera Adam - Van Straaten, Kneppelhout & Korthals.
Vormgevingserfgoed. Merkinbreuk. Recall. Rectificatie. Opheffing beslag. Rapoo is actief is op het gebied van randapparatuur voor electronica. Rapoo produceert en verkoopt onder de naam Blade draadloze toetsenborden. Rapoo Schenzen heeft een aantal geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor keyboards. Gembird is aanbieder van dezelfde waren via een wereldwijd netwerk van distributeurs en websites. Gembird brengt onder de naam Phoenix verschillende type draadloze toetsenborden op de markt. In opdracht van Gembird worden de Phoenix-producten onder de aandacht gebracht bij potentiële afnemers. Rapoo legt in reactie daarop conservatoir beslag tot afgifte op 1180 toetsenborden. In reconventie vordert Gembird opheffing hiervan.

De afwijkende toetsenindeling en de meer afgeschuinde toetsen doen onvoldoende af aan de overeenstemmende algemene indruk. Rapoo vordert succesvol Gembird elke inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Rapoo met betrekking tot het Blade-toetsenbord in alle lidstaten van de EU te staken en gestaakt te houden almede een recall en het plaatsen van een rectificatie met een hyperlink naar een online publicatie van dit vonnis. Het beslag wordt opgeheven, omdat eiser niet aan kan tonen dat de goederen bestemd zijn voor invoer in de Europese Gemeenschap.

[red. lees ook de rechtsoverwegingen rondom de proceskosten; waarbij de voorzieningenrechter voorziet in een verdeling van de proceskosten tussen de verschillende partijen in conventie en reconventie, in r.o. 4.31. - 4.37]

Inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Rapoo Shenzen
4.11. Naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De combinatie van kenmerkende elementen is in geen van de oudere modellen terug te vinden en verleent de modellen voorshands oordelend een eigen karakter, ook als wordt uitgegaan van een met het toepassen van een bepaalde stijl samenhangende beperkte(re) vormgevingsvrijheid. De platte vormgeving geeft het toetsenbord op zich nog geen eigen karakter, ook al bestonden er ten tijde van de modelregistratie wellicht geen plattere toetsenborden, gegeven de hang naar steeds dunnere apparatuur. In combinatie met de metalen behuizing aan de onder- en zijkant, waar de toetsen als het ware in vallen en waarbij aan de bovenkant tussen de toetsen geen behuizing zichtbaar is, alsmede de vrijwel tegen elkaar aan liggende en volledig vlakke toetsen, ontstaat echter een totaalindruk die afwijkt van het in 2.5 weergegeven vormgevingserfgoed. Dat vormgevingserfgoed bestaat weliswaar ook uit zeer platte toetsenborden, maar daarop is in bijna alle gevallen de behuizing zichtbaar tussen of rondom de toetsen. Ook hebben de meeste toetsenborden geen uiterlijk waarbij de toetsen als het ware in een behuizing met opstaande rand vallen. Van de in 2.5.3 en 2.5.6 weergegeven toetsenborden kan gezegd worden dat dat wel het geval is, maar de algemene indrukken daarvan wijken af doordat het materiaal van de behuizing gelijk is aan het materiaal van de toetsen en de vormgeving van de onderkant afwijkt. Het is 2.5.7 weergegeven toetsenbord heeft weliswaar een metalen behuizing, maar bij dat toetsenbord wordt de algemene indruk bepaald door een brede behuizingsrand rondom de toetsen. Ook zijn de toetsen niet vlak.

4.12. De door Rapoo gestelde kenmerkende elementen zijn ook niet uitsluitend technisch bepaald. Voor de balk en pootjes aan de onderkant (element v en vi) geldt weliswaar dat de vormgeving daarvan voor een belangrijk deel een technische functie vervult: het enigszins kantelen van het toetsenbord en verlenen van stabiliteit. Dat laat echter onverlet dat deze balk en pootjes ook voor een deel niet technisch bepaalde vormgevingseigenschappen bezitten, zoals de breedte, rondingen en het gebruikte materiaal. Dat voor de vormgeving van de platte scissor key toetsen een specifieke bevestigingstecniek nodig is, maakt niet dat die vormgeving ook een technische functie vervult.

4.14. Naar voorlopig oordeel zijn de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten derhalve geldig.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Phoenix-toetsenborden eenzelfde algemene indruk maken als de Gemeenschapsmodellen van Rapoo. (...) De afwijkende toetsenindeling leidt niet tot een afwijkende algemene indruk. Gembird stelt dat de toetsen op haar toetsenborden meer zijn afgeschuind, maar dit detail is nauwelijks waarneembaar en leidt niet tot een andere totaalindruk. (...) In zowel deze modellen als in de toetsenborden van Gembird heeft de balk echter een afwijkende kleur van de rest van de onderkant, heeft hij een vergelijkbare lengte en is de breedte korter dan de breedte van de onderkant. Dit doet daarom onvoldoende af aan de overeenstemmende algemene indruk.

Slotsom
4.19. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen voor zover het de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzen betreft. De modelrechtelijke vorderingen van Rapoo Europe zullen worden afgewezen. De merkenrechtelijke vorderingen van Rapoo zullen eveneens worden afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang.

4.21. De gevorderde rectificatie per email aan ontvangers van de mailing van 14 juni 2013 zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Rapoo heeft onweersproken gesteld dat door de mailing, mede omdat daarin zonder haar toestemming het woordmerk RAPOO is gebruikt, de onjuiste indruk kan zijn gewekt dat de door Gembird Europe aangeboden producten afkomstig zijn van Rapoo of dat er een zakelijk verband zou bestaan tussen Rapoo en Gembird Europe. (...)

4.22. De gevorderde rectificatie op de website van Gembird Europe zal niet worden toegewezen. Voorshands is niet aannemelijk gemaakt dat deze website een groot aantal bezoekers trekt, die geen geadresseerde waren van de mailing van 14 juni 2013. Gelet op de hiervoor besproken rectificatie van die mailing, acht de voorzieningenrechter een aanvullende rectificatie op de website daarom voorshands niet proportioneel.

4.23. De gevorderde recall zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van modelinbreuk, heeft Rapoo Shenzen belang bij en recht op de recall. Hiermee kan de inbreuk immers worden beperkt, dan wel beëindigd. Daarmee is het spoedeisend belang - door Gembird vergeefs bestreden - voorshands aanwezig.

In reconventie
Opheffing beslag
4.28. Rapoo betwist niet dat de beslagen goederen zich (allemaal) in een douane-entrepot bevonden en nog niet in de Gemeenschap waren ingevoerd. Zij stelt zich echter op het standpunt dat het mogelijk is beslag te leggen op goederen in douane-entrepot. Dat laat echter onverlet dat een dergelijk beslag onrechtmatig kan zijn als summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid daarvan.

4.29 (...) het betoog van Rapoo dat de bewijslast voor het feit dat de beslagen goederen bestemd zijn voor landen buiten de Europese Gemeenschap zou liggen bij Gembird, is gelet op dat (Class) arrest onjuist. Het is aan Rapoo om te bewijzen dat de goederen bestemd zijn om te worden ingevoerd in de Gemeenschap, hetgeen niet aan de orde is zolang Gembird geen keuze heeft gemaakt voor de invoer van de goederen.

4.30. Naar voorlopig oordeel is op grond van het voorgaande summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Rapoo dat de in beslag genomen toetsenborden inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodelrechten. Derhalve zal het beslag en de gerechtelijke bewaring worden opgeheven. Rapoo zal worden bevolen deze goederen vrij te geven en op haar kosten aan Gembird te retourneren.

5.8. beveelt Gembird Europe binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle ontvangers in lidstaten van de Europese Unie van de door Gembird Europe op 14 juni 2013 verzonden mailing een e-mail te sturen, onder gelijktijdige toezending ter controle aan de advocaat van Rapoo van de lijst met namen van deze ontvangers en kopie van het verzonden bericht, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding, waarbij het woord “hier” een hyperlink zal bevatten naar een online publicatie van het vonnis, aan te geven door de advocaat van de eiseressen, te weten op [...] www.ie-forum.nl of www.rechtspraak.nl

[tekst van rectificatie]

Rechtbank Amsterdam 10 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4300 (Memon Bionic Instruments tegen Tros)
Uitspraak mede ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Gebrauchsmuster. Intrekking octrooiaanvraag. De uitzending van Tros Radar van 7 november 2011 over “celstress” is niet onrechtmatig. Tros mocht op basis van de mededelingen van de door haar geraadpleegde deskundigen en het uitgevoerde onderzoek in die uitzending tot de conclusie komen dat het (nog) niet mogelijk is gebleken de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid van mensen (“celstress”) te meten en dat de dure pro­duc­ten die Memon tegen “celstress” aanbiedt, Transformers of Memonizers, geen werking hebben.

Memon wijst ter ondersteuning van de werking op de inschrijving van het Duitse Gebrauchsmuster, daaraan hoeft Tros evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. Dat Memon ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening.

Tros legt een misstand bloot en zij is daarbij niet onzorgvuldig te werk gegaan. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “tover­doos” en “bak met zand” als aanduiding voor haar product denigrerend heeft opgevat. Het staat een persorgaan echter in zekere mate vrij te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren.

2.2. Memon heeft voor haar producten aanvankelijk een Europees octrooi aangevraagd. Ten name van [B] is voor een van de Memon-producten onder nummer DE 203 16 897 U1 een zogenoemd Gebrauchsmuster ingeschreven dat op 4 maart 2004 door het Duitse Patent- und Merkenamt is ingeschreven en op 8 april 2004 is gepubliceerd.

Steun in de feiten: de Memon producten hebben geen werking
4.10. De rechtbank volgt Memon niet in haar betoog dat Tros onzorgvuldig heeft gehandeld. Het staat Tros vrij om eigen onderzoek te laten verrichten door deskundigen en Tros mag daarbij voorbij gaan aan onderzoeksresultaten die door Memon zelf ter beschikking zijn gesteld. Overigens geldt dat de door Memon in het geding gebrachte onderzoeksresultaten grotendeels zien op onderzoeken verricht na de uitzending van 7 november 2011, zodat reeds om die reden met de resultaten geen rekening gehouden kon worden. Ook gaat het niet om publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, zoals ter comparitie door [C] is verklaard, zodat Tros daar geen gewicht aan behoefde toe te kennen, in achtgenomen dat het onderzoek betreft dat op verzoek van Memon zelf is uitgevoerd. Voor zover Memon ter ondersteuning van de werking van haar producten nog heeft gewezen op de inschrijving van het Gebrauchsmuster (zie hiervoor onder 2.2) hoefde Tros daaraan evenmin gewicht toe te kennen. Bij de inschrijving van een Gebrauchmuster hoeft de werking van het desbetreffende product immers niet (wetenschappelijk) onafhankelijk te zijn vastgesteld. De omstandigheid dat Memon naar zij stelt ervoor heeft gekozen haar eerdere octrooiaanvraag in te trekken, omdat zij geheim wil houden hoe de (schadelijke) informatie feitelijk op het kwartszand wordt opgeslagen, komt voor haar rekening. (...)

4.11. De rechtbank is van oordeel dat Tros, nu, zoals hiervoor overwogen, de deskundigheid van [K] vast staat, ervan uit mocht gaan dat diens conclusie gefundeerd was. Tros heeft haar uitlating dat de Memon producten geen werking hebben daarom op de conclusies van [K] mogen baseren en deze is niet onrechtmatig. Memon heeft tenslotte bewijs aangeboden van haar stelling dat haar producten wel werken, maar dat bewijsaanbod wordt gepasseerd. Ook als uit aanvullend onderzoek zou volgen dat de producten van Memon de door haar gestelde werking zouden hebben, maakt dat de uitzending van 7 november 2011 niet onrechtmatig.

De door Tros gehanteerde werkwijze
Verborgen camera en opnemen telefoongesprekken
4.12. Memon heeft gesteld dat onbegrijpelijk en disproportioneel is dat Tros gebruik heeft gemaakt van verborgen camera’s en heimelijk opgenomen telefoongesprekken. Gezien de openheid van Memon en de bereidwilligheid om openheid van zaken te geven is het grijpen naar deze middelen een inbreuk op de privacy van de betrokkenen die in geen verhouding staat met de belangen van de Tros, aldus Memon.

4.13. De rechtbank acht het gebruik maken van verborgen camera-apparatuur en het opnemen van telefoongesprekken buiten medeweten van [F] en [G] in dit geval niet onaanvaardbaar. Ten aanzien van de telefoongesprekken overweegt de rechtbank dat het gaat om zakelijke telefoongesprekken, namelijk ten behoeve van het maken van een afspraak voor het uitvoeren van een celstress-meting. Memon heeft niet concreet gesteld op welke onderdelen van deze zakelijke gesprekken sprake is van een schending van de privacy van de daarbij betrokken personen. Ten aanzien van de verborgen camera-opnamen heeft Tros uiteengezet dat alleen met een verborgen camera goed inzicht kan worden gegeven in de wijze waarop er getest wordt bij consumenten thuis en hoe de producten van Memon aan de man worden gebracht. Hierin heeft Tros naar het oordeel van de rechtbank aanleiding kunnen zien gebruik te maken van een verborgen camera. Niet is gebleken dat Tros haar doel op een andere wijze had kunnen verwezenlijken dan door het gebruik van de verborgen camera, zoals zij heeft gedaan. Het onherkenbaar maken van de betrokken personen, doordat hun gelaat gewiped is, acht de rechtbank evenmin onzorgvuldig. Tros heeft dit heeft gedaan in het belang van de privacy van de betrokken personen.

Hoor en wederhoor
4.14. Memon heeft gesteld dat Tros het beginsel van hoor en wederhoor niet op juiste wijze heeft toegepast. Wederhoor heeft alleen voor de vorm plaatsgevonden. Memon heeft in het interview niet adequaat kunnen reageren omdat Tros niet alle informatie waarover zij beschikte heeft verstrekt. Tros heeft bovendien de uitspraken van Memon over hoe men het effect van de Memonizer kan meten niet uitgezonden, aldus Memon.

4.15. Voorop staat dat een persorgaan in beginsel een (rechts)persoon die op nadelige wijze in het nieuws komt een weerwoord dient te bieden. Dit heeft Tros ook gedaan. De omstandigheid dat Memon bij die gelegenheid niet tot in alle details is geïnformeerd over het door Tros uitgevoerde onderzoek, kan er niet aan af doen dat Memon met kern van de door de Tros getrokken conclusies is geconfronteerd en in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Van deze gelegenheid heeft Memon ook gebruik gemaakt. Anders dan Memon stelt, is daarbij wel aandacht geweest voor de stelling van Memon dat de werking van haar producten niet met een frequentiemeting kan worden aangetoond. Tros heeft immers de daartoe strekkende zin uit de e-mail van [C] (zie hiervoor onder 2.5) in de uitzending getoond. Ook heeft Tros aandacht besteed aan het standpunt van Memon hoe het effect van de Memon producten gemeten kan worden. Uitgezonden wordt immers dat [C] zegt dat Memon niet op frequentiesterktes werkt en niet op de straling, maar op de gevolgen van de straling en dat dit te meten is op de luchtkwaliteit en op mensen zelf. De conclusie luidt dan ook dat Tros niet in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor heeft gehandeld.

Presentatie uitlatingen
4.16. Begrijpelijk is dat Memon het gebruik van de termen “wonderstekkerdoos”, “toverdoos”, “bak met zand” en de opmerkingen “je kunt net zo goed een bakje zand uit de zandbak van je kinderen scheppen” en “flauwekul” en als denigrerend heeft opgevat. Daar staat echter tegenover dat het recht op de vrijheid van meningsuiting met zich brengt dat het een persorgaan in zekere mate vrij staat te overdrijven en/of te provoceren. De rechter behoort, in het belang van de persvrijheid, gepaste afstand te houden. Het gaat hier om het aan de kaak stellen van een misstand waarvoor voldoende feitelijke grondslag bestond. Gelet daarop had Tros de vrijheid - en kon zij het als haar maatschappelijke taak beschouwen - om het publiek te informeren. Het in de uitzending gebruiken van de genoemde termen en opmerkingen acht de rechtbank niet zodanig ernstig dat daarmee de grenzen van de maatschappelijke zorgvuldigheid zijn overschreden.

BGH 13 december 2012, I ZR 23/12 (Bolerojäckchen)
Uitspraak getipt door Bartosz Sujecki, Boels Zanders.
Duitsland. Ongeregistreerd gemeenschapsmodel. Fashion. In het kort: De partij die zich beroept op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel draagt de bewijslast dat zij rechthebbende is. Het feit dat zij het model openbaar heeft gemaakt, is geen vermoeden dat zij tevens rechthebbende is.

15. c) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es für die Frage, wer Inhaber des nicht eingetragenen Geschmacksmusters ist, nicht darauf an, wer es erstmalig der Öffentlichkeit innerhalb der Union im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat. Der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung ist nichts dafür zu entnehmen, dass das Recht an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht dem Entwerfer, sondern demjenigen zusteht, der es der Öffentlichkeit innerhalb der Union erstmalig zugänglich gemacht hat.

16. d) Zugunsten desjenigen, der das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstmals im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat, streitet auch keine Vermutung, rechtmäßiger Inhaber zu sein.

17. aa) Eine solche Vermutung ergibt sich nicht aus Art. 17 GGV. Die Bestimmung sieht eine Vermutung nur zugunsten desjenigen vor, der als Inhaber eingetragen oder - vor der Eintragung - in dessen Namen die Anmeldung eingereicht worden ist.

18. Die Vorschrift ist auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nicht entsprechend anwendbar (vgl. Ruhl aaO Art. 11 Rn. 10; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 17 GGV Rn. 1; Rother aaO S. 85, 91). Sie knüpft an den für Registerrechte typischen Anmelde- und Eintragungsvorgang an, den es bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht gibt. Der Anmeldung und Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Offenbarung im Sinne des Art. 11 GGV in ihrer Bedeutung auch nicht gleichgesetzt werden. Die Offenbarungshandlung erlaubt keinen Rückschluss auf die Inhaberschaft an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil sie von jedem beliebigen Dritten - auch von einem Händler, der die dem Klagemuster entsprechenden Waren in sein Sortiment aufnimmt - vorgenommen werden kann. Die Offenbarungshandlung nach Art. 11 GGV setzt nicht die Angabe desjenigen voraus, der die Rechte an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Anspruch nimmt. Insoweit unterscheidet sich Art. 11 GGV von den Vermutungstatbeständen des § 10 UrhG und des Art. 15 RBÜ, die eine Urheberbezeichnung erfordern

23. 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Klägerin habe nicht bewiesen, dass ihre Arbeitnehmerinnen M., E. und W. das Klagemuster entworfen hätten. (...)30. (...) Zur Verteilung der Beweislast für die Inhaberschaft an einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Rechtsfrage bleibt (st. Rspr.; vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Diesem Ergebnis steht auch nicht die Entscheidung der Rechtbank 's-Gravenhage (Urteil vom 7. Januar 2005 - KG 04/1369, oben Rn. 19) entgegen. Es handelt sich um eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Gerichts in einem Verfügungsverfahren, in der Art. 85 Abs. 2 Satz 1 GGV eine Vermutungswirkung im Hinblick auf die Rechtsinhaberschaft nur beiläufig und ohne weitere Begründung entnommen wird.

Gerecht EU 27 juni 2013, zaak T-608/11 (Beifa Group / OHMI - Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instruments d'écriture))  - dossier
Gemeenschapsmodellen – Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 352315-0007 (schrijfinstrumenten), strekkende tot vernietiging van beslissing R 1838/20103 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 augustus 2011, waarbij voor de tweede keer is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die was ingediend door de houder van de nationale en internationale beeld- en driedimensionale merken die een schrijfinstrument weergeven, voor waren van klasse 16, na de vernietiging van de aanvankelijke beslissing bij arrest van het Gerecht van 12 mei 2010 in zaak T-148/08, Beifa Group/BHIM - Schwan-Stabilo Schwanhäußer.

Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van schending van het recht gehoord te worden, geen onjuiste opvatting betreffende de artikelen van verordening nr. 6/2002 en geen onjuiste rechtsopvatting wat betreft de afwijzing van het verzoek tot bewijs van normaal gebruik van het oudere merk.

29. The applicant puts forward seven pleas in law in support of its action, alleging, respectively, infringement of Article 61(6) of Regulation No 6/2002 (first plea in law), infringement of Article 62 of that regulation (second and third pleas in law), misinterpretation of Article 25(1)(e) of the same regulation (fourth plea in law), an error of law vitiating the rejection of the request for proof of genuine use of the earlier mark (fifth plea in law), incorrect application of Article 25(1)(e) of Regulation No 6/2002 (sixth plea in law) and incorrect application of Article 25(1)(b) of the same regulation (seventh plea in law).

108. It follows from all of the foregoing that the action must be dismissed in its entirety.

Conclusie AG HR 28 juni 2013, ECLI:NL:PHR:2013:60 (S&S Import en Export B.V. tegen Esschert Design B.V.)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch en Samantha Brinkhuis, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Nationaalrechtelijke of communautaire uitleg van het auteursrechtelijke werkbegrip. Voor een beschrijving van de feiten: zie IEF 9120, IEF 12355 en IEF 10762. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen, aangezien de vuurkorf niet kan worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteurswet. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en S&S veroordeeld voor auteursrechtinbreuk. Het hof heeft overwogen dat het auteursrecht binnen de Unie is geharmoniseerd. S&S heeft cassatieberoep ingesteld.

Nationaalrechtelijke uitleg van het werkbegrip
Er is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting door het hof daar de nationale/Nederlandse maatstaf van het auteursrechtelijke werkbegrip gelijk is aan de maatstaf op Europees niveau.

Modelrechtelijke bescherming
Op grond van de voorrang van de Modellenverordening kan het BVIE niet tot gelding komen voordat het model of de modellen zijn ingeschreven. In de gegeven omstandigheden is, anders dan het hof heeft geoordeeld, Roetenbergd dan ook rechthebbende van zowel de vuurkorf als de verpakking. De A-G ziet geen aanleiding vragen te stellen aan het HvJ EU en/of het BenGH. Het oordeel van het hof geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

De A-G concludeert tot vernietiging en verwijzing van het principale cassatieberoep. Het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep wordt verworpen.

Onderdeel 1: nationaalrechtelijke uitleg van het werkbegrip
2.8 Onderdeel 1.1 neemt tot uitgangspunt dat er geen (totale) harmonisatie is van het werkbegrip industriële vormgeving, zodat het hof, gesteld voor de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel auteursrechtelijke bescherming genieten, het Nederlandse/nationaal auteursrechtelijke werkbegrip had moeten aanleggen. De Hoge Raad heeft in het voormelde arrest geoordeeld dat de Nederlandse maatstaf om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen gelijk is aan de Europese maatstaf (zie in het bijzonder de hiervoor vermelde rechtsoverweging 2.4 onder a-d). Het hof heeft met het door hem (grotendeels) aangelegde Europeesrechtelijke kader in rov. 3.12 dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Ook het materiële oordeel van het hof in rov. 3.16 geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Onderdeel 2: modelrechtelijke bescherming
2.37 Op grond van de voorrang van de Modellenverordening kan het BVIE naar uit het vorenstaande volgt zeker niet tot gelding komen voordat het model of de modellen is/zijn ingeschreven als voorgeschreven in het BVIE. In de gegeven omstandigheden is, anders dan het hof heeft geoordeeld, Roetenberg dan ook rechthebbende van zowel de vuurkorf als de verpakking, waarbij ik wat dat betreft het beroep op art. 8 Aw verwijs naar hetgeen hierna nog volgt in het incidentele beroep. Voor het stellen van vragen aan het HvJ EU en/of het BenGH zie ik in dit geval dan ook geen aanleiding, zeker nu in dit kader van een kort geding ook geen verplichting tot het stellen van vragen bestaat.
Het oordeel van het hof geeft dan ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting, zodat middelonderdeel 2.3 slaagt. De motiveringsklacht als neergelegd in middelonderdeel 2.4 behoeft om die reden geen bespreking.

Lees de conclusie hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:PHR:2013:60 (pdf)
nr. 12/01479(pdf)

OHIM Kamer van Beroep 25 februari 2013, zaken R 1053/2012-3, R 678/2012-3 en R 679/2012-3 (WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK GMBH tegen Nanotehnologija d.o.o.; behuizing)

Modellenrecht. Nieuwheid. Door Nanotehnologija d.o.o. is op 13 mei 2010 het volgende ontwerp DM/073 634-1, DM/073 634-2 en DM/073 634-3 ('behuizingen') ter registratie  ingediend. In april en juni 2011 heeft WATT DRIVE een aanvraag ingediend voor  nietigverklaring van het betreffende ontwerp op grond dat het ontwerp niet voldoet aan de eisen van de artikelen 4 tot 9 CDR en nieuwheid ontbreekt. WATT DRIVE voert aan dat het ontwerp is afgeleid van zijn eigen ontwerp, welke publiekelijk beschikbaar is gesteld in 2007. Het eerdere ontwerp moet worden beschouwd als 'openbaar gemaakt aan het publiek' voordat het latere ontwerp is ingediend ter registratie. De nietigheidsafdeling heeft - inplaats van de mogelijkheid te bieden uitleg te geven over eventuele verwarring betreffende '07' - te snel de aanvraag afgewezen. De beslissing wordt  vernietigd, de zaak wordt terugverwezen naar de nietigheidsafdeling.

R 1053/2012-3
In the Board’s opinion, the evidence does support this claim which, it must be observed, was not denied by the design holder. The earlier design must, therefore, be considered as having been made available to the public before the filing date of the later design. Accordingly the contested decision must be annulled and the case must be remitted to the Invalidity Division for further prosecution.

The Board hereby:
1. Annuls the contested decision;
2. Remits the case to the Invalidity Division for further prosecution;
3. Orders that the parties bear their own costs in the appeal proceedings.

R 678/2012-3 en R 679/2012-3
10 The appeal complies with Articles 55 to 57 CDR and Article 34(1)(c)
and (2) CDIR. It is, therefore, admissible.
11 The appeal, in addition, is well founded.
12 The invalidity applicant described the evidence of disclosure it wished to rely on, at page 4 of its invalidity application, as ‘the product and sales catalogue 2007’. Page 5 of the application reproduced a picture of the cover page of that catalogue
13 In the Board’s opinion, the indication ‘07’ that appears at the bottom of the cover, near ‘MAS’, may very well be understood as meaning ‘2007’. It is not unusual to abbreviate years, in periodical publications, by mentioning the last two digits. Moreover, since page 4 of the application mentioned a catalogue dated ‘2007’, it was reasonable to consider that the digits ‘07’ appearing on the next page of the application could refer to that year.
14 If, notwithstanding the above, there were still doubts that ‘07’ meant ‘2007’, the Invalidity Division could have requested the invalidity applicant to clarify this (see Article 53(2) CDR), instead of hastily rejecting the application.
15 It is appropriate to annul the decision and to remit the case to the Invalidity
Division for an examination of its merits.

The Board hereby:
1. Annuls the contested decision;
2. Remits the case to the Invalidity Division for further processing;
3. Orders that the parties bear their own costs in the appeal proceedings.