Rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 7 mei 2013, KG ZA 13-338 (Blue Gentian LLC/Emson en Tommy Teleshopping B.V. tegen Tel Sell)
Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

Modelrecht. Blue Gentian houdt zich bezig met ontwikkeling van huis- en tuinartikelen. Emson, Tommy Teleshopping en Tel Sell zijn aanbieders van consumentenproducten op thuiswinkel-televisiekanalen. Blue Gentian is houdster van een Gemeenschapsmodel voor 'slangen'. Emson en Tommy Teleshopping brengen dergelijke geplooide slangen op de markt onder de naam Xhose. Een slang die door de druk van het water in de lengterichting uitzet. Tel Sell verkoopt onder meer op haar website www.telsell.com een uitzettende tuinslang onder de naam Flex-able Hose. Blue Gentian c.s. stelt dat Tel Sell met haar slang inbreuk maakt op haar modelrecht, omdat sprake is van dezelfde algemene indruk. Zij beroept zich tevens op slaafse nabootsing van haar product.

Blue Gentian c.s. heeft terecht gewezen op het feit dat het model niet uitsluitend wordt bepaald door technische eisen, hierbij wijst zij op de grof geweven katoentextuur van de buitenmantel en de groene kleur. De Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken, zij het dat de groene kleur mogelijk iets afwijkt van het model.

Gezien de beperkte vrijheid bij het ontwerp van een slang van het onderhavige type en uitgaande van de geldigheid van het model en dus het eigen karakter, moet volgens de rechtbank worden geoordeeld dat de Flex-Able Hose bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt. De door Tel Sell gestelde vouw in de buitenmantel is onvoldoende om tot een andere algemene indruk te leiden. Er is sprake van een inbreuk op het modelrecht van Blue Gentian. Het verbod kan worden toegewezen voor de gehele EU ook al moet vooralsnog worden aangenomen dat de inbreuk zich beperkt tot Nederland en België.

4.5. Blue Gentian c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat het model niet uitsluitend wordt bepaald door technische eisen. In dit verband heeft Blue Gentian c.s. onder meer genoemd de grof geweven katoentextuur van de buitenmantel en de groene kleur.

4.6. Tel Sell bestrijdt niet dat naast de groene kleur ook de textuur uit de inschrijving van het model is af te leiden. Bij nauwkeurige bestudering van het model is deze inderdaad waarneembaar. Tel Sell voert ook niet aan dat de textuur eveneens een technische functie heeft. Beide kenmerken dienen daarom bij beoordeling van de overeenstemming tussen de Flex-Able Hose en het model in aanmerking te worden genomen. Tel Sell heeft ter zitting betoogd dat het Blue Gentian c.s. niet zou vrijstaan een kleur te monopoliseren, maar - wat er verder van dei niet gemotiveerde stelling zij - van monopolisering van een kleur is geen sprake omdat Blue Gentian c.s. zich op grond van het modelrecht niet kan verzetten tegen het gebruik van de kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen en uiteraard uitsluitend indien ook overigens door de gesteld inbreukmakende slang geen andere algemene indruk wordt gewekt dan door het model.

4.7. De Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken, zij het dat de gebruikte kleur groen mogelijk iets afwijkt van het model. Juist gezien de inderdaad beperkte vrijheid bij het ontwerp van een slang van het onderhavige type en uitgaande van de geldigheid van het model en dus het eigen karakter van het model, moet voorshands worden geoordeeld dat de Flex-Able Hose door aanwezigheid van deze kenmerken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het model. De door Tel Sell gestelde - weinig opvallende - vouw in de buitenmantel is onvoldoende om tot een andere algemene indruk te leiden.

Hof Den Haag 7 mei 2013, LJN CA1008 zaaknr. 200.097.108/01 (Handelsonderneming Martin Stolze B.V. tegen Willburg Projecten)
Uitspraak ingezonden door Lars Huisman en Richella Soetens, Bird & Bird LLP.

Ongeregistreerd gemeenschapsmodel. Slaafse nabootsing. Partijen zijn actief op het gebied van transportbanden, machines en installaties voor tuinbouw. Tijdens de vakbeurs Hortifair heeft Stolze conservatoir bewijsbeslag doen leggen op door Willburg getoonde transportbanden die inbreuk zouden maken op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van de budgetband en/of bufferband. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [IEF 9911].

Er wordt met de transportbanden van Stolze (Easy Max) geen eigen positie ingenomen op de markt. Op de etikettering na - die wordt voor de totaalindruk niet relevant geacht - zijn de verschillen voldoende voor een afwijkende totaalindruk. Afwijkingen in het rollenprofiel, de kleur van de motor en de anders vormgegeven aandrijving, maken ook dat er geen sprake is van slaafse nabootsing.

Het incidenteel appel faalt. Niet kan worden gesproken dat Stolze tegen beter weten in handhavend en geldend maken van gepretendeerde rechten jegens Willburg, zodat geen sprake is van onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik van het procesrecht van Stolze. Dat Stolze zelf slaafs heeft nagebootst, staat niet vast.

5.4. Dit verweer van [Y] onderschrijft het hof. Daargelaten of de Easy Max zelf slaafs is nagebootst, stelt het hof met [Y] voorop dat de Easy Max een industrieel (utiliteits)product betreft, waarvan het uiterlijk vrijwel volledig functioneel is bepaald. Daarbij onderscheidt de vormgeving van de Easy Max zich blijkens het ten processe getoonde en de in de rapporten behandelde transportbanden bovendien niet voldoende van de op (naar het hof begrijpt: het overgrootste deel van) de markt gebruikelijke vormgeving voor transportbanden. Zodoende neemt de Easy Max naar het oordeel van het hof een onvoldoende eigen positie op de markt in. Daarop strandt de vordering uit onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing al zelfstandig.

5.5. Voor zover veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat de Easy Max wel een voldoende eigen positie op de markt voor transportbanden inneemt - maar hiervoor is overwogen dat daarvan geen sprake is - dan is naar het oordeel van het hof met de [Y] transportband daar waar mogelijk zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, voldoende afgeweken qua uiterlijk, zodat de totaalindruk verschilt en er geen gevaar voor verwarring is. Ook daarop zou de vordering van [X] uit hoofde van slaafse nabootsing zelfstandig stranden. De rapportages van Jilderda, waar [Y] gedetailleerd inhoudelijk verweer op heeft gevoerd, onder meer dat te selectief vergelijkingsmateriaal is vergaard, zijn niet concludent. Naar het oordeel van het hof wordt in het tweede rapport te zeer op details gefocust, terwijl de totaalindruk bepalend is, waar Jilderda in weerwil van de bewoordingen van zijn rapportage te weinig oog voor heeft. Vormgeving die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product bepaalt, mag worden nagevolgd. Daar valt ook onder het verschaffen van compatibele transportbanden met eerder door haar op de markt gebrachte installaties. De afwijkingen heeft [Y] bij antwoord in hoger beroep als volgt geïllustreerd:







Op de etikettering na - die wordt voor de totaalindruk niet relevant geacht - volgt het hof [Y] in haar betoog dat deze verschillen - in combinatie met de hierna genoemde verdere verschillen - voldoende zijn voor een afwijkende totaalindruk. Er is voorts sprake van afwijkingen in onder meer het rollenprofiel (vgl. afbeeldingen daarvan in 2.3) aan de onderkant (zo dat bij vergelijking van de totaalindruk zou moeten worden meegewogen, hetgeen [Y] betoogt, maar [X] bestrijdt), de kleur van de motor (Easy Max grijs, [Y] transportband zwart) en de anders vormgegeven aandrijving (tandwiel Easy Max, tandriem [Y] transportband, vgl. andermaal de betreffende afbeeldingen in 2.3). Dit een en ander is door [X] onvoldoende steekhoudend ontkracht.

5.6. Aangezien het hof op grond van het vorenoverwogene tot het oordeel komt dat geen sprake is van slaafse nabootsing en alle grieven van het principaal appel tot strekking hebben dat daar wel sprake van is, behoeven zij geen afzonderlijke bespreking, omdat deze toch niet tot een ander oordeel dan dat van de rechtbank omtrent slaafse nabootsing kunnen leiden. Dat geldt derhalve ook voor grief V, die op zichzelf terecht een motiveringsmanco blootlegt in de redenering van de rechtbank in r.o. 4.15. Grief VII is ook tevergeefs opgeworpen, omdat de gestelde omstandigheden - zo al juist - niet afdoen aan het oordeel van het hof dat geen sprake is van slaafse nabootsing en de vorderingen slechts daarop gericht zijn.

5.7. Het incidenteel appel faalt eveneens. Niet kan worden gesproken van het door [X] tegen beter weten in handhaven en geldend maken van pretense rechten jegens [Y], zodat geen sprake is van onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik maken van procesrecht van [X] in deze. Voor zover [Y] aan haar betreffende positie ten grondslag legt dat [X] haar Easy Max zelf slaafs heeft nagebootst, heeft te gelden dat [X] daar voldoende tegen heeft ingebracht om dit als vaststaand te kunnen aannemen. Ook anderszins ziet het hof geen rechtsgrond voor de gevorderde integrale kostenveroordeling wegens misbruik van procesrecht. Van het zonder recht of redelijk belang nadeel toebrengen aan [Y] door een reeks beslagleggingen en sommaties is naar het oordeel van het hof geen sprake. Aan het recht van een marktpartij om een legitiem zakelijk geschil - daarvan is hier naar het oordeel van het hof sprake - aan de rechter voor te kunnen leggen, dient niet licht te worden getornd. De eerdere vaststellingsovereenkomst blinkt niet uit in helderheid en is buitengerechtelijk ontbonden door [X]. Anders dan [Y] betoogt, is ook deze overeenkomst geen omstandigheid - wat er verder zij van de merites van deze ontbinding - die het oordeel rechtvaardigt dat er sprake is van een situatie van misbruik van recht bij het entameren van de onderhavige procedure. Het is bepaald niet helder of dit opvolgende conflict tussen partijen door de betreffende vaststellingsovereenkomst wordt bestreken. Daar zijn goede argumenten tegen ingebracht door [X]. Terecht heeft de rechtbank de vordering tot veroordeling in de integrale proceskosten dan ook afgewezen. Ook in appel maakt [X] zich niet schuldig aan misbruik van recht door deze zaak door te zetten tegen [Y].

Lees de uitspraak zaaknr. 200.097.108/01, LJN CA1008 (pdf).

Gerecht EU 23 april 2013, zaak T-55/12 (Su-Shan Chen / OHMI - AM Denmark; reinigingsapparaat) - dossier
Gemeenschapsmodel. Gemeenschapsvormmerk. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 1027718-0001 (reinigingsapparaten) strekkende tot vernietiging van beslissing R 2179/20103 van de kamer van beroep van het BHIM van 26 oktober 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die is ingesteld door de houder van het driedimensionale gemeenschapsmerk dat een rechthoekig apparaat met twee afgeronde zijden en een verstuiver en een spons weergeeft, voor waren van de klassen 3 en 21. Het beroep wordt verworpen.

Er is sprake van verwarringsgevaar, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het eerdere vormmerk, gezien de gelijkheid van het model en het merk, de identiteit van de goederen waarvoor het merk is geregistreerd en de goederen waarvoor het model is bedoeld.

61      Lastly, it appears that the applicant’s arguments must be understood as meaning that OHIM cannot prevent the use of a design on the basis of the requirement of availability. It must be observed that the fact that there is a need for the sign to be available for other economic operators cannot be one of the relevant factors in the assessment of the existence of a likelihood of confusion (Case C‑102/07 adidas and adidas Benelux [2008] ECR I‑2439, paragraph 30).

63      In this respect, according to settled case-law, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see, to that effect, Case T‑112/03 L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 61; Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213; and judgment of 31 January 2012 in Case T‑378/09 Spar v OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), not published in the ECR, paragraph 22).

64      Consequently, the Board of Appeal was correct to consider at paragraph 35 of the contested decision that, taking into account the similarity of the contested design and the earlier mark and the identity of the goods covered by the earlier mark and the goods in which the design is intended to be incorporated, there is a likelihood of confusion in accordance with Article 9(1)(b) of Regulation No 207/2009 even taking into account the weak distinctive character of the earlier mark.

Op andere blogs:
Alicante News (Judgement of the General Court in case T-55/12 of 25 April 2013)
Class99 (Imperfectly remembered => perfectly invalidated)

Gerecht EU 25 april 2013, zaak T-80/10 (Bell & Ross tegen OHIM/KIN(Montres) - dossier

Gemeenschapsmodellen. Juiste vernietiging van model. Beroep tot nietigverklaring ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 342951-002 (Horloges) tegen beslissing R 1285/2008-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 december 2009 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij het door Klockgrossisten i Norden ingediende verzoek tot nietigverklaring is ingewilligd.

Het beroep wordt verworpen. Er wordt overwogen dat gezichtsbepalend voor het uiterlijk van het horloge is de vormgeving van knoppen, drukknoppen en wijzers van het horloge, zelfs als het kan overeenkomen met bepaalde functies. De grootte en de vorm van nummers en andere markeringen op de wijzerplaat van een horloge is ook invloed op de esthetische uitstraling dragen daarmee bij de algemene indruk. De aanwezigheid van de nummers 5, 10, 15, etc. 55 rond de wijzerplaat hebben, ondanks hun kleine omvang, een aanzienlijke invloed op de algemene indruk. Echter de overeenkomsten tussen de modellen wegen niet op tegen de elementen van verschil. Zij wekken bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk en is de nietigverklaring juist.

Vrije vertaling uit het Frans:

125     Uit het voorgaande blijkt dat het juist is om te stellen dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat, met uitzondering van de aanwezigheid van bepaalde elementen die nodig zijn voor een horloge om zijn functie van het geven van de tijd voldoen, schepper volledige vrijheid had in het ontwikkelen van een model van het horloge.

147     Verzoekster stelt tien verschillen tussen de litigieuze model en het oudere model en stelt dat ze waarschijnlijk zullen bijdragen aan het feit dat deze ontwerpen bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekken.

157     Met betrekking tot het relatieve verschil in de aanwezigheid van teken en nummers 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en 55, rond de wijzerplaat die zichtbaar op de eerdere ontwerp moet worden uitgegaan dat deze elementen niet, vanwege hun kleine omvang, hebben een aanzienlijke invloed op de algemene indruk die bij de geïnformeerde door de ontwerpen in conflict gebruiker wordt gewekt.

158     Aan de andere kant, zijn niet meer kans op een dergelijke invloed hebben, gezien de grote gelijkenis tussen de aanzichten van de ontwerpen in conflict waarop de wijzerplaat zichtbaar is, de afwezigheid terecht door verzoekster tijdens verhoogde het horen van zes grote aantal uitdagingen voor het ontwerpen, in tegenstelling tot de eerdere ontwerp, de aanwezigheid van een knop en een drukknop aan de onderkant van het zichtbare knop op de ouder model De aanwezigheid van gaten in de hoeken van het vlak van de behuizing waarin de wijzerplaat, de aanwezigheid van de voorafgaande ontwerp van een getrapt tandkrans roterende groot en waarvan de wanden vast een omgekeerde conische of slotte bevat dat de hoeken van de doos getoond door het oudere model worden afgeschuind en niet zoals in de bestreden ontwerp afgerond.

159     Hieruit volgt dat het juist was dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de overeenkomsten tussen de ontwerpen in conflict opwogen tegen de elementen die hen onderscheiden, zodat ze dezelfde algemene indruk over de geïnformeerde gebruiker wekken.

Op andere blogs:
Class99 (Stays? Watch this space, say General Court)

OHIM Derde Kamer van Beroep, 4 februari 2013, zaak R 1126/2012-3 (Schulpen Schuim Leiden tegen Easy-Do Products; schuursponsjes)
Met samenvatting en (kort) commentaar van Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Gemeenschapsmodellenrecht spons. Nietigheidsprocedure op grond van artikel 25 lid 1 sub d GModVo (nietigheid wegens strijd met een ouder merkrecht). Uitleg van artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening.

In zijn verzoekschrift had de verzoeker het verzoek naar het oordeel van de Nietigheidsafdeling onvoldoende gespecificeerd. Er was derhalve sprake van een schending van artikel 28 lid 1 sub b onder i van de Uitvoeringsverordening ("een vordering bij het Bureau tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel (…) behelst: (…) een verklaring van de gronden waarop de vordering tot nietigverklaring berust"). Ook had de verzoeker de Benelux merkinschrijving waarop hij zijn verzoek had gebaseerd enkel in het Nederlands ingediend.

Op grond van artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening gaf de Nietigheidsafdeling de verzoeker vervolgens een termijn van twee maanden om de gronden voor zijn verzoek nader te specificeren. Nadat de verzoeker binnen de gegeven termijn had aangegeven dat hij zijn verzoek baseerde op artikel 25 lid 1 sub d GModVo, wees de Nietigheidsafdeling zijn verzoek alsnog af omdat de Benelux merkinschrijving niet in de taal van de procedure was vertaald (hetgeen op grond van artikel 29 lid 5 van de Uitvoeringsverordening vereist is).

In hoger beroep wordt verzocht om de Kamer van Beroep de beslissing van de Nietigheidsafdeling te vernietigen, omdat de Nietigheidsafdeling in haar communicaties niet had aangegeven dat het bewijs moest worden vertaald in de taal van de procedure.

Het verweer van de verzoeker wordt door de Kamer van Beroep gehonoreerd. De Kamer overweegt dat de in artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening bedoelde mededelingsplicht van de Nietigheidsafdeling niet beperkt is tot de in dat artikel genoemde bepalingen, maar geldt voor alle bepalingen van de Modellen- of de Uitvoeringsverordening. Omdat de Nietigheidsafdeling de verzoeker niet op de schending van artikel 29 lid 5 Uitvoeringsverordening had gewezen, was de afwijzing van het verzoek door de Nietigheidsafdeling in strijd met artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening. De Kamer van Beroep verwijst de zaak terug naar de Nietigheidsafdeling voor de beoordeling van de geldigheid van het bewuste modelrecht, waarbij het OHIM de verzoeker vrijstelt van de kosten voor het hoger beroep, wegens een "substantial procedural violation" aan de zijde van het OHIM.

17 The renewal certificate attached to the application of 17 January 2012 which showed the representation and particulars of the prior Benelux design was filed in Dutch. It was therefore for the appellant to submit a translation into English by or on 17 March 2012.

18 As rightly pointed out by the appellant, such translation requirement was never communicated. In that respect the contested decision appears to proceed from the assumption that, since the two-month time limit of Article 29(5) CDIR starts to run with the filing of the evidence, it does not fall within the scope of Article 30(1) CDIR and, consequently, a deficiency letter to the appellant was not warranted. However, while Article 29(5) CDIR certainly allows disregarding any evidence which is not translated into the language of the proceedings, it does not mandate the rejection of the application as inadmissible if such translation is submitted after the two-month time limit.

19 Article 30(1) CDIR expressly refers to applications for a declaration of invalidity that do not comply with Article 52 CDR, Article 28 CDIR or any other provision of the CDR or the CDIR (emphasis added). Since the appellant was never informed that its application did not meet the requirements of Article 29(5) CDIR, the rejection as inadmissible was issued in breach of Article 30(1) CDIR and has to be annulled for that reason alone.

Kamer van Beroep 5 februari 2013, in zaak R 114/2012-3 (Kalwat Iwona Trak tegen Nokia; Telephones)
Met samenvatting en (kort) commentaar van Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Gemeenschapsmodellenrecht. Nietigheidsprocedure op grond van artikel 25 lid 1 sub b jo. artikel 4 en 6 lid 1 GModVo (nietigheid wegens gebrek aan eigen karakter).

De Nietigheidsafdeling besliste eerder dat het Gemeenschapsmodel met inschrijvingsnummer 001734401-0001 nietig was op grond van artikel 25 lid 1 sub b jo. artikel 4 en artikel 6 lid 1 GModVo (een gebrek aan eigen karakter). De Nietigheidsafdeling was van mening dat het model geen andere algemene indruk wekte bij de geïnformeerde gebruiker dan de door de verzoeker ingeroepen oudere modellen. De modelhouder stelde daarop hoger beroep in. [dit beroep faalt en er volgt een obiter dictum over de geldigheid van ingeroepen oudere modellen].

In de beroepsprocedure erkent de modelhouder dat er overeenkomsten bestaan tussen haar eigen model en de door de verzoeker aangevoerde oudere modellen. Deze overeenkomsten zouden echter het gevolg zijn van de beperkte vrijheid van de ontwerper, hetgeen volgens de modelhouder zou blijken uit het overeenstemmende uiterlijk van twee oudere telefoons. De Kamer van Beroep gaat hier niet in mee en oordeelt dat er voldoende alternatieve vormgevingsopties mogelijk zijn. In het licht van deze niet-beperkte vrijheid van de ontwerper bestaan er tussen het oudere model en de modelregistratie onvoldoende verschillen om een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker te wekken.

De Kamer van Beroep stelt voorts: "In any case, the Board recalls that the contested RCD has to be compared with the prior designs invoked by the invalidity applicant and not with other models of mobile phones."

De overweging van de Kamer van Beroep is volgens mij obiter dictum en bedoeld om eventuele onduidelijkheid te voorkomen. Een nietigheidsprocedure biedt immers geen ruimte voor de beoordeling van de geldigheid van de door de verzoeker ingeroepen oudere modellen, hiervoor kan de modelhouder eventueel zelf een nietigheidsprocedure starten.

20 The Invalidity Division identified and analysed the common features and the differences between the designs. These findings are not contested by the parties. The design holder’s main argument relates to the alleged limited freedom of the designer in the field of mobile telephones (in particular ‘bar phones’) which it tries to illustrate by reference to some images of two other models of mobile phones: LG GU-280 and Sony Ericsson K770.
21 The Board notes that, before the Invalidity Division, the design holder referred to these two models and filed images showing the control keypads, lower parts and profiles of these telephones. However, in the Board’s view, such selective images cannot serve as a point of reference. None of these images shows the telephone as a whole so it is not possible to assess their similarities and differences with the designs at issue. In addition, on the basis of the evidence filed, it is not possible to ascertain the disclosure date of the designs referred to by the design holder.
22 In any case, the Board recalls that the contested RCD has to be compared with the prior designs invoked by the invalidity applicant and not with other models of mobile phones. The Invalidity Division carried out a detailed and thorough comparison which is hereby endorsed by the Board.
23 Contrary to the arguments adduced by the design holder, the Invalidity Division’s finding as to the degree of freedom of the designer is fully backed by the evidence filed by the invalidity applicant showing the variety of designs on the market of mobile phones, including bar phones. Although the shape of a mobile phone is in general similar and the buttons are below the screen, the cut of the edges, the shape of the numeric keys can take various forms (square, rectangular, circular) and combinations (with or without spaces between the keys).

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 april 2013, zaaknr. C/09/438216/KG ZA 13-225 (Smart Little Bag tegen Beernink & Beernink B.V.)

Uitspraak ingezonden door Monique Hennekens, Banning Advocaten.

Auteursrecht. Modelrecht. Nieuwheidschadelijk. Eiseres is ontwerpster van portemonnees en tassen. Onder de naam 'Smart Little Bag' (SLB) brengt zij een damesportemonnee op de markt. Eiseres is houder van de modelrechten voor de SLB, het Beneluxmodelrecht onder de nummers 38892-01 en 38884-00. Beernink is producent van en groothandel in lederwaren, waaronder portemonnees en handtassen. Beernink heeft tevens een damesportemonnee in de handel gebracht.

Eiseres vordert een inbreukverbod op de Europese en Benelux modelrechten en op de auteursrechten van eiseres op de SLB, waaronder in ieder geval begrepen Bear [1], [2] en [3]. Beernink heeft in verweer aangevoerd de Bear 1 portemonnee al in Nederland in het handelsverkeer heeft gebracht in januari 2010, zodat deze portemonnee nieuwheidschadelijk is voor de modelrechten van eiseres. Naar voorlopig oordeel heeft Beernink voldoende aannemelijk gemaakt dat het model Bear 1 al voor december 2010 in het handelsverkeer is gebracht. Van een inbreuk door Beernink op Gemeenschapsmodelrechten en Beneluxmodelrechten van eiseres is naar voorlopig oordeel derhalve geen sprake.

Aan het vereiste van ontlening is niet voldaan met betrekking tot Bear 1, omdat de portemonnee al openbaar was gemaakt voordat Beernink bekend kon zijn geworden met de SLB. Bear 2 en 3 maken evenmin inbreuk op die auteursrechten. De Bear 2 en 3 zijn immers gewijzigde verveelvoudigingen van de Bear 1. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

4.9. Naar voorlopig oordeel heeft Beernink met haar hiervoor besproken bewijsstukken en motivering in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat model Bear 1 al voor december 2010 in het handelsverkeer is gebracht in de Gemeenschap. [X] stelt in deze procedure dat de Bear 1 geen andere algemene indruk maakt dan haar geregistreerde en ongeregistreerde model van de SLB. Uit die stelling volgt dus dat de SLB ten tijde van de gestelde marktintroductie in december 2010 geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 jo. artikel 7 GModVo en artikel 3.3 lid 2 en lid 3 BVIE, zodat de voorzieningenrechter voorshands oordelend het beroep van Beernink op nietigheid van de Gemeenschapsmodelrechten en Beneluxmodelrechten van [X] kansrijk acht. Van een inbreuk door Beernink op Gemeenschapsmodelrechten of Beneluxmodelrechten van [X] is naar voorlopig oordeel derhalve geen sprake.

4.10. Voor het beroep op auteursrechtinbreuk geldt het volgende. Naar voorlopig oordeel is aan het vereiste van ontlening niet voldaan met betrekking tot de Bear 1 portemonnee, omdat die portemonnee al openbaar was gemaakt voordat Beernink bekend kon zijn geworden met de SLB. Voor zover de SLB ondanks de vormgevingskenmerken van de Bear 1 portemonnee een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet zou zijn, maken de Bear 2 en 3 evenmin inbreuk op die auteursrechten. De Bear 2 en 3 zijn immers gewijzigde verveelvoudigingen van de Bear 1. Voor zover de SLB voldoende afstand zou houden van de Bear 1 om als een oorspronkelijk werk in de zin van de auteurswet te gelden, hebben de Bear 2 en 3 niet de kenmerken die aan de SLB het oorspronkelijke karakter verlenen.

OHIM Kamer van Beroep 7 januari 2013, R580/2009-3 (Unistraw Asset Holding Pty. Ltd tegen Mc Scotland Kft.; rietje)

Mc Scotland is houdster van geregistreerd gemeenschapsmodel 598693-0003. Unistraw start een nietigheidsprocedure vanwege het ontbreken van nieuwheid en individueel karakter. Verzoekster ziet bij de Invalidity Division een afwijzing waartegen beroep wordt ingesteld. Houdster heeft in de nietigheidsprocedure haar registratie niet vernieuwd waardoor de RCD is komen te vervallen. Conform artikel 70(1) en (3) CDR komen de (administratieve) kosten van de verzoekster voor rekening van de houdster. De hoger beroepsprocedure wordt door de Kamer van Beroep beëindigd.

7 On 31 March 2011 the Office informed the Design holder of the expiry of the RCD registration as from 3 October 2012. The design holder was invited to submit the correspondent renewal request, by 31 October 2011. A further period of six months was granted in which to submit the renewal request and pay the fees.

8 On 1 August 2012 the Office wrote to the design holder informing that the RCD had not been renewed and had, therefore, lapsed, as from 3 October 2011. The information was published in the Community Designs Bulletin No 148/2012 of  3 August 2012.

11 Since the design holder terminated the appeal proceeding by not renewing the registration of the contested RCD, it must be ordered to bear the fees and costs incurred by the invalidity applicant in accordance with Article 70 (1) and (3) CDR.

BenGH 15 februari 2012, rolnr. A 2011/4/10 (Mag tegen Edco c.s.) - pdf A 2011/4/10

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Benelux tekeningen modellenrecht. Overgangsrecht. Optreden tegen handelingen waartegen vóór inwerkingtreding houder zich niet tegen kon verzetten. Na IEF 11495 (Conclusie A-G).

Feiten: MAG produceert en verkoopt diverse modellen zaklampen (de 'Mag-Lite zaklampen') en treedt op tegen het op de markt brengen van een zaklamp door Edco (de 'Alu-zaklamp'). Naar aanleiding van een eerder geschil in 1998 hebben de partijen een overeenkomst gesloten, waarbij Edco zich zou onthouden van verhandelen van kopieën van MAG's zaklampen. Edco heeft zich hier niet aan gehouden.

Verklaring voor recht
Antwoord op vraag 1: Art. IV van het Protocol (...) dient aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen niet zijn begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol.

Antwoord op vraag 2: Als regel van overgangsrecht moet worden aangenomen dat art. 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol.

Vragen:
1. Dient art. IV van het Protocol aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen, de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

Conclusie P-G Verkade HR 22 februari 2013, LJN BZ1983 (Apple tegen Samsung)

Conclusie mede ingezonden door Bas Berghuis van Woortman, Laurens Kamp, Simmons & Simmons en Jan Paul Heering, Lianne Kelkensberg, Barents Krans.

Na IEF 10819 en IEF 10106. Modellenzaak Apple / Samsung. Kort geding. Gemeenschapsmodellenrecht (Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1). Eis van ‘eigen karakter’. Vraag of aan geldig verklaard model een slechts beperkte beschermingsomvang kan worden verbonden. Vraag of bij bepaling van (mate van) eigen karakter met het oog op beschermingsomvang met slechts één of met meerdere oudere modellen van derden mag worden vergeleken.

Conclusie P-G strekt tot verwerping van het principale beroep.

Uit't persbericht: Volgens advocaat-generaal (AG) D.W.F. Verkade heeft Apple ongelijk met haar klacht dat de geldigverklaring van haar model niet toelaat dat het hof daaraan slechts een beperkte beschermingsomvang verbindt. Deze klacht van Apple is volgens de AG in strijd met het systeem van de Europese verordening. Een andere klacht, dat het hof bij de bepaling van de beschermingsomvang van Apple’s model slechts had mogen vergelijken met het meest nabijkomende oudere model, en niet met meerdere oudere modellen van anderen, gaat volgens de AG ook niet op.
AG Verkade meent dat de Europese verordening hierover helder is, en ziet geen aanleiding tot het stellen van uitlegvragen aan het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.
Als de Hoge Raad het cassatieberoep van Apple verwerpt, komen de (voorwaardelijke) klachten van Samsung niet aan de orde. De AG bespreekt ze toch. Eén daarvan kan volgens hem gegrond blijken: Samsungs door het hof niet gehonoreerde beroep op de ‘techniekrestrictie’ in het Europese modellenrecht. Volgens die restrictie bestaat er geen modelbescherming voor kenmerken die uitsluitend technisch zijn bepaald. De inhoud van die regel is allerminst duidelijk. Als het hiérop zou aankomen, moet de zaak wel naar het Hof in Luxemburg verwezen worden, aldus advocaat-generaal Verkade.

De zaak is verwezen naar de rol van 31 mei 2013. Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op die datum.

1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde:
(i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen?
(ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan?

Inhoudsopgave
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.5)
3. Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5)
4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7)

5. Het principale beroep
5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3)
5.A.1. Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33)
5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47)
5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 - 5.48.3)
5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49)
5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4)
5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
(nrs. 5.53.1 - 5.59)
5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 - 5.79.4)
5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81)

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38)
6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2)
6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22)
6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37)
6.D. Restklacht (nr. 6.38)

7. Conclusie

In citaten1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde:
(1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald;
(2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen;
(3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen.

5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu - beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser:
(i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18);
(ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo.

5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden:
(a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en
(b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen).
Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden.

Vier ordeningen
5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak - ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden:
(A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één
- (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'.
(B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'.
(C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'.
(D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij - zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-op-één'-identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk
(dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'.

Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen.
Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde.

5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde.

5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen.

5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model
5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6:
'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht'

is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'.

De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast).

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken.

6.A. De techniekrestrictie
6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken.

Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs.

6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is.

7. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.