Rechtspraak  

Conclusie P-G Verkade HR 22 februari 2013, LJN BZ1983 (Apple tegen Samsung)

Conclusie mede ingezonden door Bas Berghuis van Woortman, Laurens Kamp, Simmons & Simmons en Jan Paul Heering, Lianne Kelkensberg, Barents Krans.

Na IEF 10819 en IEF 10106. Modellenzaak Apple / Samsung. Kort geding. Gemeenschapsmodellenrecht (Verordening nr. 6/2002 van de Raad, Pb. L3/1). Eis van ‘eigen karakter’. Vraag of aan geldig verklaard model een slechts beperkte beschermingsomvang kan worden verbonden. Vraag of bij bepaling van (mate van) eigen karakter met het oog op beschermingsomvang met slechts één of met meerdere oudere modellen van derden mag worden vergeleken.

Conclusie P-G strekt tot verwerping van het principale beroep.

Uit't persbericht: Volgens advocaat-generaal (AG) D.W.F. Verkade heeft Apple ongelijk met haar klacht dat de geldigverklaring van haar model niet toelaat dat het hof daaraan slechts een beperkte beschermingsomvang verbindt. Deze klacht van Apple is volgens de AG in strijd met het systeem van de Europese verordening. Een andere klacht, dat het hof bij de bepaling van de beschermingsomvang van Apple’s model slechts had mogen vergelijken met het meest nabijkomende oudere model, en niet met meerdere oudere modellen van anderen, gaat volgens de AG ook niet op.
AG Verkade meent dat de Europese verordening hierover helder is, en ziet geen aanleiding tot het stellen van uitlegvragen aan het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.
Als de Hoge Raad het cassatieberoep van Apple verwerpt, komen de (voorwaardelijke) klachten van Samsung niet aan de orde. De AG bespreekt ze toch. Eén daarvan kan volgens hem gegrond blijken: Samsungs door het hof niet gehonoreerde beroep op de ‘techniekrestrictie’ in het Europese modellenrecht. Volgens die restrictie bestaat er geen modelbescherming voor kenmerken die uitsluitend technisch zijn bepaald. De inhoud van die regel is allerminst duidelijk. Als het hiérop zou aankomen, moet de zaak wel naar het Hof in Luxemburg verwezen worden, aldus advocaat-generaal Verkade.

De zaak is verwezen naar de rol van 31 mei 2013. Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op die datum.

1.3. Het principale cassatieberoep van Apple stelt in essentie twee rechtsvragen aan de orde:
(i) Dient bij de beoordeling van het eigen karakter van een ingeschreven gemeenschapsmodel, vergeleken te worden met één ouder model, óf kan ook vergeleken worden met een verzameling van oudere modellen of met het vormgevingserfgoed in het algemeen?
(ii) Speelt de mate van eigen karakter van het ingeschreven gemeenschapsmodel een rol bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan?

Inhoudsopgave
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6.4)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.5)
3. Procesverloop (nrs. 3.1 - 3.5)
4. Enkele inleidende opmerkingen over modellenrecht (nrs. 4.1 - 4.7)

5. Het principale beroep
5.A. Inleidende opmerkingen bij het principale cassatiemiddel (nrs. 5.1.1 - 5.48.3)
5.A.1. Bepaling van c.q. variatie in beschermingsomvang (nrs. 5.6 - 5.33)
5.A.2. Bepaling van 'eigen karakter' in de zin van art. 6 GModVo (nrs. 5.34.1 - 5.47)
5.A.3. De beslissingen van het High Court en van het OLG Düsseldorf (nrs. 5.48.1 - 5.48.3)
5.B. Door het principale cassatiemiddel aangevallen overwegingen van het hof (nr. 5.49)
5.C. Bespreking van de klachten in het principale cassatiemiddel (nrs. 5.50 - 5.79.4)
5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
(nrs. 5.53.1 - 5.59)
5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model (nrs. 5.60.1 - 5.79.4)
5.D. Slotsom in het principale beroep (nrs. 5.80 - 5.81)

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel (nrs. 6.1 - 6.38)
6.A. De techniekrestrictie (nrs. 6.2 - 6.10.2)
6.B. Het eigen karakter van Apple's gemeenschapsmodel (nrs. 6.11 - 6.22)
6.C. (On-)duidelijkheid van Apple's modelregistratie (nrs. 6.23 - 6.37)
6.D. Restklacht (nr. 6.38)

7. Conclusie

In citaten1.4. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep van Samsung stelt, kort gezegd, aan de orde:
(1) de uitleg van art. 8 lid 1 GModVo, dat van bescherming uitsluit de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend technisch zijn bepaald;
(2) de beoordeling van het eigen karakter, tegen de achtergrond van de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en tegen de achtergrond van stijlelementen;
(3) duidelijkheidseisen waaraan een modelregistratie zou moeten voldoen.

5.2. Het lijkt mij vervolgens dienstig erop te wijzen dat de geschilpunten in deze modellenrechtzaak (ook in cassatie) het stramien vertonen van menige doorsnee intellectuele-eigendoms-zaak. Overeenkomstig dat stramien moet vaak - zoals in casu - beslist worden over de volgende verweren tegen de gestelde inbreuk op het recht (hier: modelrecht) van de eiser:
(i) ongeldigheid (nietigheid) van het ingeroepen recht op één of meer gronden in casu betwist Samsung de voldoening aan de geldigheidseis van art. 4 GModVo dat het model een 'eigen karakter' heeft in de nader door art. 6 bepaalde zin(18);
(ii) zodanige verschillen dat het aangevallen model niet onder de draagwijdte van de bescherming van het door eiser ingeroepen recht valt in casu beroep Samsung zich erop dat haar modellen bij de geïnformeerde gebruiker een 'andere algemene indruk' wekken in de zin van art. 10 GModVo.

5.33. De conclusie van bovenstaande beschouwingen over thema (ii) kan geen andere zijn, dan dat (ook) in het (Unie-)modellenrecht de volgende regels algemeen onderschreven worden:
(a) de beschermingsomvang van een model M kan groter of kleiner zijn; en
(b) de grotere of kleinere beschermingsomvang van model M is (spiegelbeeldgewijs) gerelateerd aan de mate van afstand van model M ten opzichte van eerder bekende modellen (waarbij de beschermingsomvang in elk geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzichte van eerder bekende modellen).
Hier kan gevoeglijk van een acte clair gesproken worden.

Vier ordeningen
5.39. In dit verband laten zich uit het cassatiedossier en uit literatuur en rechtspraak - ongeveer(57) - de volgende vier voorgestelde 'ordeningen' afleiden:
(A) Er mag slechts 'één-op-één' vergeleken worden met één (geïdentificeerd) anticiperend model(58), en niet meer dan één
- (dit is volgens Apple de vergelijkingswijze die het hof in rov. 3.5 aan Apple's stellingname in hoger beroep toeschrijft, maar waarvan Apple betwist dat zij die verdedigd zou hebben);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'volstrekt solitaire vergelijking'.
(B) Er mag weliswaar 'één-op-één' vergeleken worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen, maar een oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is kan slechts worden gebaseerd op onvoldoende verschil met één daarvan, en niet op het mede in aanmerking nemen van onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de vergelijkingswijze waarvan Apple in cassatie stelt dat zij die in haar stellingname in hoger beroep geuit / bedoeld heeft, en die volgens Apple door het hof ten onrechte niet is toegepast);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'per saldo solitaire vergelijking'.
(C) Als alternatief (B), in die zin dat 'één-op-één' vergeleken mag (en moet) worden met méér dan één geïdentificeerde individuele anticiperende modellen; maar in deze variant mag het oordeel dat er onvoldoende verschil in algemene indruk is, wél gebaseerd worden op onvoldoende verschil met één daarvan in bepaalde opzichten, én op onvoldoende verschil (op een of meer andere punten) met een of meer andere geïdentificeerde individuele anticiperende modellen
- (dit is de door Samsung aan het hof toegeschreven en door Samsung onderschreven vergelijkingswijze; de juistheid van een zodanige vergelijkingswijze wordt door Apple bestreden);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie'.
(D) Er mag worden vergeleken met het 'vormgevingserfgoed' in zijn totaliteit, waarbij de rechter abstraherend te werk mag gaan, en waarbij hij - zonder gehoudenheid tot (gedetailleerde) 'één-op-één'-identificaties - kan komen tot zijn oordeel over de al of niet aanwezigheid van verschil in algemene indruk
(dit is een door Apple in haar s.t. (nr. 3.5.12) aan het hof toegeschreven, en door haar als onjuist bestreden vergelijkingswijze);
- ik duid haar hierna ook wel aan als de 'kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'.

Het ligt voor de hand dat de varianten (A) en (B) de minste, en variant (D) de meeste ruimte bieden om voldoening aan de toets van art. 6 GModVo te ontkennen, met variant (C) daartussen.
Ik merk terzijde op dat volgens Apple juiste vergelijkingswijze (hierboven met (B) aangeduid), in wezen niet of nauwelijks verschilt van de daar door mij met de letter (A) aangeduide opvatting (die Apple zegt niét te onderschrijven). Ik laat opvatting (A) verder terzijde.

5.46.3. In de vorenstaande nrs. 5.46.1 - 5.46.2 legde ik uit waarom ik in het arrest PepsiCo/ Grupo Promer een impliciete bevestiging lees van de toelaatbaarheid van de in nr. 5.39 aangegeven vergelijkingsmethoden (C) ('eventueel kruislingse vergelijking met gespecificeerde identificatie') en mogelijk zelfs (D) ('kruislingse vergelijking zonder gespecificeerde identificatie'), en zulks te meer of in ieder geval als het gaat om de 'mate van afstand'-vergelijking als in het kader van een exceptief verweer inzake de beschermingsomvang tussen Apple en Samsung aan de orde.

5.C.1. Klachtenbundel (i) over de beoordeling van het 'eigen karakter' van Apple's model
5.53.1. De kern van deze klachtenbundel is de volgende. Ten onrechte heeft het hof (in rov. 3.5 - 3.9, 7.1 en 8.1) geoordeeld dat bij de beoordeling van het eigen karakter het model moet worden vergeleken met het vormgevingserfgoed als geheel en niet met één individueel model, althans met telkens één individueel model uit het vormgevingserfgoed; en ten onrechte heeft het hof (dan ook) miskend dat het 'eigen karakter' niet een grootheid is die zich in gradaties van meer of minder, of ruimer of geringer zou laten vaststellen.

5.C.2. Klachtenbundel (ii) over de beschermingsomvang van Apple's model
5.74.2. Apple's retorisch aansprekende stelling iets onder de helft van p. 6:
'Mozaïeken - het combineren van twee of meer eerdere modellen - mag niet in het modellenrecht'

is, naar ik denk, juist voor zover het in het kader van de geldigheidstoetsing gaat om de vereiste nieuwheid(83) (maar de nieuwheid is in deze zaak - als niet door Samsung betwist - niet aan de orde). Misschien is de stelling ook juist bij de toets van het eigen karakter(84), maar ook dan slechts in het kader van de binaire toetsing 'geldig' of 'nietig'.

De stelling is niet juist in het kader van de beoordeling van de beschermingsomvang, zoals hierboven al vaak herhalenderwijs uiteengezet, met verwijzing naar de in dat verband mogelijk toelaatbare vergelijkingswijze (D) van nr. 5.39 (die het hof echter niet heeft toegepast), en als dat niet het geval zou zijn, de stellig toelaatbare vergelijkingswijze (C) van nr. 5.39 (die het hof heeft toegepast).

6. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
6.1. Hoewel bij de door mij geadviseerde verwerping van het principale beroep het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde zal komen, zal ik de incidentele cassatieklachten toch bespreken.

6.A. De techniekrestrictie
6.4.2. In het vervolg van de bespreking van dit onderwerp door Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram op p. 99-106 - waarin ook uitspraken van de Kamer van Beroep van het OHIM en van het GEU de revue passeren - komen nog varianten binnen de 'ruime' (resultaatgerichte) en de 'enge' (apparaatgerichte) leer aan de orde. Ook komt daar aan de orde de vraag of de 'apparaatgerichte' (althans: overwegend apparaatgerichte) keuze die het Hof van Justitie van de EU in 2002 bij de uitleg van de parallelle techniekrestrictie in het (Unie-)merkenrecht heeft gemaakt(89), al dan niet naar het modellenrecht zou moeten worden doorgetrokken, en of die misschien in 2010(90) al (tot op zekere hoogte) ís doorgetrokken.

Deze kwesties komen ook aan de orde in de schriftelijke toelichtingen van partijen: daar niet in oppererenderwijs, maar kemphaangewijs.

6.5. Uit de nrs. 6.4.1 - 6.4.2 is wel duidelijk geworden dat onderdeel 1 noopt tot prejudiciële vragen aan het HvJEU, tenzij dit onderdeel op processuele gronden zou stranden. Ik meen dat er voor dit laatste geen grond is.

7. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het principale beroep.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 12 december 2012, zaak C-583/12 (Sintax Trading OÜ tegen Maksu- ja Tolliamet)

Douanewetboek. Intellectuele eigendom (namaak/piraterij), modellenrecht. TRIPS-verdrag.

In februari 2010 wordt in de databank voor modellen in Estland een fles ingeschreven op naam van OÜ Acerra. In december van dat jaar arriveert een zending flessen mondspoelwater afkomstig van de Oekraïense firma OOO Galterra bij verzoekster. Acerra stelt vervolgens dat verzoekster een product probeert te leveren dat verpakt is in flessen die modelrechtelijk zijn beschermd. De douane verricht onderzoek en stelt vast dat er door de grote mate van overeenstemming gegronde verdenking op namaak bestaat. Zij houdt de voor verzoekster geleverde goederen vast in een douane-entrepot en vraagt Acerra om een beoordeling van het product. Acerra bevestigt begin 2011 dat de flessen identiek zijn aan haar gedeponeerde model. Verzoekster vraagt vrijgave van de goederen maar dat wordt afgewezen omdat dat inbreuk zou maken op Vo. 1383/2003.

Verzoekster gaat in beroep omdat zij van oordeel is dat (zoals in artikel 2 van Vo. 1383/2003 bepaald) de douaneautoriteiten in een procedure tot vaststelling van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht moeten aantonen dat het goederen betreft die door piraterij zijn verkregen. Het is onvoldoende dat alleen Acerra heeft verklaard dat er van inbreuk sprake is. Verweerster meent echter dat er sprake is van zoveel gelijkenis dat de goederen kunnen worden verward met het gedeponeerde model.

De verwijzende Estland rechter vraagt zich echter af of douaneautoriteiten bevoegd zijn om een inbreuk op een IE-recht vast te stellen, en stelt het HvJ EU de volgende vragen:

1) Kan de in artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1383/2003 genoemde „procedure [die] is ingeleid om te bepalen of […] een intellectueel eigendomsrecht is geschonden”, ook worden gevoerd bij de douanedienst, of dient de in hoofdstuk III van de verordening behandelde „bevoegde autoriteit [die] een besluit ten gronde kan nemen” gescheiden te zijn van de douaneautoriteiten?

2) In punt 2 van de considerans van verordening nr. 1383/2003 wordt als doelstelling van de verordening bescherming van de consumenten genoemd, en overeenkomstig punt 3 van die considerans moet in een procedure worden voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft het verbod om goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, zo doeltreffend mogelijk te handhaven, zonder evenwel de in punt 2 van de considerans van deze verordening en in punt 1 van de considerans van uitvoeringsverordening nr. 1891/2004 genoemde vrijheid van het legitieme handelsverkeer in het gedrang te brengen.

Is het met deze doelstellingen verenigbaar dat de in artikel 17 van verordening nr. 1383/2003 vastgelegde maatregelen alleen kunnen worden toegepast wanneer de houder van het recht de in artikel 13, lid 1, van de verordening genoemde procedure tot vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht inleidt, of moet met het oog op een zo doeltreffend mogelijke verwezenlijking van deze doelstellingen, ook de douaneautoriteit de mogelijkheid hebben om de desbetreffende procedure in te leiden?

OHIM Kamer van Beroep 20 december 2012, R971/2011-3 (Agrotop-Kaczmarek tegen Weremczuk FMR; combine harvesters)

Met samenvatting van Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Gemeenschapsmodellenrecht. Toepassing van de techniekrestrictie ex artikel 8 lid 1 GModVo.

De Nietigheidsafdeling besliste dat Gemeenschapsmodel 1603382-0001 nietig was op grond van artikel 25 lid 1 sub b jo. 8 lid 1 GModVo (de techniekrestrictie). Volgens de Nietigheidsafdeling waren de uiterlijke kenmerken van het Gemeenschapsmodel uitsluitend toe te schrijven aan een technische functie. De houder van het model stelt daarop hoger beroep in.

De Kamer van Beroep oordeelt dat verzoeker geen argumenten heeft aangevoerd waarom het Gemeenschapsmodel nietig zou zijn op grond van artikel 8 lid 1 GModVo. Om die reden had de Nietigheidsafdeling haar oordeel dat het Gemeenschapsmodel nietig was niet alleen op dit artikel mogen baseren. Artikel 63 lid 1 GModVo bepaalt immers:

"Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in een procedure inzake nietigverklaring blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering."

Volgens de Kamer van Beroep is het Gemeenschapsmodel ten opzichte van de eerdere modellen van eiser nieuw en beschikt het over een eigen karakter. De Kamer van Beroep gaat daarbij voorbij aan de vraag in hoeverre de uiterlijke kenmerken uitsluitend door een technische functie worden bepaald, nu de verzoeker hiervoor onvoldoende heeft gesteld. Het verzoek om nietigverklaring wordt dan ook alsnog afgewezen.

18. As the grounds of Article 8 CDR were neither directly, nor indirectly invoked by the respondent, and as explained under paragraph 14 above, this ground constitutes an absolute requirement, prohibiting the registration of designs the appearance of which is solely determined by its technical function, without the need to involve similar prior designs, the Board can only confirm the appellant’s claim, namely that the contested decision which decided the case on the aforesaid ground alone, was in breach of Articles 62 and 63(1) CDR and as a consequence the decision must be annulled.

37. (...) The differences nevertheless show that the contested design is endowed by a certain individual character when compared to the prior art design. Although the assessment of the product’s individual character involves a certain technical knowledge providing a basis for the analysis, however, the informed user is without doubt in possession of that knowledge and will be able to carry out the analysis accordingly. The question remains, whether those individual features providing the contested design with differences are in fact new or result from purely technical considerations. However this is not for the Board to decide, since the analysis of the novelty and technical necessity of these particular details should have been submitted by the respondent.

OHIM Kamer van Beroep 8 november 2012, zaaknr. R168/2012-3 (ACV Manufacturing tegen AIC SA)

Gemeenschapsmodellenrecht. Nietigverklaring. Termijn. Niet-ontvankelijk.

ACV Manufacturing heeft een verzoek ingediend tot het nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel 1203004-0001, 'warmtewisselaar'. De registratie van het Gemeenschapsmodel voldoet aan de vereiste van art 4(2) en 8 CDR, met als gevolg een afwijzing van het nietigheidsverzoek.

Op 14 december 2011 is ACV in kennis gesteld van de afwijzing. Pas op 24 januari 2012 heeft verzoeker beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing, maar niet de gronden vermeld. Op grond van artikel 57 CDR moet binnen een niet-verlengbare termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van het bestreden besluit, een schriftelijke uiteenzetting van de gronden worden overlegd. Na een rappel op 27 januari dat er geen 'written statement of grounds' is ingediend en aangezien er geen schriftelijke uiteenzetting is ontvangen binnen vier maanden, dat wil zeggen voor 16 april 2012, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

2. By decision of 13 December 2011 (‘the contested decision’), the Cancellation Division concluded that the RCD fulfilled the requirements of protection within the meanings of Articles 4(2) and 8 CDR and rejected the application for a declaration of invalidity as unfounded and ordered the appellant to bear the costs.

5 On 27 January 2012 the Registry of the Boards of Appeal notified the appellant, that a written statement of grounds had to be filed within a non-extendable timelimit of four months counted from the date of notification of the contested decision, in accordance with Article 57 CDR.

6. On 27 April 2012, the Registry of the Boards of Appeal informed the appellant that since no written statement of grounds had been received within four months counted from the date of notification of the contested decision, i.e. by 16 April 2012, the appeal might be rejected as inadmissible. It invited the appellant to file comments and provide the Board with any upporting evidence regarding these findings within one month.

OHIM Kamer van Beroep 27 oktober 2012, zaaknr. 584/2011-3 (Bellijardin tegen Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse)

Gemeenschapsmodel. Procesrecht. Termijn. Watertank. Bellijardin (Société à responsabilité limitée) heeft een Gemeenschapsmodel 000635420-001 geregistreerd op 11 december 2006 voor een 'watertank'. Het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter zou volgens Otto Graf GmbH moeten leiden tot nietigheid. Het nietigheidsverzoek is op 28 juli 2009 ingediend.

Het Gemeenschapsmodel is op 21 december 2010 nietig verklaard wegens het ontbreken van nieuwheid. Het Bureau heeft twee maanden voor beëindiging mededeling gedaan van het verlopen van de beroepstermijn tegen de nietigverklaring per 11 december 2011. De kamer heeft vastgesteld dat de termijn is verstreken.

4. La demanderesse en nullité s’appuyait sur un modèle de « récupérateur d’eau » (ci-après, « le modèle antérieur ») qu’elle aurait divulgué avant la « période de grâce » de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du modèle attaqué.

14. Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMC, la partie qui met fin à une procédure par le non-renouvellement de son enregistrement, supporte les taxes ainsi que les frais encourus par l'autre partie, dans  les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. C’est donc à la titulaire qu’il revient de supporter les frais encourus par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et de recours.

OHIM Kamer van Beroep 27 november 2012, zaaknr. R0273/2009-3 (D. Jesús Enrique Samper Rives tegen DOPAT, S.A.)

Gemeenschapsmodellenrecht. Merkenrecht. Jesús Enrique Samper Rives heeft het Gemeenschapsmodel 794870-0004 geregistreerd. DOPAT S.A. vordert een nietigverklaring op grond van artikel 25, paragraaf 1, letter e) CDR, op basis van het aan haar toekomend beeldmerk.

Ter beoordeling staan de twee tekens die bestaan uit verschillende representaties van de letter "H". Gezien de gelijkenis tussen het Gemeenschapsmerk en de letter "H" die is opgenomen in het model en de soortgelijkheid van producten, bestaat er gevaar voor verwarring.

De kamer heeft met het voorstel tot gedeeltelijke aanpassing met de woorden "dat zonder de letter 'H' het design blijft bestaan in een aangepaste vorm" bedoeld dat deze aanwijzing moet worden geïnterpreteerd op een dusdanige wijze dat met een gedeeltelijke wijziging een duidelijke, nauwkeurige, volledige, begrijpelijke, duurzame en objectieve aanpassing plaatsvindt. Met andere woorden: met de gedeeltelijke wijziging wordt niet een algehele verwijdering van de letter 'H' bedoeld.

De houder is in de gelegenheid gesteld een aangepaste versie van het model te overhandigen, maar heeft dit achterwegen gelaten. Het beroep wordt afgewezen.

Helaas slechts in Spaans beschikbaar
12. El 25 de septiembre 2009, la Tercera Sala informó al titular de que la renuncia parcial mediante las palabras “sin que la letra ‘H’ forme parte de él”, no cumplía los requisitos exigidos en el artículo 18, apartado 2 del REDC, sobre el “Mantenimiento del dibujo o modelo en forma modificada”, dado que dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una renuncia parcial indicada de forma clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. 

21. En este caso, la Sala considera que una renuncia parcial solo ediante una explicación no cumple dichos requisitos exigidos al no ir acompañada de una representación de la forma modificada del modelo y, específicamente en el caso de autos, la explicación “sin que la letra ‘H’ forme parte de él” no constituye una indicación clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva de la renuncia, ya que dichas palabras pueden interpretarse no solo como una supresión total de la letra “H” sino por una supresión parcial de las tres líneas que forman la letra “H”. En consecuencia, la Sala no comparte el argumento del titular de que no es imprescindible presentar una nueva representación del modelo o dibujo modificado. La División  de Anulación no incurrió en error al considerar que el titular no había presentado una solicitud de la forma modificada.

OHIM Kamer van Beroep 3 december 2012, zaaknr. 944/2011-3 (IDO S.r.l. tegen LOTTI IMPORTEX S.r.l.)

Gemeenschapsmodellenrecht. Eigen karakter en geïnformeerde gebruiker. IDO Srl registreert een Gemeenschapsmodel 1549957-0002 voor "LED-lamp". Importex Srl dient hiertegen een verzoek in tot een nietigverklaring van het model, op grond van artikel 25 CDR, bij gebrek aan nieuwheid en eigen karakter.

De mate van ontwerpersvrijheid in dit gebied is beperkt en er moet rekening worden gehouden met het grote aanbod in de sector. Kenmerkend voor het model is niet alleen de vorm van de bol, maar ook de positie van de LED. De LED-lamp is in feite al geplaatst in de transparante lamp. Zij is van buitenaf zichtbaar, zowel wanneer de lamp brandt alsook wanneer deze is uitgeschakeld.

De geïnformeerde gebruiker van het product is de consument van kettingverlichting en lichtslangen ten behoeve van decoratie. De algemene indruk van het gemeenschapsmodel uit de catalogus in doc. C (een losse pagina uit de catalogus "Fantasy Lights", gedateerd 2003, Arteleta Company Ltd) is vanuit het oogpunt van de gebruiker verschillend.

De lamphouder en de bedrading hebben, ongeacht kleur, een significante invloed op het uiterlijk. Volgens de Kamer van Beroep is de aanwezigheid van de houder en de kabels van grote invloed op de totaalindruk van het model. De algehele uitstraling is significant verschillend van die van het model uit de catalogus. Het verzoek tot nietigverklaring overeenkomstig artikel 6 CDR, is ongegrond. De kamer verklaart het beroep ongegrond, het model blijft in stand.

Helaas slechts in het Italiaans beschikbaar
9.b) caratteristica del modello non è unicamente la forma del bulbo ma anche il posizionamento dei led al suo interno; i led, infatti, pur collocati all’interno del bulbo – che è trasparente – sono visibili all’esterno, sia quando la lampadina è accesa, sia quando è spenta.

81. A parere di questa Commissione, pertanto, la corretta  definizione del prodotto nella presente fattispecie, vale a dire quella che traspare oggettivamente dall’illustrazione del modello, dovrebbe essere quella di “porzione di luminaria o ghirlanda luminosa”.

82. L’utilizzatore informato del prodotto – intendendosi per tale il prodotto complesso di cui al modello comunitario – è, a giudizio della Commissione, colui che compra luminarie a catena, ghirlande luminose e simili, per fini di decorazione.

83. Dal punto di vista di tale utilizzatore, la luminaria oggetto del modello comunitario e quella presente nel catalogo di cui al doc. C non producono la stessa impressione generale. Infatti, l’aspetto, in un caso, è quello di una lampadina ad attacco a vite; nell’altro,  è quello di una porzione di ghirlanda luminosa.

84. In altri termini, il portalampada e i cavetti che ne dipartono, indipendentemente dal colore, incidono in maniera notevole sull’aspetto del modello comunitario e devono, conseguentemente, essere presi  in considerazione nell’esame del carattere individuale rispetto alle anteriorità divulgate.

OHIM Kamer van Beroep 26  september 2012, zaaknr. 489/2011-3 (D. Mohamed Dairek Toumi tegen DIESEL S.P.A.)

Gemeenschapsmodel tegenover ouder merkenrecht. Nietigheidsverklaring. Verwarringsgevaar.

Toumi heeft een aanvraag ingediend tot registratie van het Gemeenschapsmodel 625116-0001. Tegen de aanvraag wordt door DIESEL, als oudere merkhouder, een nietigheidsverklaring gevorderd.

Wat betreft de vergelijking van de betrokken waren, ziet het oudere merk op "kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels" terwijl het gemeenschapsmodel betrekking heeft op "gespen". Er is een duidelijk verband tussen "gespen" en "riemen",  deze zijn opgenomen in de bredere categorie van "jurken" of "kleding". Gespen worden gezien als een inherent onderdeel van een riem. De producten zijn zeer vergelijkbaar en de consument van dergelijke producten is identiek. Het merk kan visueel en conceptueel worden waargenomen. Zowel visueel als auditief zijn de tekens vrijwel identiek.

Aangezien de beiden vrijwel identiek zijn en gelden voor soortgelijke producten, bestaat er een verwarringsgevaar bij het relevante publiek. De consument heeft geen directe vergelijking, waardoor zij moeten afgaan op de algehele indruk die wordt gewekt, wat het gevaar voor verwarring vergroot. DIESEL kan daarom zijn recht uitoefenen tegen aanvrager van het model op grond van artikel 5 van de Merkenrechtrichtlijn en artikel 20 van de Italiaanse wet. In het licht van het voorgaande wordt het beroep afgewezen.

21. Por lo que se refiere a la comparación de los productos amparados por los signos en conflicto, la marca anterior protege “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la clase 25 de la Clasificación de Niza mientras que el DMCconcierne “hebillas”. 

22. Existe una evidente relación entre “hebillas” y “cinturones” que están incluidos en la categoría más amplia de “vestimenta” o “prendas de vestir”. En efecto, las hebillas son una parte inherente de los cinturones. Las hebillas son imprescindibles para el uso de los  cinturones, de modo que estos no podrían cumplir su finalidad sin incorporar una hebilla. Los productos son muy similares. Las hebillas y las prendas de vestir pueden compartir los mismos canales de distribución (por ejemplo tiendas de ropa y de accesorios), y son complementarios en el sentido de ser productos que son útiles o imprescindibles el uno para el otro. Del propio DMC se desprende que lo protegido no es únicamente una hebilla sino una parte del cinturón. En múltiples ocasiones no se podría llevar un pantalón sin cinturón con hebilla. El destinatario de dichos productos es idéntico. 

28. De todas formas, la Sala considera que  esta diferencia no impide que la marca anterior se pueda percibir tanto visual como fonética y conceptualmente en el modelo comunitario. Visualmente, la diferencia principal, como se acaba de observar, reside en que en el modelo la palabra DIESEL aparece en letra negrita y gruesa. No obstante, los signos son prácticamente idénticos. Fonéticamente, la palabra DIESEL es idéntica tanto en la marca como en el DMC. Conceptualmente, dicha palabra significa una clase de carburante. 

31. Puesto que los signos son prácticamente idénticos y los productos son similares, se reúnen las condiciones para considerar que existe un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Dicho riesgo se ve incrementado por el hecho de que en múltiples ocasiones no se puede comparar los signos uno al lado del otro y el consumidor tendrá que valerse únicamente de su memoria imperfecta. Por lo tanto, la solicitante puede ejercer su derecho exclusivo en contra del titular del modelo a tenor del artículo 5 de la DM y del artículo 20 de la Ley italiana.

OHIM Kamer van Beroep 9 november 2012, zaaknr. R0457/2012-3, R0458/2012-3, R0459/2012-3, R0460/2012-3, R0461/2012-3 (Zound Industries International AB)

Modellenrecht, registratie, fax, artikel  4(1)(e) CDIR*. Zound Industries heeft een verzoek gedaan tot het registreren van ontwerpen van (delen / verpakkingen van) een hoofdtelefoon (001290456; 1290464; 1290423; 1290431 en 1290415). Het verzoek tot registratie wordt ontvangen per fax. De gefaxte afbeelding van het model is van onvoldoende kwaliteit. Indien binnen een maand nadat het faxverzoek is gedaan een kopie van de aanvraag wordt nagezonden, geldt de datum van indiening van het per fax gedane verzoek.

* It shall be of a quality permitting all the details of the matter for which protection is sought to be clearly distinguished and permitting it to be reduced or enlarged to a size no greater than 8 cm by 16 cm per view for entry in the Register (...)

In de richtlijnen voor onderzoek van Gemeenschapsmodellen staat dat een aanvraag per telefax (fax) niet geschikt is voor registratie. De afbeelding van het ontwerp kan door de aanvraag per fax mogelijk worden vervormd. Het besluit om de aanvraag niet te accepteren, wegens de slechte kwaliteit van de per fax verzonden ontwerp en het daardoor ontbreken van details, is juist. De kamer sluit zich aan bij het standpunt dat de details van het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd niet duidelijk zichtbaar zijn in de per fax verstuurde afbeelding. Het beroep wordt afgewezen.

16 The ‘Guidelines for the examination of Community designs’ available on the Office’s website oami.europa.eu state in paragraph 4.6.2 under the title ‘Transmission of the application by fax’ that ‘Transmission by telecopier (fax) may not be appropriate for design applications, because the representation of the design may be distorted. Where an application is transmitted by fax nevertheless, it is highly recommended that a confirmation copy is filed without delay, either by personal or post delivery’.

17. The question of whether the decision  of the Office not to accept the representations of the design sent by fax as the quality of the reproduction is such that it does not permit all the details of the matter for which protection is sought to be clearly distinguished, was correct, has not been disputed by the applicant. In any case, the Board agrees with the examiner on this point, as the Board is also of the opinion that the details of the matter for which protection is sought in the case at hand can not be clearly distinguished from the representations sent by fax.

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 januari 2013, zaaknummer C/09/432020 (BANG & OLUFSEN A/S tegen Loewe c.s.)

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, Marlou van de Braak en Annette Hirschfeld, Hoyng Monegier LLP.
 
Procesrecht, geharmoniseerd auteursrecht, grensoverschrijdende bevoegdheid, laattijdige producties, buiten beschouwing laten van producties, ook waartegen geen bezwaar. Auteursrecht, modellenrecht, eenvoudige modelregistratie.

B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001 voor ‘Televisietoestellen’. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA) heeft Loewe c.s. haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beiden televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.

Procesrecht - bevoegdheid
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is, terwijl in het Painer-arrest bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat. De verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten zijn samenhangend in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen, hetgeen betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt.

Procesrecht - laattijdige producties
Eerst aan het einde van haar tweede termijn heeft B&O een multomap overgelegd onder de noemer ‘overzicht van onvolledigheden in producties 5A en 5B van Loewe’. B&O heeft desgevraagd geen zinvolle verklaring gegeven waarom niet voorafgaand aan de zitting een en ander aan de orde had gesteld. (...)

Hij [red. B&O] verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren.

Alle, met een enkele uitzondering, bij repliek overlegde stukken worden buiten beschouwing gelaten, ook stukken waartegen geen bezwaar is gemaakt.

Auteursrecht
Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat de externe ontwerper van B&O, Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen.

Modelrecht
Het betreft niet een zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zij- en achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Procesrecht
4.5. Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 10 volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is 11 , terwijl in het Painer-arrest 12 bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen. 4.6. Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de jegens Loewe GmbH en Loewe AG ingestelde vorderingen.

Procesrecht - laattijdige producties
4.10. De timing en wijze waarop B&O zulks gemeend heeft te moeten doen, gaan alle perken echter te buiten. In de eerste plaats valt niet in te zien, en desgevraagd is ter zake ook geen zinvolle verklaring verkregen, waarom B&O een en ander niet reeds voorafgaand aan de zitting, althans ten minste niet in haar eerste termijn aan de orde had kunnen stellen. De gegunde spreektijd van 60 minuten bood daarvoor voldoende gelegenheid. In de tweede plaats beperkte de reactie van B&O zich niet tot het noemen van de modellen uit de producties van Loewe c.s. die niet tot het vormgevingserfgoed kunnen worden beschouwd, doch zijn, integendeel, ook diverse andere stukken onder de noemer ‘aantekeningen voor repliek’ overgelegd. Een dergelijke handelwijze komt in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hij verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren. 4.11. Dit alles leidt ertoe dat alle bij repliek overgelegde stukken, met uitzondering van die onder de tabbladen 2 t/m 7, buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt dus ook voor stukken waartegen van de zijde van Loewe c.s. geen bezwaar is gemaakt.

Modelrecht
4.17. Deze laatste stelling getuigt, zo meent ook Loewe c.s., van een modelrechtelijk onjuiste benadering en wordt verworpen. Anders dan B&O suggereert, betreft haar model geen zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zijen achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Een andersluidende opvatting zou in strijd komen met de rechtszekerheid van derden.

4.21. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is.

4.24. Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s.primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Zoals Loewe c.s. heeft betoogd, kent de Deense auteurswet (Bekendtgørelse af lov om ophavsret) naar voorlopig oordeel inderdaad geen algemene bepaling van werkgeversauteursrecht, met uitzondering van een bepaling in artikel 59 voor software, welke hier niet relevant is, en geldt (ingevolge artikel 1 van genoemde wet) als uitgangspunt dat het auteursrecht aan de maker ervan toekomt, welk recht bij overeenkomst kan worden overgedragen. Een dergelijk stuk ontbreekt evenwel. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Hier wringt zich dat B&O heeft nagelaten een opinie naar Deens recht over te leggen ter zake. Bij dit alles komt nog dat blijkens het eigen citaat van B&O19 kennelijk ook de heer Torsten Valeur als ontwerper van de BeoVision 10 heeft te gelden, zoals Loewe c.s. heeft gesteld. Van hem is in de eerste plaats niet duidelijk of ook hij in dienst was bij David Lewis Designers ApS. Zou dat het geval zijn, dan geldt in de tweede plaats dat ook hier niet is komen vast te staan of zijn auteursrechten aan David Lewis Designers ApS zijn overgedragen. Bij die stand van zaken en gelet op het feit dat voor nadere bewijslevering binnen het beperkte bestek van een kort geding geen ruimte is, kan van een dergelijke overdracht voorshands niet worden uitgegaan. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen.