Rechtspraak  

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, HA ZA 07-213 (BRS Excell Glass B.V. tegen Portal S.A. / Brakel/Atmos B.V.)

Met dank aan Marjanka Vermunt en Mark van Gardingen, Brinkhof.

Even voor jezelf lezen. Octrooirecht. Eindarrest met tussenarrest (hier). BRS is (mede)houdster van EP 0910721 B1 voor werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing en onder de merknaam BRS FREEFORMGLASS wordt beglazing op de markt gebracht.

Brakel/Atmos en Portal maken deel uit van internationale groep van ondernemingen voor bouwmaterialen. Portal S.A. was betrokken bij bouw van Randstadrailstation en schrijft FREEFORMGLASS voor. De werkwijze van het buigen zonder enige verwarming, is bij uitstek geschikt om op de bouwlocatie te worden uitgevoerd,

Hof is van oordeel dat ten opzichte van EP 468 en Glaverbel sprake is van inventiviteit, en dat Glaverbel niet nieuwheidsschadelijk is, omdat er bij EP 721 geen verwarming nodig is (omdat de vakman het geclaimde niet zou hebben gedaan, uitgaande van de stand van de techniek). Ook wijdt het Hof overwegingen aan prioriteit en openbaar voorgebruik. Vorderingen en nevenvorderingen worden toegewezen.

22. Ook ten opzicht van Glaverbel acht het hof EP 721 inventief. Howel het hof met de rechtbank van oordeel is dat de vakman zal begrijpen dat een koud geboven glasruit, in plaats van door verwarming, ook door het gebruik van vasthoudmiddelen in de gebogen stand kan worden gefixeerd, deelt het hof niet het (impliciete) oordeel van de rechtbank dat de vakman dat ook zou hebben gedaan. Alle werkwijzen in Glaverbel, ook die waarbij het gelaagde glas (verondersteld) bij omgevingstemparatuur wordt geboven, voorzien van een verwarmingsstap, te weten: verwarming tot de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag (zie rov. 14). Het moge zo zijn dat die stap is ingegeven door de wens de kromming zonder gebruik van (definitieve) vasthoudmiddelen te fixeren. Echter, feitelijk wordt daarmee het delaminatierisico buiten de deur gehouden, hetgeen ook de vakman zal hebben begrepen. Daarmee bevat Glaverbel geen aanwijzing in de richting van het helemaal achterwege laten van de verwarming tot de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag, in tegendeel. Waar dat derhalve niet voor de hand liggend was heeft Vákár (de uitvinder van EP 721) dat toch geprobeerd. Daarmee is de inventiviteit gegeven. [arcering van het hof]

Meer citaten volgen

Hof 's-Gravenhage 30 augustus 2011, LJN BS8698 (WMF Würtembergische Metallwarenfabrik AG tegen Vacuproducts

In navolging van IEF 9292 en IEF 8703. Incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad (1019h Rv) proceskostenveroordeling eerste aanleg ex art. 234 Rv in Europees octrooirecht zaa.

Het betreft Octrooi 0 483 930 B1, betrekking hebbend op een ananassnijder. Er volgt toewijzing op grond van belangenafweging, nu rechtbank daarover geen oordeel heeft gegeven. Vordering betalingsbevel met rente kan in dit incident niet aan de orde komen. Compensatie van de proceskosten.

4. Het hof stelt voorop dat voor toewijzing van een incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad vereist is dat de eisende partij belang heeft bij de door hem verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad en dat de wederpartij niet een, gezien de omstandigheden van het geval, zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel dient daarbij in de regel buiten beschouwing te blijven. (HR 29 april 2005, LJN AS8913, NJ 2006, 457 en 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).
Voorts mag in het algemeen worden aangenomen dat, zolang niet van het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een te zijnen verzoeke uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft (HR 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).

6. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat WMF, nu het tegendeel niet gemotiveerd is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Vacu Products beoogt kennelijk te stellen dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt, in welk verband zij zich, kort gezegd, beroept op het restitutierisico. Dat er een restitutierisico zou bestaan dient door Vacu Products gesteld en concreet onderbouwd te worden. Een restitutierisico in abstracto is onvoldoende aanleiding om zekerheid op te leggen en (dus zeker) om uitvoerbaarverklaring bij voorraad te weigeren (vergelijk HR 16 juni 1994, LJN ZC1400, NJ 1994, 591).
Voor zover Vacu Products voorts al stelt dat sprake is van een restitutierisico gaat het hof hieraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Zij volstaat slechts met een abstracte betwisting van de financiële soliditeit van WMF en de stelling dat WMF in Duitsland is gevestigd. De enkele omstandigheid dat WMF in Duitsland is gevestigd, acht het hof onvoldoende zwaarwegend. Dit geldt temeer nu Vacu Products in eerst aanleg heeft gesteld dat WMF ook in Nederland handelt. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Vacu Products een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan WMF bij (het wel toewijzen van) deze verklaring.
De incidentele vordering komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, terwijl er geen, althans onvoldoende aanleiding is aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.

EPO Enlarged Board of Appeal 30 augustus 2011, zaak G0002/10 (Disclaimers)

Met samenvatting van Bart Jansen, Zacco.

Europees octrooirecht. Kan disclaimer op basis van in de aanvrage aanwezige materie leiden tot uitbreiding van materie onder artikel 123(2) EOV?

Een disclaimer verkleint in principe de beschermingsomvang, maar kan mogelijk tóch tot ongeoorloofde verbreding van de beschermingsomvang leiden wanneer de formulering tot een bredere technische interpretatie van het niet-disclaimde deel de claim leidt (zie 4.5.1 van de toelichting). Disclaimers hebben als doel de nieuwheid van een claim te herstellen door als een chirurg een precies gedefinieerd stuk uit de beschermingsomvang te snijden, dus door het toevoegen van een negatief geformuleerd kenmerk.

De headlines van de beslissing die het Enlarged Board of Appeal (EBoA) nu heeft vastgesteld zijn als volgt:

“la. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

Hier wordt aangegeven dat er inderdaad uitbreiding volgens 123(2) kan optreden, indien de materie die na de disclaimer in de claim staat niet ondubbelzinnig geopenbaard is in de aanvrage.

lb. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.”

In deze headnote wordt aangegeven dat dit echter weer sterk afhangt van de manier waarop een en ander in de aanvrage beschreven was, en welke verdere informatie er voor de vakman beschikbaar is.

In tegenstelling tot de eerdere uitspraken G1/03 en G2/03, behandelt G2/10 de toelaatbaarheid van disclaimers op basis van tekst die in de aanvrage aanwezig was, in het bijzonder materie die als voorbeeld in de aanvrage was opgenomen. Terwijl G1/03 en G2/03 zich juist richten op disclaimers op basis van informatie van buiten de aanvrage. G2/10 geeft expliciet aan dat de regels uit G1/03 en G2/03 niet bedoeld zijn voor toepassing op in de aanvrage beschreven disclaimers.

Het gevaar van mogelijk uitbereiding van materie zal niet spelen wanneer het om een zeer expliciet voorbeeld gaat dat in de disclaimer staat, maar kan optreden wanneer, zoals onder 4.5.5 van de toelichting uitgelegd, de disclaimer de uitvinding splitst op een manier waarbij het overgebleven deel van de claim een subgroep is. Wanneer deze overgebleven subgroep onvoldoende gedefinieerd is kan dit de technische betekenis van het achtergebleven deel volgens de EBoA verbreden. De belangrijkste conclusie is dat in ieder geval niet zonder meer aan de toets aan artikel 123(2) EOV voorbij kan worden gegaan indien de disclaimer basis in de aanvrage zelf vindt.

Voor de dagelijkse praktijk betekent deze beslissing mijns inziens dat een disclaimer, mits precies geformuleerd op basis van een voorbeeld uit de aanvrage, doorgaans nog steeds niet tot verbreding onder 123(2) zal leiden, en dus door het EPO zal worden toegestaan. Op het moment van opstellen van een octrooiaanvrage is meestal niet te voorzien welk deel van de aanvrage in de toekomst eventueel van belang zou kunnen worden. In vakgebieden waarin disclaimers regelmatig voorkomen, zoals biotech met DNA en RNA-sequenties waar het in deze zaak om ging, kan op basis van deze uitspraak gesteld worden dat het aandacht verdient om subgroepen of partities binnen de beschrijving en in de voorbeelden goed af te bakenen.

Voor wie door wil lezen de amicus curiae briefs (link)

Rechtbank 's-Gravenhage 6 september 2011 KG ZA 11-739 (Gain Harvest Development LTD. tegen Taste of Nature B.V.)

met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma.

Octrooirecht. Contractenrecht. Uitleg van handhavingsbepaling in overeenkomst.

Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en verwante octrooi(aanvrag)en door licenties te verstrekken. Koppert B.V., welke is overgegaan in Taste of Nature Holding B.V.) is actief als kweker en licentienemer. In een overeenkomst tot toepassing van geoctrooieerde werkwijze is een koopprijs afgesproken, evenals inspanningsplicht van Gain Harvest voor de handhaving van octrooien en merken.

Spoedeisend belang is aanwezig, omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft. Verplichting tot instandhouden van octrooi en merk, en dus optreden tegen inbreuken. Er is ten tijde van de beoogde levering een tweetal beweerdelijke inbreukmakers bekend, in artikel 13 valt echter geen garantie te lezen ten tijde van de beoogde levering echter:

Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. (r.o. 4.5)

Taste of Nature kan niet opschorten. Veroordeling (onder dwangsom) tot opgaaf van Raphanus-zaden (ook als dat "nul" blijkt te zijn) voor de nakoming van de overeenkomst en betaling van de koopprijs, geen dwangsom ex 611a Rv. Taste of nature veroordeelt in proceskosten in conventie én reconventie.

4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “hierbij en […] bij de levering van het Raphanus octrooi” dat “[…] er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “heden” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.

4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.

4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens nietnakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).

4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden2 enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.

EPO Enlarged Board of Appeal 25 augustus 2011, Case nr. : R 0020/10 (Borealis Technology Oy tegen The Dow Chemical Company)

Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.

Europees octrooirecht. Procesrecht. Artikel 100(c); Artikel 123(2); Regel 108(1) EOV. Niet-ontvankelijke petition for review.

Het octrooi heeft betrekking op een proces waarbij een metalen pijp wordt voorzien van een tweelaags ethyleen coating met een bepaalde scheurbestendigheid (“stress cracking resistance” - EP 0 837 915, gebaseerd op WIPO 97/03139). Tijdens de oppositieprocedure was de zogenoemde “melt flow rate” (MFR12) van de eerste ethyleen polymeer toegevoegd als kenmerk van de octrooiconclusie. Aangezien in de beschrijving van de octrooiaanvrage deze MFR12 waarde alleen in combinatie met twee andere extra functies werd beschreven, werd het niet ook opnemen van deze extra functies in de octrooiconclusie beschouwd als een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi (art. 123(2) EOV).

Board of Appeal In beroep (T 1478/07) diende de octrooihouder verschillende gewijzigde sets van octrooiconclusies in. Het merendeel van deze zogenoemde “auxiliary requests” werd afgewezen op dezelfde gronden als tijdens de oppositie (ontoelaatbare uitbreiding; artikel 123(2) EOV); de andere sets werden afgewezen bij gebrek aan inventiviteit. Ook maakte de octrooihouder bezwaar tegen het introduceren door de oppositieafdeling “ontoelaatbare uitbreiding” als nieuwe oppositiegrond (artikel 100(c) EOV) zonder voorafgaand overleg met de octrooihouder of deze grond al dan niet prima facie relevant was. De octrooihouder vond dat de oppositieafdeling het fundamentele artikel van het Europees Octrooiverdrag had geschonden, namelijk het recht om gehoord te worden (“right to be heard”; artikel 113(1) EOV). De Board of Appeal meende dat uit de inhoud van de eerdere beslissingen van de Enlarged Board of Appeal (G 9/91 of G 10/91) niet kan worden afgeleid dat om aan de vereisten van artikel 113(1) EOV  te voldoen, de oppositieafdeling partijen de mogelijkheid moet bieden om, voordat de discussie over de inhoudelijke aspecten kan beginnen, gehoord te worden over de toelaatbaarheid van het prima facie bezwaar als nieuwe oppositiegrond.

De Enlarged Board of Appeal stelt dat er geen enkele grond voor herziening van de beslissing van de Board of Appeal in het verzoekschrift staat die valt binnen de door het Europese Octrooiverdrag (EOV) vastgestelde kader van de petition for review  door de Enlarged Board of Appeal (regel 108(1) EOV). Het belangrijkste argument hierbij is dat een grief tegen de oppositieafdeling, te weten dat het recht van een partij om gehoord te worden is geschonden, geheel buiten de werkingssfeer valt van de mogelijke gronden voor herziening opgenomen in het EOV waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening kan besluiten. Alleen als de Board of Appeal zelf het recht om gehoord te worden van een van de partijen had geschonden, had dat een grond voor herziening van de beslissing kunnen opleveren waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening had kunnen besluiten als vastgelegd in artikel 112a(2)(c) EOV.

Omdat de Enlarged Board of Appeal in het verzoekschrift van de octrooihouder geen enkele onderbouwing van een bezwaar heeft kunnen vinden dat kan worden opgevat als een grond binnen het kader van artikel 112a(2) EOV (in combinatie met regel 104 EOV), waarop, althans potentieel, een verzoek tot herziening zou kunnen worden gebaseerd, en de verzoeker bovendien zelf ook niet heeft aangegeven wat de wettelijke basis van zijn verzoek is, heeft de Enlarged Board of Appeal niet anders kunnen besluiten dan de petition for review af te wijzen als manifest niet-ontvankelijk (“clearly inadmissible”).

Algemene toelichting
Sinds het Europees Octrooiverdrag in december 2007 gewijzigd in werking is getreden, is er ook de mogelijkheid gecreëerd voor het indienen van een verzoek tot herziening (“petition for review”) bij de Enlarged Board van Appeal van een beslissing van een Kamer van Beroep (Board of Appeal). Om te voorkomen dat teveel petitions worden ingediend, zijn de gronden waarop een verzoek tot herziening kan worden ingediend extreem beperkt gehouden. Van de sindsdien ongeveer 70 ingediende petitions is het merendeel aangemerkt als “clearly unallowable” en is er slechts één gegrond verklaard (R 7/09).

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011 (bij vervroeging), LJN BR5755, KG ZA 11-730, KG ZA 11-731 (Apple tegen Samsung)

Met samenvatting van Ewoud Swart, C'M'S' Derks Star Busmann.

In navolging van uitspraak in citaten IEF 10106 : De Galaxy S, SII en Ace zal binnenkort  niet meer dezelfde zijn. Vandaag beslist de voorzieningenrechter dat naar voorlopig oordeel deze smartphones van Samsung op een bepaald punt onder het octrooi van concurrent Apple vallen en vaardigt een verbod uit. 

1. EP 868 'Portable electronic device for photo management'
2. EP 022 'unlock image'
3. EP 948 'meerdere touches tegelijk'
4. Modelrechten
5. Auteursrecht en slaafse nabootsing

1. EP 868 'Portable electronic device for photo management'
In een uitgebreid vonnis waarbij meerdere octrooien de revue passeerden, blijkt de inbreuk op octrooi EP 868 van Apple het meest in het oogspringend.
 
Waar gaat het in dit octrooi om? In dit octrooi staat het verplaatsen van digitale objecten (foto’s) op een apparaat met touchscreen beeldscherm centraal. Samsung stelt zich hierbij op het standpunt dat EP 868 nietig zou zijn met het oog op een octrooi uit 1993 (WO 458). Het element waarop EP 868 zich echter onderscheid van de stand van de techniek, is het punt dat de afbeelding op het beeldscherm verplicht terugveert na een eerste veegbeweging met de vinger. Pas na een tweede veegbeweging wordt een afbeelding verder bewogen. 

De voorzieningenrechter stelt vast dat aan alle elementen van conclusie 1 werd voldaan bij de Galaxy S, SII of Ace:, zodra wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt. Het maakte voor de voorzieningenrechter daarbij niet uit dat dit niet gebeurde als er niet is ingezoomd. (r.o. 4.20)

Anders ligt dit echter voor de Tablet computers (Galaxy Tab 10.1 en 10.1v). Daarbij kan, ook bij het inzoomen, direct naar de volgende foto worden doorgebladerd. De voorzieningsrechter merkt hierbij op dat er wel veegbewegingen denkbaar zijn waarbij wel wordt teruggeveerd, omdat die beweging te kort of niet snel genoeg is. De gemiddelde vakman zal daarbij echter geen onderscheid maken tussen een eerste en tweede beweging, maar eerder uit een lange en korte beweging. Hij begrijpt dat er bij het systeem van EP 868 altijd een eerste beweging met terugveren moet plaatsvinden, voordat naar de volgende foto kan worden doorgebladerd. De gemiddelde vakman zal dat bij de Galaxy Tabs niet onderkennen. (r.o. 4.21).

Twee andere octrooien van Apple tasten de apparaten van Samsung echter niet aan. Met betrekking tot EP 022 oordeelt de voorzieningenrechter zelfs dat er een gerede kans bestaat EP 022 in een bodemprocedure ongeldig zal worden gehouden. 
 
3. EP 022: ‘Unlock image‘
Het gaat bij EP 022 om een uitvinding die ziet op het ontgrendelen van het touchscreen.  Daarvoor moet een ‘unlock image’ in een bepaalde richting worden bewogen. Als de meest nabije stand van de techniek wordt de Neonode N1m genoemd. Het grote verschil bij Apple bestaat slechts uit de gebruikvriendelijke afbeelding waarmee de smartphone wordt ontsloten, de ‘unlock image’.

Volgens de voorzieningenrechter is een dergelijke toepassing niet inventief. Het lijkt een triviale stap, en tevens volgt deze toepassing uit virtuele schakelaars van Plaisant of van de Guitar Rig die eerder zijn gepubliceerd. In beide publicaties wordt een virtueel schuifje in een specifieke richting geschoven. Dat dit externe apparaten zijn weerhoudt de vakman niet om deze publicaties erbij te betrekken,  aldus de voorzieningenrechter. 
 
3. EP 948: ‘Meerdere touches tegelijk’
Samsung maakt verder geen inbreuk op het octrooi EP 948, een uitvinding voor een multi-touchscreen. Het gaat hierbij om de zogenaamde exclusiviteitsvlag, een ‘flag’ die reguleert wanneer meerdere plaatsen op het scherm wel of niet kunnen worden aangeraakt om acties te genereren (bij videospelletjes kan het in het ene geval bijv. gewenst zijn om meerdere knoppen tegelijkertijd te bedienen, terwijl het in andere gevallen bij het videospel ongewenst kan zijn).

EP 948 beschrijft een uitvinding die een exclusiviteitsvlag instelt per view (bepaalde plaats op het scherm), terwijl het op de Samsung opererende Android een exclusiviteitsvlag koppelt aan een window (dat meerdere views bevat). Kortom, Android garandeert niet dat als bijvoorbeeld één knop op het scherm wordt aangeraakt, niet tegelijkertijd ook een andere toets kan worden aangeraakt. Op basis daarvan oordeelt de voorzieningenrechter dat Samsung geen inbreuk maakt op octrooi EP 948 van Apple.
 
4. Modelrechten
 
Samsung maakt eveneens geen inbreuk op de modelrechten van Apple. De kenmerkende elementen van Apple waren reeds bekend (zie o.a.de HP Compaq TC1000) en bovendien merkt de rechter op dat het in de huidige tijd een trend is om producten een ‘minimalistisch’ uiterlijk te geven. Daardoor is de beschermingsomvang van het modelrecht beperkt. Er blijven volgens de voorzieningenrechter op alle producten van Samsung nog voldoende verschillen over waardoor een andere algemene indruk wordt gewekt bij het publiek. De resultaten van het in het geding gebrachte marktonderzoek doen daar niets aan af.
 
5. Auteursrecht en slaafse nabootsing

Tot slot strandt het beroep op auteursrecht omdat de producten van Apple geen auteursrechtelijke bescherming hebben in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Op basis van de Berner Conventie moet daarvan worden uitgegaan.
 
Tenslotte kent de voorzieningenrechter m.b.t. deze inbreuk van slechts één octrooi, hetgeen kennelijk technisch eenvoudig door Samsung kan worden verholpen, geen nevenvorderingen toe. De door Samsung mogelijk te lijden schade lijkt indien het verbod in een bodemprocedrue wordt bestendigd niet groot, en daarom meent de voorzieningenrechter ook dat een uitvoerbaar bij voorraadverklaring op zijn plaats is.

Lees het vonnis hier (LJN / opgeschoonde pdf)

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011 (bij vervroeging), LJN BR5755, KG ZA 11-730, KG ZA 11-731 (Apple tegen Samsung)

Met gelijktijdige dank aan Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons LLP en Charles Gielen, NautaDutilh N.V.

Lang verwachte uitspraak in kort geding, vonnis van 65 pagina's: In't kort: Inbreuk octrooirecht, maar geen inbreuk modelrecht of slaafse nabootsing van minimalistisch ontwerp van de tablets en smart phones van Samsung; uitgebreide samenvatting onder "lees verder".

5. De beslissing De voorzieningenrechter
5.1. Verbiedt gedaagden om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2.059.868;
5.2. Verbiedt gedaagden sub 2-4 om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868;
5.3. Gebiedt gedaagden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, van EUR 10.000 per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden zoals opgenomen onder 5.1 en 5.2 niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;

Slechts in citaten

Bevoegdheid 
4.1. Hoewel niet bestreden wordt ambtshalve als volgt ter zake de grensoverschrijdende bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagden sub 2-4 overwogen, gelet op het feit dat de ingeroepen octrooien met een nietigheidsverweer worden begroet. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in verband met de bevoegdheid voor een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364, Yellow Page/Yell). Zodoende is er grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de ingeroepen octrooirechten. Voor wat betreft de ingeroepen modelrechten geldt dat artikelen 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 3 Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen Gemeenschapsmodellenverordening) (hierna GmodVo) ten aanzien van de in Nederland gevestigde gedaagden 2-4 bevoegdheid verlenen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt geen grensoverschrijdende voorziening
gevraagd.

EP 868 - Inbreuk geldigheidsanalyse
4.18. Naar voorlopig oordeel valt de in de Galaxy S, S II en Ace toegepaste werkwijze onder de bescherming van EP 868 maar niet de werkwijze als geïmplementeerd in de Galaxy Tab, Tab 10.1 en 10.1v.

4.19. Samsung heeft zich op het standpunt gesteld dat EP 868 nietig zou zijn met het oog op WO 03/081458, gepubliceerd op 2 oktober 1993 (hierna WO 458). Dienaangaand wordt als volgt overwogen. In de stand van de techniek was niet bekend om eerst één swipe (first movement) te maken en dan het digitale object terug te laten “bouncen” om daarna de volgende foto pas te tonen zodra er een tweede swipe (second movement) wordt uitgevoerd. Voorshands oordelend volgt dit evenmin op voor de hand liggende wijze uit WO 458. Dat document openbaart weliswaar het swipen door kolommen (een kolom is naar voorlopig voordeel een first digital object in de zin van EP 868). Hierbij geldt dat als een “horizontal motion threshold” (p. 15, r. 9 WO 458) wordt overschreden de volgende kolom wordt getoond maar als de drempelwaarde niet wordt overschreden dat de kolom weer terug zal veren en “snap into alignment with the logical column” (p. 15, r. 20 WO 458). Het verplicht terugveren na de first movement van EP 868 valt in WO 458 niet terug te vinden noch enige aanwijzing daartoe. De andere door Samsung genoemde stand van de techniek staat verder weg van de uitvinding. EP 868 wordt derhalve voorshands voor geldig gehouden.

4.20. Gelet op het voorgaande is wezenlijk voor EP 868 dat er een (verplicht) terugveren na een eerste beweging plaatsvindt, zoals omschreven in conclusie 1. Bij de Samsung smartphones Galaxy S, S II en Ace gebeurt dit op het moment dat er op een foto is ingezoomd. Er is dan een tweede swipe nodig om naar de volgende foto te gaan, precies zoals beschreven in paragrafen 140 tot en met 144 alsmede figuren 23A-H van EP 868. Deze uitvoeringsvorm is in lijn met het door Apple onweersproken gestelde voordeel van EP 868, namelijk het probleem van desoriëntatie bij het navigeren (dat het sterkst opgeld zou doen bij inzoomen) te voorkomen. Dat betekent dat aan alle elementen van conclusie 1 wordt voldaan zodra op de Galaxy S, S II of Ace wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt. Daaraan doet niet af dat het terugveren na een eerste veegbeweging niet plaatsvindt als er niet is ingezoomd op de foto. Die uitvoeringsvorm van de Galaxy S, S II en Ace stemt overeen met hetgeen is beschreven in paragraaf 0155 van EP 868 (zie 4.17 hiervoor) zodat een gemiddelde vakman zal begrijpen dat het terugveren na een eerste swipe niet altijd hoeft plaats te vinden, namelijk niet als er niet is ingezoomd. Evenzeer zal die vakman, anders dan Samsung nog heeft
aangevoerd, begrijpen dat de tweede beweging lang of snel genoeg moet zijn om de foto over de grenswaarde heen te trekken. Enerzijds dicteert de logica van de methode van EP 868 dit en anderzijds blijkt het uit het feit dat de eerste foto van figuur 23F over de helft heen naar de volgende foto moet worden getrokken (figuur 23G en 23H). Dat er na de eerste beweging derhalve bewegingen denkbaar zijn die niet lang of snel genoeg zijn, doet er niet
aan af dat er in de applicatie van Samsung op enig moment een tweede beweging is te onderscheiden die wel voldoende is voor overgang naar de volgende foto.

EP 948 
Inbreuk 4.35. Voorshands oordelend vallen de aangevallen Samsung-producten niet onder de beschermingsomvang van EP 948. De ingeroepen conclusies schrijven immers voor dat met “each view” een “exclusive touch flag” wordt geassocieerd. De verwijzing die Apple nog heeft gedaan naar paragraaf 27 van EP 948 gaat niet op. In die paragraaf is het volgende opgenomen:

“In some embodiments, touch events are processed at the lowest level of the view hierarchy. Thus, for example, if a user touches title bar view 302, the touch event need not be directly processed by the software element associated with the title bar view, but instead can be processed by a software element associated with a view included within the title bar view where the touch occurred (i.e., a software element associated with one of views 310, 311 and 312). In some embodiments, some higher level views can also handle touch events.”
(onderstreping Apple, par. [0027], r. 12-16)

Naar voorlopig oordeel blijkt hieruit niet dat volgens de methode van EP 948 ook meerdere views per “exclusive touch flag” zouden worden toegestaan. Bovendien ziet dit deel van de beschrijving niet zozeer op de geoctrooieerde oplossing (die vanaf alinea 38 in detail wordt beschreven) als wel op wat er zoal mogelijk is bij een multi-touch scherm en hoe dat softwarematig werkt. De interpretatie die Apple aan deze passage wil geven zou voorts in tegenspraak komen met de reeds aangehaalde duidelijke bewoordingen van de conclusie

“associating an exclusive touch flag with each view” en “said exclusive touch flag indicating whether a particular view(…)” alsmede met bijvoorbeeld alinea 40 van EP 948 “The exclusive touch flag can indicate whether a particular view is to allow other views(…) (onderstr. Vzr). 

EP 022
4.42. Het octrooi ziet op draagbare elektronische inrichtingen die voorzien zijn van een touchscreen beeldscherm. Touchscreen inrichtingen hebben vaak een beperkt aantal fysieke toetsen. De functies van en toepassingen (applicaties) op de inrichting kunnen worden bestuurd door middel van virtuele toetsen die op het touchscreen worden weergegeven en door middel van het touchscreen kunnen worden bediend.

4.45. Naar voorlopig oordeel bestaat er een gerede kans dat EP 022 in een daartoe strekkende bodemprocedure voor ongeldig zal worden gehouden zodat om die reden de gevraagde voorzieningen ten aanzien van EP 022 moeten worden geweigerd. Met partijen is als de meest nabije stand van de techniek is te beschouwen de Neonode N1m waarbij de wijze van “unlocken” als volgt is weer te geven (na indrukken van een knop):

4.48. Aangezien EP 022 voorshands niet inventief is te achten, moeten de vorderingen daarop stranden en behoeft niet te worden beoordeeld of sprake is van inbreuk

Modelinbreuk
4.49. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van inbreuk op enig modelrecht van Apple waartoe als volgt wordt overwogen. In dit kader wordt voorop gesteld dat – anders dan Apple heeft betoogd – uitsluitend de uiterlijke kenmerken zoals deze blijken uit de modelinschrijving mogen worden meegewogen. Het komt de voorzieningenrechter onjuist voor dat bij de inbreukvraag ook een eventuele concrete verwezenlijking van de geregistreerde modellen kan meetellen, zoals AG Mengozzi lijkt voor te staan in de Pepsico Pogs-zaak (r.o. 83)
^{9 [red. Conclusie van 12 mei 2011 bij C-281/1]} . Een ander oordeel zou immers in strijd komen met het registratiesysteem van modellen (en het onderscheid in de GModVo tussen geregistreerde en ongeregistreerde modellen) en de rechtszekerheid voor derden daarbij. Het zou bovendien tegelijkertijd belangrijke, rechtsonzekerheid scheppende, vragen oproepen die niet uit de verordening blijken. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn welk criterium zou moeten worden gehanteerd om te beoordelen of een model is belichaamd in een op de markt zijnd product, op welk moment (bij depot, registratie of nadien) een product op de markt zou moeten zijn wil het kunnen meewegen en wat is te doen als er meerdere, onderlinge weer enigszins verschillende, producten op de markt zijn die in aanmerking komen en ga zo door. Niet voor niets verleent artikel 19 lid 1 GModV dan ook aan de houder van het ingeschreven (zie artikel 1 lid 2 onder b GModV: ingeschreven volgens de verordening) Gemeenschapsmodel een uitsluitend recht voor een periode langer dan 3 jaar (artikel 12: maximaal 25 jaar). Een concrete verwezenlijking speelt vanzelfsprekend wel een rol bij een beroep op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar dat is in deze zaak niet aan de orde (gesteld).

Galaxy Tab 10.1 en 10.1v
4.50. Ervan uitgaande dat het Gemeenschapsmodel 181607-0001 van Apple geldig is, heeft Samsung daarvan voorshands voldoende afstand genomen. In dit kader is van belang dat het in feite slechts de voorkant zijn van de Galaxy Tab 10.1 en 10.1v die overeenstemming vertonen. De kenmerkende elementen van de voorzijde van het model zoals ingeschreven, dat wil zeggen de rechthoekige vorm met afgeronde hoeken, minimalistische design, passe-partout achter een geheel transparante (“glazen”) voorkant, waren evenwel ieder voor zich reeds bekend op de prioriteitsdatum van het depot (17 maart 2004). Zo was de HP Compaq TC1000 reeds rechthoekig met afgeronde hoeken en had deze een vrijwel geheel transparant oppervlak met een (grijze) passe-partout onder dat oppervlak (zie afbeelding hierna). 

Vormgeving minimalistisch
4.54. Ten aanzien van het door Apple gestelde aantrekkelijke “minimalistisch” of “strak” vormgegeven uiterlijk overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. Ontegenzeggelijk is het in de huidige tijd een trend om producten een “minimalistisch” uiterlijk te geven. Dit ziet er in veel gevallen ook fraai uit, zoals bij de iPad. Gelet op dat fraaie uiterlijk zal er dan een neiging kunnen zijn om aan dergelijke modellen een ruime bescherming te verlenen. Niettemin moet in het achterhoofd worden gehouden dat “minimalistisch” vormgeven in feite betekent dat het ontwerp zoveel mogelijk de contouren volgt zoals deze door de techniek en ergonomie van het apparaat worden gedicteerd. Dat is naar voorlopig oordeel ook bij het model aan de hand. Zo zijn de afgeronde hoeken een uitvloeisel van het feit dat een apparaat met scherpe hoeken niet prettig in de hand ligt en (be)kleding kan vernielen, zeker als het een zakcomputer betreft waarvoor het model is ingeschreven. Hetzelfde geldt zoals hiervoor werd overwogen in belangrijke mate voor de doorlopende “glazen” aanraakplaat. Een modelrecht op een “minimalistisch” ontwerp bergt zodoende inherent het probleem in zich dat concurrenten in feite gedwongen worden om minder optimale keuzes te maken (lees: zij moeten feitelijk onnodige franje aan hun ontwerp toevoegen om buiten de bescherming van het model te blijven), hetgeen een concurrentievoordeel oplevert voor een modelhouder die (toevallig) zijn concurrenten de loef af stak met registratie van een model voor een bepaald segment producten, zoals de tablet computer. Dat concurrentievoordeel is vanuit modelrechtelijk oogpunt ongerechtvaardigd omdat het niet zozeer een gevolg is van ontwerpersarbeid als wel een gevolg van het feit dat de betrokken houder als eerste het (nauwsluitende) uiterlijk van een nieuw segment producten weet te registreren. Dit betekent wellicht niet dat het model ongeldig is maar wel dat de daaraan te verlenen bescherming niet groot mag zijn en beperkt moet zijn tot de werkelijke ontwerpelementen van het model. Dat is lastig omdat juist bij een “minimalistisch” of “strak” vormgegeven model de algemene indruk van het uiterlijk nu juist op verregaande wijze bepaald wordt door de techniek en praktische/ergonomische overwegingen. Niettemin moet er geabstraheerd worden van de elementen van het model die niet beschermbaar zijn omdat deze technisch of anderszins praktisch/ergonomisch bepaald zijn. 

Galaxy S
Galaxy S versus GM 748280-0006
4.61. Voorshands oordelend is geen sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 748280-0006. Hierbij dient in acht te worden genomen dat reeds in de betrokken kringen bekend was de Koreaanse modelinschrijving van LG met nummer 30-0418547 (productie 53H Samsung) en de iHolic HTV 200 (productie 53J Samsung). Wat de iHolic betreft heeft Apple onvoldoende gemotiveerd bestreden dat deze bekend was bij ingewijden in de betrokken sector. 

Galaxy S versus GM 888920-0018 
4.67. Voorshands oordelend is er evenmin sprake van een zelfde algemene indruk van Galaxy S en model 888920-0018. In de eerste plaats overweegt de voorzieningenrechter dat Samsung terecht er een beroep op doet dat de door Apple ingeroepen prioriteit onjuist is. Apple beroept zich op prioriteit van US D 604,297 (Productie 19 Samsung) en US D 602,014 (Productie 20 Samsung), waarbij onmiddellijk opvalt dat geen van beide depots de
rechthoekige menuknop onderaan hebben maar een ronde. Schematisch is dit als volgt weer te geven, met rechts opgesomd de verschillen:

4.68. Partijen hebben gediscussieerd over de vraag volgens welk criterium moet worden bepaald of een model recht heeft op prioriteit of niet. Artikel 41 lid 1 GModVo bepaalt dat het moet gaan om hetzelfde model. Artikel 4 Unieverdrag van Parijs schrijft in dit verband geen dwingende maatstaf voor maar uit de context van 4C onder 4 kan worden afgeleid dat de prioriteitsaanvrage “hetzelfde onderwerp” moet hebben. Het komt de voorzieningenrechter voor dat in dit kader als minimale toets ware te hanteren die van nieuwheid in de zin van artikel 5 GMoV, derhalve of het prioriteitsmodel identiek is aan het depot dat die prioriteit inroept. Dit is in lijn met bestendige jurisprudentie ten aanzien van prioriteit bij octrooirechten, waar ook in wezen een toets van nieuwheid (disclosure-test) wordt aangelegd. Anders gezegd, als het model nieuw is te achten ten opzichte van het prioriteitsmodel, komt het geen beroep op prioriteit toe. Voorshands oordelend maakt de opvallende rechthoekige menuknop van het model deze niet identiek aan de prioriteitsaanvragen, zodat het beroep op prioriteit niet kan opgaan en moet worden uitgegaan van de daadwerkelijke aanvraagdatum van GM 888920-0018 (29 februari 2008). Het betreft niet een verschil in een slechts onbelangrijk detail.

Auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing 
4.86. Samsung heeft onweersproken gesteld dat ter zake het uiterlijk van de producten van Apple de Verenigde Staten als land van oorsprong hebben te gelden en die werken aldaar geen auteursrechtelijke bescherming hebben zodat op basis van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitsbeginsel daaraan evenmin auteursrechtelijke bescherming in Nederland toekomt. Samsung heeft zulk tevens gemotiveerd betoogd ter zake de gebruikersinterface, onder overlegging van een daartoe strekkende opinie van professor Ralph Oman. Nu Apple daartegenover niets heeft gesteld, moet er in dit kort geding van uit worden gegaan dat haar geen auteursrechtelijke bescherming ter zake van één van de ingeroepen werken toekomt en moeten de daarop gebaseerde vorderingen stranden.

4.87. Op de in de dagvaarding nog genoemde ongeoorloofde stijlnabootsing is Apple ter zitting niet teruggekomen zodat ervan uit wordt gegaan dat die grondslag niet langer gehandhaafd wordt. Voor zover Apple nog ter zitting een beroep heeft gedaan op slaafse nabootsing van haar producten is die grondslag tardief voorgesteld en wordt deze als in strijd met een goede procesorde ter zijde gelaten.

Lees het vonnis hier (pdf / LJN)

Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011 (bij vervroeging), HA ZA 10-4008 (Middenweg B.V. tegen JB Beheer B.V.)

Met dank aan Lars Huisman, Bird & Bird LLP. In navolging van IEF 9181. Even in't kort. Octrooirecht. Gevoerde procedures over Improved Orchid Culturing Method; cytokinine en Phalaenopsisteelt.

Bakker is houdster van Nederlands octrooi NL 581 en uitvinder van de in EP 1 956 886 octrooieerde verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën. De octrooiaanvrage die heeft geresulteerd in EP 886 is gedaan op naam van de onderneming Orchid Garden Patents. Na verlening is het octrooi overgedragen aan JB beheer, waarvan Bakker directeur en enig aandeelhouder is. Middenweg houdt zich bezig met de kweek van orchideeën.

Aan de hand van een goeddeels onbestreden gelaten claimchart wordt een vergelijking gemaakt tussen de geldigheidsargumentatie van OCNL in de adviesprocedure met betrekking tot de conclusies van NL 581 als destijds verdedigd. Na uitgebreide behandeling van de conclusies wordt EP 886 vernietigd voor zover het de geldigheid in Nederland betreft. JB Beheer wordt veroordeeld op de voet van art. 1019h Rv.

4.27. Als in het ongelijk gestelde partij zal JB Beheer worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. De redelijkheid en evenredigheid van de door middenweg in dat verband gespecificeerde kosten is door JB Beheer bestreden, maar dat wordt gepasseerd. Middenweg heeft meer kosten moeten maken doordat JB Beheer er bij wijze van verdediging voor heeft gekozen bij antwoord een hele nieuwe set conclusies te komen, waar door Middenweg met een reactieakte op diende te worden gereageerd. De argumenten dat sprake is van doubloures met de OCNL adviesprocedure en die voor de Bredase rechtbank en dat de draagkracht van partijen (MKB) toewijzing van de gevorderde proceskosten niet zou verdragen, acht de rechtbank onvoldoende uitgewerkt.

Lees het vonnis hier (pdf / zuivere pdf).

Hof Arnhem 29 juli 2011, LJN BR3465 (appellant tegen curator Canopus N.V. en Ceramic Oxides International B.V. tegen curator Canopus N.V.)

Als randvermelding. Octrooirecht. Hebben de bestuurders van de failliete naamloze vennootschap hun taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement? Vennootschap is opgericht met het doel om een aantal octrooien te exploiteren in samenwerkingsverband met derden. Er was geen geld hadden om te investeren in de broodnodige pilotplants. Strijd en aansprakelijkheid met oprichtingsakte, 2:138 BW en 2:9 BW niet aangenomen (zie r.o. 4.29).

4.28 (...) Volgens de curator speelden bij het besluit om voornoemde licentieovereenkomst te ontbinden de volgende belangen een rol:
(i) het belang van Canopus om haar rechten ter zake het vermarkten van de octrooien van COI te behouden;
(ii) het belang van [appellant sub 2] en COI dat het recht om de octrooien van COI te mogen vermarkten weer door COI werd verkregen, zodat [appellant sub 2] geen bemoeienis meer van derden had te verduren bij het vermarkten van de door hem bedachte technologie.
Deze belangen zijn door de curator in zijn antwoordconclusie na enquête nader toegelicht. Naar het oordeel van het hof heeft de curator evenwel onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou blijken dat [appellant sub 2] zich niet in staat had mogen achten het belang van de vennootschap met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen.
[appellant sub 2] en [appellant sub 1] hebben er voldoende aan gedaan om de octrooien geëxploiteerd te krijgen en pas toen dat niet lukte en de activiteiten van Canopus bij gebrek aan financiële middelen zijn stilgelegd, is de licentieovereenkomst tussen COI en Canopus ontbonden. Bij die stand van zaken kan niet gezegd worden dat [appellant sub 2] en [appellant sub 1] zich in redelijkheid niet in staat mochten achten tot het scheiden van het belang van Canopus en het persoonlijk belang van [appellant sub 2], te weten het kunnen vermarkten van de octrooien (maar nu) via COI.

4.29  Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat, nog daargelaten of er wel een Raad van Commissarissen was benoemd, niet aangetoond is dat door [appellant sub 2] en [appellant sub 1] is gehandeld in strijd met artikel 17 lid 2 van de oprichtingsakte. Vervolgens zal onderzocht moeten worden of [appellant sub 2] en [appellant sub 1] anderszins een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De curator heeft, als gezegd, op grond van hetzelfde feitencomplex als in het kader van aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 2:138 BW is aangevoerd, gesteld dat [appellant sub 2] en [appellant sub 1] op de voet van artikel 2:9 BW een ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van het niet naar behoren vervullen van hun bestuurstaak.
Volgens vaste rechtspraak kan de bestuurder op grond van artikel 2:9 BW (slechts) aansprakelijk worden gesteld als hem een ernstig verwijt treft. Of aan dit verwijtbaarheidscriterium is voldaan moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden. De curator heeft zijn stelling dat [appellant sub 2] en [appellant sub 1] aansprakelijk zijn op grond van artikel 2:9 BW onderbouwd met dezelfde argumenten die hij aan zijn vordering uit hoofde van artikel 2:138 BW ten grondslag heeft gelegd. Deze door de curator gestelde en door het hof reeds behandelde feiten en omstandigheden leveren, mede op grond van hetgeen het hof in het kader van de beoordeling ten aanzien van de vordering ex artikel 2:138 BW heeft overwogen, niet een ernstig verwijt aan [appellant sub 2] en [appellant sub 1] op en kunnen derhalve niet tot aansprakelijkheid ingevolge artikel 2:9 BW leiden.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Rechtbank Arnhem 13 juli 2011, LJN BR5069 (Vitaplant b.v. tegen middenweg b.v. / G. van Steekelenburg en Zn B.V.)

Als randvermelding, in navolging van IEF 9181 en 9240. Octrooirecht. Complexe serie gevoegde over wanprestatie van een (heterogeen) groeistimulator, misvormingen door gebruik hiervan, het niet betalen, door de rechter gewijzigde overeenkomsten in het octrooirecht. Is binnen bekwame tijd geklaagd over het niet voldoen aan de overeenkomst van bloeistimuleringsmiddelen? In de ene zaak wordt het bewijs van tijdig klagen wel geleverd geacht, in de gevoegde zaak niet. In eerstgenoemde zaak wordt verder geprocedeerd over de deugdelijkheid van het bloeistimuleringsmiddel, in laatstgenoemde zaak volgt eindvonnis.

Vervolg op: Rechtbank Arnhem 28 april 2010, LJN BM6383 (Vitaplant B.V. tegen 't nieuw bos holding / middenweg b.v. e.a.)

Eiseres vordert van verschillende gedaagden (kwekers) betaling van facturen die betrekking hebben op leveranties van bloeistimuleringsmiddelen tegen een bepaalde prijs per plant of liter. Rechtbank geeft een antal bewijsopdrachten.

LJN BR5069 3.11.  Dan komt de rechtbank toe aan de vraag of het bloeistimuleringsmiddel aan de overeenkomst beantwoordde. Middenweg heeft bij conclusie na enquête bepleit dat de rechtbank terugkomt van haar bindende eindbeslissing onder 24 van het vonnis van 28 april 2010. Vitaplant heeft bij haar conclusie na enquête – het laatste processtuk voorafgaand aan dit vonnis – stukken overgelegd waarop Middenweg nog niet heeft kunnen reageren, waaronder producties die betrekking hebben op de octrooikwestie. De zaak zal naar de rol worden verwezen opdat Middenweg daarop nog zal kunnen ingaan.

LJN BM6383 23. De kwekers hebben zich beroepen op (wederzijdse) dwaling. In plaats van vernietiging van de overeenkomst hebben zij, onder verwijzing naar artikel 6:230 BW, verzocht de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen in die zin dat een prijsvermindering wordt toegepast, kennelijk ter opheffing van het nadeel. Zij hebben daarvoor aangevoerd dat na het sluiten van de overeenkomst is gebleken dat het bloeistimuleringsmiddel van Vitaplant inbreuk maakt op het octrooi van Baker Brothers en dat ook zij daarop door de octrooigerechtigde zijn aangesproken. Volgens de kwekers hadden zij het bloeistimuleringsmiddel nooit voor de overeengekomen prijzen gekocht als zij hadden geweten van de inbreuk.

24. Dit verweer moet worden verworpen, reeds op grond van het navolgende. Artikel 6:230 lid 2 BW veronderstelt dat door wijziging van de gevolgen van de overeenkomst het nadeel kan worden opgeheven. Dat is in deze zaak echter niet het geval. Als hier al zou worden aangenomen dat het door Vitaplant aan de kwekers geleverde bloeistimuleringsmiddel inbreuk maakt op het octrooirecht van Baker Brothers, hetgeen is betwist, dan nog noopt dat niet tot een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst in die zin dat de prijs wordt aangepast. Daarmee wordt immers het nadeel - het gebruik van een middel dat inbreuk maakt op een recht van een ander - niet opgeheven. Dat gebruik heeft immers reeds plaatsgevonden en valt niet terug te draaien. De kwekers hebben niet gesteld dat zij enig financieel nadeel – bijvoorbeeld doordat de octrooigerechtigde een aanspraak jegens hen heeft geldend gemaakt – hebben geleden door de gestelde octrooi-inbreuk. Het financiële nadeel dat de kwekers stellen te hebben geleden door de ondeugdelijkheid van het bloeistimuleringsmiddel is in dit verband niet van belang. Dat dient afzonderlijk te worden beoordeeld.

Lees de uitspraken hier (link / pdf) en hier (link / pdf).