Octrooirecht  

Conclusie AG HR 16 januari 2015, IEF 14567 (Xingraphics c.s. tegen AGFA)
Conclusie ingezonden door Otto Swens en Remco de Ranitz, Vondst. Octrooirecht. Afga en Pakon zijn gezamenlijk houdster van EP 0823327B1 voor een methode van het maken van fotogevoelige lithografische drukplaten. Het hof verbood de indirecte octrooiinbreuk door Xingraphics c.s., gezamenlijk of ieder afzonderlijk. Zie tevens [IEF 12291].

In deze octrooizaak is in cassatie aan de orde de maatstaf die de rechter moet hanteren bij het verbinden van rechtsgevolgen aan het niet-overleggen van (bewijs)stukken door de octrooihouder waarop hij een beroep heeft gedaan (art. 21, 22 en 58 Rv) [klacht slaagt ten dele], de toepassing van de criteria van het inventiviteitsvereiste bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi [onderdeel faalt], en de motivering omtrent de indirecte octrooi-inbreuk [onderdeel slaagt]. Er is slechts een geringe reversibiliteit van maximaal 10% en dat is geen voldoende substantiële mate. De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

Het hof achtte bewezen dat de FIT-platen voldoen aan kenmerk 8 inzake de oplosbaarheid zodat van (indirect) octrooiinbreuk sprake is. Het hof heeft onvoldoende kenbaar aandacht besteed aan het feit dat in beide testen slechts een geringe reversibiliteit is geconstateerd, wat erop duidt dat de FIT-platen niet voldoen aan kenmerk 8 van de conclusie. Het zou niet moeten gaan om reversibiliteit, maar of er sprake is van een substantiële mate van reversibiliteit, namelijk van gemiddeld 67% (tussen 37% en 87%). De tests, zowel van Agfa als Xingraphics c.s., spreken over een maximale 10% film remaining ratio, hetgeen niet substantieel is.

Partijen zijn proceskosten in cassatie overeengekomen.

HvJ EU 15 januari 2015, IEF 14558; zaak C-631/13 (Forsgren)
Octrooirecht. ABC. Begrip ‚werkzame stof’ – Pneumokokkenconjugaatvaccin – Pediatrisch gebruik – Dragerproteïne – Covalente binding. Het Hof beantwoordt de gestelde vragen [IEF 13458] en verklaart voor recht:
1) De artikelen 1, onder b), en 3, onder a), van [ABC-verordening] moeten aldus worden uitgelegd dat zij in beginsel niet eraan in de weg staan dat voor een werkzame stof een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven wanneer deze werkzame stof covalent is gebonden aan andere werkzame stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel.

2)      Artikel 3, onder b), van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een werkzame stof waarvan het effect niet valt onder de therapeutische indicaties waarop de vergunning voor het in de handel brengen betrekking heeft.

Artikel 1, onder b), van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een dragerproteïne die door middel van een covalente binding is geconjugeerd aan een polysaccharide-antigeen slechts als „werkzame stof” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt indien is aangetoond dat zij een eigen farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect heeft dat valt onder de therapeutische indicaties van de vergunning voor het in de handel brengen, wat door de verwijzende rechter moet worden nagegaan aan de hand van alle feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding.

Gestelde vragen:

Kan overeenkomstig de artikelen 1, sub b, en 3, sub a en b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen1 , wanneer is voldaan aan de overige voorwaarden, een beschermingscertificaat voor een door een basisoctrooi beschermde werkzame stof (in casu: proteïne D) worden afgegeven wanneer deze werkzame stof in covalente (moleculaire) binding met andere werkzame stoffen in het geneesmiddel (in casu: Synflorix) is opgenomen, maar toch haar eigen werking behoudt?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
2.1.    Kan overeenkomstig artikel 3, sub a en b, van verordening (EG) nr. 469/2009 een beschermingscertificaat voor de door het basisoctrooi beschermde stof (in casu: proteïne D) worden afgegeven wanneer deze stof een eigen therapeutische werking heeft (in casu als vaccin tegen Haemophilus influenzae-bacteriën), maar de vergunning voor het geneesmiddel geen betrekking heeft op deze werking?

2.2.    Kan overeenkomstig artikel 3, sub a en b, van verordening (EG) nr. 469/2009 een beschermingscertificaat voor de door het basisoctrooi beschermde stof (in casu: proteïne D) worden afgegeven wanneer deze stof in de vergunning als „drager” voor de eigenlijke werkzame stof (in casu: pneumokokkenpolysaccharide) wordt aangeduid, zij als „adjuvans” de werking van deze stof versterkt, maar deze werking in de vergunning voor het geneesmiddel niet uitdrukkelijk wordt vermeld?

Vzr Rechtbank Den Haag 9 januari 2015, IEF 14538; ECLI:NL:RBDHA:2015:755 (Ventraco Chemie tegen VWS)
Octrooirecht. Ventraco (eiser) is bij eerder vonnis [IEF 14178] bevolen om inbreuk op octrooi NL-C2002442 te staken. Ventraco bestrijdt de verbeurde dwangsommen, omdat er geen sprake zou zijn van het aanbieden of leveren van het product gericht op het Nederlandse publiek. Op de website staan echter een Nederlands adres en telefoonnummer (met internationale kengetallen). Nederlandse afnemers komen via Nederlandstalige Google zoekresultaten bovendien gemakkelijk op de betreffende website terecht. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Ventraco af en veroordeelt haar in de proceskosten.

5.10. Zoals hiervoor overwogen, dient bij de uitleg van het verbod te worden gekeken naar de vraag of deze handelwijze naar Nederlands octrooirecht een inbreuk op het octrooi vormt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan daaraan in redelijkheid niet worden getwijfeld. Het aanbod is gedaan door het in Nederland gevestigde Ventraco, via haar website onder het toplevel domain ‘.nl’. In het Engelstalige deel van de website heeft Ventraco Nederlandse contactgegevens vermeld: een adres en telefoonnummer in Nederland. Dit alles duidt er op dat de website mede op het Nederlandse publiek is gericht. In Nederland gevestigde afnemers zullen de Engelse taal voldoende machtig zijn om de Engelstalige webpagina’s van Ventraco te begrijpen. Het feit dat de betreffende pagina’s in het Engels zijn opgesteld, brengt dan ook niet mee dat die pagina’s zich niet mede richten op Nederland. Ook het feit dat er internationale kengetallen bij het telefoon- en faxnummer zijn genoemd en er buitenlandse referentieprojecten zijn vermeld, zullen de bezoeker niet duidelijk maken dat het aanbod van RheoFalt HP-EM niet (mede) gericht is op toepassing in Nederland. Uit de door VWS overgelegde zoekresultaten van Google blijkt bovendien dat Nederlandse afnemers via die zoekmachine gemakkelijk op de Engelstalige pagina’s van de website van Ventraco terecht kunnen komen. Het feit dat er ook een Nederlandstalig deel van de website van Ventraco bestaat, staat daar niet aan in de weg.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 7 januari 2015, IEF 14527 (Permavoid tegen HTW Infiltratietechniek)
Uitspraak ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans. Octrooirecht. Inbreuk. VRO-procedure. Permavoid heeft een door voertuigen te berijden wegdekfunderingsconstructie met funderingslaag ontwikkeld en heeft daarvoor octrooi EP 1 311 727 B1. HTW biedt 'Varioboxen' aan in samenwerking met aannemers. In deze VRO-procedure, met afwijkende termijnen voor indienen van producties, is geen ruimte om producties alsnog toe te laten. HTW bestrijdt zonder succes de gestelde octrooi-inbreuk.

Ze voert aan dat de Varioboxen ongeschikt zijn omdat de verbindingen zwakker zijn en zullen bezwijken onder constante druk van verkeer, terwijl in correspondentie werd verzekerd dat een laag Varioboxen (zonder geogrid of gewapend geotextiel) minstens dezelfde drukverdelende sterkte heeft. Vorderingen worden toegewezen en HTW wordt in de proceskosten (in conventie en reconventie) veroordeeld.

In reconventie: Het octrooi is nawerkbaar. De toevoeging 'and the like' impliceert dat de vinding onder andere kan worden toegepast bij een door voertuige te berijden wegdek en is geen toegevoegde materie. De ingeroepen nieuwsheidsschadelijke octrooien zijn gericht op drainage, zij openbaren echter niet het kenmerk van een funderingslaag. Er is geen ander inventiviteitsschadelijk materiaal overlegd.

Hof Den Haag 30 december 2014, IEF 14521 (X tegen SES Nederland)
Uitspraak ingezonden door Richella Soetens en Marc van Wijngaarden, Bird & Bird. X is houdster van NL1017056 en EP1221289 voor een werkwijze voor het vastmaken van een streng haar met latexlijm én het verwijderen van die lijm met natuurlijke olie. Door de rechtbank [IEF 9439] en eerder in kort geding [IEF 1314] werd geoordeeld dat de conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn vanwege gebrek aan inventiviteit. Van nadere omstandigheden voor een beroep op de 'tenzij-clausule' uit 1019h Rv inzake proceskostenveroordeling is niet gebleken. Het Hof bekrachtigt het vonnis.

13. Uit de hiervoor geciteerde passages van de blz. 133 en 134 van Jayne, in samenhang beschouwd met het onder 10 overwogene, volgt dat het op de prioriteitsaanvraagdatum van EP 289 binnen het bereik van de gemiddelde vakman lag om minerale olie of babyolie te gebruiken voor het verwijderen tan de latexlijm. (...)

11. Nu noch het toepassen van latexlijm noch het gebruik van natuurlijke, huidvriendelijke olie om deze lijm te verwijderen noch de combinatie daarvan als inventief is aan te merken. is - gezien het in rov. 8 geformuleerde uitgangspunt - conclusie 1 van EP 289 nietig wegens gebrek aan uitvindershoogte zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld. Grief III van X faalt derhalve.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Elke maand reikt de Amerikaanse website Techdirt de titel Stupid Patent of the Month uit aan een bedrijf dat het meest onzinnige octrooi heeft aangevraagd. De prijs voor december 2014 dreigt naar Uber te gaan.

PATENT DYNAMIC PRICING
Het taxibedrijf heeft in de Verenigde Staten octrooibescherming aangevraagd voor de methode van ‘dynamic pricing’. Op het moment dat er veel vraag naar taxi’s is, gaat de prijs van een ritje omhoog. En – het spreekt voor zich – als bijna niemand een taxi zoekt, gaat de prijs naar beneden.

ABSTRACT IDEE EN BOVENDIEN NIET NIEUW
Volgens Techdirt is het door Uber aangevraagde patent om twee redenen onzinnig. In de eerste plaats is de methode van ‘dynamic pricing’ niet nieuw. De luchtvaartindustrie gebruikt het al meer dan 20 jaar. Bovendien probeert Uber hiermee een claim te leggen op een abstract idee – prijsbeleid afstemmen op vraag en aanbod – en daarvoor is het octrooirecht niet bedoeld, aldus Techdirt. Het Uber patent moet nog getoetst worden door het Amerikaanse Patentbureau. Door nu te dreigen de prijs aan Uber uit te reiken, hoopt Techdirt het taxibedrijf te bewegen de aanvraag alsnog in te trekken. Doet Uber dat niet dan is het over enkele weken de winnaar van de Stupid Patent of the Month Award.

De aanvraag van het patent vindt u hier.
Bas Kist
Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Wint Uber het domste patent NRC 02012015

Rechtbank Den Haag 17 december 2014, IEF 14496; ECLI:NL:RBDHA:2014:16691 (Opentv tegen Netflix)
Octrooirecht. OpenTV richt zich op het verwerven, beschermen en handhaven van IE voor de Kudelski Groep en is houdster van EP 0 879 534 B1 voor toegangsysteem en -werkwijze voor gekoppelde mediadiensten. Netflix houdt zich bezig met onder meer het aanbieden van zogeheten on demand internet streaming media. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Netflix terecht aangevoerd dat conclusie 9 van EP 534 niet nieuw is in het licht van de PCT-aanvrage WO 699 die tevens is gepubliceerd als EP584. De hulpverzoeken die OpenTV naar voren heeft gebracht, kunnen het octrooi geen nieuwheid verschaffen. De reconventioneel gevorderde vernietiging van de conclusies 1-3 en 6-16 is toewijsbaar.

4.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Netflix terecht aangevoerd dat conclusie 9 van EP 534 niet nieuw is in het licht van de PCT-aanvrage WO 97/02699 (hierna: WO 699) die tevens is gepubliceerd als EP 0 835 584. In dit verband kan onbesproken blijven of het beroep op voorrang dat in EP 534 wordt gedaan, gegrond is. Ook als dat zo zou zijn (wat Netflix bestrijdt), ligt de prioriteitsdatum van WO 699 vóór de prioriteitsdatum van EP 534 en behoort WO 699 dus tot de voor de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 relevante stand van de techniek in de zin van artikel 54 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV).

4.3. (...) De rechtbank is met Netflix van oordeel dat de gemiddelde vakman de hierin beschreven decoder zal aanmerken als ‘electronic detecting means for electronically extracting the address’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 aangezien de decoder de adressen elektronisch uit het vertical blanking interval ‘stript’. OpenTV heeft ook niet toegelicht waarom zij dat anders ziet.

4.4. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider’ openbaart, is gebaseerd op de veronderstelling dat de weergave van een geëxtraheerd adres op het scherm, zoals WO 699 openbaart in de hiervoor geciteerde passage, niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat die veronderstelling ongegrond is. Het weergeven van het adres op het scherm is juist een voor de hand liggende manier om de gebruiker aan te duiden dat een adres is afgeleid. OpenTV heeft ook geen reden gegeven voor haar stelling dat de gemiddelde vakman zou menen dat de weergave van het adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blog:
Lawfox

HvJ EU 18 december 2014, IEF 14485, zaak C-364/13 (International Stem Cell Corporation) - dossier -
Octrooirecht. Een organisme dat niet het vermogen heeft om zich te ontwikkelen tot een menselijk wezen valt niet onder het begrip menselijk embryo in de zin van de Biotechnologierichtlijn. Gebruik van zulke organismes voor industriële of commerciële doeleinden kunnen worden geoctrooieerd.

Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, moet aldus worden uitgelegd dat een onbevruchte menselijke eicel die door parthenogenese is gestimuleerd zich te verdelen en zich te ontwikkelen, geen „menselijk embryo” in de zin van die bepaling is indien zij, gelet op de huidige kennis van de wetenschap, als zodanig niet het inherente vermogen bezit zich te ontwikkelen tot een mens. Het is aan het verwijzende gerecht na te gaan of dat het geval is.

Uit het perscommuniqué:

An organism which is incapable of developing into a human being does not constitute a human embryo within the meaning of the Biotech Directive. Accordingly, uses of such an organism for industrial or commercial purposes may, as a rule, be patented.

Gestelde vraag:

„Vallen onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, onder de term „menselijke embryo’s” bedoeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen?”

Op andere blogs:
IPKat

Hof Den Haag 16 december 2014, IEF 14480; ECLI:NL:GHDHA:2014:4644 (Quilate tegen Foralways)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap en Charles Gielen, NautaDutilh. Merkenrecht. Foralways is houdster van diverse L'ARGENTINA-merken. De rechtbank [IEF 10884] oordeelt dat deze merken niet beschrijvend zijn voor kleding uit Argentinië. Het Hof verklaart de Benelux en de internationale inschrijving voor Benelux deel nietig en beveelt de doorhaling. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, de kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben, is er sprake van een aanduiding slechts bestaande uit een geografische benaming en dus elk onderscheidend vermogen mist. Het relevante publiek verwacht een verband (ex Chiemsee-zaak, IEF 2814). Het woord-beeldmerk blijft in stand.

10. De volgende vraag is of door de handel en voormelde gemiddelde consument van kleding en schoenen in de Benelux het land Argentinië met die waren in verband wordt gebracht dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Het hof laat in het midden of het vereiste verband thans reeds bestaat en Argentinië voor kleding en schoenen thans beroemd of bekend is, nu het van oordeel is dat redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst is te verwachten in de zin van het Chiemsee-arrest. Bij die beoordeling is in het bijzonder van belang, in welke mate het relevante publiek bekend is met de benaming (als geografische plaats), alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren. Hierbij heeft het Hof van Justitie EG in de Chiemsee-zaak aangegeven dat dat verband niet te verwachten is (en de aanduiding dus wel onderscheidend vermogen heeft) als
1. de geografische benaming in de betrokken kringen niet bekend is, althans niet bekend is als een geografische plaats of
2. als door de kenmerken van de plaats het niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

13. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben en het relevante publiek dit weet, neemt het hof aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wijst het hof er in dit verband nog op dat naar zijn oordeel (anders dan in de CLOPPENBURG-zaak) de herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht.
Gelet op het bovenstaande slaagt grief II.

16. Het hof is van oordeel dat (in ieder geval) de combinatie van de kroon - die niet een uiterst eenvoudige figuur is, maar een enigszins bijzondere vorm heeft door de combinatie van de gebogen, in dikte aflopende (spinpoot) armen, de gestileerde, van de spinpoten afwijkende, verdikte arm in het midden, de gesloten bovenkant met daarboven een bal en een kruis en de versierde onderkant -, de blauwe kleur en de gebogen rangschikking van de letters van het woord L'ARGENTINA tezamen (enig) onderscheidend vermogen heeft.
De omstandigheid dat beeldelementen wellicht ook een decoratieve functie hebben doet aan het bovenstaande niet af Hetzelfde geldt voor de stelling dat het woordelement het dominerende element in het beeldmerk is.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 december 2014, IEF 14479 (BASF tegen IGM Resins)
Uitspraak ingezonden door Carreen Shannon, Wim Maas, Deterink. Octrooirecht. BASF produceert onder de merknaam Irgacure 819 de fotoinitiator BAPO en heeft een productieproces beschermd door octrooien EP 399 en EP 908. IGM is een groothandel en biedt Omnirad 808 BAPO aan, het gaat om een volgens het BASF-proces geproduceerd product. Na vaststellingsovereenkomst wordt een uit China afkomstig product 'Omnirad 380' aangeboden, dat volgens een afwijkend proces (ook) inbreuk maakt, aldus een eigen BASF-werknemer. Gelet op de gemotiveerde betwisting en nu BASF niet wil meewerken aan het genoemde onderzoek, is er geen reden aan te nemen dat het BASF-proces wordt toegepast.

4.8. Naar op grond van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen vooralsnog moet worden aangenomen, heeft IGM eerder inbreuk gemaakt op de octrooien. De wisselende verklaringen van IGM over de toegepaste werkwijze roepen – zeker tegen de achtergrond van deze eerdere inbreuk – vragen op. Het gaat echter te ver op grond van slechts de verklaring van de eigen werknemer van BASF aan te nemen dat 1) de werkwijze zoals die volgens IGM wordt toegepast niet mogelijk is en dat 2) dus het BASF-proces wordt toepast. In dit verband is van belang dat, zoals BASF ter zitting desgevraagd heeft bevestigd, het door BASF bedoelde bijproduct niet alleen in het BASF-proces wordt gevormd maar ook in de door IGM geschetste werkwijzen 2 en 3. Voor zover twijfels blijven bestaan, hadden deze door het besproken onderzoek door een onafhankelijke deskundige weggenomen kunnen worden. Het gevaar van manipulatie (BASF gaf als voorbeeld het afsluiten van een leiding) schat de voorzieningenrechter gering in gelet op de eenvoudige opzet van het toegepaste proces en de productiehal zoals die uit de door IGM overgelegde foto’s kan worden opgemaakt. Gelet op de gemotiveerde betwisting van IGM heeft BASF de gestelde inbreuk aldus voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Nu BASF bovendien niet wil meewerken aan het hiervoor genoemde onderzoek, is er geen reden haar te volgen in haar conclusie dat het BASF-proces wordt toegepast.