Slaafse nabootsing  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 juni 2011, KG ZA 11-462 (New Trend Trading Company B.V. & De Bats BNA Architecten tegen Boretti B.V.)

Auteursrecht. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Na beëindiging van de samenwerking, biedt Boretti (inbouwgasfornuizen) twee eigen tuinkeukenmeubels aan, tevens middels eigen website. Uit de onthoudingsverklaring:

Boretti erkent dat de tuinkeukens “Cucina Giardino” en “Lavello Cucina” inbreuk maken op de auteursrechten van De Bats en dat het in de handel brengen daarvan onrechtmatig is jegens NTTC als licentiehouder en De Bats als auteursrechthebbende;

Boretti zegt toe zich in de toekomst te onthouden van het in de handel brengen van de tuinkeukens “Cucina Giardino” en “Lavello Cucina”, die inbreuk maken op de auteursrechten van De Bats en licentierechten van NTTC

 In conventie: Geen beroep meer op niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten vanwege verstrijken van beschermingsduur. Gevorderd inbreukverbod. Vorderingen afgewezen, ten eerste een belang gelet op is er geen belang vanwege de getekende onthoudingsverklaring met boetebeding, "feit dat niet aannemelijk is gemaakt dat Boretti deze meubels opnieuw in het verkeer dreigt te brengen" . Ten tweede zijn "hun auteursrechten uitgeput omdat het hier gaat om (weder)verkoop van door hen zelf in het verkeer gebrachte keukens" (r.o. 4.4) en tot slot dat "naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk, nu deze meubels een andere totaalindruk wekken" (.r.o. 4.5).

Geen slaafse nabootsing, geen rectificatie en geen belang bij vernietigen gedemonteerde meubels.

In reconventie: vorderingen worden toegewezen. Niet betwist: gebruik van auteursrechtelijk beschermde foto´s op de site en daarbij dat aanduiding "Luxius M-System" merkinbreuk is op het woordmerk "M-SYSTEM", dit valt niet onder de getekende onthoudingsverklaring. Naar voorlopig oordeel is de vermelding “te combineren met Boretti M-System elementen” niet onrechtmatig (r.o. 4.12) . In het vonnis staan de meer afbeeldingen. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv proceskosten voor eiser (€15.000,-).

niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel 4.2. Ter zitting hebben NTT en De Bats te kennen gegeven dat zij zich in dit kort geding niet langer beroepen op de niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten op de Luxiusmeubels (vanwege het verstrijken van de beschermingsduur van 3 jaar).

Onthoudingsverklaring 4.4. NTT en De Bats hebben bij het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot de Cucina Giardino en Lavello Cucina, gelet op de onthoudingsverklaring met boetebeding (zie r.o. 2.7.) en het feit dat niet aannemelijk is gemaakt dat Boretti deze meubels opnieuw in het verkeer dreigt te brengen, voorshands geen belang. Voor zover NTT en De Bats beogen een verbod te krijgen ten aanzien van de (weder)verkoop van de Luxiuskeukens door Boretti onder de naam Solido als bedoeld onder r.o. 2.10, hebben zij hun vordering niet deugdelijk onderbouwd nu voorop moet worden gesteld dat hun auteursrechten uitgeput zijn omdat het hier gaat om (weder)verkoop van door hen zelf in het verkeer gebrachte keukens. In zoverre zullen de vorderingen dan ook worden afgewezen. 

Uitputting 4.5. Het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot de nieuwe, modulaire tuinkeukenmeubels (genoemd en afgebeeld onder r.o. 2.9.) zal evenmin worden toegewezen. Hiervoor is redengevend dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk, nu deze meubels een andere totaalindruk wekken dan de meubels uit de Luxiusserie, ook als de Borettimodules in combinatie worden beschouwd. (...) De door NTT en De Bats gestelde uiterlijke overeenkomsten tussen de Luxiusmeubels en de meubels van Boretti vloeien voor een deel voort uit technische vereisten of zijn voor een deel algemeen gebruikelijk voor deze productgroep. (...) Boretti heeft daarvan, door op belangrijke punten af te wijken zoals hiervoor aangegeven, voorshands voldoende afstand genomen.

Gedemonteerde meubels 4.7. NTT en De Bats hebben niet gesteld welk (spoedeisend) belang zij hebben bij vernietiging van de gedemonteerde meubels Cucina Giardino en Lavello Cucina. Ook is niet gebleken dat deze meubels weer gemonteerd zouden (kunnen) worden teneinde de inbreukmakende meubels opnieuw in het verkeer te brengen, noch dat er een reële dreiging bestaat dat Boretti dit zal doen, gelet op de alsdan te verbeuren boete. In het licht hiervan en gelet op het definitieve karakter van een bevel tot vernietiging, waarvoor een voorziening in kort geding zich in beginsel niet leent, zal deze vordering worden afgewezen.

4.8. NTT en De Bats hebben evenmin gesteld welk (spoedeisend) belang zij na zoveel  tijd nog hebben bij een rectificatie met betrekking tot de Cucina Giardino en Lavello Cucina, te minder daar rectificatie niet reeds in augustus 2010 onderdeel van de sommatie vormde, noch onderwerp van onderhandeling over de onthoudingsverklaring is geweest. Om die reden zal ook deze vordering worden afgewezen.

4.9. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. (...)

In reconventie 4.12. Naar voorlopig oordeel is de vermelding “te combineren met Boretti M-System elementen” niet onrechtmatig. Voorzover deze vermelding bedoeld is om aan te geven dat er Boretti apparatuur in de betreffende tuinkeuken kan worden ingebouwd, heeft Boretti weliswaar gesteld dat het gebruik van het merk Boretti naast M-System onnodig zou zijn, maar heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat voor de gemiddelde consument zonder meer duidelijk is wat met “M-System” bedoeld wordt en dat dit refereert aan apparatuur van Boretti. Anders gezegd, de voorzieningenrechter is er voorshands niet van overtuigd dat de enkele aanduiding “M-System” voor de consument voldoende informatie biedt om de MSystem apparatuur van Boretti aan te schaffen ter inbouw in de door NTT verkochte tuinkeukenmeubelen. Voorzover deze vermelding is te beschouwen als een aanprijzing in verband met de op zich legitieme (weder)verkoop door NTT van van Boretti afkomstige apparatuur, geldt dat de enkele stelling dat NTT de afgelopen periode geen Borettifornuizen verkocht heeft, niet maakt dat zij bij haar aanbod van die fornuizen geen gebruik van het merk Boretti of “M-Systems” mag maken.

GModVo, Uitvoeringswet GModVo, Auteurswet

Hof Arnhem 7 juni 2011, LJN BR2358 (Nibe AB tegen Interfocos B.V.)

Met dank aan Sven Klos en Josine van den Berg, Klos Morel Vos Schaap.

In navolging van IEF 7209. Auteursrecht. Ongeoorloofde ontlening. Houtkachel. Vormgeving niet door gebruiksfunctie van onderdelen bepaald, voldoende creatieve keuzes. Andere tinten speksteen (terwijl driedimensionaal auteursrecht ingeroepen). Totaalindrukken weinig verschillend. Aan omkering bewijslast is voldaan door te stellen dat met een heel team van ontwerpers is doorontwikkeld. Slaafse nabootsing behoeft geen beoordeling.

Vorderingen toegewezen, o.a. uitgebreid registeraccount onderzoek, terugroepen van producten m.u.v. privé-consumenten en dwangsom.

Auteursrecht? 
4.12 Interfocus heeft ten slotte verdedigd dat functioneel bepaald zijn: de speksteen, het houtopbergcompartiment, de ronde vorm, het houtrekje, de sparing boven de deur, het schudrooster op de bodem, de opberglade, het symbool zacht-hard (schuifje) en het ovencompartiment.

Naar het oordeel van het hof hebben al deze onderdelen weliswaar een gebruiksfunctie, maar kan niet gezegd worden dat de vormgeving daarvan zozeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze dat de Contura kachel niet als een auteursrechtelijke beschermd werk kan worden aangemerkt.

4.13 Naar het voorlopige oordeel van het hof dienen de Contura 660T en de Contura 520T vanwege (de combinatie van) de daarin gemaakte en creatieve keuzes te worden beschouwd als werken in de zin van de Auteurswet als omschreven in rov. 4.3.

Ongeoorloofde verveelvoudiging? 
4.20 Naar het oordeel van het hof is het inderdaad juist dat de Contura 660T aan de onderzijde een terugwijkende stenen afsluiting toont, terwijl de Eco 610 aldaar een gietijzeren deur laat zien. Dit gegeven viel echter geenszins op bij de vergelijkende bezichtiging totdat het hof daarop opmerkzaam werd gemaakt. Ook de verschillen in de tinten van het speksteen maken geen indruk noch de afwijkende afmetingen en dimensies, terwijl in het oog moet worden gehouden dat NIBVE slechts auteursrecht inroept voor de driedimensionale vorm. (...) dat de totaalindrukken die de werken (...) maken, te weinig verschillen opleveren voor het oordeel dat de eerstbedoelde werken als zelfstandige werken kunnen worden aangemerkt. Aan de daaraan verbonden omkering van de bewijslast (in kort geding: om aannemelijk te maken) van het verweer van Interfocos dat zij de Eco 600 en 610 niet heeft ontleend aan de Contura 520T en 660T, heeft Interfocos niet voldaan met haar, door NIBE bestreden, stelling dat zij aan de doorontwikkeling tot de Eco 600 en 610 op haar ontwerpafdeling met een heel team van ontwerpers heeft gewerkt.

4.21 Op grond van het voorgaande moet er voorhands van worden uitgegaan dat de Eco 600 en 610 ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn van de Contura 520T en 660T.

Lees het arrest hier (pdf / LJN / zuivere pdf)

Hof Amsterdam 31 mei 2011, LJN BR2332 (B.V. Kunststoffen Industrie Attema tegen OBO Betterman B.V.)

met dank aan Sjors Pranger, Hekkelman Advocaten.

In navolging van IEF 8446. Merkenrecht (inburgering). Slaafse nabootsing. Wens om te standaardiseren. Vormgeving en typeaanduiding van installatiekanalen om draden weg te werken.

Inzake de vormgeving en typeaanduidingen van installatiekanalen (plattebuissysteem voor kabels of kabelgoot). "Een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standardisatie kan een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vlg. HR 30 oktober 1998, LJN: ZC2760 [Assco/Layher] en HR 20 november 2009, LJN: BJ6999 [IEF 8365])". Vordering inzake slaafse nabootsing afgewezen. Inbreuk op merkenrecht wordt aangenomen. "Op grond van de gestelde duur en omvang van het gebruik kan het merk P25 een zekere onderscheidingskracht niet ontzegd worden. Het hof is echter met [geïntimeerde] van oordeel dat de onderscheidingskracht van dit merk voor kabelgoten met een breedte van 25 mm, gering is." WDK O25 maakt inbreuk.

Slaafse nabootsing 4.8 Het hof is voorshands van oordeel dat OBO Bettermann door de verwijzing naar verwante producten met dezelfde maatvoering en het tonen daarvan ter zitting, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat er op deze specifieke markt  -de zakelijke installatiemarkt - een behoefte bestaat aan standaardisatie. De enkele omstandigheid dat er ook kabelstukken en kabelgoten met een andere maatvoering op de markt zijn waardoor de goot van Attema naar eigen zeggen niet uniek is, maakt dit niet anders. Het is immers voldoende dat de behoefte aan standaardisatie bij een deel van de markt bestaat.

4.10 (…) OBO Bettermann heeft met haar naamsvermelding in de binnenzijde van de kabelgoot voorshands voldoende aan haar verplichting voldaan om nodeloze verwarring te voorkomen. Tot meer is zij niet gehouden.    

Merkenrecht 4.19. Door Attema is gesteld dat haar installatiekanaal onder het merk P25, door het gebruik dat daarvan is gemaakt, sinds 1980 een eigen gezicht op de markt heeft. Dit is door OBO Bettermann niet, althans onvoldoende, weersproken. Voorts is voldoende aannemelijk gemaakt, in het kader van de slaafse nabootsing, dat het P25 installatiesysteem van Attema, een aanmerkelijk deel van de markt uitmaakt. Op grond van de gestelde duur en omvang van het gebruik kan het merk P25 een zekere onderscheidingskracht niet ontzegd worden. Het hof is echter met OBO Bettermann van oordeel dat de onderscheidingskracht van dit merk voor kabelgoten met een breedte van 25 mm, gering is. Het verweer van Attema dat het bij wijze van toeval is dat het P25 installatiekanaal 25 mm breed is, is niet relevant nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk niet gaat om de betekenis die Attema hieraan heeft willen meegeven maar om de betekenis die de professionele installateur van de betrokken kabelgoot aan het merk geeft.

4.20. Nu het teken WDK O25 gedomineerd wordt door het bestanddeel O25 dat slechts één letter verschilt van merk P25, de letters O en P vanwege hun rondingen ook nog eens visueel overeenstemmen en dit jongere teken gebruikt wordt voor identieke waren die geleverd worden aan dezelfde afnemers, is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken WDK O25 kan leiden tot verwarring als bedoeld in rov. 4.15, hetgeen zich ook al heeft voorgedaan (zie prod. 13 van Attema in eerste aanleg).

Lees het arrest hier (pdf / LJN / zuivere pdf).

Rechtbank Zutphen 24 mei 2011, KG ZA 11-113 (T. en Mitra N.V. tegen R. Stoffering B.V. en R.)
met dank aan Paul Reeskamp, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Modelrechten. Rechtmacht NL-BE. Thuisbioscoopstoel ‘Fortuny’ is tussen 2002 en 2009 in opdracht van het Nederlandse Mitra door Belgische R. geproduceerd. In 2011 biedt R. de stoelen aan van het type Vision, "De Vision verschilt niet van de Fortuny". Rechtsmacht 47 Aw en 5 BC. Verstekverlening R.  Stoffering.

Auteursrechtelijke vorderingen deels toegewezen. Nu de verbodsvordering op grond van een auteursrechtelijke inbreuk is toegewezen, geen slaafse nabootsing. Verbod gebruik van foto's voor reclamedoeleinden: bewerking door reclamebureau, is gebruik maken van oorspronkelijk materiaal. Licentienemer heeft geen zelfstandige bevoegdheid gekregen voor instellen schadevergoeding of winstafdracht zoals in 27a lid 2 Aw.

Matiging proceskosten, want het feitencomplex is overzichtelijk, juridisch inhoudelijk niet ingewikkeld, slechts zeer beperkt verweer gevoerd en R. Stoffering niet verschenen: matiging tot €5.000 (indicatietarieven IE-zaken).

5.9. Als bestuurder van R. Meubellijn heeft R. jarenlang de Fortuny voor Mitra gemaakt. R. heeft niet betwist dat hij na het faillissement van R. Meubellijn is doorgegaan met het maken en verkopen van de Fortuny. Hiermee heeft R. een inbreuk gemaakt op de auteursrechten van T. en daarmee onrechtmatig jegens T. gehandeld. Dat Mitra nog een bedrag dient te betalen aan R. Stoffering, wat daar verder ook van maakt dit (uiteraard) niet anders. Ter zitting is gebleken dat R. overtuigd is van het feit dat hij stoelen met het model van de Fortuny mag maken en verkopen, zodat de dreiging bestaat dat R. in de (nabije) toekomst opnieuw inbreuk zal maken op de auteursrechten van T. Ook de vordering van T. tot het opleggen van een verbod aan R. tot het plegen van verdere inbreuken zal zodoende worden toegewezen.

5.10. Ook Mitra heeft gevorderd dat het R. Stoffering c.s. wordt verboden om inbreuk te maken op de auteursrechten op de Fortuny. Als onweersproken staat vast dat Mitra van T. de exclusieve licentierechten heeft verkregen op het ontwerp van de Fortuny. Aangezien Mitra (derhalve) niet de auteursrechthebbende is van de Fortuny, handelt R. Stoffering c.s. niet zonder meer jegens Mitra onrechtmatig door een inbreuk te maken op de auteursrechten op de Fortuny. De wetgever heeft de licentienemer specifieke bevoegdheden gegeven om zelfstandig - op eigen titel - op te kunnen treden tegen een auteursrechtinbreuk; op grond van artikel 27a lid 2 AW kan de licentienemer een vordering tot schadevergoeding of winstafdracht instellen. Een zelfstandige bevoegdheid tot het instellen van een verbodsvordering heeft de licentienemer echter niet gekregen. Voor zover de verbodsvordering van Mitra op de auteursrechtinbreuk van R. Stoffering c.s. is gebaseerd, kan deze dan ook niet worden toegewezen.

Lees het vonnis hier (pdf)
Auteurswet, Berner Conventie,6:162 Burgerlijk Wetboek, indicatietarieven IE-zaken

Verwisselbare elementen is een trend

Met dank aan Hans Erik van Gorp, Rassers advocaten

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Melano verkoopt sieraden met verwisselbare elementen. Gedaagde T. biedt onder onder de naam Eligo imitaties aan, maar gebruikt mede de handels- en merknaam Melano.

Een aantal sieraden is vrijwel identiek. "Een trend [komt] niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend". Het staat niet vast dat de sieraden van Melano werken zijn in de zin van de Auteurswet. Vordering afgewezen. Niet of onvoldoende onderbouwd zijn de vorderingen ten aanzien van de gestelde slaafse nabootsing en merk- en handelsnaaminbreuk op internetsites. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv en Indicatietarieven in IE-zaken.

Auteursrecht 4.10. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen bovengenoemde sieraden van Melano met sieraden van T. Het onderscheid waar T. op wijst (het ontbreken van de vermelding Melano, iets bredere randjes en een geringe afwijking in de maat) acht de rechtbank van ondergeschikte aard. Dat zelfde geldt voor de omstandigheid dat de Melano sieraden van roestvrij staal zijn gemaakt, terwijl de sieraden van T. van zilver zijn.

4.18. De rechtbank is van oordeel dat uit de door T. overgelegde producties 2a en 2b, evenals de in depot gegeven folders, volgt dat meerdere bedrijven sieraden verkopen waarbij onderdelen verwisselbaar zijn. De rechtbank volgt partijen, waar zij stellen dat er sprake is van een trend, gebaseerd op het idee van verwisselbaarheid. Zoals hiervoor al overwogen komt een trend niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend.

4.20. Aldus heeft Melano haar stellingen met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van haar sieraden in onvoldoende mate onderbouwd. Het is dan ook niet komen vast te staan dat de sieraden van Melano werken zijn in de zin van de auteurswet. Om die reden kan Melano zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Haar vorderingen voor zover deze zien op inbreuk op auteursrecht zullen dan ook worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.24. Met betrekking tot dit alles stelt Melano niets, zodat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van slaafse nabootsing die als onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt. Voor zover haar vorderingen gebaseerd zijn op slaafse nabootsing, zullen deze dan ook worden afgewezen.

Merk- of handelsnaaminbreuk 4.26. (…) De enkele omstandigheid dat op één of meerdere internetsites zowel de naam Melano als Quiges voorkomt, leidt echter niet tot de gevolgtrekking dat T. dan ook inderdaad de naam Melano voor zijn producten heeft gebruikt.

Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de site van mevrouw Nobis wellicht kan worden doorgeklikt op de naam Melano en dat dan sieraden te zien zijn die mevrouw Nobis van T. zou hebben gekocht. Daarbij is geen sprake van gebruik door T. van de naam Melano, doch hooguit van gebruik door mevrouw Nobis van de naam Melano.

Lees het vonnis hier (pdf).

Zichtbare gedeelte van modellen

Hof 's-Gravenhage 17 mei 2011, LJN BQ5640 (I-Drain B.V.B.A. tegen Easy Sanitairy Solutions B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

In navolging van IEF 8198 . Modellenrecht. Gemeenschapsmodel (hier) voor douchegoten. Inbreukvordering afstemmen op het oordeel van Invalidity Division van OHIM. Nietigheidsverweer: nieuwheid moet worden beoordeeld op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar is. Kinderkappersstoelleer uitgeput (nieuw gebruik, zelfstandig modelrecht). Devolutieve werking en slaafse nabootsing. Grieven slagen, vernieting van eerder vonnis.

6. Het hof is van oordeel dat het zijn arrest in dit kort geding moet afstemmen op het oordeel van the Invalidity Division van het Bureau, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Een Gemeenschapsmodel kan immers slechts nietig worden verklaard op een vordering bij het Bureau of door een rechtbank voor het Gemeenschapmodel op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure, welke vordering, gelet op de aard daarvan in een kort geding niet mogelijk is. De zogenaamde afstemmingsregel houdt in dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn beslissing dient af te stemmen op het oordeel van een bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (vergelijk HR 7 januari 2011, RvdW 2011, 118 en HR 19 mei 2000, NJ 2001, 407).

8. Ad 1. Naar het oordeel van het hof kan het oordeel van the Invalidity Division dat de nieuwheid van het model in dit geval moet worden beoordeeld naar hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar is, niet als een kennelijke misslag worden aangemerkt. The Division heeft geoordeeld dat het voortbrengsel waarop het model is toegepast (de douchegoot) een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel (de douche), zodat op grond van artikel 4, lid 2, GModvo de nieuwheid uitsluitend kan worden beoordeeld op basis van hetgeen bij normaal gebruik zichtbaar blijft. (…) Het oordeel van the Invalidity Division dat de onderhavige douchegoot een onderdeel is van een als samengestelde voortbrengsel aan te merken douche is niet onbegrijpelijk. (…) Dat delen die tijdens het normale gebruik niet zichtbaar zijn geen bescherming genieten sluit ook aan bij hetgeen het modelrecht beoogt te beschermen, namelijk het uiterlijk van het voortbrengsel, en bij het bepaalde in voormelde twaalfde overweging van de considerans. (…)

9. Ad 2. Uit de beslissing van the Invalidity Division leidt het hof af dat zij is uitgegaan van hetgeen zichtbaar is bij normaal gebruik, dus de bovenaanzicht van de douchegoot. (…) Het oordeel van the Invalidity Division dat "This visible feature of the RCD is identical to the feature shown in D1" (waarbij zij heeft opgemerkt dat "Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details"), is een oordeel waarover men wellicht van mening kan verschillen, maar dat niet is aan te merken als een kennelijk onjuist oordeel.

10. Ad 3. ESS verwijt the Invalidity Division te hebben verzuimd de juiste criteria toe te passen bij de beantwoording van de vraag of het model nieuw is en eigen karakter heeft. ESS stelt, begrijpt het hof, dat beslissend is of de algemene indruk die bij een geïnformeerde gebruiker door het model wordt gewekt verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel, waarop het model is toegepast en in bijzonder de bedrijfstak waarmee het verbonden is (showerdrains) en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. D1 heeft betrekking op gullies of gratings for gullies, behorend tot en andere (industriële) bedrijfstak en is bestemd voor industrieel gebruik en niet voor toepassing in badkamers in privéwoningen en behoort (dus) niet tot het vormgevingserfgoed dat aan de geïnformeerde gebruiker ter beschikking is gesteld, aldus ESS. Het hof oordeelt hierover als volgt. (…) Bij de beoordeling van nieuwheid is de algemene indruk die gewekt wordt bij de geïnformeerde gebruiker niet van belang. Het enige criterium bij de vergelijking van het model met oudere modellen in dit verband is of de modellen identiek zijn (…).

Overigens acht het hof voorshands niet aannemelijk dat het rooster voor afvoerbanen zoals kenbaar uit D1 aan ingewijden in de sector "sanitair" redelijkerwijs niet ter kennis kan zijn gekomen. Dus ook als zou moeten worden aangenomen dat ESS wel voldoende onderbouwd een beroep zou hebben gedaan op de in artikel 7, lid 1, GModVo genoemde uitzondering, is geen sprake van een kennelijke misslag.

10. (…) Voor voormelde uitleg van de uitzondering in artikel 7, lid 1, GModVo is naar het voorlopig oordeel van het hof veel te zeggen, mede in aanmerking genomen dat niet (zoals voorheen in de oude Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)) de eis wordt gesteld dat een voortbrengsel om voor modelbescherming in aanmerking te komen een gebruiksfunctie moet hebben. Dat dit afwijkt van de Kinderkapperstoelleer, inhoudende dat zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen als aan een bestaand voortbrengsel een nieuwe gebruiksfunctie wordt gegeven, zoals neergelegd in het arrest van Hoge Raad van 10 maart 1995, NJ 1995, 670, acht het hof geen onoverkomelijk bezwaar, nu dit arrest is gewezen voor de inwerkingtreding van de GModVo, onder de voor 1 december 2003 geldende BTMW. Ook in de litteratuur wordt verdedigd dat de Kinderkapperstoelleer niet meer (onverkort) geldt. Het oordeel van the Invalidity Division kan derhalve ook op dit punt niet worden aangemerkt als een kennelijke misslag. Dat dit afwijkt van de Kinderkapperstoelleer, inhoudende dat zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen als aan een bestaand voortbrengsel een nieuwe gebruiksfunctie wordt gegeven, zoals neergelegd in het arrest van Hoge Raad van 10 maart 1995, NJ 1995, 670, acht het hof geen onoverkomelijk bezwaar, nu dit arrest is gewezen voor de inwerkingtreding van de GModVo, onder de voor 1 december 2003 geldende BTMW. Ook in de litteratuur wordt verdedigd dat de Kinderkapperstoelleer niet meer (onverkort) geldt. Het oordeel van the Invalidity Division kan derhalve ook op dit punt niet worden aangemerkt als een kennelijke misslag.

11. Ervan uitgaande dat het hof zijn arrest in dit kort geding moet afstemmen op het oordeel van the Invalidity Division van het Bureau, gaat het hof er tevens van uit dat het model nietig is/zal worden verklaard, zodat de inbreukvordering dient te worden afgewezen.

Dit geldt ook als de beslissing van the Invalidity Division, voor zover hier van belang, niet gelijkgesteld kan worden met een beslissing van een bodemrechter (in eerste aanleg) en voormelde afstemmingsregel hier niet geldt, nu hetgeen hiervoor is overwogen voor het hof reden is om aan te nemen dat het hiervoor besproken nietigheidsverweer een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans van slagen heeft. De principale grieven 1 tot en met 4 slagen derhalve in zoverre.

12. Het hof is van oordeel dat in casu de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel niet meebrengt dat het hof nog dient te beoordelen of het gevorderde bevel tot staking van slaafse nabootsing toewijsbaar is, nu er hier geen sprake van een subsidiaire grondslag van een primair gevorderd verbod tot staking van bepaalde handelingen, maar een aparte, door de voorzieningenrechter (in rechtsoverweging 4.14 en punt 5.9 van het dictum) afgewezen vordering. Tegen deze afwijzing is geen incidenteel beroep ingesteld. Bij pleidooi in hoger beroep is ESS wel weer (voor het eerst in hoger beroep) ingegaan op slaafse nabootsing, maar in dit stadium van het geding kan niet alsnog een grief tegen het vonnis worden gericht. I-Drain heeft dit niet ondubbelzinnig aanvaard.

Lees de uitspraak hier (link en pdf en originele pdf met plaatjes)

Te banaal voor intellectuele schepping

Hof Amsterdam 29 maart 2011, LJN BQ3819 (CHOCOLATE KING B.V. c.s. tegen DOBLA c.s.)

Auteursrecht, herkomstfunctie. Slaafse (onrechtmatige) nabootsing. Know how bescherming. Technisch procédé.

Aan chocoladedecoraties, dunne opgerolde plakken al dan niet met streep, komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. “Dat aan deze chocolade decoraties (beperkte) auteursrechtelijke bescherming toekomt, zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen, vermag het hof niet in te zien. Het uiterlijk daarvan is noch door de vorm noch door de versiering door middel van een streep anderskleurige chocolade voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van art. 10 Aw te worden aangemerkt.”

Geen onrechtmatige (slaafse) nabootsing: gelet op verdere aanbod van chocolade producten kan vereiste onderscheidend vermogen in het midden blijven. Producten worden afgezet op een markt waarop zich louter deskundige/professionele afnemers begeven. Dat zij omtrent de herkomst van de chocolade producten op het verkeerde been zullen worden gezet door de gelijkenis daarvan, acht het hof niet aannemelijk. Of geheimhoudingsverplichting rondom productie en op de markt zetten van producten geschonden is behoeft nader feitelijk onderzoek, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Kostenveroordeling 1/4 handhaving auteursrecht, 3/4 verweer slaafse nabootsing en geheimhoudingsplicht. Vonnis Vzr. Rb. Alkmaar 28 oktober 2010 vernietigd, vorderingen Dobla afgewezen. 

Het ontbreken van (voldoende) originaliteit om, als resultaat van een creatieve keuze, als eigen intellectuele schepping te worden aangemerkt geldt ook voor de versiering van de chocolade staafjes met een diagonaal streeppatroon. Chocolate King c.s. hebben door middel van overlegging van een groot aantal producties (vgl. producties 3 en 28) voldoende aannemelijk gemaakt dat de versiering van staafjes van chocolade alsmede van bijvoorbeeld suikerwerk, drop en biscuit door middel van een streep in een contrasterende kleur die diagonaal om het staafje heen loopt dermate gemeenplaats is dat het daarmee bereikte effect zich niet voor auteursrechtelijke bescherming leent. Dat de staafjes die op deze producties afgebeeld staan (waaronder de aloude zuur- en kaneelstok) pas na het op de markt brengen van de Panatella en Cigarillo voor het eerst zouden zijn geproduceerd wordt door Dobla c.s. niet (voldoende duidelijk) gesteld en is ook overigens onaannemelijk.

4.4.3. Waar het de Rose betreft gaat het om een vorm die het onvermijdelijke effect is van het schrapen van een dunne laag door koeling gestijfd materiaal met een concaaf voorwerp (vgl. bijvoorbeeld de boterkrul die ontstaat als men over gekoelde boter schraapt met een verwarmde lepel). Ook deze vorm moet reeds om deze reden als te banaal/alledaags worden aangemerkt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Aan het feit dat bij de productie van de Rose een andere techniek wordt gebruikt (de chocolade wordt niet geschraapt maar loopt via een lopende band tegen een concaaf mes op) komt in dit verband geen relevante betekenis toe.

De versiering van de chocolade krul met een (in dikte variërende – vgl. productie 13 van Dobla c.s.) streep van anderskleurige chocolade is naar het oordeel van het hof eveneens te banaal om aan het uiterlijk van deze krul de vereiste oorspronkelijkheid te geven. Ook hier geldt dat Chocolate King voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de streep een veel voorkomend en gebruikelijk versierelement van snoepgoed en chocolade is. Dat het daarbij gaat om vormen die niet geheel gelijk zijn aan die van de Rose is van onvoldoende betekenis om tot een ander oordeel te komen.

4.6. (...) Dat de eindgebruikers van de gerechten waarop de decoraties worden aangebracht, zoals restaurantbezoekers, mogelijk onvoldoende verschil zullen zien, acht het hof in dit verband niet relevant reeds omdat van dit ‘publiek’ geen aankoopbeslissing valt te verwachten. Het gaat immers, zoals reeds vermeld, om producten die louter op de professionele markt worden afgezet.

4.7.2 (...) Chocolate King c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat zij bij het inrichten van hun productielijn specifieke elementen hebben overgenomen die eigen zijn aan de productietechniek van Dobla c.s. en die tot de geheime knowhow van Dobla c.s. kunnen worden gerekend. Chocolate King c.s. hebben in dit verband aangevoerd dat de door Chocolate King gebruikte machine, waaronder de daarin gemonteerde spuitkoppen, op wezenlijke punten afwijkt van die van Dobla c.s. en hebben door middel van overlegging van octrooischriften aannemelijk gemaakt dat het gebruik op zichzelf van een spuitknop waarmee een of meerdere soorten en kleuren chocolade op een oppervlakte kunnen worden gespoten niet geacht kan worden tot de geheime kennis van Dobla c.s. te behoren.(...)

4.7.3 (...) voorshands valt niet uit te sluiten dat het om een zodanig overzichtelijke afzetmarkt gaat dat voor het benaderen daarvan geen bijzondere kennis is vereist.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Alleen associatie is niet voldoende

Via internet worden onder het het merk CREATION LAMIS goedkope parfums aangeboden. Deze ruiken vergelijkbaar als duurdere merkparfums. In de bestellijst worden de duurdere merkproducten tegenover deze imitatie geplaatst. Het aanbieden, de reclame en de handel in imitatie is een oneerlijke handelspraktijk, zij meent klager, omdat de aangeboden producten als imitaties van origineel te herkennen zijn.

Het verbod van § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG (oneerlijke handelsreclame) richt zich niet tegen nabootsing. Voor oneerlijke vergelijkende reclame is het niet genoeg dat de associatie wordt gewekt. Het verbod richt zich tegen het adverteren van een duidelijke imitatie van een origineel.

Lees het persbericht hier, volledige uitspraak volgt

(Zeer) grote vs beperkte beschermingsomvang

met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Onrechtmatige slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8229 en IEF 7178: Het hof Amsterdam oordeelde met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam).

Conclusie A-G Verkade: Klachten kunnen niet tot cassatie leiden op grond van 81 RO (geen rechtsvragen). Auteursrecht: bij juiste lezing wél de originaliteit meegenomen. Uiteenzetting (zeer) grote beschermingsomvang tegenover beperktere beschermingsomvang en het relatieve onderscheid. Van nabootsing die tot verwarring leidt, is geen sprake (4.15). Merkenrechtelijk sprake van onjuiste lezing door G-Star - viervoudige motivering dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Motiveringsplicht.

4.4.In  de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen  dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek  aan  de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang  daarvan bepaald  dient  te worden  door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort  de originaliteit  zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe  context. Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.

4.7 Het hof heeft - al met al - dus juist wél de originaliteit van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context in aanmerking genomen, en is op basis van de door hem in aanmerking genomen  omstandigheden  tot het eerder  gemelde  resultaat gekomen. Daarom mist de klacht m.i. feitelijke  grondslag. Dat G-Star het resultaat te mager vindt, doet daaraan niet af. Nu geen regel bestaat  die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde  omstandigheden  tot een '(zeer) grote beschermingomvang'  had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4.8.1. Het criterium van 'een  (zeer) grote  beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk  criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel  criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig  niet tegengekomen. Wél geijkt is het relatieve onderscheid  tussen  een  grotere en een minder grote  beschermingsomvang. De auteursrechtelijke beschermingsomvang  hangt  samen met  de aard en de mate van oorspronkelijkheid  van het object waarvan  is (of zou zijn) overgenomen.

4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege  functionele/ objectieve factoren beperkte)  normale beschermingsomvang,  thans een '(zeer) grote  beschermíngomvang'moeten  gaan heten. Het behoeft geen nader  betoog dat deze nouveauté  naar mijn inzicht  niet voor erkenning of ijking' in aanmerking  komt.

4.24.De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest  en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag  niet tot cassatie  leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld  dat (serieus  rekening moet  worden  gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke  vormelementen van de Elwood broek  van merkenrechtelijke  bescherming zijn uitgesloten  omdat  zij een wezenlijke  waarde aan de waar geven.

Het voorlopig oordeel  van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met  de mogelijkheid dat de vorrn van de broek  niet voor merkenrechtelijke  bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd  op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft  een door de rechtbank  uitgesproken
-'erga  omnes'  werkende
- nietigverklaring van het onderhavige  vormmerk  ook na appel en cassatie  (kennelijk) standgehouden;
ii) naast het Bureau  voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United  States patent
and Trademark  office) acht ook het Benelux-Bureau  voor de Intellectuele Eigendom voÍïnmerken  als door G-Star  gedeponeerd voorshands  van bescherming  als merk uitgesloten,  onder meer op de hiervoor  genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke  rol bij de aankoopbeslissing;  en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde  vorm  vande Elwood  broek  daaraan  een wezenlijke  waarde geeft in de zin van art. 2.1lid,2 BVIE.

4.25.Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan  aÍm  een  van de rechter  in kort geding  te verlangen  motiveringsplicht3r.  Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.

Lees de conclusie hier (deel 1 - 5,6 Mb; deel 2 - 5,3 Mb)

Koksbuizen wel/niet functioneel creatief

met dank aan Helen Maatjes en Diederik Donk, Intellectueel Eigendom Advocaten

Auteursrecht. Tussenarrest in koksbuizenzaak (22 maart 2010, IEF 8693 en 7 mei 2010, IEF 8837). De Bi-Wear collectie is een auteursrechtelijk beschermd werk en de ‘Chefs-Fashion’ collectie van De Culinaire Makelaar maakt daarop inbreuk. Zich als auteursrechthebbende gedragen. Auteursrechtelijke bescherming van collectie niet als geheel, maar afzonderlijke kledingstukken wel. Deel van de collectie bepaald door functionaliteit. Ongeoorloofde verveelvoudiging. Is er dan toch sprake van slaafse nabootsing? Nee, ondanks marktleiderschap niet voldoende onderbouwd dat nagebootste producten een eigen plaats in de markt innemen.

14. Het hof is met Culinaire Makelaar van oordeel dat voor elk onderdeel van de Bi-Wear collectie afzonderlijk moet worden bezien of dit kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk. Door de collectie kennelijk als geheel te beoordelen en te kwalificeren, heeft de voorzieningenrechter een onjuiste maatstaf gehanteerd. In zoverre slaagt de grief.

15. (...) De Culinaire Makelaar betoogt dat de kokskleding van Bi-Wear is opgebouwd uit standaard vorm- en stijlelementen die door Bi-Wear niet gemonopoliseerd kunnen worden. Ook door het samenvoegen van reeds bestaande vorm- en/of stijlelementen ontstaat er volgens de Culinaire Makelaar geen auteursrechtelijk te beschermen werk.

17. (...) In overwegende mate ingegeven door de functionele eisen die aan dergelijke kleding wordt gesteld en niet door de eigen creatieve keuzes van de maker. (...) plaatsing en de vorm van de coupnaden, de belijning van het armsgat, de ontluchtingsgaatjes in de oksel en de trens aan het manchet."

18 (...) Ook voor deze kledingstukken geldt - voorhands - dat de creatieve keuzes in de ontwerpen onvoldoende tot uitdrukking komen. Daarbij merkt het hof op dat het enkele idee van comfortabele en modieuze-trendy kokskleding, hoe innovatief dan ook, op grond van de Auteurswet niet beschermd kan worden.

19 (...) creatieve keuzes voor een raglanmouw, de opgestikte band op de mouw en de plaats daarvan en de stof aan de onderzijde van het armsgat geven de ontwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter (...) hebben door de gekozen band met strepen in een bepaalde kleurrstelling en de asymmetrische verwerking daarvan, een eigen, oorspronkelijk karakter.

24. Volgens vast jurisprudentie van de Hoge Raad staat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrij, maar lijdt dit beginsel uitzondering wwanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door  gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (zie onder meer HR 20 november 2009, Rvd 2009, 357, LJN: BJ6999, Lego). Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, is evenwel vereist dat het (beweerdelijk) slaafs nagebootste product een eigen plaats in de markt inneemt doordat het zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde (gelijksoortige) producten (vgl. HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, Drukasbak en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). 

Lees het arrest hier (pdf).