Slaafse nabootsing  

Slaafse nabootsing: transportvoordrager

Slaafse nabootsing. Veroordeling bij verstek. Voorzieningenrechter oordeelt dat Steco (gedaagde) terecht stelt dat Dowell zich met de verkoop van de DoWell-transportvoordrager schuldig maakt aan slaafse nabootsing. De veroordeling bij verstek blijft in verzetprocedure in stand. Dwangsom deels gematigd en gemaximeerd.

3.2.  DoWell heeft, samengevat, haar vordering, als volgt toegelicht. Steco had haar vordering die tot het verstekvonnis heeft geleid gebaseerd op het leerstuk van slaafse nabootsing. Steco verhandelde haar transportvoordrager echter al vóór 1 december 2003 in Nederland. Dit betekent dat alleen vorderingen kunnen worden ingesteld op basis van de regelgeving van toen. Destijds was dat de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) waarvan artikel 14 lid 8 luidde: “Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging.”

Anders gezegd: op grond van die bepaling kan geen bescherming worden ingeroepen op grond van slaafse nabootsing, maar alleen op grond van de BTMW en daarvoor is noodzakelijk dat een tekening of model is gedeponeerd. Dat is hier niet het geval. Alleen al daarop dient de vordering af te stuiten.(...)

4.7.  Anders dan DoWell heeft geconcludeerd, heeft Steco naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat haar fietsvoordrager een eigen plaats op de Nederlandse markt inneemt. Voldoende aannemelijk is dat de Steco transportvoordrager het resultaat is van de continue inspanningen van de afdeling R&D van Steco.

4.9.  Op basis van een beschouwing van de producten zelf en de daarvan gemaakte afbeeldingen, moet voorts worden geconcludeerd dat de DoWell fietstransportvoordrager wat de vormgeving betreft, niet alleen qua totaalindruk, maar ook voor wat betreft de in het oog springende details, vrijwel identiek is aan die van Steco. De door DoWell naar voren gebrachte verschillen zijn dermate gering dat deze eerst bij zorgvuldige inspectie kenbaar worden. Uit de overgelegde (afbeeldingen van) andere op de markt zijnde fietsvoordragers kan worden opgemaakt dat een andere vormgeving mogelijk is, zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Overigens heeft DoWell dat op zichzelf ook niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist. Aannemelijk is daarnaast dat de vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. De door Steco in het geding gebracht verklaringen van haar afnemers (aangehaald onder 2.3 tot en met 2.5) ondersteunen dat. Aldus heeft DoWell door het op de markt doen brengen van een vrijwel identiek product kunnen profiteren van de inspanningen van Steco, met een aanzienlijke besparing van de daaraan normaal gesproken verbonden kosten.

4.12.  De conclusie op grond van het voorgaande is dat in beginsel geen grond bestaat tot vernietiging van het verstekvonnis, voor wat betreft de veroordelingen onder 3.1 en 3.2. Evenmin bestaat aanleiding tot het opheffen van de opgelegde dwangsommen. Dat het DoWell niet bekend zou zijn hoe het in Nederland er aan toe gaat in dit soort zaken is daarvoor geen afdoende grond. Van wie hier handel gaat drijven, mag immers worden gevergd dat hij zich voordien ter zake informeert en wanneer hij dat niet of onvoldoende heeft gedaan, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening. Gelet op het verweer tegen de hoogte van de dwangsommen, dat uit de aard der zaak tijdens de verstekprocedure niet aan de orde is gekomen, bestaat wel aanleiding tot verdere matiging en maximering daarvan voor wat betreft de veroordeling onder 3.2 en de daaraan in 3.4 van het verstek vonnis verbonden dwangsommen, met dien verstande dat deze dwangsommen eerst verschuldigd worden als de desbetreffende opgave niet binnen tien (werk-)dagen na betekening van dit vonnis is verstrekt, aangezien daaraan anders het karakter van een aansporing tot nakoming van deze veroordeling, zou komen te ontvallen. Het vonnis zal daarom op dit punt worden vernietigd, met gedeeltelijke gegrondverklaring van het verzet.

Lees de uitspraak hier (link en pdf)

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).

Magere eetkamerfauteuils

Auteursrecht. Modellenrecht. Tussenarrest in stoelenzaak. Rechtsverwerking. Vaststellingsovereenkomst. Gestelde inbreuk door Het Anker op de stoelmodellen Charly en Chaplin van Montis Design.

De Rechtbank Arnhem heeft in eerste instantie het op rechtsverwerking gebaseerde verweer van Het Anker – ten aanzien van haar modellen Armada, Twist, Bingo, Cleopatra en Rio – gegrond geoordeeld. De rechtbank heeft tevens voorshands bewezen geacht dat partijen in 2005 op de meubelbeurs in Keulen hebben afgesproken dat Montis haar bezwaren tegen het model Kira zou laten varen indien Het Anker de rits op de achterzijde van dit model 10 cm naar boven zou verleggen en heeft geoordeeld dat vast staat dat Het Anker dit vervolgens heeft gedaan. De vorderingen ter zake van het model Twiggy achtte de rechtbank niet toewijsbaar nu voor dat model auteursrechtinbreuk noch slaafse nabootsing kon worden aangenomen. (Rechtbank Arnhem, 10 juni 2009, IEF 7961).

Het hof concludeert in het onderhavige arrest dat van rechtsverwerking geen sprake is en van auteursrechtinbreuk derhalve wel sprake zou kunnen zijn en geeft een bewijsopdracht m.b.t. de gestelde vastellingsovereenkomst en (i.v.m. met de modelrechtelijke instandhoudingsverklaring) het land van oorsprong van de Charly. In citaten:

Rechtsverwerking: 4.12  Voor het overige kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven of [B] destijds bezwaar heeft gemaakt tegen de modellen van Het Anker. Ook indien dat niet het geval is geweest, zijn de door Het Anker gestelde omstandigheden nog niet voldoende om te kunnen oordelen dat Het Anker erop mocht vertrouwen dat Montis zich jegens haar niet meer op haar auteursrecht zou beroepen met als gevolg dat Montis zich in 2005 jegens haar naar maatstaven van redelijkheid niet meer op haar auteursrecht kon beroepen.
Het hof acht hiervoor van belang dat het bezoek van [B] in 2003 niet plaatsvond in het kader van een tussen partijen bestaande discussie of de stoelen van Het Anker al dan niet inbreuk maakten op de Charly en de Chaplin, maar verband hield met een verzoek van Het Anker in verband met een procedure tegen een derde partij. Tegen die achtergrond mocht Het Anker een eventueel uitblijven van bezwaar van [B] nog niet het vertrouwen ontlenen waarop zij zich in deze procedure beroept. Ook het tweede bezoek van [B] vond plaats in verband met een andere aangelegenheid, namelijk de teruggave van een door Montis geleend procesdossier. Feiten of omstandigheden op grond waarvan Het Anker niettemin gerechtvaardigd ervan mocht uitgaan dat de inzage in het dossier was verleend onder de (impliciete) voorwaarde dat Montis in de toekomst geen aanspraken jegens Het Anker geldend zou maken, zijn gesteld noch gebleken. De omstandigheid dat Montis na het laatste bezoek nog tot januari 2005 heeft gewacht om Het Anker aan te spreken, maakt dit nog niet anders. Nu Het Anker niet gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat Montis haar nimmer zou aanspreken wegens auteursrechtinbreuk (of slaafse nabootsing), heeft zij de verdere ontwikkeling van (vergelijkbare modellen) dan ook niet in zulk door Montis opgewekt vertrouwen kunnen voornemen. Het daardoor volgens Het Anker geleden nadeel, maakt derhalve nog niet – zoals zij aanvoert – dat Montis zich jegens Het Anker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet alsnog op haar (auteurs)rechten kan beroepen.
Voor zover Het Anker mede heeft willen betogen dat zij door de hier bedoelde handelwijze van Montis overigens onredelijk is benadeeld en Montis zich daarom jegens haar niet op haar auteursrecht of slaafse nabootsing zou kunnen beroepen, heeft zij onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die een zodanig oordeel kunnen dragen.

4.14  Nu de door Het Anker gestelde feiten niet het oordeel kunnen dragen dat Montis haar op het auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde aanspraken jegens haar heeft verwerkt, dan wel dat Montis misbruik van bevoegdheid maakt, moeten de desbetreffende verweren van Het Anker worden verworpen. De grieven VI tot en met XI slagen.

Vaststellingsovereenkomst: 4.19  Dit betekent dat op grond van het geleverde (tegen)bewijs niet kan worden geoordeeld dat het op de vaststellingsovereenkomst gebaseerde verweer van Het Anker gegrond is.
Nu het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat het op rechtsverwerking gebaseerde verweer van Het Anker faalt (zie hiervoor, rechtsoverweging 4.14), moeten de door Het Anker gestelde afspraken alsnog (ook) ten aanzien van deze modellen worden beoordeeld.

4.20  Het Anker heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep bewijs van haar desbetreffende stellingen aangeboden door het horen van de heren [C] en [E] die beiden nog niet als getuigen zijn gehoord. Het hof zal Het Anker alsnog toelaten tot het bewijs van haar stelling dat partijen op de beurs in Keulen op 19 januari 2005 hebben afgesproken dat Montis haar bezwaren tegen de modellen Kira, Armada, Twist, Bingo en Twiggy zou laten varen als Het Anker de rits van het model Kira 10 centimeter zou verplaatsen en zij de modellen Armada en Twist uit de collectie zou halen.

Auteursrecht: 4.28  Over de vraag op welke partij in dit verband de bewijslast rust, overweegt het hof als volgt. In overeenstemming met het formaliteitenverbod uit de Berner Conventie, ontstaat het auteursrecht vormvrij, met de schepping van het werk. De onder 4.25 geschetste regeling van artikel 21 lid 3 BTMW (oud), op grond waarvan het auteursrecht verviel bij gebreke van een instandhoudingsverklaring, moet als een uitzondering worden aangemerkt op het beginsel dat het auteursrecht vormvrij ontstaat. Die regeling is alleen van toepassing op werken die Nederland als land van oorsprong kennen. Dit brengt naar het oordeel van het hof mee dat op Het Anker, volgens wie het (vormvrij ontstane) auteursrecht van Montis bij gebreke van een instandhoudingsverklaring is komen te vervallen, de bewijslast rust voor de feiten en omstandigheden die dit rechtsgevolg meebrengen. Het Anker zal daarom moeten bewijzen dat Nederland voor de Charly als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie moet worden aangemerkt.
Gelet op het hierover tussen partijen gevoerde debat zou Het Anker dit bewijs kunnen leveren, indien zij bewijst (voldoende aannemelijk maakt) dat de Charly niet in januari 1983 op de beurs in Keulen aanwezig was.

Inbreuk: 4.31 Het enige duidelijk waarneembare verschil tussen de betrokken modellen van Het Anker en de Charly (Chaplin) is het ontbreken van het kruis in het onderstel. Dit maakt echter niet dat de, op de genoemde auteursrechtelijke trekken gebaseerde, totaalindrukken van genoemde modellen niet nagenoeg hetzelfde zijn.

Door Het Anker is binnen de grenzen die getrokken worden door trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, onvoldoende afstand genomen van de Charly (Chaplin) en heeft zij met haar modellen in auteursrechtelijk opzicht op een onvoldoende eigen wijze uiting gegeven aan de door haar genoemde stijl van magere eetkamerstoelen. De overeenstemming is voorts van zodanige omvang dat geoordeeld moet worden dat hier sprake is van een vermoeden van ontlening. Dit vermoeden wordt door Het Anker onvoldoende weersproken.

De Cleopatra vormt op het voorgaande een uitzondering. Door de dikte van de rug- en armleuning en de dikte van de poten ontbreekt het beeld van een nonchalant gedrapeerde hoes en maakt de Cleopatra een andere totaalindruk dan de Charly (Chaplin). De Cleopatra wordt dan ook niet beschouwd als ongeoorloofde auteursrechtelijke verveelvoudiging van de Charly (Chaplin).

Slaafse nabootsing: 4.35  Tegen deze achtergrond is het hof van oordeel dat - indien op de Charly en de Chaplin geen auteursrecht (meer) rust - de vorderingen van Montis evenmin op grond van slaafse nabootsing kunnen worden toegewezen. Weliswaar zijn in de stoelen van het Anker telkens ook in de Charly (Chaplin) gebruikte elementen terug te vinden, maar de modellen van Het Anker verschillen ieder daarnaast op een aantal punten van de Charly en de Chaplin. Zo missen de stoelen van het Anker een middenkruis en hebben de – ter zitting getoonde – stoelen van Het Anker ten aanzien van hun uitvoering en de gebruikte materialen in kwalitatief opzicht een andere uitstraling. Met deze verschillen houden de stoelen van Het Anker – (ook) indien ervan wordt uitgegaan dat de Charly en de Chaplin onderscheidend vermogen hebben en een bescherming op grond van slaafse nabootsing in beginsel mogelijk is – in dit, van de auteursrechtelijke beoordeling te onderscheiden, juridische kader voldoende afstand tot de Charly en de Chaplin. Mede gelet op het uitgangspunt dat bij gebreke van auteursrecht (of modellenrecht) nabootsing in beginsel vrij staat en terughoudendheid dient te worden betracht bij het aannemen van onrechtmatig marktgedrag, is aldus onvoldoende aangetoond dat het Anker niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om nodeloze verwarring te voorkomen.

Lees het arrest (link en pdf)

Hof van Beroep te Brussel 21 maart 2009, 2008/AR/2318, John Players & Sons Ltd tegen Savelux BVBA (met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius)

Merkenrecht. ‘Parasitisme’ (slaafse nabootsing). Inbreuk op eisers hemelsblauwe kleurmerk (PMS 2915) voor sigarettenpapier (vloeitjes) en filtertips. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel kende de vorderingen eerder al toe (zie hier). Het hoger beroep ziet enkel nog op de toegewezen inbreuk- en parasitaire mededingingvorderingen m.b.t. de bekende Rizla blauwe verpakking voor filtertips (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Het beroep faalt. Naast de merkenrechtelijke grondslag gaat het nabootsen van de look and feel gepaard met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen eerlijke marktpraktijken. (Ongekalibreerde afbeeldingen: v.l.n.r. kleurmerk, Rizla, Pure en filtertips).

“Door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, eigent appellante zich het imago en de reputatie van de geïntimeerde toe. Appellante teert zodoende op de investeringen en inspanningen die geïntimeerde heeft geleverd op de reputatie en het imago van haar merk op te bouwen, zonder dat appellante in enige mate bijgedragen heeft tot die investeringen en inspanningen.
 
(…)
 
Appellante put, zodoende, door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van de look and feel die door geïntimeerde gecreëerd werd, en daarvan deel uitmakend, een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, in casu uit haar nabootsen een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals geïntimeerde aanvoert, eigen appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.
 
Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 09-198, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Leo Kooy, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kassenwassers. Bodemprocedure in het kasdekreinigersgeschil. Het Hof Amsterdam oordeelde onlangs in kort geding dat voorshands geen sprake was van slaafse nabootsing en dat nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leende, nodig was om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. (Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, IEF 9366). De Rechtbank Den Haag oordeelt i.c. dat de kasdekreiniger van Besseling c.s. inderdaad onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

4.8. Bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger is het onderscheidend vermogen - voor zover daarvan al kan worden uitgegaan - immers niet gelegen in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen. Dat betekent dat van de constructeur ook niet behoeft te worden verwacht dat hij afziet van bepaalde technische oplossingen om te voorkomen dat hij in de val van de slaafse nabootsing loopt. Hij behoeft geen andere weg in te slaan omdat de bescherming van vormgeving door inroepen van het leerstuk van de slaafse nabootsing er niet toe kan leiden dat alsnog techniek, die wij is of vrij is geworden, wordt gemonopoliseerd.

4.9. Besseling c.s. heeft niet betwist dat de keuze voor een omgekeerde 'V'-vorm van de borstels en van het frame, waaraan zij zijn opgehangen, en waarvan in wezen niet in geschil dat dit de belangrijkste elementen zijn in de totaalindruk van de kasdekreiniger van Besseling c.s., wordt bepaald door de eis de machine goed te laten passen op de - bijna standaard toegepaste - zadeldaken van Venlo kassen. Deze keuze is aldus een technische oplossing voor het probleem om op stevige maar ook gewichtbesparende wijze de afzonderlijke onderdelen van een kasdekreiniger met elkaar te verbinden en deze te dragen. Voor dat probleem bestaan meerdere oplossingen, ter zitting heeft Besseling c.s. betoogd dat gekozen kan worden voor een rechthoekig frame, een frame in de vorm van een boog of bijvoorbeeld een trapgevel, maar zij ziet daarbij over het hoofd dat de constructeur, als gezegd, vrij is in zijn keuze. Dit geldt ook voor de keuze de constructie in plaats van metaal in - het lichtere - aluminium uit te voeren. Onweersproken is immers gebleven dat dit voortvloeide uit een door TNO uitgevoerd onderzoek in 1993 met de aanbeveling dat het gewicht van kasdekreinigers omlaag moest.

4.10. De conclusie van dit alles is dat de kasdekreiniger van Besseling c.s. onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, zodat zij zich niet met een beroep op slaafse nabootsing kan verzetten tegen de verhandeling van de kasdekreiniger van Brinkman c.s. Bij deze stand van zaken kan onbesproken blijven het subsidiare betoog van Brinkman c.s. dat haar kasdekreiniger bovendien zodanig afwijkt van de kasdekreiniger van Besseling c.s. (zij heeft aan de hand van een fotocollage gewezen op een veertigtal verschillen), dat de klant ter zake niet in verwarring zal komen.

4.13. De sub a van het petitum gevorderde vervallenverklaring van het in r.o. 2.4. genoemde kort geding vonnis wordt afgewezen omdat Brinkman c.s. daarbij geen, althans onvoldoende belang heeft. Een andersluidend oordeel in de bodemprocedure, zoals in casu, brengt geen vernietiging van het kort gedingvonnis met zich. Het vonnis blijft gelden, zij het dat de voorlopige voorziening die in het kort geding vonnis is getroffen, wel vervalt en wel ex tunc en van rechtswege, zodat de vervallen verklaring daarvoor niet nodig is.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, zaaknr. 200.003.472/01, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. c.s. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Ragna Nommensen, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kasdekreinigers. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 20 december 2007, IEF 5437, executiegeschil: vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2008, IEF 7345). Voorshands geen slaafse nabootsing: nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, is nodig om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. Onrechtmatig handelen m.b.t. eerder samenwerkingsverband is niet aannemelijk gemaakt. Ook gebruik van foto’s wederpartij in eigen folder biedt onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen.

Slaafse nabootsing: 3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8 Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman C.S. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodiq is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

Samenwerkingsverband/onrechtmatig handelen: 3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s, reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. (…)

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman C.S. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. (…)

 Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2011, HD 200.065.945, Zijlstra B.V. teegn Klotz V.O.F. (met dank aan Arthur Claassen, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dressoirs. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, IEF 8775).  Het oordeel van de voorzieningrechter dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk staat niet ter discussie in hoger beroep. De grieven richten zich op de slaafse nabootsing en de proceskostenveroordeling. Het hof concludeert dat ook van slaafse nabootsing geen sprake is. “Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien, menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.”

In incidenteel appel stelt Klotz daarnaast nog dat op het dressoir van Zijlstra (afbeelding boven) helemaal geen auteursrecht zou rusten, teneinde volgende procedures op die grond te voorkomen. Die grief wordt afgewezen als een verkapte verklaring voor recht, die in een kort geding niet kan worden gegeven.

M.b.t. de 1019h proceskosten oordeelt het hof dat het geding in eerste aanleg niet ten onrechte als een ‘eenvoudig kort geding’ is aangemerkt. Nu het hoger beroep geheel ziet op het commune recht baseert het hof de kostenveroordeling in hoger beroep echter geheel op het liquidatietarief.

Slaafse nabootsing: 4.8. Het hof merkt grief 2 aan als de kerngrief. Zijlstra komt onder meer op tegen de redenering van de voorzieningenrechter, waarin besloten zou liggen dat nu er geen sprake is van auteursrechtelijke inbreuk, er ook geen sprake zou (kunnen) zijn van slaafse nabootsing.

4.9. Het hof zal zelfstandig, door vergelijking van de beide dressoirs, bezien of sprake kan zijn van nabootsing, van verwarring, en/of van onnodige verwarring. Indien al die vragen ontkennend worden beantwoord, zowel bezien vanuit het standpunt van detaillisten als bezien vanuit het standpunt van consumenten, dient de conclusie te luiden dat van onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing geen sprake is.

(…)

4.23. Het hof komt tot de slotsom dat in de aanwezige overeenkomsten, gelet op de verschillen, onvoldoende aanwijzingen zijn gelegen dat bij het ontwerpen van het Klotz dressoir dat van Zijlstra tot voorbeeld zou hebben gediend of dat zou zijn getracht dit - geheel of voor een substantieel deel - na te maken.

(…)

4.27. Een stijl, in dit geval bestaande uit strakke meubels met dikke panelen, kan niet worden gemonopoliseerd. Datzelfde geldt voor de grondvorm, bestaande in een omstreeks twee meter lang, wit dressoir met drie laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan, welke drie ongeveer even grote vlakken vormen.

(…)

4.30. Het hof kan niet uitsluiten dat onder de detaillisten de Zijlstra 5023 een eigen plaats in de markt inneemt. Maar gesteld noch gebleken is dat dit ook voor consumenten geldt.

4.3 1. Zou dat anders zijn, dan geldt dat de totaalindruk van het Klotz dressoir zo verschillend is van de totaalindruk van het Zijlstra dressoir, dat niet goed voorstelbaar is dat een kritische consument - als deze zich bewust is van het bestaan van specifieke van Zijlstra afkomstige meubelen (eventueel onder een andere naam) - die geconfronteerd wordt met een Klotz 4687, zal menen met een Zijlstra 5023 van doen te hebben, zelfs indien bij hem slechts een onvolmaakt herinneringsbeeld van die Zijlstra 5023 zou zijn blijven hangen.

4.32. Gelet op de doelgroep en de prijsstelling zal het bij beide dressoirs vaak om niet bijzonder kritische consumenten gaan, die gewoon een "strak': wit dressoir zoeken. Voor die consument zijn zowel de Zijlstra 5023 als de Klotz 4687 slechts twee van de vele witte, omstreeks twee meter lange dressoirs met laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan. Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.

(…)

Auteursrecht: 4.37. (…) Klotz meent namelijk dat aan de Zijlstra 5023 helemaal geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in de pleitnota in hoger beroep sub 52 stelt Klotz: "Klotz heeft bovendien een duidelijk belang bij het instellen van deze auteursrechtelijke vordering. Zij wil voorkomen dat Zijstra nogmaals één van haar ontwerpen aanvalt met een beroep op het auteursrecht op de Zijlstra 5023 (en daarmee wederom Klotz op kosten jaagt). Het is dus van groot belang voor Klotz dat het hof het vonnis op dat punt vernietigt. "

4.38. Het hof wees er reeds op dat de vorderingen van Zijlstra, voor zover gebaseerd op auteursrecht zijn afgewezen, en dat tegen de afwijzing op die grond geen grieven zijn gericht. Vanuit die optiek bezien valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Klotz zou hebben bij enige heroverweging op dit onderdeel. Klotz miskent dat het oordeel van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk een voorlopig oordeel was. De aangevallen passages dragen bovendien de beslissing niet; strikt genomen waren zij overbodig (behalve om de leesbaarheid van de rest van de overweging te verhogen). De hiervoor aangehaalde passage uit de pleitnota lijkt erop te wijzen dat Klotz in feite een verklaring voor recht verlangt dat aan de Zijlstra 5023 geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in een kort geding kan zo'n verklaring voor recht niet worden gegeven. Trouwens: Klotz maakt weliswaar gewag van "het instellen van deze auteursrechtelijke vordering", maar  hij hééft helemaal geen auteursrechtelijke vordering ingesteld en zou dat bovendien in hoger beroep ook niet voor het eerst kunnen doen. 

(…)

Proceskosten: 4.40. (…) Het ging om een betrekkelijk standaardmatig kort geding, waarbij twee objecten aan de orde waren waarbij enerzijds gesteld en anderzijds betwist werd dat met het aangevallen object auteursrechtinbreuk werd gemaakt c.q. slaafs werd nagebootst. Zowel feitelijk als juridisch ging het om een overzichtelijke kwestie.

4.41. in hoger beroep is de zaak geheel op basis van het commune recht (art. 6:162 BW) beoordeeld. De omstandigheid dat Klotz -tevergeefs -met grief 1 in het incidenteel appel getracht heeft auteursrechtelijke aspecten ook in hoger beroep aan de orde te stellen brengt niet mede dat nu de ten faveure van Zijlstra uit te spreken kostenveroordeling van Klotz gebaseerd zou moeten worden op art. 1019h Rv., daar het hof aan een auteursrechtelijke beoordeling niet is toegekomen. In hoger beroep zal het hof de kostenveroordeling dus geheel baseren op het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Roermond, 20 januari 2011, KG ZA 10-252, Allround Company Support V.O.F. (Mi Moneda) c.s. tegen Dutch Jewelz B.V. & Dutch Designz B.V.  (met dank aan Muriel van den Hazenkamp, Aries Advocaten).

Auteursrecht. Oneerlijke handels praktijken. Slaafse nabootsing. Sierraden. Verwijzing naar eerder vonnis treft geen doel nu de gedaagde partij in die zaak nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd. Geen auteursrecht (geen creatieve keuzes). Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen of kleine zelfstandigen vallen buiten het bereik van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Alleen slaafse nabootsing t.a.v. de verwisselbare munten en schijven van de hangers.

Eerder vonnis: 4.9. De voorzieningenrechter overweegt dat zij het met Dutch Jewelz c.s. eens is dat het oordeel van de rechtbank Amsterdam omtrent de inbreuk op het auteursecht van Mi Moneda in deze zaak niet leidend kan zijn, omdat de gedaagde partij, Kannai Amsterdam B.V., in die zaak nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd, zo blijkt onder meer uit rechtsoverweging 2.4. van het vonnis, waarin staat dat Kannai niet ontkent dat zij (mogelijk) een inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht, alsmede het feit dat de voorzieningenrechter Amsterdam meerdere malen aangeeft dat haar oordeel is gebaseerd op de stellingen van Mi Moneda, waartegen Kannai geen verweer heeft gevoerd. De voorzieningenrechter heeft in die zaak derhalve met name de stellingen van Mi Moneda als vaststaand aangenomen, waaruit vervolgens een oordeel is gevloeid In deze zaak heeft Dutch Jewelz c.s. echter uitgebreid verweer gevoerd.

Auteursrecht: 4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Mi Moneda - gelet op het uitgebreide verweer van Dutch Jewelz c.s. - niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van creatieve keuzes op gebied van materiaalgebruik, maatvoering, ornamentering en het kliksysteem, die in het geheel niet technisch noodzakelijk zijn Weliswaar heeft Mi Moneda aangevoerd dat zij door middel van haar proefmodellen kan aantonen dat er meerdere creatieve keuzemogelijkheden zijn, doch zij heeft deze stelling niet (nader) onderbouwd en in deze procedure is geen plaats voor nadere bewijsvoering. De voorzieningenrechter is dan ook voorlopig van oordeel dat zowel ten aanzien van de hangers, als ten aanzien van de munten en schijven, geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming waar Dutch Jewelz C.S. een inbreuk op heeft gemaakt.

Slaafse nabootsing: 4.13. Ten aanzien van de hangers is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de versiering van de cirkelvormige rand en de vormgeving van de verbinding aan een van de twee delen van de hanger zodanig verschillend zijn met die van Mi Moneda dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Ten aanzien van de verwisselbare munten en schijven is de voorzieningenrechter van oordeel dat ten aanzien van een deel van de sieradenlijn Quoins wel sprake is van slaafse nabootsing. De verwisselbare munten en schijven die Mi Moneda van Dutch Jewelz c.s. heeft meegenomen en ter zitting heeft getoond, zijn exact hetzelfde als die vanMi Moneda. zowel qua kleur als qua afbeelding. Daardoor is de kans op verwarring bij de consument naar het oordeel van de voorzieningenrechter erg groot. Nu niet is gesteld of gebleken dat de munten en schijven van Dutch Jewelz c.s. eerder op de mark waren dan die van Mi Moneda is een deel van de vorderingen van eiseres sub 2 met inachtneming van het onderstaande naar het oordeel van de voorzieningenrechter in beginsel toewijsbaar. Echter, de ter zitting getoonde munten en schijven zijn door Mi Moneda niet nader vastgelegd, omschreven of aangeduid, terwijl tijdens de zitting is gebleken dat de sieradenlijn Quoins ook tal van munten en schijven betreft die niet identiek danwel gelijkend zijn aan die van Mi Moneda. Derhalve kan de voorzieningenrechter ten aanzien van het toewijsbare deel van de vordering alleen afgaan op de ter zitting getoonde munten - die eveneens zijn afgebeeld op de ingebrachte producties. De vordering wordt mitsdien toegewezen voor zover het de munten en schijven betreft die zijn afgebeeld in respectievelijk productie 7 en 18 hij de dagvaarding, en voor zover het gaat om de munten met de door Mi Moneda omschreven afbeelding:  
- Buddha
- Diamond Disk
- Gaudi (eenkleurig)
- Da Vinci 
Ten aanzien van de overige munten zoals afgebeeld in productie 7, zijnde derhalve de munten met afbeelding van respectievelijk een ster, een Romeins hoofd, een scarabee en een olifant zal de vordering derhalve worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 13 januari 2011, LJN: BP0662, [A], h.o.d.n. Keezbord.nl tegen Keezenspel.nl c.s.
 
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Bordspellen. Opheffingskortgeding na ex partebevel. ‘Keezen’ is een op ‘Mens-erger-je-niet’ gebaseerd bordspel dat, afhankelijk van de uitvoering, met twee, vier, zes of acht personen kan worden gespeeld. “Bij partijen is niet in geschil dat het spel ‘kezen’ al jaren bestaat, getuige het door [B] zèlf ingenomen standpunt dat het spel “al meer dan 20 jaar door Jan en alleman verkocht” wordt, alsmede de stelling van zijn advocaat ter zitting dat in Noord-Holland al sinds jaar en dag “enorm wordt gekeesd”.

Gedaagde i.c. verhandelt het spel Keezbord. Eiser, tevens voormalig mede-vennoot van gedaagde, verhandelt het spel KeezBoard. Bij verzoekschrift van 27 december 2010 heeft gedaagde de voorzieningenrechter verzocht een ex parte-beschikking ex artikel 1019e Rv te geven met bevel tot staking van het vervaardigen, verspreiden en/of verkopen van het spel KeezBoard door eiser, welke ex parte-beschikking op 28 december 2010 is gegeven. Eiser vordert herziening van die beschikking op grond van artikel 1019e lid 3 Rv .

De voorzieningenrechter stelt vast dat het ex parte-verzoek is gebaseerd op een drietal grondslagen, te weten (1) inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van gedaagde (2) inbreuk op het auteursrecht van gedaagde en (3) slaafse nabootsing door eiser. Inzake rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmodellen is de rechtbank ’s-Gravenhage uitsluitend bevoegd. Blijkens artikel 1019 Rv is artikel 1019e niet van toepassing op vorderingen uit slaafse nabootsing.

De ex parte-beschikking is derhalve uitsluitend gegeven op grond van de door gedaagde gestelde inbreuk op haar auteursrecht, zodat de gevraagde herziening daarvan eveneens slechts op die grondslag zal (kunnen) worden beoordeeld. Nu zowel het spel zelf als de uiterlijke verschijningsvorm ervan nagenoeg gelijk zijn aan een uitvoering van het oudere Zwitserse ‘Dogspiel’, ontbeert het spel Keezbord naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker, waarmee gedaagde voor dat spel geen auteursrechtelijke bescherming ingevolge de Auteurswet toekomt. Volgt herziening van de ex parte-beschikking.

Lees het vonnis hier.

Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen: Noot onder HvJ EU, 14 januari 2010, C-304/08 (Wettbewerbszentrale/Pus). Eerder gepubliceerd in IER 2010, 42 (p. 309-315).

"Hoe dat ook zij, duidelijk is dat de richtlijn OHP een ruime werkingssfeer heeft zodat veel handelspraktijken daaronder vallen. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor ‘onze’ (via art. 6:162 BW bestreden) slaafse nabootsingshandelspraktijk? Goed verdedigbaar lijkt mij dat het slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans product (in het merendeel van de gevallen) “rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering (...) van een product aan consumenten”. Daarmee staat echter nog niet zonder meer vast dat de slaafse nabootsingshandelspraktijk onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Punt 9 van de considerans van de richtlijn OHP bepaalt immers dat de richtlijn OHP geen afbreuk doet aan de nationale regels inzake intellectuele eigendomsrechten. Het probleem is echter dat de richtlijn OHP het begrip intellectuele eigendomsrechten niet definieert. Met art. 1 lid 2 UvP in de hand (dat de bestrijding van de oneerlijke mededinging onder de bescherming van de industriële eigendom schaart; zie met name art. 10bis UvP) zou verdedigd kunnen worden dat de slaafse nabootsingsregel onder het begrip intellectuele eigendomsrecht valt en dus niet onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Maar daar kan men ook heel anders over denken. Zo is bijvoorbeeld in HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman) beslist dat de slaafse nabootsingsregel niet te vergelijken is met een intellectueel eigendomsrecht en valt in het TRIPs-Verdrag de bestrijding van de oneerlijke mededinging niet onder de noemer intellectuele eigendomsrechten (art. 1 lid 2) en dat lijkt ook aangenomen te moeten worden voor de Handhavingsrichtlijn. Dat zou er op kunnen duiden dat de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken die zich op consumenten richten wel onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen.

Als dat laatste inderdaad het geval is, hoe kan/moet dan in Nederland tegen het nodeloos stichten van verwarringsgevaar worden opgetreden? (…) Dat betekent derhalve dat (indien de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen) die praktijken aan de hand van de nieuwe art. 6:193a-j BW moeten worden beoordeeld en niet meer vallen onder de werkingssfeer van art. 6:162 BW. "

Lees de volledige noot hier.