Domeinnaamrecht  

Rechtbank Den Haag, 9 februari 2016 IEF 15682; ECLI:NL:RBDHA:2016:1182 (Studenten Verhuis Serivice (SVS) tegen Klustoppers en Studentenkarwei)
Uitspraak ingezonden door Ümit Arslan, Arslan & Ersoy Advocaten. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. SVS verleent, evenals Klustoppers en Studentenkarwei, diensten op het gebied van verhuizen en transport. SVS stelt dat er sprake is van merk- en handelsnaaminbreuk door Klustoppers, nu zij de handelsnamen en merken van SVS veelvuldig in diverse uitingen gebruikt. Zij vordert dat Klustoppers wordt bevolen elk gebruik hiervan te staken. Het gebruik van de woordcombinatie "student(en) verhuis service” maakt geen inbreuk op de merkrechten van SVS, aangezien het gaat om beschrijvende termen. Voor de uitlatingen waarbij "student(en) verhuis service” in wezen als een tweede of volgende handelsnaam wordt gepresenteerd is sprake van een inbreuk volgens art. 5 Handelsnaamwet. Hetzelfde geldt voor een dergelijk gebruik in de url van de website. Het gevorderde verbod wordt op straffe van een dwangsom toegewezen.

4.4. Voorshands overweegt de voorzieningenrechter dat er een gerede kans is dat de bodemrechter niet tot merkinbreuk zal concluderen. Daartoe is het volgende redengevend. Zoals reeds eerder in de Nederlandse jurisprudentie is overwogen, kan een merkhouder door de enkele omstandigheid dat hij daaraan een beeldelement toevoegt, niet alsnog de facto een monopolie krijgen op een beschrijvende aanduiding die als woordmerk geweigerd zou worden. Met Klustoppers c.s. kan worden aangenomen dat een merkhouder dan immers alsnog “via de achterdeur” zou krijgen waarop hij langs de voordeur (inschrijving als woordmerk) geen recht zou hebben.  Het “Freihaltebedürfnis” oftewel het recht van eenieder om beschrijvende termen te gebruiken dient te prevaleren. Naar voorlopig oordeel is dit hier aan de orde. Ook SVS geeft toe dat de woorden STUDENT(EN) VERHUIS SERVICE in haar beeldmerken beschrijvend zijn aangezien zij een verhuis service aanbiedt die wordt gerund en uitgevoerd door studenten. De voorzieningenrechter volgt het betoog van SVS niet dat de combinatie van woorden, waarbij zij vooral wijst op het ongebruikelijker “service”, meer is dan de som der delen. Dat er mogelijk gebruikelijker alternatieven, zoals het woord “dienst”, voor handen zijn neemt niet weg dat ook “service” louter beschrijvend is te achten, evenzeer in deze combinatie. SVS heeft voorts niet (onderbouwd) betoogd dat de woorden door gebruik ingeburgerd zouden zijn geraakt.

4.8. Anders is dit echter voor de uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” door Klustoppers c.s. in wezen als een (tweede of volgende) handelsnaam wordt gepresenteerd. Dit geldt bijvoorbeeld daar waar “Studenten Verhuisservice” met begin hoofdletters is geschreven en voorts ook in de volgende passage: (…)  Het gebruik van “studenten verhuisservice” in deze passage op de pagina amsterdamverhuisservices.nl/studenten-verhuisservice-amsterdam is naar voorlopig oordeel niet langer beschrijvend maar voldoende duidelijk gericht op een (specifiek onderdeel van een) onderneming zodat het in aanmerking te nemen publiek zou kunnen menen met de onderneming van SVS van doen te hebben of althans een daaraan verbonden onderneming. Een vergelijkbare passage komt ook voor op enkele andere zogenaamde landingspagina’s (met achtervoeging “/studenten-verhuisservice-…”) van de websites www.amsterdamverhuisservices.nl, www.haagsverhuisbedrijf.nl, www.utrechtsverhuisbedrijf.nl, www.budgetverhuisservices.nl naar aanleiding van een google zoekopdracht op die woorden.8 Nu voorts onbestreden is dat SVS haar handelsnamen eerder dan Klustoppers c.s. voerde en beide ondernemingen in dezelfde plaatsen actief zijn op het hetzelfde gebied, is van inbreuk volgens artikel 5 van de Hnw sprake.

4.9. Naar voorlopig oordeel geldt dit ook voor het gebruik in de url van dergelijke landingspagina’s van de achtervoeging “/studenten-verhuisservice-…” . Het in aanmerking te nemen publiek zal immers door voormelde tekst op de betreffende pagina die toevoeging aan het internet adres niet langer als beschrijvend opvatten maar integendeel als een verwijzing naar een (specifiek onderdeel van een) onderneming. Dergelijk gebruik zal dan ook worden verboden als na te melden. Teneinde executiegeschillen te voorkomen, wordt evenwel reeds nu overwogen dat indien in de tekst van de betreffende landingspagina de woorden “studenten verhuis service” op een beschrijvende manier zullen worden gehanteerd, de enkele opname in de url van die woorden (zonder een plaatsnaam) geen inbreukmakend handelsnaamgebruik oplevert, althans onvoldoende zeker is dat de bodemrechter die conclusie zal trekken.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, IEF 15670 (Hof audio-licht-beeld tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Jarl Koning, Trip Advocaten & Notarissen. Merkenrecht. Handelsnaam. Auteursrecht. Domeinnaam. Gedaagde houdt zich onder de naam HOF bedrijfsmatig bezig met dienstverlening op het gebied van audio, licht en beeld, waarbij hij een logo is gaan gebruiken dat enige verwantschap vertoont met het logo dat eiseres in de afgelopen jaren gebruikte. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door gedaagde van de handelsnamen waarin HOF voorkomt schending van artikel 5 Hnw oplevert. Daarnaast maakt gedaagde op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE merkinbreuk. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres foto’s heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij tevens auteursrechtinbreuk. Ook wordt domeinnaamoverdracht bevolen.

Handelsnaam
4.10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de in geding zijnde handelsnamen dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. In dit verband speelt een rol dat beide ondernemingen in dezelfde regio op een soortgelijk vakgebied werkzaam zijn en zich (deels) richten tot hetzelfde publiek.
4.11. Bij het oordeel dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, hecht de voorzieningenrechter geen overwegende betekenis aan het verschil tussen beide namen in die zin dat eiseres soms de toevoeging 'audio-licht-beeld' gebruikt en gedaagde de toevoegingen 'eventsupport', 'eventsupport  & AV', 'AV' en 'Pro'. Juist vanwege de grote bekendheid van de naam HOF is dit het kenmerkend element van beide handelsnamen. Ook indien en voor zover het relevante publiek het verschil tussen beide ondernemingen onderkent, acht de voorzieningenrechter het gevaar alleszins aanwezig dat men desalniettemin een band van economische of juri disc he aard veronderstelt (indirecte verwarring).
4.12. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik door gedaagde van handelsnamen waarin de naam HOF voorkomt, voor het vakgebied waarop gedaagde thans werkzaam is, schending oplevert van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Merkrecht
4.17. Ingevolge artike12.20 lid l.a BVIE kan de merkhouder (in casu eiseres) optreden tegen gebruik van een met zijn merk identiek teken voor identieke waren of diensten. Onder identiek teken moet worden verstaan wanneer het zonder wijziging oftoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. Hvr EU 20 maart 2003, IER 2003,237). Nu het dominerende bestanddeel van de door beide partijen gebruikte tekens HOF is, terwijl de verschillen - eiseres gebruikt naast HOF als toevoeging drie rode bollen en gedaagde gebruikt voor de letter 0 in HOF een rode kleur en in het midden van die 0 een rode stip, alsmede onder de naam HOF in een veel kleiner lettertype de woorden 'Eventsupport  & AV' - zo gering zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
4.18. Zoals hiervoor ook is overwogen worden de merken van partijen gebruikt voor werkzaamheden die liggen op het zelfde danwel een soortgelijk terrein als waarop eiseres werkzaam is. Beide merken zijn daarnaast ingeschreven in de klassen 35 en 42. De diensten van partijen komen dan ook in ieder geval voor een gedeelte met elkaar overeen.
4.19. Gelet op het voorgaande maakt gedaagde inbreuk op het merkrecht van eiseres, waartegen eiseres kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1.a BVIE.

Auteursrecht
4.21. Niet weersproken is dat de foto's door gedaagde zijn gemaakt. Evenmin is weersproken dat dat heeft plaatsgevonden tijdens het dienstverband van gedaagde bij eiseres. Ingevolge artikel 7 Auteurswet (Aw) wordt de werkgever als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken (in casu de foto's) aangemerkt. Eiseres heeft dan ook het uitsluitend recht om de foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres die foto's heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres.

Domeinnamen
4.22. Zoals hiervoor is vastgesteld heeft gedaagde in 2006 alle activiteiten van zijn toenmalige bedrijf (alle activa en passiva) ondergebracht in de besloten vennootschap van eiseres Hof Audio-Licht-Beeld BV. Nu daaromtrent geen andersluidende afspraak is  gemaakt, zijn onder de activa begrepen de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de omstandigheid dat bij de overschrijving van de domeinnaam www.hof.nl naar een andere registrar op 10 augustus 2009 gedaagde als directeur heeft aangegeven dat eiseres houder is van deze domeinnaam. Verder is niet betwist dat de kosten van deze domeinnaam na 2006 steeds door eiseres zijn betaald. In  dit verband is komen vast te staan dat indertijd abusievelijk is verzuimd de domeinnaam www.hof.nl over te dragen aan de vennootschap van eiseres.
4.23. Gelet op het vorenoverwogene dient de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.eventsupport.nl te worden overgedragen aan gedaagde.

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

WIPO Arbitrage 16 december 2015, IEF 155570; DNL2015-0066 (Douglas tegen Sascha Labarbe)
Uitspraak ingezonden door Arno Stoffelsma & Joost Becker, Dirkzwager. Domeinnaamrecht. Klager is houdster van het woordmerk Douglas en gebruikt deze tevens actief als handelsnaam. Eind 2014 is de domeinnaam geregistreerd door Sascha Labarbe. Ondanks het ontbreken van de -s in de domeinnaam wordt deze als verwarrend beschouwd. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd. De gedaagde was duidelijk op de hoogte van de rechten van klager nu haar website links bevatte naar de website van klager. De domeinnaam moet worden overgedragen aan klager.

Identical of Confusingly Similar

It is a well-established rule that a domain name which contains a common or obvious misspelling of a trademark/tradename (so-called "typo-squatting") will normally be found to be confusingly similar to such trademark/tradename, where the misspelled trademark/tradename remains the dominant or prominent element of the domain name (Thuisbezorgd.nl B.V and Takeaway.com B.V. v. Heather Briggs, WIPO Case No. DNL2015-0013).

In this case, the only difference between the Domain Name, <dougla.nl>, and Complainant's Trademark and Tradename is the removal of the letter "s".

The Panel therefore finds that the Domain Name is confusingly similar to Complainant's Trademark.

Registered or Used in Bad Faith

It is difficult to conceive that Respondent chose to register the Domain Name by accident. Respondent was obviously aware of Complainant's established rights in the Trademark and Tradename when it registered the disputed Domain Name. Respondent's website under the Domain name is a PPC-parking page that contains links to Complainant's website as well as websites of competitors' products. This supports a finding of bad faith registration (Thuisbezorgd.nl B.V and Takeaway.com B.V. v. Heather Briggs, WIPO Case No. DNL2015-0013).

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15549; ECLI:NL:RBDHA:2015:14357 (ITT tegen Karl Dungs)
Uitspraak mede ingezonden door Muriel van den Hazenkamp, Bernhaege Advocaten. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. ITT Controls heeft onder de domeinnaam dungs.nl meet- en regelapparatuur van het merk DUNGS aangeboden. Karl Dungs, is houder van merk DUNGS en eigenaar van dungs.com. Eiser meent ten onrechte dat de WIPO-Arbitrage de Oki Data-criteria onjuist toepast, omdat de andere producten met andere specificaties niet met de Dungs-producten concurreren. Een andere look and feel van de website kan de indruk van een commerciële band niet wegnemen; de disclaimer staat onderaan de site en zal niet onmiddellijk in het oog springen. Het gebruik van de domeinnaam is deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs. Vorderingen van ITT worden afgewezen.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste “to sell only the trademarked goods” ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (“clearly designated links”) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

Merkinbreuk
5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.

WIPO Arbitrage 8 december 2015, IEF 15538; DNL2015-0062 (Rolls Royce tegen Zhao Ke)
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Het geschil betreft de domeinnaam. Klager is houdster van het merk Rolls-Royce Motors Cars. Gedaagde registreerde dit jaar de domeinnaam, waarop zij met ‘pay-per-click’-links reclame maakt voor een handelaar in onder andere Rolls Royce en Bentleys. De domeinnaam is identiek is aan het merk en levert daarom verwarringsgevaar op. Gedaagde heeft geen gegronde reden voor het gebruik van de domeinnaam, deze is te kwader trouw gedeponeerd. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.
Lees verder

HR 11 december 2015, IEF 15523; ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning tegen Prae Artiestenverloning)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. De stelling een zekere bekendheid te genieten is onvoldoende om het louter beschrijvend karakter op te hebben middels inburgering. De aanduiding 'artiestenverloning' is louter beschrijvend voor de diensten die partijen leveren. Nu het in beginsel voor iedereen mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam, is een dergelijk gebruik, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Oordeel van het Hof [IEF 13819] geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Het cassatieberoep wordt verworpen.

3.3 De rechtbank heeft deze vordering toegewezen, maar het hof heeft haar alsnog afgewezen. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen. De aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ is louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren (rov. 8). Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Uit de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van dergelijke omstandigheden. Dat Prae Artiestenverloning bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Afgezien hiervan geldt nog het volgende. De stelling van Artiestenverloningen dat Prae Artiestenverloning bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen is, gelet op de gemotiveerde betwisting door Prae Artiestenverloning, onvoldoende onderbouwd. Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, ‘een zekere bekendheid’ geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen (‘inburgering’). (rov. 9)

3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Lees de uitspraak hier (pdf/html).

Op andere blogs:
Cassatieblog

WIPO Arbitration and Medication Center 21 september 2015, IEF 15359; Case No. DNL2015-0034 (hugobossoutlet.nl)
Uitspraak ingezonden door Annelot Sitsen en Lars Bakers, Bingh Advocaten. Domeinnaamgeschil. Hugo Boss Trade Mark Management stelt dat de domeinnaam "hugobossoutlet.nl" voor verwarring zorgt. Deze website is door de hosting provider geblokkeerd maar is duidelijk zichtbaar geweest als handelsmerk voor kledingproducten. De website creeërde ten onrechte de indruk dat het verbonden is met Hugo Boss. Bovendien is er sterk het vermoeden dat het gaat om namaakproducten. Het Panel oordeelt dat de domeinnaam verwarrende gelijkenis toont door het dominerende bestanddeel Hugo Boss waarin verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft. De domeinnaam is geregistreerd en gebruikt te kwader trouw omdat de merkenregistratie 37 jaar voor de domeinnaamregistratie ligt en door een kleine inspanning had verweerder hier achter kunnen komen. De domeinnaam moet overgedragen worden aan Hugo Boss. 

A. Identical or Confusingly Similar
The Complainant has shown that it has rights in the Trade Marks. The Trade Marks consist of (or include) the name “Hugo Boss”, which is incorporated in its entirety in the Domain Name. The addition of the country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.nl ” does not change the overall impression, as the applicable top-level suffix in the domain name is typically disregarded under the confusing similarity test, since it is a technical registration requirement (see WIPO Overview 2.0, paragraph 1.2). The addition of the word “outlet” is descriptive and does not alter the overall impression, as HUGO BOSS clearly is the dominant element in the Domain Name. Therefore, the Panel finds that the Domain Name is confusingly similar to the Trade Marks.

B. Rights or Legitimate Interests
The Complainant has to make out a prima facie case that the Respondent does not have rights or legitimate interests in the Domain Name (WIPO Overview 2.0, paragraph 2.1). The Complainant asserts that the website connected to the Domain Name prominently displayed the BOSS HUGO BOSS trademark, as well as pictures of clothing products which were offered for sale under the HUGO BOSS trademark, which wrongly creates the impression that the website is an online outlet store of or connected to the Complainant. The Panel notes that the domain name <hugobossoutlet.nl> may indeed create the impression of being the website of a reseller or distributor of the Complainant. As set out in paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name at issue if certain requirements are met. The leading case on this point is OKI Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903. Under OKI Data case in order for the offerings of the Respondent on its website under the Domain Name to be characterised as bona fide, the following requirements must be met:
a) the Respondent must actually be offering the goods or services at issue;
b) the Respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods;
c) the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents;
d) the Respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name.
The Complaint does not expressly reflect upon this decision, and the Panelist will discuss this on the basis of the statements submitted and the evidence provided. On the basis of the screen print, it must be assumed that elements a, b and d of the OKI Data criteria are fulfilled, but element c is not, as the screen print of the website does not contain any information on the relationship with the Complainant. Moreover, in view of the prominent use of the Trademarks (including a device mark) in connection with the goods (fashion products) this may in the Panel’s view create the impression that the website is that of an official distributor. In view of all of the above, the Panel concludes that the Complainant on balance has made out the prima facie case that the Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name. As no Response has been submitted, the Panel concludes that the Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name.

C. Registered or Used in Bad Faith
The Complainant has to show that the Domain Name was registered or is being used in bad faith.The Complainant’s case in this respect is based upon the same assertions and evidence referred to in paragraph 6B. Based on the information and the documents provided by the Complainant, the Panel assumes that at the time of registration of the Domain Name the Respondent was or should have been aware of the Trademarks. First, the registration date of the Trademarks lie more than 37 years before the registration date of the Domain Name. Second, one of the designated states for the registration of the Trademarks is Germany, the state of domicile of the Respondent. Thirdly, the name “Hugo Boss”, which is incorporated in its entirety in the Domain Name, is not a name that a person wishing to register a domain name would accidentally think of. In addition, if the Respondent had not actually been aware of the Complainant or the Trademarks, a small effort on its part would have revealed the Complainant’s rights to the Trademarks. A simple online trade mark register search would have informed the Respondent of the existence of the Trademarks (and many other trademarks of the Complainant incorporating the name “Hugo Boss”). Taking into account that the Respondent has not filed a Response to counter the submissions of the Complainant, the Panel on balance concludes that the Domain Name has been registered and used in bad faith.

7. Decision
For all the foregoing reasons, in accordance with articles 1 and 14 of the Regulations, the Panel orders that the disputed domain name, <hugobossoutlet.nl>, be transferred to the Complainant.

Op andere blogs:
Novagraaf

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 september 2015, IEF 15247 (Dünya Göz Hastanesi tegen Dunya EYE)
Uitspraak ingezonden door Eliëtte Vaal, AKD. DGH exploiteert een oogzorgcentrum en werft via tussenpersonen, waaronder gedaagde, klanten voor laseroogoperaties en is beeldmerkhoudster. Gedaagde is houder van Beneluxwoordmerk DUNYA GOZ. Na opzegging van de samenwerking werden domeinnamen te koop aangeboden en is door gedaagde DUNYA EYE gedeponeerd. Hij werft klanten voor een ander ziekenhuis in Turkije via dunyaeye.nl waar een brochure en tv-reportage en klantbeoordelingen met verwijzingen naar DGH's merken. DUNYA EYE moet elke inbreuk op de beeldmerken staken, klantbeoordelingen verwijderen en staken van het openbaarmaken van tv-reportage, de brochure en stoppen met doorlinken van domeinnamen en deze overdragen.

Conclusie AG HR 11 september 2015, IEF 15244 (Artiestenverloningen tegen Prae)
Uitspraak ingezonden door Vivien Rörsch, Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Domeinnaamrecht. Middel klaagt erover dat het hof [IEF 13819] een onjuiste en te terughoudende maatstaf heeft gehanteerd bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van de domeinnaam artiestenverloning.nl, omdat een beschrijvende niet onrechtmatig is, terwijl verwarringsgevaar doorslaggevend moet zijn. Ook is er onvoldoende gewicht toegekend aan "een zeker bekendheid". "Deze zaak doet mij in cassatie enigszins gekunsteld aan. Ik bedoel daarmee dat de handelsnaamrechtelijke poot van het geschil, zoals veel vaker, al snel uit beeld is geraakt (bij de rechtbank [IEF 11997], waar niet incidenteel tegen is opgekomen in hoger beroep) en ik ben niet de enige die dat betreurt, zie bijvoorbeeld annotator M.F.J. Haak in zijn BIE-noot onder het hofarrest in onze zaak." De AG concludeert tot verwerping.

2.2. Deze zaak doet mij in cassatie enigszins gekunsteld aan. Ik bedoel daarmee dat de handelsnaamrechtelijke poot van het geschil, zoals veel vaker, al snel uit beeld is geraakt (bij de rechtbank, waar niet incidenteel tegen is opgekomen in hoger beroep) en ik ben niet de enige die dat betreurt, zie bijvoorbeeld annotator M.F.J. Haak in zijn BIE-noot onder het hofarrest in onze zaak. (...)

2.13 Onderdeel 1 (...) Van een te terughoudende maatstaf bij de door het hof in wezen gehanteerde toets van gekwalificeerde (nodeloze) verwarring is volgens mij dan ook geen sprake.

2.14 Onderdeel 2 (...) Voor zover het onderdeel aanvoert dat rov 9 onbegrijpelijk is in het licht van de aangegeven stellingen uit de eerder instanties (...) die erop neerkomen dat zij wel degelijk voldoende bekendheid geniet om het beschrijvende karakter op te heffen, beoogt het onderdeel in wezen een herbeoordeling van deze feitelijke kwestie, waarvoor in cassatie geen plaats is.

2.15 (...) Bovendien vormt het in cassatie onbestreden oordeel uit rov 9 dat er geen sprake is van bewust aanhaken, omdat Prae juist vanwege het beschrijvende karakter van artiestenverloning(en) voor deze aanduiding heeft gekozen (...).