Domeinnaamrecht  

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 april 2008, LJN: BD1639, Yonex Kabushiki Kaisha tegen  Geintimeerde, h.o.d.n. Belgro Badminton World,

Domeinnamen. Eerst even de samenvatting van het hof zelf:”Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex.

Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 december 2008, KG ZA 08-1416 The Body Shop International Plc c.s. tegen Men's Body Shop B.V. c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Gemeenschaps- en Beneluxmerken. Bekend merk The Body Shop tegen Men’s Body Shop. 2.20 lid 1 sub c, gevaar van verwatering. Geen tipje van de Intel-sluier. Overdracht domeinnaam. Proceskosten volgens indicatietarief: €6000,-

“ 4.7. Het teken MEN’S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorshands aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men’s. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een ‘mannenwinkel’. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripsmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN’S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.”

Lees het vonnis hier. Zie ook Men's Body Shop zoekt nieuwe naam (hier) en nieuwe naam gevonden (hier).

Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, LJN: BG4155, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Tjokkie E-Marketing B.V. i.o.

Eerst even voor jezelf lezen. Domeinnamen, Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Vervolg op Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2008, Thuisbezorgd.nl tegen Jolidé V.O.F. c.s, IEF 5552. (Dreigend) gebruik domeinnaam als handelsnaam. Gebruiksverbod o.g.v. onrechtmatige daad.  Proceskostenveroordeling in kort geding kan niet in de bodemzaak betrokken worden. Eiser Thuisbezorgd.nl wordt in de gelegenheid gesteld om  zich bij akte over de (hoogte van) proceskostenveroordeling i.c. uit het te laten.

Handelsnaamrecht: 7.14 In de onderhavige zaak doet zich niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam van Tb is samengesteld uit het woorden thuis gevolgd door een vervoeging van het woord bezorgen. Dit zijn weliswaar gewone Nederlandse woorden maar door de combinatie van deze woorden met het achtervoegsel “.nl” is een niet zuiver beschrijvend woord ontstaan voor de door Tb aangeboden diensten, te weten het via online bemiddeling thuis (laten) bezorgen van maaltijden. In zoverre is er hier een andere situatie dan bij het gebruik van de naam Camping Holidays voor kampeervakanties of hypotheekofferte.nl voor het online aanbieden van hypotheekoffertes. Anders dan gedaagde partij heeft aangevoerd is hier derhalve geen sprake van monopolisering door Tb van een louter beschrijvende aanduiding.

(…) Het mag zo zijn dat gedaagde partij ingevolge het arrest van het hof van het gebruik van de aanduiding thuisbezorgen.nl heeft gestaakt, uit het feit dat zij geweigerd heeft aan Tb toe te zeggen dat het gebruik van de website thuisbezorgen.nl niet alsnog zal worden hervat voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb volgt dat er in ieder geval sprake is van een dreigend gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl. door gedaagde partij. Dit rechtvaardigt al een verbod op ieder gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl door gedaagde partij.”

Onrechtmatige daad: 7:16. (…) Het enkele feit dat er sprake is van verwarring en van verwarringsgevaar met de handelsnaam van Tb, leidt al tot de conclusie dat het gebruik van de domeinnaam thuisbezorgen.nl of enig ander daarmee overeenstemmend teken onrechtmatig is jegens Tb.

7.17.  Tb vraagt een verbod op het gebruik van de domein- en handelsnaam voor zover gebruikt met betrekking tot activiteiten en/of diensten (soort)gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb of waarvoor (een van) de merken van Tb is ingeschreven. Gelet op de zeer ruime omschrijving van de categorieën waarvoor de merken van Tb zijn ingeschreven, zal dit bevel beperkt worden tot activiteiten en/of diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt genoegzaam welke diensten of activiteiten dat zijn.”

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2008, KG ZA 08-880, Arla Foods Amba tegen Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Merkenrecht. Kaasmerk Puck tegen kaasmerk Cheez’Puck. Element Cheez is beschrijvend voor kaas, "tekenelementenpucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas”. Overeenstemmende tekens, gevaar voor (minstgenomen indirecte) verwarring is aannemelijk: (impliciet pan-Europees?) inbreukverbod en overdracht domeinnaam. Rechtbank benadrukt nog eens dat “voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.” Onrechtmatige daad en inbreuk handelsnaamrecht kunnen niet tot meeromvattend inbreukverbod leiden en blijven derhalve buiten beschouwing.

Nevenvorderingen niet toewijsbaar afgewezen onder verwijzing naar HR in Bax/Weijers (spoedeisend belang nevenvorderingen). Poceskosten: “Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd.” €15.339,44. Afbeeldingen in het vonnis. 

Eiser Arla hanteert haar PUCK-(gemeenschaps)merken “voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.” Gedaagde Vergeer brengt een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een character (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk of Puck.

Merkenrecht: “4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. (…)

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.”

Verwarringsgevaar: “4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de gecombineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.”

Domeinnaam: “4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.”

Nevenvorderingen: “4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (Bax/Weijers), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 (BMW/Inter-Tyre Holland) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten: “4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatietarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten, derhalve op € 15.339,44.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 maart 2008 LJN: BC7358, Startpagina B.V. tegen geïntimeerde.
 
En nog een vers gepubliceerd Bossche uitspraak, nu een uit maart 2008. Domeinnamen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Startpagina is beschrijvend; nieuwe inhoud geven is nog geen ingeburgeren.  “Ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm”.

Het woordmerk STARTPAGINA.NL is allereerst niet identiek aan de domeinnaam startpagina.tv en/of de tekens met die aanduiding zoals hiervoor afgebeeld nu dit woordmerk de toevoeging .nl heeft en de gewraakte tekens de toevoeging .tv. De vraag is vervolgens of sprake is tekens die met het woordmerk overeenstemmen. Het gaat hierbij om de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen beide. Door partijen is uitvoerig gediscussieerd over de betekenis die in dit verband aan het - overeenkomende - hoofdbestanddeel STARTPAGINA gegeven dient te worden.

Daarbij komt het standpunt van Startpagina BV er goedbeschouwd op neer dat zij aan het begrip startpagina dat op zichzelf genomen in het internetverkeer een algemeen gebruikelijke term is een nieuwe en eigen inhoud heeft gegeven waardoor het in die internetwereld een begrip is geworden. Ook als dat standpunt gevolgd wordt, betekent dat nog niet dat het voorkomen van de term startpagina in de tekens die geïntimeerde gebruikt meebrengt dat merk en tekens als overeenstemmend moeten worden beschouwd. Immers, ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm.

In dit geval moet Startpagina BV het voor haar woordmerk hebben van de combinatie van het woorddeel STARTPAGINA en de toevoeging .NL. Juist in die toevoeging is het verschil gelegen met de tekens waarvan [geïntimeerde] zich bedient. Startpagina BV heeft gewezen op een aantal uitspraken waarin is geoordeeld dat deze toevoegingen voor de onderlinge vergelijking van ondergeschikte betekenis zijn te achten. Ook indien dit standpunt in het algemeen juist zou zijn, betekent dat nog niet dat dit in het onderhavige geval ook opgaat. Zoals gezegd, is hier de toevoeging .NL van belang omdat er anders geen sprake is van een teken waarvoor merkrechtelijke bescherming ingeroepen kan worden. De toevoeging .tv maakt in dit geval dus wel uit, omdat het een toevoeging is die duidelijk verschilt van de door Startpagina BV in haar woordmerk gebruikte toevoeging. Daardoor ontbreekt in dit geval een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het woordmerk en de gewraakte tekens.

Voor het beeldmerk geldt mutatis mutandis hetzelfde. Bij een vergelijking tussen het merk zoals het is geregistreerd en de tekens zoals deze door geïntimeerde worden gebruikt, is voor het beeldmerk de vormgeving ervan van groot belang. Het gaat bij deze vergelijking immers om het geheel, niet om de afzonderlijke onderdelen. Naar het voorlopig oordeel van het hof geldt ook hier dat een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk en de gebruikte tekens ontbreekt. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het merkenrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen. Het hof komt hierbij dus tot dezelfde slotsom als de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep.

Handelsnaamrecht Startpagina BV stelt dat geïntimeerde de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam gebruikt. Geïntimeerde ontkent dit en stelt dat zij de aanduiding alleen als internetadres gebruikt en niet als handelsnaam (o.a. mva punt 73). Startpagina BV bestrijdt op haar beurt dit verweer. Het hof overweegt hierover het volgende. Het enkele gebruik van een domeinnaam levert op zich nog geen gebruik als handelsnaam op. Dat kan anders zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een website met een bedrijfsmatig karakter. In dit geval is de website van geïntimeerde kennelijk nog in een opbouwfase en is onderaan de internetpagina de naam Multimedia Home Service vermeld.

Op grond van hetgeen door Startpagina BV naar voren is gebracht en aan producties is overgelegd kan vooralsnog niet als vaststaand worden aangenomen dat sprake is van gebruik door geïntimeerdevan de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam. Tegenover de betwisting van deze stelling door geïntimeerde is het aan Startpagina BV om (nader) bewijs daarvan te leveren. Voor een dergelijke bewijslevering is in een kort geding als dit evenwel geen plaats. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het handelsnaamrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen.
 
Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2008, KG ZA 08-1157, Total Energy Solutions B.V. tegen Energy Advice B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. Eén van de in eiser Total Energy Solutions (TES) deelnemende BV’s, Energy Advice, stapt, kort gezegd,  uit de samenwerking, maar kopieert website en wil verder onder de naam TES (Group)

Geen merkinbreuk (merk is niet ingeschreven) ook geen merkbescherming ‘TES’ o.g.v. onrechtmatige daad. Wel inbreuk op de handelsnaam van eiser, ondanks andere invulling afkorting. Geen vergoeding voor het staken van het gebruik van de handelsnaam. Verbod op gebruik domeinnamen. Proceskosten eenvoudig kort geding (betwisting niet betwist): €6000,-

Merk: “4.3. (…) Gesteld noch gebleken is dat het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken bij de Benelux- Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) is ingeschreven. Bijgevolg komt aan Total Energy Solutions geen bescherming toe uit hoofde van het Beneluxverdrag.

4.4. Krachtens artikel 2.19 lid 3 BVIE kan de gebruiker van een teken, dat niet als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE wordt beschouwd, zich niettemin beroepen op de bepalingen van het gemene recht, voor zover dit toestaat zich tegen onrechtmatig gebruik van dit teken te verzetten. Uit de toelichting op het Beneluxverdrag volgt dat – a contrario – de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het teken TES als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd en dat Total Energy Solutions zich bijgevolg niet op bescherming van het gemene recht – in het bijzonder artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – kan beroepen.”

Handelsnaam: “4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op de handelsnaam TES aan de onderneming van Total Energy Solutions toekomt en dat Energy Advice daarom slechts gerechtigd is de naam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam als handelsnaam te voeren, indien zij daartoe van Total Energy Solutions toestemming heeft gekregen. De – door Total Energy Solutions gemotiveerd betwiste – stelling van Energy Advice dat tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders is overeengekomen dat Energy Advice alleen een ander logo en een andere website zou laten ontwerpen en wel de handelsnaam TES Group zou kunnen blijven gebruiken, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Uit de notulen blijkt duidelijk dat Total Energy Solutions wenste dat Energy Advice ten minste het logo en de website zou aanpassen en dat Energy Advice dit heeft toegezegd. Energy Advice heeft nadrukkelijk gezegd het gebruik van de naam TES niet te willen staken, waarop Sneekes heeft gezegd ‘de tenaamstelling te willen controleren’. Blijkens de – door Energy Advice niet weersproken – toelichting van Total Energy Solutions ter zitting is met die zinsnede verwoord de mededeling van Sneekes ter vergadering dat hij zich omtrent het recht op en gebruik van de handelsnaam nog wilde beraden, mede gelet op de stelling van Bisschips dat Total Energy Solutions daarop geen (uitsluitend) recht zou kunnen doen gelden. Van enige overeenkomst terzake het gebruik van de naam TES door Energy Advice was derhalve geen sprake.”

4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kon Energy Advice evenmin op grond van de overdracht van de aandelen voor een bedrag van € 25.000 erop vertrouwen dat zij toestemming voor het gebruik van de naam TES had verkregen. (…)

Geen vergoeding: (…) 4.10. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, Energy Advice niet langer toestemming had voor - en dus geen recht had op - het gebruik van de handelsnaam TES (Group) als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen partijen, valt niet in te zien op grond waarvan zij een vergoeding zou kunnen vragen als tegenprestatie voor het staken van het gebruik van die handelsnaam. Daarenboven komt het recht op de handelsnaam - en het recht bezwaar te maken tegen dan wel toestemming te verlenen voor het gebruik ervan - toe aan de onderneming van Total Energy Solutions. Aldus valt ook daarom niet in te zien waarom het niet betaald zijn van een hogere prijs voor de aandelen van Energy Advice door de andere aandeelhouders zou kunnen worden begrepen als toestemming van de onderneming van Total Energy Solutions voor het voortgezette handelsnaamgebruik door Energy Advice.

(…) 4.12. De slotsom is derhalve dat Energy Advice niet langer het recht had en ook niet meer heeft gekregen om de handelsnaam TES (Group) te gebruiken. Nu niet in geschil is dat door het gebruik van die overeenstemmende handelsnaam door Energy Advice verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions en Energy Advice is te duchten, komt de op handelsnaaminbreuk gebaseerde verbodsvordering voor toewijzing in aanmerking.

Domeinnaam: 4.13. Door Energy Advice is gesteld en door Total Energy Solutions is niet weersproken dat de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het handelsregister is verwijderd. Wel maakt Energy Advice nog steeds gebruik van de domeinnamen tesgroup. nl en tes-group.be. Onder die domeinnamen is de (verniewde) website van Energy Advice actief. Daarbij wordt voor de onderneming van Energy Advice de handelsnaam TES Group gebruikt. Onder die omstandigheden neemt de voorzieningenrechter voorshands aan dat de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be worden gebruikt als handelsnaam. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam TES Group is overwogen komt de verbodsvordering ten aanzien van de door Energy Advice gebruikte domeinnamen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 26 september 2008, LJN: BF8857, Gelredome N.V. c.s. tegen Servicetarget.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verbod op inbreuk op handelsnaamrechten en beeld- en woordmerkrechten en domeinnamen van Gelredome, de exploitant van het gelijknamige stadion in Arnhem. Domeinnaam niet gebruikt, maar gebruik valt niet uit te sluiten: handelsnaaminbreuk. Overdracht domeinnaam. Gebruik foto van stadion met beeldmerk is inbreuk op het beeldmerk.
 
Gedaagde exploiteert onder de naam Servicetarget een eenmanszaak die websites exploiteert. Begin dit jaarheeft gedaagde de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ geregistreerd. Op de aan die domeinnaam gekoppelde sites heeft gedaagde informatie verstrekt over evenementen in het Gelredome stadion. Op die sites(s) was tevens het beeldmerk Gelre Dome te zien.

Handelsnaam:  “4.4.  Gedaagde maakt op dit moment geen gebruik van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’. Desgevraagd heeft gedaagde ter zitting niet willen verklaren dat hij geen gebruik meer zal maken van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ en dat hij die domeinnaam zal overdragen aan Gelredome. Daardoor valt niet uit te sluiten dat gedaagde de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ opnieuw zal gaan gebruiken en ligt de vraag voor of gebruik van die domeinnaam jegens Gelredome strijdig is met het handelsnaamrecht, zoals Gelredome stelt.

4.5.  Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (HNW) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.6.  (…) De vraag is dus of de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ als handelsnaam van gedaagde kan worden aangemerkt.

(…) 4.8.  Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter dat de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ door gedaagde als handelsnaam is gebruikt. Het kenmerkende bestanddeel van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ is ‘gelredome’. Dat kenmerkende bestanddeel wijkt niet af van de handelsnaam ‘Gelredome’. Het gebruik van grote of kleine letters in domeinnamen doet er niet toe. gedaagde biedt zijn diensten aan op het internet onder de naam ‘atgelredome.nl’. Een verwijzing naar Servicetarget ontbreekt. Aldus is op de sites niet kenbaar gemaakt dat de informatie over de evenementen in het Gelredome stadion op die sites afkomstig was van de onderneming Servicetarget en niet van Gelredome. Er is hier daarom geen, althans niet uitsluitend, sprake van gebruik van deze domeinnaam als internetadres van gedaagdes onderneming.

4.9.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ bij het publiek verwarring tussen de onderneming van gedaagde (Servicetarget) en die van Gelredome is te duchten. Zowel via de sites van Gelredome als de site ‘atgelredome.nl’ werd immers informatie verstrekt over evenementen in het Gelredome stadion. Nu voorts als onweersproken heeft te gelden dat de handelsnaam ‘Gelredome’ grote bekendheid bij het publiek geniet, kan het publiek op grond van het vorenstaande dan ook gemakkelijk hebben gedacht dat de informatie op de sites achter de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ afkomstig was van Gelredome.

4.10.  De conclusie uit het hiervoor overwogene is dat gedaagde met het gebruik van de domeinnaam ‘atgelredome.nl’ het verbod van artikel 5 HNW heeft overtreden en voorts dat die overtreding zich weer zal kunnen voordoen omdat gedaagde niet heeft willen toezeggen dat hij de domeinnaam niet weer in gebruik gaat nemen.”

Woordmerk: 4.11.  Mede gelet op het bovenstaande komt de voorzieningenrechter tevens tot de conclusie dat gedaagde in strijd met artikel 5a HNW heeft gehandeld en dat ook die overtreding weer kan voorkomen. In artikel 5a HNW staat dat het verboden is om een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat, dan wel daarvan slechts gering afwijkt, waardoor bij het publiek verwarring over de herkomst van de waren is te duchten. Die verwarring is te duchten. Juist omdat ook het woordmerk Gelredome onweersproken grote bekendheid geniet bij het publiek en omdat het gebruik van grote of kleine letters in domeinnamen er niet toe doet, wijkt de handelsnaam ‘atgelredome.nl’ te weinig af van het woordmerk Gelredome om bij het publiek geen verwarring te doen ontstaan over de herkomst van de verstrekking van informatie over evenementen in het Gelredome stadion.”

Beeldmerk: “4.12.   Inmiddels informeert gedaagde via zijn website ‘stadionconerten.nl’ het publiek over evenementen in het Gelredome stadion. Op die site en daaraan gekoppelde sites staat een foto van het Gelredome stadion met daarop het beeldmerk Gelre Dome. Gedaagde vindt dat hij die foto op zijn sites mag gebruiken omdat hij de foto van het stadion zelf heeft gemaakt. Daarbij is het gratis reclame voor Gelredome, aldus gedaagde. Deze verweren baten gedaagde niet.

(…) “4.14. Dat dit beeldmerk voorkomt op een foto die gedaagde zelf van het Gelredome stadion heeft gemaakt, omdat het beeldmerk Gelre Dome groot op het stadion prijkt en dat de weergave van het beeldmerk op de sites van gedaagde mogelijk reclame oplevert voor het Gelredome stadion, is op grond van het hier weergegeven toetsingskader niet relevant. Het gaat erom dat gedaagde het beeldmerk zonder toestemming van Gelredome N.V. in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het beeldmerk is ingeschreven. De conclusie is daarom dat gedaagde met de site ‘stadionconcerten.nl’ inbreuk maakt op de merkenrechten van Gelredome N.V. “

Proceskosten:  “4.16.  gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gelredome vordert op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten en stelt die kosten op € 6.000,00 tot aan deze uitspraak. Gelredome heeft evenwel slechts een kostenoverzicht overgelegd tot en met 22 augustus 2008. Gelet op dat overzicht en op het feit dat Gelredome nadien voor het opstellen van de dagvaarding, de zitting en de voorbereidingen daarop, ook kosten zal hebben moeten maken, zullen de werkelijk door Gelredome gemaakte proceskosten die gedaagde moet vergoeden, worden bepaald op:  - dagvaarding    €    85,44  - vast recht      254,00 - salaris advocaat    4.500,00, Totaal    €  4.839,44”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 oktober 2008, KG ZA 08-1041, Ligman Lighting Co. Ltd tegen ODL Leuchten GmBH (met dank aan Karianne Thomas en Herwin Roerdink, Van Doorne).

Merkenrecht, auteursrecht en proceskosten in verstekzaak. Hoogte proceskosten is vanzelfsprekend niet betwist: €20.023,24. Vonnis treedt in de plaats van de wilsverklaring van gedaagde tot overdracht domeinnamen.

De voorzieningenrechter verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagde en veroordeelt gedaagde om iedere inbreuk op de merkrechten en auteursrecht van eiseres, waaronder het gebruik van de domeinnamen en de websites gekoppeld aan ‘ligman.nl’, ligmanlighting.nl en ‘ligmanlighting.eu ‘en/of andere met de merken van eiseres overeenstemmende domeinnamen te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van de gedaagde tot het geven van de opdracht aan de isp van ODL, de SIDN en de EURid tot het overdragen van de domeinnamen aan de eiseres, dan wel een door haar aangewezen partij."

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 9 oktober 2008, KG ZA 08-1706 P/PvV, Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants c.s. tegen Stichting Wakkere Accountant c.s (NIVRA - NOVAA tegen NOVRA). (Met dank aan Carja Mastenbroek, DLA Piper)

Eerst even voor jezelf lezen. Wettelijk beschermde titels accountants. Merkenrecht. Collectieve merken. De voorzieningenrechter beveelt gedaagden om te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer van de tekens NOVRA, RAA, AAA, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van gedaagden. Proceskosten  €15.000,00, nu er sprake is van een “een gemiddeld kort geding”.

"4.6. Met betrekking tot de vraag of door SWA c.s. inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van NIVRA C.S., wordt overwogen dat RA en AA reeds lang beschermde wettelijk titels zijn. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat ook de met die titels samenhangende collectieve merken RA en AA bekendheid genieten en een groot onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat NIVRA en NOVAA, gelet op de eis van inschrijving in de door hen bijgehouden registers voor het mogen gebruiken van de wettelijk beschermde titels RA en AA, binnen de financiële wereld grote bekendheid genieten.

4.7. Vastgesteld wordt dat het door SWA C.S. gebruikte teken RAA zich nauwelijks onderscheidt van het collectieve woord en beeldmerk RA. Auditief is het onderscheid tussen RAA en RA vrijwel nihil en visueel is er slechts één letter verschil. Daar komt bij dat door SWA c.s. niet duidelijk is gemaakt waar de letters RAA exact een afkorting van zijn, zodat, nu zij zich opwerpt als een alternatief voor bij NIVRA aangesloten leden, voldoende aannemelijk is dat door SWA c.s. bewust is gekozen voor een teken dat dicht bij het merk RA ligt om daarmee geassocieerd te worden. Dat dit tot verwarring bij het relevante publiek zal leiden en op termijn tot verwatering van het merk RA, zoals door NIVRA c.s. gesteld, is dan ook aannemelijk. Voorshands is dan ook sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE, zodat NIVRA c.s. op grond van dat artikel het gebruik van het merk RAA door SWA c.s. kan verbieden. De vordering om SWA c.s. te bevelen het gebruik van het teken RAA te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen.

4.8. Voorts wordt vastgesteld dat ook het teken NOVRA zich nauwelijks onderscheidt van de beeld- en woordmerken NIVRA en NOVAA. Auditief worden NIVRA, NOVRA en NOVAA immers vrijwel hetzelfde uitgesproken en visueel is er slechts één letter verschil. Ten opzichte van NIVRA heeft NOVRA een O in plaats van een I en ten opzichte van NOVAA een R waar deze bij NOVAA ontbreekt. Daarnaast werpt NOVRA zich op als alternatief voor de leden van NIVRA en NOVAA en wordt het teken NOVRA dus voor dezelfde diensten als NIVRA en NOVAA gebruikt. Ook hier is aannemelijk dat bewust naar een naam is gezocht die zo dicht mogelijk tegen die van NIVRA en NOVAA ligt. Hierop wijst ook het feit dat NOVRA niet duidelijk heeft kunnen maken waarom de R van "Register" in de naam is opgenomen. NOVRA houdt zelf geen register bij en een register voor "register adviseurs" bestaat ook niet elders. Van een toevallige overeenkomst als gevolg van een afkorting van woorden die een beschrijving van de activiteiten vormen is dan ook geen sprake. Verwarring bij het relevante publiek en associatie met NIVRA en NOVAA is mede door het gebruik van het woord "register" aannemelijk. Ook met betrekking tot het teken NOVRA is er derhalve sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE. De vordering om SWA C.S. te bevelen het gebruik van het teken NOVRA te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen, alsmede de vordering om Lemoine, die immers ook gebruik maakt van het inbreukmakende teken NOVRA, te bevelen de domeinnaam www.novra.org aan NIVRA over te dragen. De vordering tot omleiding van de domeinnaam naar www.nivra.nl wordt afgewezen. Hierbij heeft NIVRA, naast het toe te wijzen verbod tot verder gebruik en het gebod tot overdracht geen belang. Zij heeft die domeinnaam immers nooit zelf gebruikt, zodat niet valt in te zien waarom die situatie niet nog kort tijd kan voortduren. Ook de vordering om te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een akte tot overdracht wordt afgewezen. Voorshands is aannemelijk dat de toe te wijzen dwangsom voldoende prikkel zal vormen om de overdracht te effectueren.

4.9. Met betrekking tot het merk AA wordt overwogen dat dit door NOVAA, voor zover dat uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt, slechts als beeldmerk is geregistreerd. Niet is gebleken dat door SWA c.s. een beeldmerk wordt gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het door NOVAA geregistreerde beeldmerk AA, zodat voorshands niet sprake is van situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, BVIE. Wel is voldoende aannemelijk dat door SWA c.s. met het teken AAA bewust is gekozen voor een teken dat dicht bij de wettelijk beschermde titel AA ligt, zodat het teken AAA met de titel AA zal worden geassocieerd. SWA C.S. tracht aldus bij het publiek de onjuiste indruk te wekken dat ook deze titel een beschermde titel van NOVAA is. NOVRA handelt met het gebruik van deze titel dan ook onrechtmatig jegens NOVAA. Ook de vordering om SWA c.s. te bevelen

(…) 4.12. SWA c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door NIVRA C.S. is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de advocaatkosten gevorderd. In verband daarmee wordt overwogen dat het hier een gemiddeld kort geding betreft. In de indicatietarieven die voor IE-zaken gelden is voor een dergelijk kort geding een bedrag van maximaal EUR 15.000,00 als redelijk en evenredig begroot. In hetgeen van de zijde van NIVRA c.s. is betoogd wordt geen aanleiding gezien om in dit geval van dit indicatietarief af te wijken. (…)”

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Dordrecht, 2 oktober 2008, LJN: BF5177, Comtech Telecom B.V. tegen Com.Tech. Automatisering Gorinchem B.V.

Eerst even voor jezelf lezen: Eisers vorderen een verbod op gebruik van handelsnaam en een gebod tot overdracht om iet van drie domeinnamen (met doorlinking naar website eisers hangende deze overdracht) op grond van inbreuk op haar handelsnaamrechten. Veroordeling in de proceskosten wordt gevorderd op grond van artikel 1019 h Rv. Gedaagdenvoeren verweer. Nu gedaagden de handelsnaam na sommatie plus dagvaarding door eisers hebben veranderd, is hiermee het door eisers gestelde spoedeisend belang en verwarringsgevaar gegeven. Vordering van eiser sub 2 wordt afgewezen bij gebrek aan het stellen van gronden daartoe. Ter terechtzitting zijn partijen een en ander overeengekomen, zoals in dictum is opgenomen voor de tenuitvoerlegging. De vordering wordt voor het overige niet door eisers gehandhaafd. Slechts de proceskosten dienen te worden beoordeeld. Deze worden op grond van art. 1019h Rv en conform de lijst 'Indicatietarieven in IE-zaken'tot een hoogte van €4.000,- redelijk en evenredig geacht en toegewezen.

Lees het vonnis hier.