Rechtspraak  

WIPO Arbitration and Mediation Center zes uitspraken

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Een overzicht van de laatste zes uitspraken.

WIPO Arbitration and Mediation Center 1 maart 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2011-0002, DomJur 2011-657 (Arnhem Comin Soon B.V. tegen Benson and Partner Ltd) link

Eiseres is Arnhem Coming Soon B.V., een modewinkel in Arnhem en houder van het woordmerk ‘coming soon’. Verweerder is Benson and Partner Ltd, houder van de domeinnaam comingsoonarnhem.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. Verweerder dient geen verweerschrift in.

Verwarrendwekkende overeenstemming. Geen recht of legitiem belang verweerder.  Registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 28 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0083, DomJur 2011-662 (Koninklijke Philips Electronics NV tegen Small Business Internet Solutions) link

Eiser is Koninklijke Philips Electronics NV, sinds 2008 maakt de onderneming Respironics Inc deel uit van eiser. Philips is rechthebbende op het merk Respironics. Verweerder is Small Business Internet Solutions die de domeinnaam respironics.nl heeft geregistreerd.

Domeinnaam identiek aan merk. Geen recht of legitiem belang verweerder. Registratie domeinnaam op de dag van persbericht overname respironics in. Registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0074/00075, DomJur 2011-660/2011-661 (Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank tegen verweerder) link 0074/ 0075

Eiser is Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). Verweerder heeft de volgende domeinnamen geregistreerd: abobank.nl, babobank.nl, rabibank.nl, rabobannk.nl, rabobasnk.nl, radobank.nl en raqbobank.nl. Verweerder woont op hetzelfde adres als de verweerder in de eerdere zaak ‘Rabobank Nederland – Verweerder (I)’.

Geen verweerschrift ingediend. Fonetisch en visueel verwarringwekkend gelijkend op merk.  Geen recht of legitiem belang verweerder. Link naar concurrenten. Registratie te kwader trouw.  Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 21 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0082, DomJur 2011-659 (Société Air France tegen Helo Holdings LTD) link

Eiseres is Société Air France. Verweerder is Helo Holdings Ltd, houder van de domeinnaam aifrance.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. De Geschillenrechter zal de vordering in het licht van artikel 2.1 van de Regeling interpreteren. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Vrijwel identiek aan merk (Air France). Typosquatting. Geen recht of legitiem belang verweerder. Niet gelieerd, geen toestemming, te koop. Bekend merk, registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 17 februari 2011, Zaak-/rolnummer: DNL2010-0078, DomJur 2011-658 (Customworx B.V. tegen verweerder) link

Eiser, Costumworx B.V., houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van personeel (uitzenden en detacheren), hanteert “Toptech”, “Toptech Detachering”, “Toptech Uitzendbureaus”, “Toptech Werving & Selectie” en “Toptech Solutions” als handelsnamen en heeft “TOPTECH” als woordmerk geregistreerd. Verweerder is doende om te starten met soortgelijke activiteiten. De domeinnaam toptechpersoneelsdiensten.nl is door de verweerder geparkeerd bij een registrar.

Al dan niet ingebruik irrelevant voor verwarringwekkende overeenstemming domeinnaam. Toevoeging beschrijvende woord personeelsdiensten heft overeenstemming onvoldoende op. Geen recht of legitiem belang verweerder. Registratie te kwader trouw - verweerder wil concurrerende activiteiten ontplooien. Overdracht bevolen.

Het verschil tussen diagnostisch en therapeutisch

met gelijktijdige dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema
 
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Farmaceutica. ARGENE tegen arGEN-X. Bevoegdheid Rechtbank Rotterdam o.g.v. art 103 GMVo. (eiser verwijst naar de bepalingen van het BVIE, maar de vordering is alleen gebaseerd op een Gemeenschapsmerk).

Nu op grond van het Gemeenschapsmerk ARGENE niet kan worden opgetreden tegen de zuivere handelsnaam arGEN-X (geen gebruik voor waren of diensten) en van merkenrechtelijke verwarring daarnaast geen sprake is (diagnostische vs therapeutische toepassingen ander, hoogspecialistisch, publiek), oordeelt de voorzieningenrechter dat inbreuk niet aannemelijk is en wijst de vorderingen af. Geen beroep op art. 5a Hnw mogelijk wanneer uitsluitend Gemeenschapsmerk wordt ingeroepen.

Merkenrecht: “(…) Dat sprake is van een ander gebruik dan het gebruik van de aanduiding "arGEN-X" zuiver als handelsnaam is door Argene onvoldoende gemotiveerd bestreden noch is daarvan op grond van de in dit kort geding overgelegde stukken gebleken. Op grond van het Gemeenschapsmerk komt Argene in de verhouding tussen partijen mitsdien geen bescherming toe. De vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub 1 dient reeds daarom te worden afgewezen.

Indien en voor zover met het deponeren van het merk arGEN-X voor de klassen 5 en 42 wel sprake zou zijn van gebruik voor waren of diensten door arGEN-X, dient bepaald te worden of sprake is van inbreukmakend handelen van arGEN-X in de zin van artikel 9 lid 1 GMVo, zoals door Argene betoogd.
 
 (…)  Op de eerste plaats is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 9 lid 1.b GMVo niet is gebleken. Daartoe geldt het volgende. (…) Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek.(…)   Het antwoord op de vraag of sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, althans overeenstemming, tussen de merken van partijen, zoals door Argene is gesteld, kan in het midden blijven, nu, gelet op het hiervoor overwogene, verwarringsgevaar voorshands niet te duchten valt.

Het vorenstaande leidt ertoe dat een beroep op het bepaalde in artikel 9 lid 1.b GMVo niet had kunnen slagen. In dat verband acht de voorzieningenrechter voorts van belang dat gesteld noch gebleken is dat in de bijna drie jaar dat arGEN-X nu bestaat daadwerkelijk verwarring is opgetreden. Dat geen verwarring te duchten valt, wordt ook onderschreven door de inhoud van de door arGEN-X op vier punten afgegeven onthoudingsverklaring  (…) .
 
Handelsnaamrecht: Blijkens de dagvaarding heeft Argene een expliciet beroep gedaan op het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), maar daar evenwel geen vordering aan verbonden. (…) Indien en voor zover Argene aan haar op artikel 5a Hnw gebaseerde stellingen een vordering had verbonden, zou deze vordering eveneens zijn afgewezen.
 
(…) Zoals hiervoor is overwogen kan op grond van een Gemeenschapsmerk niet worden opgetreden tegen ander gebruik van een teken dan voor waren of diensten. Door ter bescherming van een Gemeenschapsmerk een vordering gebaseerd op artikel 5a Hnw in te stellen wordt juist getracht op te treden tegen een dergelijk ander gebruik zoals het gebruik van een handelsnaam. Dat staat de Gemeenschapsmerkenverordening, gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 1, eerste zin, GMVo ("De rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. (...)"), niet toe. 

Lees het vonnis hier (link en pdf). 
Regeling: 9 lid 1, 2 en 3, 96 en 103 GMVo, 5 en 5a Hnw, 2.20 BVIE

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur. 

Ter ontrafeling van de concernverhoudingen

met dank aan Douglas Mensink, Micta

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Gewichtsmanagement. Stukgelopen samenwerking. Previtas Nederland (Dr. Frank) eist o.a. staking van het gebruik van de domeinnaam previtas.nl door gedaagde, een voormalig zakenpartner van eiseres. Vorderingen toegewezen. Inbreuk handelsnaamrecht, overdracht domeinnaam. In citaten:

6.2. Uit hetgeen partijen in deze procedure hebben gepresenteerd valt op te maken dat - ter ontrafeling van de concernverhoudingen - weinig tot geen gedetailleerde afspraken over de website, de domeinnaam en de handelsnaam zijn vastgelegd. De voorzieningenrechter heeft evenwel kennis genomen van de akte van levering van de aandelen in Previtas B.V. waarin F.N.R. van Berkum Holding B.V. en Liv Holding B.V. uitdrukkelijk hebben bepaald dat de handelsnaam Previtas niet overging op de koper. (…)

6.3. De contractuele verhouding tussen partijen wordt naast hetgeen zij overeenkomen tevens beheerst door de werking van artikel 6:248 lid 1 BW. Indien partijen eind 2010 al niet (eventueel: stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de handelsnaam Previtas verder aan Previtas Nederland zou toekomen, dan dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtas Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten. (…)

6.6. Liv Oost heeft de domeinnaam www.previtas.nl, waarvan het onderscheidende woord identiek is aan de Handelsnaam Previtas, in het economische verkeer gebruikt terwijl Previtas Nederland - gelet op het voorgaande - daarvan als rechthebbende dient te worden aangemerkt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is (het gebruik van) van de domeinnaam hier gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als omschreven in artikel 5 Hnw oplevert.

6.7. Waar Liv Oost voor het overige heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter komen vast te staan dat het belang dat Liv Oost naar haar zeggen heeft bij handhaving van de desbetreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Het door Liv Oost geschetste probleem dat enkele van haar medewerkers bij klanten bekend zijn onder een e-mailadres met de toevoeging @previtas.nl moet door een wijziging van de e-mail adressen (en het in kennis stellen van de klanten) op eenvoudige wijze zijn te verhelpen. 

Lees het vonnis hier.

Verbonden waren

met dank aan Hendrik C.S. Tilma, Advocatenkantoor mr. drs. H.C.S. Tilma

Merkenrecht. Cafema tegen Coffema. Koffie  tegen koffiemachines. Merk- en handelsnaaminbreuk. Soortgelijke, ‘verbonden’ waren (“Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn.”). Verwarringsgevaar is aannemelijk.

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG; 7 mei 2009, C- 389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b. BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. (…)

Lees het vonnis hier.

Chronologische aantekenboeken

met gelijktijdige dank aan Frederick Leentfaar, Deterink en Anne Voerman & Marc de Boer, Boekx

Handelsnaamrecht. Domeinen. Vervolg op eerder kort geding over de handels- en domeinnamen agenda.nl en theagenda.nl, waarin het hof het oordeel van de rechtbank dat agenda.nl inbreuk maak op theagenda.nl bevestigde (zie Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, IEF 9016).  P., de houder van theagenda.nl heeft echter na het arrest nagelaten om binnen zes maanden een eis in hoofdzaak in te stellen, waardoor het kort gedingvonnis haar kracht heeft verloren.

In het onderhavige geschil vordert eiser NL Unlimited een verklaring voor recht dat zij met agenda.nl en/of nlagenda.nl niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde P. De rechtbank wijst de vorderingen toe waar het www.nlagenda.nl betreft, maar wijst de overige vorderingen af.

Agenda.nl wordt gebruikt als handelsnaam, maar gebruik als handelsnaam door eerdere houder wordt niet aangetoond, waardoor geen oudere handelsnaamrechten kunnen worden geclaimd. Theagenda.nl en agenda.nl zijn niet beschrijvend voor uitgaansagenda’s, ‘juist’ door de toevoeging .nl en doordat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt. Verwarringsgevaar is aannemelijk en inbreuk door agenda.nl op theagenda wordt aangenomen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Update:  hier (link) en hier (opgemaakte pdf)

(met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen)

Handelsnaamrecht. Hotelkamerveiling.nl tegen hotelveiling.nl. Vorderingen afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is dat eisers eerder dan gedaagde ondernemersactiviteiten heeft ontplooid. Ten overvloede concludeert de voorzieningenrechter dat de handelsnamen louter uit beschrijvende elementen bestaan en dat dat alleen eigenlijk al voldoende grond zou zijn om de vorderingen af te wijzen. "Door haar handelsnaam geheel en al samen te stellen uit beschrijvende elementen, heeft eiseres het risico genomen dat andere bedrijven gebruik maken van een handelsnaam met dezelfde beschrijvende woorden. "

4.4. Eiseres heeft aangevoerd dat zij sedert 2008 activiteiten onder de naam \\\\\\\'hotelkamerveiling\\\\\\\' heeft ontplooid. Gedaagde heeft, verwijzend naar het door de Hnw doorslaggevend geachte éérste gebruik, weersproken dat eiseres al langer dan gedaagde de naam \\\\\\\' hotel(kamer)veiling’ voert. Uit de overgelegde stukken (met name het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter gebleken dat eiseres eerst op 29 december 2010 is opgericht, terwijl gedaagde blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht op 10 december 2010. (…)

Vzr. Rechtbank Almelo, 16 maart 2011, LJN: BP8981, Eiseres tegen Gedaagde h.o.d.n. [W] Montage.

Handelsnaamrecht. [W]  tegen [W] Montage. Directe en indirecte inbreuk op handelsnaamrechten eiseres door het voeren van beider familienaam (W) door gedaagde. In citaten:

1.4  [gedaagde] was in dienst bij [eiseres], maar heeft per 1 oktober 2010 ontslag genomen, waarna de familiaire band tussen [eiseres] en de familie [W] geheel is verbroken.

4.8  (…) De aard van de ondernemingen is nagenoeg gelijk: het zijn beide ondernemingen die, blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister, zich richten op de verkoop en montage van glas, kunststof en aluminium kozijnen en zonwering. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen ([eiseres] richt zich met name op aannemers, terwijl [gedaagde] zich meer richt op de particuliere markt), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar). De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar - en door [gedaagde] nota bene op de voormalige vestigingsplaats van [eiseres] - worden gedreven.
Nu de wet door het gebruik van het woord ‘gevaar’ aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die [eiseres] willen benaderen, terecht komen bij [gedaagde] en vice versa. Uit de door [eiseres] overgelegde stukken blijkt reeds dat goederen bestemd voor [gedaagde] bij [eiseres] zijn afgeleverd, zodat [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gevaar voor verwarring te duchten is en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan.

4.9 Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat [eiseres] wordt aangesproken op de prestaties van [gedaagde]. Het is immers naar het oordeel van de voorzieningenrechter zeer wel denkbaar dat [W] Montage door het publiek als een onderdeel van [eiseres] zal worden gezien, temeer nu [gedaagde] tot voor kort nog in dienst was bij [eiseres].

4.10  Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.