Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, LJN: BL0178, TheAgenda.NL tegen NL Unlimited B.V. en Newhold. B.V.
 
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaamrecht door gebruik generieke domeinnaam. Gedaagde NL Unlimited, uitgever van de stadsmagazines NL10, Nl20 etc, koopt in 2009 de domeinnaam www.agenda.nl . Eiser TheAgenda.nl maakt bezwaar en ziet zich in het gelijk gesteld.

Gedaagde gebruikt www.agenda.nl als handelsnaam. Dat de domeinnaam beschrijvend is, doet daar niet aan af, gedaagde heeft “terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van eiser, er zonder noodzaak voor gekozen louter het beschrijvende (en reeds door eiser gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand.”

Licentiegever domeinnaam faciliteert handelsnaaminbreuk. 1019h proceskosten hoger dan indicatietarieven door verhuizing na sommatie van de domeinnaam naar de huidige licentiegever.

Gebruik als handelsnaam. 4.5.  NL Unlimited heeft op haar beurt ‘agenda.nl’ wel als handelsnaam geregistreerd. Zij betwist echter dat met de website www.agenda.nl sprake is van handelsnaamgebruik. Ook deze website heeft evenwel een bedrijfsmatig karakter vanwege de verkoop van advertentieruimte onder meer via de site. Op de website staat verder de naam ‘agenda.nl’ duidelijk vermeld, er staat vermeld dat het ‘copyright’ bij ‘agenda.nl’ rust en dat ‘agenda.nl’ een handelsnaam van NL Unlimited is, zodat het gebruik van deze domeinnaam - anders dan NL Unlimited c.s. zelf stelt - tevens als handelsnaamgebruik dient te worden aangemerkt. De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer, onder meer via haar website ‘www.agenda.nl’. Dat de naam ‘agenda.nl’ slechts door het publiek wordt gezien als een productnaam van NL Unlimited, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, is voorshands gelet op het voorgaande niet aannemelijk.

(…)

Onderscheidend vermogen. 4.7.  De vraag is evenwel in hoeverre aan de handelsnaam van [eiser] ‘theagenda.nl’ ook bescherming toekomt. Met NL Unlimited wordt immers geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘agenda’, ook in de combinatie met de extensie ‘.nl’, voor de activiteiten die beide partijen ontplooien beschrijvend van aard is. Het woord agenda wordt immers mede gebruikt voor een aankondiging van activiteiten. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben - ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen -, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

4.8.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter neemt dit niet weg dat NL Unlimited c.s. in dit geval, terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van [eiser], er zonder noodzaak voor heeft gekozen louter het beschrijvende (en reeds door [eiser] gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand. Dat [eiser] het Engelse lidwoord ‘the’ aan haar handelsnaam en domeinnaam heeft toegevoegd, maakt niet dat er van verwarringsgevaar geen sprake meer is. Weliswaar kan een enkele toevoeging bij een beschrijvende handelsnaam volgens de jurisprudentie voldoende zijn om geen verwarring aan te nemen, maar het had dan in dit geval eerder op de weg van NL Unlimited c.s. gelegen om een element aan haar handelsnaam (en domeinnaam) toe te voegen. Het enkele weglaten van het door [eiser] gebruikte woord ‘the’ als handelsnaam voor het ontplooien van dezelfde activiteiten wordt gelet op het voorgaande onvoldoende geacht om verwarring te voorkomen. Een verbod voor het gebruik van de handelsnaam ‘agenda.nl’ door NL Unlimited is derhalve toewijsbaar als na te melden. Ook het verbod op het gebruik van de domeinnaam ‘www.agenda.nl’ kan gelet op het voorgaande worden toegewezen. Van een louter informatieve website is bij NL Unlimited c.s. immers geen sprake.

Licentiegever. 4.9.  Ook de vordering onder 2 jegens Newhold wordt toegewezen, een en ander zoals hierna te melden, nu door het (blijven) verlenen van een uitsluitend gebruiksrecht van de domeinnaam www.agenda.nl aan NL Unlimited de inbreuk op de handelsnaam van [eiser] mogelijk kan worden gemaakt en dit onder omstandigheden onrechtmatig jegens [eiser] kan zijn. Newhold heeft daarnaast geen belang meer bij het verlenen van rechten op de domeinnaam aan NL Unlimited, gelet op de in dit vonnis opgelegde veroordelingen.

(…)

Proceskosten. 4.13.  NL Unlimited en Newhold zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten en de beslagkosten. [eiser] heeft veroordeling van NL Unlimited in de kosten ex artikel 1019h Rechtsvordering gevorderd en een specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten. Deze kosten bedragen volgens de specificatie € 8.759,93 inclusief kantoorkosten, beslagkosten, deurwaarderskosten en griffiegeld. [eiser] stelt dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan de indicatietarieven voor (eenvoudige) IE-zaken in kort geding, omdat NL Unlimited, nadat de sommatiebrief was verzonden, de domeinnaam bleek te hebben overgedragen aan Newhold en [eiser] beslag heeft laten leggen op de domeinnaam en producties heeft moeten aanpassen, waarmee volgens [eiser] € 2.355,32 gemoeid is geweest. Voormelde door [eiser] gevorderde proceskosten zullen worden toegewezen nu deze gelet op de aard van de zaak redelijk worden geacht.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Arnhem, 28 juli 2009, LJN: BK9653, Appellante tegen Geïntimeerde

Handelsnaamrecht. Verkoop/afsplitsing onderneming (restauratie-atelier). Beëindigingsovereenkomst. Beide partijen gaan door onder overeenstememnde handelsnamen.

Door anonimiseren lastig leesbaar vonnis: “[Geïntimeerde] maakt met het gebruik van haar oudere handelsnamen geen inbreuk maakt op [B]’s jongere handelsnaam.”  “Zij is immers zelf een [familienaam] die schilderijen restaureert en sedert 1988 een (restauratie-)atelier heeft gevoerd. Daarbij heeft zij haar geslachtsnaam niet voorzien van de initialen van haar vader [(...)] maar van haarzelf (....; al zou[ “K"] nog duidelijker zijn geweest), hetgeen voldoende onderstreept dat zij ter voorkoming van verwarring met haar onderneming weg wilde blijven van de [appellante 's]-ondernemingen.

2.10  Bij haar eindvonnis (onder 3.2) heeft de rechtbank op vordering van [geïntimeerde] in conventie [appellante] veroordeeld het gebruik te staken van de handelsnaam [E], al dan niet in combinatie met voorletters bij de naam [X] en/of de door [geïntimeerde] gebruikte toevoeging [[....]], al dan niet met het door [geïntimeerde] gebruikte logo. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van [appellante] met betrekking tot de handelsnamen afgewezen.
Naar het hof begrijpt, ligt de essentie van het verbod in conventie in de combinatie van de kernwoorden “atelier” en ["X"].

2.11  [geïntimeerde] heeft haar restauratieonderneming gedreven onder de handelsnamen [E] en [F].
[appellante] drijft haar onderneming in handel, bemiddeling, restauratie en taxatie van schilderijen onder de handelsnamen [G], [H] en [ I].

2.12  Partijen, die zich beide bezighouden met restauratie van schilderijen ([geïntimeerde] uitsluitend en [appellante] mede) en die beide gevestigd zijn te [vestigingsplaats], hebben er, terecht, geen debat over dat van de woorden “atelier” en “restauratie-atelier” in hun handelsnamen, in verband met de aard en vestigingsplaats van hun ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

2.13  De vraag is nu wie de combinatie van de kernwoorden “atelier” en [”X”] in haar handelsnamen eerder gebruikte. Aangezien [geïntimeerde] haar vordering in conventie baseert op het verbod in artikel 5 Handelsnaamwet moet zij ingevolge artikel 150 Rv. stellen en in geval van gemotiveerde betwisting bewijzen dat zij haar handelsnamen [E] en [F] reeds rechtmatig voerde vóórdat de onderneming van [appellante] werd gedreven onder de handelsnaam [I], al dan niet met de toevoeging “sinds [jaartal]”.

2.14  Volgens [geïntimeerde] gebruikt zij haar beide handelsnamen sedert 1988 en gebruikt [appellante] deze laatste handelsnaam pas sedert 2002. Volgens [B]’s verklaring heeft vader [....] zijn restauratie-atelier ingebracht in de vennootschap onder firma tussen hem en [B] privé, waarvan de onderneming later is ingebracht in de besloten vennootschap [appellante] Dat is echter niet maatgevend. Het gaat om de vraag sedert wanneer de handelsnaam [I], al dan niet met de toevoeging “sinds [jaartal]”, werd gevoerd. Verder is niet van belang of handelsnamen al dan niet zijn ingeschreven in het handelsregister. Voor het ontstaan van de rechten daarop geldt immers geen eis van depot. Uit het door [appellante] bij conclusie van dupliek in conventie (als productie 23) in het geding gebrachte rapport van drs. H.P. Verkerk, RA van GIBO Accountants en Adviseurs van 17 augustus 2004 blijkt niet van de door [appellante] ingeroepen handelsnaam, maar wel van handelsnamen zoals “Galerie [X]”, al dan niet met de toevoeging “[vestigingsplaats]”, “Galerie [Y] en [H]. Volgens het rapport komen in ondertitelingen bij die namen wel toevoegingen voor in de trant van “erkend restaurator” en “erkend restauratie-atelier”, maar gesteld noch gebleken is dat deze ondertitelingen mede als onderdeel van de handelsnamen werden gevoerd. Ook de toescheiding op 9 december 1985 aan [B] privé van de kunsthandel in de vennootschap onder firma [J] (productie 22 bij die conclusie) kan [appellante] niet baten omdat [geïntimeerde] (het gebruik van) díe handelsnaam niet beoogt te verbieden.
Al met al heeft [appellante] aldus de stelling van [geïntimeerde] niet gemotiveerd betwist dat zij de handelsnaam [I], al dan niet met de toevoeging “sinds [jaartal]”, pas sedert 2002 is gaan voeren.
[appellante] heeft nog wel bestreden dat [geïntimeerde] haar beide handelsnamen heeft gevoerd sedert 1988. Volgens [appellante] werkte [geïntimeerde] pas vanaf maart 2002 zelfstandig en los van de [appellante 's]-ondernemingen, zodat zij als zelfstandige haar handelsnamen feitelijk pas vanaf medio 2002 zou gebruiken.
Dit verweer ziet er echter aan voorbij dat partijen er in het kader van de overnameovereenkomst steeds van zijn uitgegaan dat [geïntimeerde] zelf een eenmanszaak dreef. Daarbij gebruikte zij haar handelsnamen. Niet van belang is dat haar eenmanszaak sterk was verweven met [appellante] aangezien [geïntimeerde] haar handelsnamen voor het in aanmerking komend publiek voerde ter (externe) aanduiding van haar onderneming.

2.15  In het tussenarrest onder 4.21 heeft het hof al [B]’s stelling verworpen dat [geïntimeerde] aan [appellante] de handelsnaam [E] zou hebben overgedragen.

2.16  [appellante] werpt nog tegen dat [geïntimeerde] welbewust aanhaakt bij de onderneming van haar overleden vader, welke onderneming uiteindelijk in [appellante] is ondergebracht. Dit verweer beoogt kennelijk de rechtmatigheid van [geïntimeerde]’ oudere handelsnamen aan te vechten. [geïntimeerde] heeft dit op goede gronden weerlegd. Zij is immers zelf een [familienaam] die schilderijen restaureert en sedert 1988 een (restauratie-)atelier heeft gevoerd. Daarbij heeft zij haar geslachtsnaam niet voorzien van de initialen van haar vader [(...)] maar van haarzelf (....; al zou[ “K"] nog duidelijker zijn geweest), hetgeen voldoende onderstreept dat zij ter voorkoming van verwarring met haar onderneming weg wilde blijven van de [appellante 's]-ondernemingen.

2.17  Uit het voorgaande vloeit ook voort dat [geïntimeerde] met het gebruik van haar oudere handelsnamen geen inbreuk maakt op [B]’s jongere handelsnaam [I] al dan niet met de toevoeging “sinds [jaartal]”. Daarop stuit de reconventie af.
De grieven 3 en 5 in het principaal appel treffen dus geen doel.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank Zwolle, 4 maart 2009, LJN: BI3466, De Vloerderij B.V. tegen Plankenland

Handelsnaamrecht. Vonnis in verzet, vervolg op LJN BG9888. De Vloerderij maakt middels domeinnaam wwwplankenland.net inbreuk op de handelsnaam Plankenland van gedaagde. Dat de vennoten van gedaagde voorheen werkzaam waren voor De Vloerderij en de handelsnaam Plankenland zijn gaan voeren geïnspireerd door het reclameliedje van De Vloerderij “de plankenpolka”, waarin de naam Plankenland (meerdere malen) voorkomt, doet dat er niet aan af dat het hen vrij stond om een concurrerend bedrijf te beginnen onder die handelsnaam. 

4.2  Gezien de inhoud van de brieven van De Vloerderij (...)  is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat in een bodemgeschil geoordeeld zal worden dat [gedaagde sub 1 in verzet] misbruik maakte van recht door het kort geding op 6 januari 2009 te laten doorgaan.
Uit de voornoemde brieven blijkt in het geheel niet dat De Vloerderij bereid was om volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de sommatiebrieven van [gedaagde sub 1 in verzet]. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat zij voorafgaand aan het voormelde kort geding aan Balk Barket heeft meegedeeld dat zij bereid was om de kosten van de inmiddels uitgebrachte dagvaarding aan [gedaagde sub 1 in verzet] te voldoen. De primaire stelling dient daarmee verworpen te worden leidt dan ook niet tot vernietiging van het verstekvonnis.

4.3 Subsidiair stelt De Vloerderij zich op het standpunt dat de naam PLANKENLAND dusdanig ruim is geformuleerd, dat deze naam niet geschikt is als handelsnaam, althans wegens gering onderscheidend vermogen relatief weinig bescherming geniet. Het naast elkaar bestaan van de domeinnamen “plankenland.nl” en “plankenland.net” zou niet tot verwarringgevaar leiden omdat partijen niet opereren op dezelfde markt en omdat partijen in geheel andere regio’s binnen Nederland actief zijn, aldus De Vloerderij.

4.4. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt evenmin. Vooropgesteld moet worden dat aan een handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld. Er bestaat daarom geen aanleiding voor een oordeel dat de naam PLANKENLAND wegens gering onderscheidend vermogen geen geldige handelsnaam zou kunnen zijn.
Een handelsnaam, die uit twee beschrijvende woorden mag bestaan, mag echter de taal niet monopoliseren. In een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen mogen in beginsel ook door anderen worden gebruikt, met dien verstande dat dit gebruik geen verwarring mag wekken met de handelsnaam in het geheel. Toegespitst op de onderhavige zaak dient dus de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam van [gedaagde sub 1 in verzet] PLANKENLAND enerzijds in zijn geheel beschouwd en de website van De Vloerderij “www.plankenland.net” anderzijds - dat als virtueel uithangbord van de door
De Vloerderij geëxploiteerde onderneming valt te kwalificeren - in zijn geheel beschouwd zo’n grote gelijkenis vertoont dat daardoor verwarringgevaar bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek valt te duchten.   Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel het geval. [gedaagde sub 1 in verzet] heeft met haar overgelegde producties voldoende aangetoond dat partijen, anders dan De Vloerderij stelt, (grotendeels) op dezelfde markt opereren (kort gezegd houten planken) en dat beiden (via internet) door heel Nederland actief zijn. De domeinnaam “plankenland.net” is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam en de domeinnaam “plankenland.nl” van [gedaagde sub 1 in verzet].

4.5  Ook indien de vennoten van [gedaagde sub 1 in verzet] voorheen werkzaam waren voor De Vloerderij en de handelsnaam PLANKENLAND zijn gaan voeren geïnspireerd door het reclameliedje van De Vloerderij “de plankenpolka”, waarin de naam Plankenland (meerdere malen) voorkomt, doet dat er niet aan af dat het hen vrij stond om een concurrerend bedrijf te beginnen onder die handelsnaam. Dat is slechts anders indien De Vloerderij auteursrechthebbende zou zijn op het woord plankenland. Dat dít aan de orde zou zijn is niet gesteld of aannemelijk geworden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, sector kanton, beschikking van december 2009, LJN: BK8783, PIN Taxi Eindhoven tegen Pin Taxi Ede

Handelsnaamrecht. Ook een verwarrende domeinnaam is in strijd met artikel 5 Hnw. Handelsnamen taxibedrijven: geen verwarring en geen wijziging handelsnaam, maar wel handelsnaamrechtelijke verwarring domeinnaam. Internet is een wat grotere regio: “Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan.”

3.6 De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat beide ondernemingen hun diensten aanbieden in de Benelux en omstreken, heeft [verweerder] betwist en de kantonrechter is van oordeel dat PIN Taxi Eindhoven niet geslaagd is aan te tonen dat [verweerder] in de gehele Benelux rijdt. [verweerder] biedt haar diensten grotendeels aan in Ede en omstreken, waar PIN Taxi Eindhoven dat vooral in Eindhoven doet. [verweerder] rijdt wel eens naar de luchthavens in Nederland, maar lijkt dat slechts voor ten aanzien van Ede plaatselijke gebruikers te doen. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat derhalve bij het publiek geen verwarring tussen partijen te duchten is voor wat betreft de gevoerde handelsnaam.
De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat zij (publicitaire) schade zou kunnen ondervinden indien ‘Pintaxi Ede’ een fout zou begaan, is te zeer speculatief en onzeker en biedt –mede met het oog op het hiervoor overwogene– daardoor op zichzelf geen grond voor toewijzing van het verzoek. De kantonrechter zal het verzoek tot wijziging van de handelsnaam derhalve afwijzen. 

3.7 Nu de kantonrechter het verzoek tot wijziging van de handelsnaam zal afwijzen, dient het verzoek tot wijziging van de domeinnaam nog te worden beoordeeld. Het gebruik van een domeinnaam kan als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt en een verzoek tot wijziging ervan op grond van de Handelsnaamwet is dus mogelijk. [verweerder] gebruikt als domeinnaam: ‘www.pintaxi-ede.nl’, PIN Taxi Eindhoven gebruikt: ‘www.pintaxi-eindhoven.nl’.
De kantonrechter is van oordeel dat [verweerder] haar domeinnaam per 1 januari 2010 dient te wijzigen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag vanaf 1 januari 2010 en gemaximeerd zoals hierna vermeld. De site verschilt weliswaar van die van PIN Taxi Eindhoven, maar door de gelijkenis tussen de domeinnamen kan het publiek in de veronderstelling komen te verkeren dat de bedrijven op de een of andere wijze met elkaar gelieerd zijn. Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan. Als [verweerder] de domeinnaam wijzigt, zal die verwarring op het web niet meer te duchten zijn. Ter zitting heeft [verweerder] aangegeven reeds over meerdere domeinnamen te beschikken en derhalve over een alternatief voor de huidige domeinnaam.

3.8 De kantonrechter zal –hoewel wijziging van de domeinnaam zeker niet zulke hoge kosten met zich mee zal brengen als wijziging van de handelsnaam– de beschikking, zoals door [verweerder] verzocht, niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Almelo, 23 december 2009, LJN: BK7585, Eiser tegen Gedaagde (Babylon Grillroom-Pizzeria)

Handelsnaamwet. Voormalige huurder van Babylon Grillroom-Pizzeria zet zaak voort op ander adres. Voormalige verhuurder sommeert gedaagde zijn handelsnaam te wijzigen en het gebruik van de handelsnaam “Babylon Pizzeria-Grillroom” te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij als eerste de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” is gaan voeren en dat hij de bescherming van de Handelsnaamwet geniet. De vorderingen worden afgewezen.

5.6. Zowel [eiser] als [gedaagde] claimt de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” als eerste te hebben gevoerd. [eiser] stelt dat hij vanaf eind 2001 tot op heden onafgebroken de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” heeft gevoerd, maar [gedaagde] weerspreekt dat en stelt dat juist hij die handelsnaam vanaf eind 2001 als eerste is gaan voeren.  De voorzieningenrechter constateert dat uit de door [eiser] overgelegde producties niet kan worden afgeleid dat hij als eerste de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” is gaan voeren. Bovendien werpt de tussen partijen gesloten huurovereenkomst enkel meer onduidelijkheid op.

Enerzijds doet de huurovereenkomst sterk vermoeden dat [gedaagde] als eerste de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” mag gaan voeren (zie onder 2.2. van de genoemde feiten) doch anderzijds doet de bij de huurovereenkomst opgenomen aanvullende bepaling (zie onder 2.3. van de genoemde feiten) dat vermoeden weer teniet. Voorts heeft [gedaagde] zich, conform het bepaalde in de huurovereenkomst, met zijn onderneming bij de Kamer van Koophandel meteen laten inschrijven onder de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria”. [eiser] heeft, blijkens de overgelegde producties, met zijn onderneming nimmer als zodanig ingeschreven gestaan, echter wel onder de hier dus niet relevante handelsnaam “Babylon grillhuis-restaurant”. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eiser] niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij als eerste de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” is gaan voeren en dat hij de bescherming van de Handelsnaamwet geniet. De vorderingen dienen te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 29 oktober 2009, LJN: BK7559, Quantum-Touch tegen Inc. Acknowledge B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Quantum-Touch, Inc. is merkgerechtigde van het gemeenschapswoordmerk Quantum-Touch en houdt zich bezig met ‘genezen met de handen’. Ze leidt mensen op om quantum-touch healingen te geven. Bij het voldoen aan de door Quantum-Touch, Inc. gestelde eisen, wordt een certificaat verstrekt. In 2007 heeft Quantum-Touch, Inc. gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 een certificaat verstrekt, maar in juni 2008 zijn de  certificaten weer ingetrokken.

Eiser Quantum-Touch stelt dat gedaagden sindsdien inbreuk maken op haar merkrechten. De vorderingen worden echter afgewezen, omdat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat het certificaat op goede gronden is ingetrokken: de toestemming voor gebruik van het merk is niet derhalve niet vervallen.

Merkenrecht. 4.13.  Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het  gedaagde sub 2  duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen. Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van  gedaagde sub 2  op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan  gedaagde sub 2  toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

Handelsnaamwet: 4.14.  De vordering gegrond op het handelen in strijd met de handelsnaamwet kan ook niet worden toegewezen. Zoals in overweging 4.13 reeds is aangegeven, kan bij de beoordeling van het geschil niet worden aangenomen dat  gedaagde sub 2  niet gerechtigd is een dergelijke handelsnaam te voeren.

Onrechtmatige daad: 4.15.  De vordering gegrond op het jegens Quantum-Touch, Inc. onrechtmatig handelen kan evenmin worden toegewezen. Niet gebleken is dat  gedaagde sub 2  handelt als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch, Inc.. Quantum-Touch, Inc. heeft ter zitting nog betoogd dat  gedaagde sub 2  zich op onrechtmatige wijze jegens haar heeft uitgelaten. De door haar ingestelde vorderingen zien daar echter niet op, zodat aan dit punt voorbij wordt gegaan.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 18 december 2009, LJN: BK6883, Eiser tegen F.T. Promotions B.V.

Handelsnaamrecht. Maakt eerder geregistreerde domeinnaam inbreuk op oudere handelsnaam? Eiser verwijt gedaagde dat deze met het gebruik van de (eerder) door gedaagde geregistreerde domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van eiser, www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl. Door de domeinnaam bezet te houden, handelt gedaagde bovendien onrechtmatig, aldus eiser.

De voorzieningenrechter stelt eerst vast dat er sprake is van gebruik van de domeinnaam als handelsnaam, om vervolgens te concluderen dat dat gebruik in casu inbreuk op de oudere handelsnaam van eiser maakt, omdat er – gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt – verwarringsgevaar is te duchten. De vordering tot staken en gestaakt houden van gebruik domeinnaam wordt slechts toegewezen voor bedrijfsmatig gebruik voor dezelfde activiteiten als die van eiser. De vordering tot re-routen en overdragen van de domeinnaam wordt afgewezen, nu van 'hinderlijk blokkeren' of van 'domain name grabbing' geen sprake is omdat gedaagde de domeinnaam heeft geregistreerd vóórdat eiser zijn handelsnaam ging voeren. 

 Handelsnaam:  4.4.  (…) Volgens vaste jurisprudentie is het enkele registreren of reserveren van een domeinnaam in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, zodat van gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.electroonline.nl tot oktober 2009 in beginsel geen sprake was. In oktober 2009 heeft F.T. Promotions die domeinnaam echter wel in gebruik genomen. Hoewel het gebruik van een domeinnaam als zodanig niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, tendeert het daar wel naar als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft (vgl. Hof Amsterdam 15 januari 2008, IER 2008, 39).

4.5.  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de website van F.T. Promotions die onder de domeinnaam www.electroonline.nl is te vinden een bedrijfsmatig karakter. De website biedt immers aan zowel particuliere als aan professionele gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar online electronica zaken. Daarnaast kan er op de site worden geadverteerd (“Adverteren op deze site? (klik hier!) en vraag naar de mogelijkheden!”). In de zoekbalk en op de webpagina zelf komt bovendien de naam ‘electroonline.nl’ voor, zodat er voorshands vanuit moet worden gegaan dat de website gebruikt wordt ter aanduiding van bedrijfsactiviteiten van F.T. Promotions onder de naam electroonline.nl. Dat haar website slechts als zoekpagina zou fungeren en niet als webshop, zoals F.T. Promotions ter verweer heeft opgeworpen, doet – wat daar ook van zij – niet af aan het bedrijfsmatige karakter van de website. Op grond van het voorgaande is dan ook voorshands aannemelijk dat de domeinnaam www.electroonline.nl als handelsnaam wordt gebruikt.

Inbreuk: 4.7.  Zoals hiervoor reeds overwogen, voert F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl sinds oktober 2009 als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt deze handelsnaam slechts in geringe mate af van de door [eiser] voor zijn onderneming gebruikte handels- en domeinnamen www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl - de namen zijn op het koppelstreepje en de letter ‘c’ dan wel ‘k’ na identiek. Auditief stemmen de handelsnamen zelfs geheel met elkaar overeen. Tussen partijen is daarnaast niet in geschil dat [eiser] reeds geruime tijd vóórdat F.T. Promotions ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam www.electroonline.nl in gebruik nam, de door hem geregistreerde handelsnamen gebruikte. Daar beide ondernemingen zich tevens op dezelfde markt richten, te weten internetgebruikers in heel Nederland, en zij bovendien (deels) gelijksoortige handelswaar in de vorm van elektro(tech)nische artikelen aanbieden, is de aard van beide ondernemingen – hoewel misschien niet geheel gelijk – nauw aan elkaar verwant. Als gevolg hiervan is bij het publiek verwarring te duchten tussen de onderscheidenlijke handelsnamen. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 5 Hnw voldaan.

4.8.  F.T. Promotions heeft als verweer aangevoerd dat de handelsnaam van [eiser] niet voor bescherming in aanmerking komt, omdat deze te beschrijvend zou zijn. Dit verweer faalt. Geen rechtsregel eist immers dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Weliswaar kan een gering onderscheidend vermogen ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet en mag een handelsnaam niet de taal monopoliseren, maar voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk, dient te worden bezien of de handelsnaam, in zijn geheel, verwarring wekt. Dat is – gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt – in casu het geval.

4.9.  Ook het verweer van F.T. Promotions dat zij de domeinnaam www.electroonline.nl eerder heeft laten registreren dan [eiser] de domeinnaam www.elektro-online.nl heeft geregistreerd, kan F.T. Promotions ten aanzien van inbreuk op de handelsnaam van [eiser] niet baten. Niet in geschil is immers dat F.T. Promotions de door haar geregistreerde domeinnaam pas bedrijfsmatig is gaan gebruiken (en daarmee als handelsnaam is gaan voeren) nádat [eiser] zijn onderneming onder de handelsnaam www.elektroonline.nl c.q. www.elektro-online.nl is gaan drijven. Met betrekking tot die handelsnaam is dus juist [eiser] de oudere rechthebbende, zodat F.T. Promotions inbreuk maakt op diens handelsnaamrecht.

4.10.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat F.T. Promotions met de huidige invulling van haar de domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van [eiser]. Voor zover de vordering van [eiser] ziet op staken en gestaakt te houden van voornoemd gebruik van deze domeinnaam, ligt deze dan ook voor toewijzing gereed. Voor toewijzing van de verderstrekkende vordering ten aanzien van “ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens” ziet de voorzieningenrechter evenwel geen grond.

4.11.  Voor zover de vordering van [eiser] ziet op re-routen en overdragen van de domeinnaam www.electroonline.nl overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.12.  Onweersproken is dat F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl als eerste heeft geregistreerd. Het systeem van domeinregistratie en het hiervoor genoemde beginsel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, brengt met zich dat F.T. Promotions dan ook in beginsel de oudere rechten op die domeinnaam heeft en die domeinnaam moet kunnen gebruiken, mits daarbij de (handels- en/of merk)rechten van anderen worden gerespecteerd. Van overdracht van een aldus tot stand gekomen bezit van een domeinnaam kan in beginsel slechts sprake zijn in het geval van een onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder.

Onrechtmatig handelen: 4.14.  Van hinderlijk blokkeren van een domeinnaam kan ondermeer sprake zijn in het geval de registrant met de registratie de enkele bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren (vgl. Rechtbank Breda 23 juli 2007, DomJur2008-369). Van een dergerlijk ‘domain name grabbing’ is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. F.T. Promotions had de domeinnaam immers reeds geregistreerd vóórdat [eiser] de handelsnaam ‘(www.)elektro-online(.nl)’ voerde. Het enkele feit dat [eiser] de domeinnaam www.electroonline.nl als gevolg van de eerdere registratie ervan door F.T. Promotions niet zelf kan registreren, levert op zich evenmin een onrechtmatige daad van F.T. Promotions op. Iets verwerven wat een ander graag zou willen hebben kan weliswaar vervelend zijn voor die ander, maar is jegens die ander niet onrechtmatig. Daarbij is van belang dat de registratie door F.T. Promotions niet met zich brengt dat [eiser] wordt belemmerd om zich met zijn onderneming op het internet te profileren. Weliswaar kan [eiser] niet over de domeinnaam www.electroonline.nl beschikken, maar hij beschikt wel reeds over de domeinnamen www.elektro-online.nl en www.elektroonline.nl. Bovendien heeft F.T. Promotions de domeinnaam desgevraagd te koop aangeboden aan [eiser]. Dat F.T. Promotions daarbij een relatief hoge koopsom heeft gevraagd, maakt de enkele registratie dan wel het geregistreerd (‘bezet’) houden van de bewuste domeinnaam nog niet onrechtmatig.

4.15.  Het voorgaande voert tot de slotsom dat F.T. Promotions door het bezet houden van de domeinnaam naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser], zodat deze grondslag de (overige) vorderingen niet kan dragen. Voor zover de vorderingen zien op re-routen en overdragen van de domeinnaam www.electroonline.nl, zullen deze derhalve worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.  

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 november 2009, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air. Vervolg na aanhouding m.b.t. Gemeenschapsmerk, zie ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, IEF 7270. Geen nietigheid wegens inschrijving ter  kwader trouw, ook niet o.g.v. 6:162:  termijn is ruimschoots overschreden. Geen non usus: gebruik van het merk in een op van de inschrijving afwijkende vorm wijzigt onderscheidend vermogen van het merk niet.

Verbod Atlas Transport om inbreuk te maken op Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air en handelsnaam die verwarring kam wekken met merk Atlas Air. Schorsing procedure in afwachting van eindbeslissingen m.b.t. de geldigheid van de Gemeenschapsmerken Atlas en Atlas Transport. Proceskostenveroordeling hors categorie: €32.000.

Kwade trouw: 4.6. Op een algemeen bekend merk in vorenbedoelde zin heeft Atlas Transport zich niet beroepen. Het Beneluxmerk ATLAS AIR van Atlas Air is gedeponeerd 4 mei 1994, de inschrijving is gepubliceerd 1 april 1995. Dit brengt mee dat de termijn waarbinnen de nietigheid wegens inschrijving ter kwader trouw kon worden ingeroepen ruimschoots is overschreden. De vordering op deze grondslag kan dan ook niet slagen. Aan de beoordeling van de vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft komt de rechtbank dan niet toe.

4.7. Voorzover de inschrijving in het Merkenregister niet als ter kwader trouw wordt beschouwd, doet Atlas Transport een beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW wegens ongeoorloofde concurrentie, bestaande uit het zich toe-eigenen van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel Atlas Air te benadelen. Atlas Air verwijst naar Ben GH 21 november 1983, NJ 1985, 333, Cow Brand II.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank kan ook deze grondslag niet slagen. In het systeem van het BVIE is aan het inroepen van nietigheid wegens kwader trouw de beperking gesteld dat deze dient te geschieden binnen een bepaalde periode. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen die periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouder zijn merk niet meer kan inroepen. Als dit wel mogelijk zou zijn kan men zich bovendien afvragen of de actie uit onrechtmatige daad ook niet is verjaard.

Non usus:  4.12. Onder gebruik verstaat art. 2.26, lid 3, onder a BVIE ook het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Atlas Transport gebruikt haar woord/beeldmerk inderdaad op van de inschrijving afwijkende wijze. De rechtbank verwijst naar de afbeeldingen opgenomen onder 2.2.

4.13. De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Dat er een fysieke scheiding is tussen het beeldelement en het woordelement, doordat deze zijn geplaatst op het staartvlak respectievelijk het voorste deel van de romp, is van onvoldoende gewicht. Auditief is het woordelement van het ingeschreven merk gelijk aan het woordelement van het merk zoals gebruikt. Visueel, wat betreft de typografie, zijn in het woordelement afwijkingen aanwijsbaar zoals het vervallen van de ronde punten in de letters A en het niet aaneenschrijven van de letters S en A. Het basislettertype keert echter wel terug in het merk zoals gebruikt en ook het gebruik van kleinkapitale letters met een kapitale hoofdletter. Van het beeldelement wordt de ingeschreven atlasfiguur welke een globe torst volledig toegepast in het merk zoals gebruikt. Dat door toepassing op een naar zijn aard niet vierkant staartvlak een deel van de globe is weggesneden is als afwijking niet relevant. Alles tezamen is de rechtbank dan ook van oordeel dat Atlas Air op de vliegtuigen zoals afgebeeld onder 2.2 haar woord/beeldmerk gebruikt op een wijze die voldoet aan het criterium van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Nu Air Transport niet langer betwist dat vliegtuigen met het woord/beeldmerk regelmatig in de Benelux zijn waar te nemen en zijn waargenomen wordt het merk in zoverre ook gebruikt in de Benelux.

Instandhoudend gebruik lessee: 4.14. Atlas Air heeft betwist dat zij haar vliegtuigen uitsluitend verhuurt en niet zelf de dienst van transport aanbiedt. De rechtbank zal dit in het midden laten want ook als het zo zou zijn dat Atlas Air niet meer is dan een leasebedrijf, werkzaam in klasse 36, dan is het de lessee die op basis van een overeenkomst met de merkhouder de dienst van transport aanbiedt met een vliegtuig dat het merk van Atlas Air draagt. Uit artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE volgt dat ook het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder is aan te merken als merk instandhoudend gebruik.

4.21. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de parkeerrol. Zodra met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT definitief is beslist kan de meest gerede partij verzoeken verder te procederen.

4.22. Het eerste onderdeel van de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldigheid van het Beneluxmerk van Atlas Air en de vaststelling onder 4.13, volgend uit de consensus tussen partijen, dat de aanduidingen Atlas, Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE een inbreukverbod te worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De rechtbank ziet aanleiding de te verbeuren dwangsom te matigen.

4.23. Tegen diezelfde achtergrond dient op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Air Transport te worden verboden een handelsnaam, met name de handelsnaam Atlas Transport of Atlas, te gebruiken. De rechtbank zal dat doen op de wijze als hieronder verwoord, met matiging van de dwangsom.

Proceskosten: 4.26. Naar oordeel van de rechtbank is de onderhavige zaak waarin zowel Gemeenschapsmerken als handelsnamen en een Beneluxmerk ter discussie staan en waarbij buiten Nederland gevestigde partijen zijn betrokken, een en ander tegen de achtergrond van in Alicante en in Luxemburg lopende procedures, een zaak hors catégorie, die niet zonder meer in een der rubrieken van het Indicatietarief past. Overigens is de kostenopgave van Atlas Air niet betwist als onevenredig of onredelijk.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 november 2009, KG ZA 09-1325, Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kivi Niria tegen NLingenieurs

Handelsnaamrecht. Collectief merkenrecht. Branche-organisatie Kivi Niria maakt bezwaar tegen gebruik van de gesteld misleidende (5b Hnw) handelsnaam 'NLingenieur'. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, de handelsnaam wekt bij het publiek (individuele ingenieurs en het publiek waarop de ingenieur zich richt) niet noodzakelijk de indruk dat het belangenvereniging betreft. Verwarring over de aard van de leden van NLingenieur is eveneens niet aannemelijk.

4.3. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog niet in dat de handelsnaam voor het eerstbedoelde publiek misleidend zou zijn. Uit de handelsnaam volgt geenszins noodzakelijk dat NLingenieurs de belangen van individuele ingenieurs behartigt. Evenmin wekt de naam de indruk dat dit het geval zou zijn voor alle in Nederland werkzame ingenieurs. Uit de naam is al niet af te leiden dat sprake is van een belangenvereniging, zodat niet is in te zien dat de naam suggesties wekt over de aard van de behartigde belangen. Bovendien is de door Kivi Niria gestelde indruk die bij dit publiek zou ontstaan veel specifieker dan op grond van de handelsnaam gerechtvaardigd is.

4.4. Voorshands is evenmin verwarring te duchten bij het publiek waaraan ingenieursdiensten worden geleverd. Ter zitting heeft NLingenieurs onweersproken gesteld dat – ofschoon de doelgroep volgens haar statuten ruimer is – in de praktijk bij alle leden van de vereniging één of meer ingenieurs werkzaam zijn. De verwachting die volgens Kivi Niria door de handelsnaam wordt gewekt, namelijk dat de leden van NLingenieurs ingenieursdiensten kunnen leveren, kan dus worden waargemaakt. Daaraan doet niet af dat niet alle werknemers van het bureau ingenieur zijn. Voldoende is dat die diensten door of onder verantwoordelijkheid van een ingenieur worden uitgevoerd. Verder is niet is te zien waarom het publiek zou menen uitsluitend met natuurlijke personen te maken te hebben. Het publiek is er uiteraard mee bekend dat vele beroepen worden uitgeoefend in een organisatie met een andere rechtsvorm.

4.5. De bezwaren van Kivi Niria tegen het hiervoor vermelde predikaat en de merken kunnen geen grondslag vormen voor het verbieden van de handelsnaam. Afgezien daarvan heeft Kivi Niria niet gesteld dat het huishoudelijk reglement van NLingenieurs en/of het bij de collectieve merken behorende reglement zou inhouden dat NLingenieurs het gebruik van het predikaat ‘raadgevend ingenieur ONRI’ of de merken zou toestaan aan personen die niet de titel van ingenieur hebben c.q. organisaties die niet in staat zijn ingenieursdiensten te leveren.

4.6. Het beroep van Kivi Niria op artikel 5 Hnw, dat zij overigens pas ter zitting heeft gedaan, stuit alleen al daarop af dat NLingenieurs bestrijdt dat Kivi Niria de gestelde handelsnamen gebruikt en dat Kivi Niria het tegendeel op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt.

4.8. Kivi Niria wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Volgens de onweersproken opgave van NLingenieurs bedragen deze € 6.746,91 exclusief B.T.W.

lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 19 november 2009, LJN: BK3695, Eiser hodn. Bandenservice Numansdorp tegen Gedaagde hodn. [X] Bandenservice,

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Executiegeschil over dwangsommen (zie: IEF 6592). Gegeven bevel kan niet serieel worden overtreden, zodat eenmaal een dwangsom wordt verbeurd ongeacht het aantal wijzen waarop het bevel wordt overtreden. Aannemelijk dat bevel, gelet op doel en strekking daarvan, is overtreden.

Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Niet aannemelijk dat de overtreding het gevolg is van (gedeeltelijke of tijdelijke) onmogelijkheid om het bevel na te komen. Evenmin aannemelijk dat sprake is van rechtsverwerking. Geen bevoegdheid om dwangsombepaling te wijzigen.  

4.2.  Uit (…) het vonnis volgt dat het doel en de strekking van het (…) bevel de beëindiging betreft van (i) het gevaar dat het publiek door het gebruik van de handelsnaam “[Y] Bandenservice” (hierna ook de verboden handelsnaam) de ondernemingen van partijen met elkaar verwart (ii) inbreuk op het merkrecht van [gedaagde] en (iii) het onrechtmatig handelen van [eiser] jegens [gedaagde], daaruit bestaande dat hij zich een aanzienlijk bedrag voor onder meer achtergelaten goodwill heeft laten betalen en daarna een eigen bedrijf heeft opgericht met als handelsnaam de oude handelsnaam van het andere bedrijf en het dan in reclamemededelingen aan het publiek doen voorkomen alsof dit nieuwe bedrijf het oude bedrijf is, maar dan verhuisd. Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Het bevel is gericht tot [eiser], zodat het gebruik van de verboden handelsnaam door derden in beginsel niet daaronder valt. Dit kan anders zijn indien het gebruik door derden in opdracht of met toestemming van [eiser] plaatsvindt.

4.3.  Een verbod om elk gebruik te staken kan op elk moment maar één keer worden overtreden. De stelling van [eiser] dat het onder 5.1 geformuleerde bevel niet serieel kan worden overtreden, zodat er ongeacht het aantal wijzen waarop de verboden handelsnaam wordt gebruikt maar eenmaal een dwangsom wordt verbeurd, is derhalve juist. Hieraan doet niet af dat de dwangsom is opgelegd voor “elke overtreding” omdat de dwangsom geldt voor meerdere bevelen, namelijk “de onder r.o. 5.1 tot en met r.o. 5.4 geformuleerde bevelen”. Ook kan het van belang zijn indien na een periode van staking [eiser] opnieuw de verboden handelsnaam of de in het vonnis omschreven logo gebruikt, maar dat is niet aan de orde.

(…)

4.8.  De door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat de vermeldingen op de bandenwebsites geen prominente plaats in zijn gedachten hadden, kan niet als excuus worden aanvaard nu [eiser], afgaande op zijn stelling dat hij de beheerders van de bandenwebsites op 21 augustus 2008 per e-mail heeft aangeschreven, er zich van bewust is geweest dat het gebruik van de verboden handelsnaam op die websites gestaakt diende te worden. Van [eiser] mag dan ook in redelijkheid worden verwacht dat hij daartoe adequate stappen onderneemt. Daarvoor was niet noodzakelijk dat, zoals [eiser] impliceert, eerst een nieuwe naam voor de onderneming van [eiser] werd bedacht en door [gedaagde] werd goedgekeurd. Dat is een keuze van [eiser] die voor zijn rekening en risico komt.

4.9.  (…) De afhankelijkheid van derden, waarop [eiser] zich beroept, doet er niet aan af dat in redelijkheid van hem meer inspanningen en zorgvuldigheid mocht worden verwacht (…) Dat [eiser] een en ander, zoals hij stelt, vanwege de hectiek in de bewuste periode heeft nagelaten, is voor zijn rekening en risico.

(…)

4.11.  Uit het voorafgaande volgt dat [eiser] voor de onder 4.6 bedoelde overtreding van het in het vonnis onder 5.1 gegeven bevel een bedrag van € 39.000 aan dwangsommen heeft verbeurd. Aangezien de overige door [gedaagde] gestelde overtredingen binnen de periode van 23 augustus 2008 tot en met 25 september 2008 vallen, behoeven deze geen bespreking omdat – gelet op hetgeen onder 4.3 is overwogen – daarmee geen hoger bedrag aan dwangsommen kan zijn verbeurd.

Lees het vonnis hier.