Handelsnaamrecht  

“De door gedaagde gebruikte handelsnaam "De Ongediertespecialist" wijkt, in combinatie met de toevoeging "Specialist in bestrijding van houtworm en boktor", slechts in geringe mate af van de door DOB gevoerde handelsnaam "De Ongedierte Bestrijder" met de toevoeging "Expert in houtworm- en boktorbestrijding" (overweging 2.5. en 2.6.). DOB heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat er verwarring bij het publiek valt te duchten gelet op het feit dat beide ondernemingen zich (al dan niet onder meer) toeleggen op ongediertebestrijding alsmede gelet op het feit dat zij in dezelfde regio's actief zijn.

Bovendien staat vast dat er reeds verwarring bij klanten is ontstaan nu gedaagde immers zelf ter zitting heeft medegedeeld dat er tot nu toe bij twee klanten verwarring is ontstaan omtrent de vraag met welke van de twee ondernemingen men van doen had” (4.6) 

“Ter zitting is aan de zijde van DOB aangevoerd dat zij er (commercieel) belang bij heeft dat gedaagde een naam voert die zich meer onderscheidt van haar handelsnaam en dat zij er geen bezwaar tegen heeft als gedaagde bijvoorbeeld de handelsnaam "[gedaagde] Ongediertespecialist" of de reeds eerder door gedaagde gevoerde naam "[gedaagde] Ongediertebestrijding" voert. Gedaagde heeft gesteld dat het voeren van de naam "[gedaagde] Ongediertespecialist" in beginsel geen bezwaar oplevert doch dat er in de toekomst wellicht samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan waardoor de toevoeging "[gedaagde]" niet langer gewenst kan zijn.” (4.7)

“Het commerciële belang van DOB om gevrijwaard te blijven van verwarring bij (potentiële) klanten omtrent de identiteit van de ondernemingen weegt zwaarder dan het belang van gedaagde bij het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" met het oog op mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst.

Dat klemt temeer nu ter zitting is gebleken dat gedaagde de handelsnaam "De Ongediertespecialist" niet op haar briefpapier, facturen, gevel of bedrijfsauto heeft vermeld terwijl DOB de naam "De Ongedierte Bestrijder" wel op voornoemde zaken heeft aangebracht. Het is derhalve minder bezwarend voor gedaagde de verwarring tussen de ondernemingen op te heffen door het gebruik van de handelsnaam "De Ongediertespecialist" te staken dan het voor DOB zou zijn om een andere handelsnaam te gaan voeren. De vordering zal dan ook worden toegewezen.” (4.8) 

Lees het vonnis hier.

“(…) dat bij het in aanmerking komende publiek geen associaties tussen beide merken zullen worden gewekt, met name niet omdat de merken worden gebruikt voor waren en diensten die weliswaar in algemene zin soortgelijk zijn te noemen, maar die voor wat betreft de core-business van partijen betrekking hebben op andersoortige diensten en gericht zijn tot een ander publiek. Dat BIZZ TRAVEL is ingeschreven voor dezelfde klasse-aanduiding in het Benelux Merkenregister als waarvoor Airtade voor haar merk BIZZ TRIP depot had aangevraagd, is daarbij niet van belang, nu ingevolge artikel 2:20 lid 3 BVIE bij de beoordeling van de soortgelijkheid geen rekening hoeft te worden gehouden met die indeling in klassen”. (4.9)

De rechter doet vervolgens een diepgaand onderzoek naar het reisaanbod (ook op internet) en stelt vast dat Bizz Travel, dus met Bizz als de in r.o. 4.5 aangenomen gebruikelijke aanduiding voor zakelijk,  zich richt op de zogenaamde leisure-markt en dat Airtrade onder de naam Bizztrip zich voornamelijk richt op de zakelijke reiziger. “Gelet op het gebruik van zoektermen op internet acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat het publiek via een en dezelfde zoekopdracht niet steeds bij beide ondernemingen zal uitkomen.” Het beroep op 2:20 lid 1 sub b BVIE slaagt derhalve niet.

Bizz Travel beroept zich voorts op artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE en inburgering van haar merk, maar “Dat Bizz Travel veel marketinginspanningen in haar merk heeft geïnvesteerd kan niet tot de conclusie leiden dat daarmee de bekendheid van haar merk in de loop der tijd is toegenomen.” (4.12).

Een beroep op artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE mocht evenmin baten. Volgens de rechter valt niet in te zien waarom Airtrade “geen geldige reden heeft om een louter beschrijvende aanduiding als merk te voeren”. (4.13)

Ook van inbreuk op grond van artikel 5 HNW  is geen sprake“(…) Bizz Travel kan niet met een beroep op artikel 5 Handelsnaamwet anderen het gebruik van de aanduiding bizz in combinatie met een aanduiding voor reizen verbieden en op die manier de aanduiding monopoliseren. Daarbij komt dat niet gesteld of gebleken is dat zich reeds daadwerkelijk verwarring bij het publiek heeft voorgedaan (…).” (4.16)

Interessant is tenslotte ook de overweging 4.20 ten aanzien van de, betwiste, richtlijnconforme proceskostenveroordeling. Hergebruikte onderzoekrapporten kunnen niet worden ingebracht:
“In dit geding is de vraag aan de orde of een recentelijk als merk en handelsnaam geïntroduceerde aanduiding inbreuk maakt op een al langer bestaand merk. Rapportages als deze moeten in die context worden beschouwd als onderzoeken naar de positionering van een nieuwe merkaanduiding in een bestaande markt en zijn als zodanig een normaal te achten onderdeel van de kosten en de investering van een nieuw merk.” Het tweede rapport van gedaagde naar de naamsbekendheid van eisers merk BIZZ TRAVEL heeft volgens de rechter naast het eerste onderzoeksrapport geen toegevoegde waarde.

De gedeclareerde advocaatkosten hebben daarnaast niet uitsluitend betrekking op dit kort geding. De proceskosten worden daarom gematigd tot een bedrag van 15.000 euro. 

Lees het vonnis hier.

Eiser heeft in 1999 zijn eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store ingeschreven in het handelsregister en het beeldmerk “The Outdore Cooking Store” laten registeren voor buitenkookproducten als houtskool en aanmaakstof, tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues, barbecues en tuinhaarden, borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues, spatels voor gebruik in de keuken, vlees en sausen en specerijen. Eiser heeft op 4 april 2000 de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl laten vastleggen en verkoopt via de website barbecues en aanverwante artikelen. Op geen van die producten staat de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store” of een variant daarop.

Gedaagde de Horseman Outfitter bestaat sinds begin 2006 opgericht en richt zich op de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoor-cookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. Gedaagde heeft de domeinnaam www.outdoorcooking.nu laten vastleggen. Op de website site worden barbecues en aanverwante artikelen te koop aangeboden.  Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de (beeld)merkenrechtelijke claim dat er “onvoldoende verwarring te duchten is”, omdat de gedaagde in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord “Store”. Bovendien kan eiser zich volgens de voorzieningenrechter op grond van artikel 2.23 BVIE (beperkingen uitsluitend recht) niet verzetten tegen het gebruik van de beschrijvende term outdoor cooking: “Outdoor cooking” betekent “buiten koken” en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen.”

Gedaagde heeft volgens de voorzieningenrechter ook niet aangetoond dat zijn (beeld)merk is ingeburgerd “met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. Eiser heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen.”

Ten aanzien van het handelsnaamrecht overweegt de voorzieningenrechter dat verwarring alleen is te vrezen als de handelsnaam van eiser zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Daarvan is geen sprake. “Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. Eiser kan die niet monopoliseren.”

Van vergelijkende of misleidende reclame door het gebruik van de handelsnaam is ook geen sprake.

Gedaagden handelen wél onzorgvuldig (r.o. 4.16). Door haar presentatie op de site legt gedaagde “vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover eiser. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden “outdoor” en “cooking” wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende.”

Hieraan verbindt de voorzieningenrechter een ambtshalve wijziging van de website www.outdoorcooking.nu, aangezien er in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW wordt gehandeld, door op www.outdoorcooking.nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming

In het dictum beveelt de voorzieningenrechter Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van het vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden.

De proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat iedere partij, omdat ze beide in het ongelijk zijn gesteld, de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.

Het hof overweegt dat in de door appellante overgelegde notariële aktes en bankafschriften weliswaar uitsluitend de naam Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen wordt gebruikt, maar dat appellante zich in publicaties gericht aan het (donerend) publiek vooral presenteert onder de naam “Juconi”.

Het hof is dan ook van oordeel dat weliswaar de naam van geïntimeerde gelijkenis vertoont met de statutaire naam van appellante, maar gezien de omstandigheid dat appellante naar buiten toe veelal optreedt onder de naam “Juconi”, al dan niet met de toevoeging van haar statutaire naam, geen sprake is van verwarringsgevaar, ook al is de vestigingsplaats van partijen (’s-Gravenhage) dezelfde en zijn hun activiteiten vergelijkbaar.

Volgens het hof komt daar nog bij dat: “(…) de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW in dit verband haar grenzen kent en niet wordt verleend voor een “handelsnaam” die bestaat uit woorden die zijn gebruikt in de algemeen gebruikelijke betekenis van die woorden. In dit geval gaat het om de woorden “hoop” en “kinderen”. Deze zijn in de statutaire naam van appellante gebruikt in de algemeen gebruikelijke betekenis van die woorden en beschrijven als het ware de doelstelling van appellante, terwijl die woorden niet zijn gebruikt in een combinatie die een bijzondere originaliteit bezit.” De bescherming van artikel 6:162 BW gaat volgens het hof niet zo ver gaat dat appellante de woorden “hoop” en “kinderen” in hun algemene betekenis kan monopoliseren door andere organisaties te verbieden deze woorden in hun naamsaanduiding te gebruiken. Dit zou slechts anders zijn indien door het gebruik van die woorden verwarring bij het publiek te duchten is. En dat is niet het geval volgens het hof.

Geïntimeerde handelt jegens appellante niet onrechtmatig door het gebruik van de naam Stichting fonds van Hoop voor Kinderen.

Lees het arrest hier.

In artikel 15 van de franchiseovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. In artikel 19 van de franchiseovereenkomst is daarnaast bepaald dat bij beëindiging van de overeenkomst het gebruik van de handelsnaam, het Cartridge World systeem en alle zaken die verwijzen naar de samenwerking met Cartridge World per direct dient te worden beëindigd.

De vof van Van Dijk c.s. heet inmiddels Cartridge Corner. In de vestiging in Delft worden dezelfde activiteiten als voorheen uitgeoefend.

Cartridge World vordert primair Cartridge Corner te veroordelen tot nakoming van artikel 15 en de overige postcontractuele bedingen van artikel 19 van de franchiseovereenkomst door de exploitatie van de vestiging te Delft te staken en gestaakt te houden alsmede verwijdering van alle uiterlijke kenmerken van de organisatie en stopzetten van het gebruik van de handelsmerken en  intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat of Cartridge Corner gehouden is tot nakoming van de bovengenoemde artikelen van de franchiseovereenkomst met name afhangt van de vraag of de bodemrechter zal oordelen dat Cartridge Corner ten onrechte met een beroep op dwaling dan wel bedrog de franchiseovereenkomst heeft vernietigd. Vooralsnog kan de Voorzieningenrechter deze vraag niet met de vereiste mate van zekerheid bevestigend beantwoorden. De primaire vorderingen worden dan ook afgewezen.

Cartridge World vordert ook staking van het gebruik van de handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World en vervanging van de voor haar franchiseformule kenmerkende kleurencombinatie geel/helder(paars)blauw. Echter, ter terechtzitting is gebleken dat het logo van Cartridge World inmiddels niet meer aan de gevel van de vestiging in Delft wordt gevoerd en voldoende aannemelijk is dat ook het interieur van de winkel is aangepast. “Onweersproken is verder gesteld dat geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World. Gegeven het eigen logo van Cartridge Corner, dat duidelijk afwijkt van het logo van Cartridge World, wordt vooralsnog niet geoordeeld dat voor verwarring bij het publiek valt te vrezen. In dit verband wordt meegewogen dat, zoals gedaagde ter terechtzitting voldoende aannemelijk heeft gemaakt, de term “cartridge” zuiver beschrijvend is en dat het binnen de branche gebruikelijk is deze term als onderdeel van de handelsnaam te voeren.” De rechter wijst ook de deze vordering af.

Lees het vonnis hier.

Zo voert eiseres o.a. de handelsnaam [J.Z.] en gedaagde de handelsnaam [F.Z.]. Op 28 november 2005 heeft gedaagde de geslachtsnaam [Z.] als Benelux-woordmerk laten registreren. Eiseres vordert dat de rechtbank de nietigverklaring van het merkdepot [Z.] zal uitspreken en een bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE.

Eiseres beroept zich op art. 2.4 onder f sub 1 BVIE: kwade trouw, indien de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De rechter hanteert een zeer strikt onderscheid tussen merkgebruik en handelsnaamgebruik. Art. 2.4 onder f sub 1 BVIE spreekt over merkgebruik. De rechter concludeert dat het beroep van eiseres op dit artikel niet kan slagen, omdat zij er niet in is geslaagd aan te tonen dat zij de handelsnamen met het bestanddeel [Z.] in de laatste drie jaar binnen de Benelux als merk heeft gebruikt.

Toch heeft het voorgebruik van de handelsnaam van eiseres tot gevolg dat de rechter concludeert dat er sprake is van een situatie van kwade trouw, weliswaar anders dan de voorbeelden die art. 2.4 sub f BVIE opsomt. “Alhoewel partijen, zoals door gedaagde is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door gedaagde doen inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk (…) in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de [Z.]groep (in)direct volledig frustreert.

Immers, de enkele aanduiding met de naam [Z.] voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat gedaagde wist dat eiseres de handelsnaam [J.Z.] ten tijde van de inschrijving van het merk [Z.] binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk [Z.] zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam [J.Z.]. (5.9)

”Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam [Z.] door gedaagde te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef BVIE) is derhalve door gedaagde geen geldig recht op het merk [Z.] verkregen”. (5.14)

Lees het vonnis hier.

"Voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarrringsgevaar in voormelde zin indien J. Holtregter Makelaardij B.V. een makelaarskantoor met in die handelsnaam de naam "Holtrigter" begint.

De naam "Holtrigter" is opvallend en niet veel voorkomend, dat deze een groot onderscheidend vermogen heeft. Dit brengt met zich dat die eigennaam in een handelsnaam als een van de meest kenmerkende delen naar voren komt, ook indien sprake is van combinaties [...].

Ook de vordering om de domeinnaam janholtrigter.nl te verbieden voor makelaarsactiviteiten wordt toegewezen, maar de vordering tot overdracht van deze domeinnaam wordt afgewezen omdat de rechter van mening is dat het gereserveerd houden van de domeinnaam niet onrechtmatig is:

"Indien J. Holtrigter Makelaardij B.V. de domeinnaam janholtrigter.nl gebruikt voor niet met de makelaardij overeenstemmende activiteiten, ontbreekt het verwarringsgevaar. In dat geval is er dan ook geen sprake van strijd met de Hnw of onrechtmatig handelen".

Overdracht van de domeinnaam holtrigtermakelaardij.nl is niet gevorderd.

De rechter spreekt een redelijke en evenredige kostenveroordeling uit: "Een volledige proceskostenveroordeling ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige inbreuk of piraterij. Voor de daartussen liggende inbreuken zal de rechter naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen. Aanleiding wordt gezien de gespecificeerde kosten van de advocaat van Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. van € 2549, 61 toe te wijzen, nu dit redelijke en evenredige kosten zijn."

Lees het vonnis hier.

In het executiegeschil oordeelt de Voorzieningenrechter dat de executie gestaakt dient te worden. De rechter vindt onder meer van belang dat de domeinnaam niet in de eerdere procedure ter sprake lijkt te zijn gekomen, althans dat volgt niet uit het eerdere vonnis. Het ging toen om het briefpapier en het logo. Verder is volgens de rechter van belang dat Remco afhankelijk was van de provider en dat hij deze voor het verstrijken van de termijn heeft verzocht om de domeinnaam onmiddellijk door te halen.

Tenslotte is nog interessant dat de Voorzieningenrechter de nakoming van een verbod in 3 niveaus indeelt. Bij niveau 3 is het de vraag of er nog wel aanspraak kan worden gedaan op dwangsommen en of er dan wellicht nadere actie van de zijde van de eiser vereist is:

“Het gaat zodoende in de eerste plaats om een verbod op bepaalde (actieve) handelingen. Dat is in feite te duiden als een eerste niveau van nakoming door de veroordeelde, waarbij het bij niet nakoming niet snel in ernst kan worden betwijfeld dat dit niet onder het verbod zal vallen. (…)Niettemin kan onder het verbod ook een nalaten zijn te scharen, zoals het nalaten een handelsnaam in het register te doen wijzigen of bijvoorbeeld nalaten de naam op een gevel aan te passen. Dat is te beschouwen als een tweede niveau van nakoming van het verbod. (…) Ook hier zal in de regel niet snel twijfel bestaan dat dit onder het verbod valt, maar twijfel zal ontstaan bij zorg die verder afligt van hetgeen dadelijk voor de hand ligt. (…)

Nog weer een duidelijke stap verder weg ligt derhalve het verwijt onvoldoende te hebben aangedrongen op spoed bij de desbetreffende derde, zoals in dit geval door Van den Heuvel Bouw BV wordt gemaakt. Dit zou kunnen worden gezien als een derde niveau van nakoming van het verbod. Bij dit niveau van nakoming acht de voorzieningenrechter het ten algemene de vraag of een redelijke uitleg van het verbod met zich moet brengen dat aan alle gevallen van niet correcte nakoming in een dergelijk afgeleid niveau de zware sanctie van het verbeuren van dwangsom verbonden moet zijn. Hoe verder een (beweerdelijke) overtreding in dat derde niveau afdaalt, hoe eerder de vraag gerechtvaardigd zal zijn of geen aanvullende vorderingen of acties van de zijde van de oorspronkelijke eiser benodigd zijn (dat hoeft niet altijd een nieuwe procedure te zijn; het kan ook voldoende zijn de veroordeelde te wijzen op het ontstane probleem en daarvoor een redelijke termijn te stellen), alvorens dwangsommen worden verbeurd.”

Lees het vonnis hier.