Woord- en of beeldmerk  

Bevoegdheid tot opschorten

In navolging van IEF 7270 en IEF 8373. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR tegen Gemeenschapsmerk ATLAS. Indienen schriftelijke verklaring. Schorsing administratieve procedure. Gronden moeten schriftelijk, en niet door kamer nog eens worden herleid (59 Vo 40/94, thans 60 207/2009). Bevoegdheid opschorten is aanwezig. Gezien de lopende procedure bij Rechtbank 's -Gravenhage geen redenen om dat toe te wijzen. Klacht afgewezen.

41      Außerdem ergibt eine wörtliche Auslegung des am Ende von Art. 59 Satz 3 der Verordnung Nr. 40/94 verwendeten Ausdrucks „begründen“, dass der Beschwerdeführer vor der Beschwerdekammer schriftlich die Gründe darlegen muss, die für seine Beschwerde bestimmend sind. Es ist nicht Sache der Beschwerdekammer, durch Herleitungen diejenigen Gründe zu ermitteln, auf welche die bei ihr eingereichte Beschwerde gestützt wird. Der Schriftsatz des Beschwerdeführers muss es also ermöglichen, zu verstehen, warum dieser bei der Beschwerdekammer beantragt, die Entscheidung aufzuheben oder zu ändern.

67      Im Übrigen wird eine analoge Anwendung der Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 in einem Nichtigkeitsverfahren dadurch gerechtfertigt, dass sowohl das auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bezogene Widerspruchsverfahren als auch das Verfahren wegen eines relativen Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken zum Gegenstand haben und dass die Möglichkeit der Verfahrensaussetzung zur Effizienz dieser Verfahren beiträgt.

68. Die Beschwerdekammer ist somit befugt, ein Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, wenn die Umstände dies rechtfertigen.

Lees het arrest (link en dossier) 
Artikel 59 van Verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 60 van Verordening [EG] nr. 207/2009) - Artikel 20 § 7 van Verordening (EG) Nr. 2868/95

disneyland.nl = DISNEYLAND

Met dank aan Maarten Haak en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. WIPO Geschillenbeslechting. Identitieke tekens DISNEYLAND tegen disneyland.nl tegen; beoordelen zonder .nl-toplevel domain. Merken zijn niet doorgehaald, verweerder heeft geen recht noch legitiem belang. voldoende aannemelijk dat verweerder ten tijde van registratie op de hoogte was van merken.

6.A. Hoewel het voor een volledige onderbouwing van een eis op de weg van de eiser ligt om bewijs van gebruik van de relevante merken in te dienen (ook indien die merken wereldwijd bekend zouden zijn), impliceert het feit dat dergelijk bewijs niet is ingediend nog niet dat er – zoals blijkbaar in casu door Verweerder betoogd – geen sprake zou zijn van geldigheid van de ingeroepen merkregistraties. Artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling vereist dat een eiser gemotiveerd stelt dat de betreffende domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een “naar Nederlands recht beschermd merk”.

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met de Merken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam <disneyland.nl> identiek is aan de DISNEYLAND Merken van Eiser.

6.C. (...) het is (mede gezien de stellingen van Verweerder over het “Disney concern”) voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van Eiser en van de Merken van Eiser.

Lees de Uitspraak (link en pdf). 

Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2011, HA ZA 09-414 (G-STAR International c.s. B.V. tegen Pepsico Inc.)

In navolging van eerdere G-Star - Pepsico INC uitspraken (IEF 7405, 7798, 8385).

Merkenrecht. Tussenvonnis. Marktonderzoek. Benoeming deskunige. Getuigenverhoor. Gemeenschapswoordmerk RAW tegen PEPSI RAW. G-Star werd in een eerder tussenvonnis toegelaten om de bekendheid van haar merk RAW, voor spijkerbroeken en als merk sec te bewijzen. Aanvullend bewijs is gecreërd door het doen van een marktonderzoek: Een deskundige wordt aangewezen en vraagstelling geformuleerd, zoals hieronder vermeld.

2.27. Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat het in het tussenvonnis opgedragen bewijs dient te worden uitgebreid, zodat G-Star thans dient te bewijzen:
- dat het RAW merk en/of de G-STAR RAW merken zijn aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken;
- dat het publiek een verband legt tussen de in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12 weergegeven tekens en een of meer van deze merken;
- feiten en omstandigheden waaruit moet worden afgeleid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een of meer van deze merken.

Het deskundigeonderzoek

2.28. Gelet op de opvattingen van partijen als hiervoor weergegeven, zal de rechtbank de deskundige Van den Berg benoemen ter voorlichting over de bekendheid van de ingeroepen merken en een mogelijk door het publiek gelegd verband tussen tekens en merken. Aan de deskundige zal allereerst advies worden gevraagd over de vraagstelling aan het publiek, waarna onder verantwoordelijkheid van de deskundige een marktonderzoek kan worden verricht. De deskundige zal dit marktonderzoek moeten verrichten binnen de hierna geschetste randvoorwaarden.

2.28.1. In het Pago-arrest heeft het Hof van Justitie Oostenrijk aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. De beperking van het marktonderzoek die G-Star voorstaat kan daarom worden gevolgd omdat moet worden aangenomen dat Nederland dan evenzeer kan worden aangemerkt als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

2.28.2. Het marktonderzoek/de marktonderzoeken word(t)(en) uitgevoerd onder 15 tot 40 jarigen waarbij het aantal respondenten wordt gesteld op 200.

2.28.3. Er is geen reden het marktonderzoek te beperken tot modebewust publiek. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. Afhankelijk van de aangeboden waar of dienst kan dat het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek zijn. 4 De rechtbank ziet geen redenen aan te nemen dat de merken van G-Star, onder welke merken zij kleding tracht af te zetten, zich uitsluitend richten op een modebewust publiek.

2.28.4. Zoals in het tussenvonnis onder 4.35 overwogen is er voorts geen reden het onderzoek naar een mogelijk verband te beperken tot het publiek dat met de merken van GStar bekend is

2.32. De rechtbank heeft het voornemen aan de deskundige de navolgende opdracht te verstrekken. De deskundige wordt verzocht binnen de onder 2.28 geschetste randvoorwaarden marktonderzoek te (laten) doen ter beantwoording van de navolgende vragen:
1) zijn het RAW merk en de G-STAR RAW merken aan te merken als in de Gemeenschap c.q. de Benelux bekende merken?
2) legt het publiek een verband tussen de hiervoor genoemde merken en de door PepsiCo gebruikte tekens zoals weergegeven in het tussenvonnis onder 2.4 en 4.12?
3) is naar uw inzicht het onder 2.29 bedoelde tijdsverloop van belang voor de uit het onderzoek te trekken conclusies?

De deskundige wordt verzocht, alvorens zijn onderzoek te beginnen, eerst te adviseren welke vragen aan de respondenten zouden kunnen worden voorgelegd.

2.33. Het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek bedraagt vooralsnog  € 3.250,- (deze kosten zijn exclusief de kosten van het marktonderzoek).

2.34. Nadat de rechtbank het advies van de deskundige heeft ontvangen, zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

2.35. G-Star heeft ter zitting aangeboden tevens bewijs te leveren door middel van het horen van getuigen. Zij zal daartoe gelegenheid krijgen nadat het marktonderzoek heeft plaatsgevonden. G-Star verzoekt de rechtbank verder PepsiCo op grond van artikel 22 Rv. respectievelijk 1019 Rv. te gelasten om de namen te verstrekken van eerder door PepsiCo ingeschakelde reclamebureaus (althans de betrokken personen van die bureaus) en om alle marktonderzoeken over te leggen die vooraf zijn gegaan aan de introductie van Pepsi Raw. (…)

Lees het tussenvonnis hier (pdf)

Begripsmatige overeenstemming compenseert verschillen niet

Merkenrecht. Woordmerk TERRA tegen woord/beeldmerk TERRE PREMIERE. Oppositiebeslissing. Hoewel de betrokken tekens beiden verwijzen naar aarde planeet (De Aarde) of de materie, is begripsmatige verwijzing in dit verband naar natuurlijk, gezonde of ecologische producten in klasse 3 onvoldoende om visuele en fonetische verschillen te compenseren. Oppositie wordt afgewezen.

35. Bien que les signes en cause fassent tous deux  référence à l’astre terrestre (Terre) ou à la matière (terre), pouvant à cet égard évoquer le caractère naturel, sain, ou écologique des produits visés en classe 3, l’Office estime que cette ressemblance conceptuelle des signes ne peut suffire à contrebalancer les différences phonétiques et visuelles précitées

39. Sur base de ce qui précède, l’Office conclut qu’en l’absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’Office n’a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

Lees de beslissing hier (link)

Ompakkingen parallel ingevoerde geneesmiddelen

HvJ EU 12 mei 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (concl. A-G Y.Bot, Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme)

Prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken

Merkenrecht. Ompakken van parallel ingevoerde geneesmiddelen. In vervolg op de ompakkingsjurisprudentie Hoffmann-La Roche (23 mei 1978), Pfizer (3 december 1981), MPA Pharma en Bristol-Myers Squibb (11 juli 1996). „Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 7, lid 2 – Ompakking van parallel ingevoerd farmaceutisch product – Relevante criteria voor beoordeling van inbreuken op merkrecht”

C-400/09
1)  Moeten de [reeds aangehaalde] arresten [...] MPA Pharma [...], en Bristol-Myers Squibb e.a. [...], aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur die houder is van een vergunning voor het in de handel brengen van een parallel ingevoerd geneesmiddel en over de informatie betreffende dit geneesmiddel beschikt, en die aan een afzonderlijke onderneming instructies geeft aangaande de aankoop en de ompakking van het geneesmiddel, het gedetailleerde ontwerp van de verpakking ervan en de met betrekking tot het product te nemen maatregelen, inbreuk maakt op de rechten van de merkhouder door zichzelf – en niet de afzonderlijke onderneming die de houder van de ompakkingsvergunning is, het geneesmiddel heeft ingevoerd en fysiek heeft omgepakt en daarbij het merk van de merkhouder (opnieuw) heeft aangebracht – op de buitenverpakking van het parallel ingevoerde geneesmiddel als de ompakker te vermelden?

2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat wanneer de houder van de vergunning voor het in de handel brengen zichzelf als de ompakker vermeldt in plaats van de onderneming die op bestelling de fysieke ompakking heeft uitgevoerd, er geen gevaar is dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is?

3)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang indien wordt verondersteld dat het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, wordt uitgesloten wanneer de onderneming die fysiek ompakt als ompakker wordt vermeld?

4)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag enkel van belang het gevaar dat de consument/eindgebruiker in de waan wordt gebracht dat de merkhouder voor de ompakking verantwoordelijk is, of zijn ook andere overwegingen die de merkhouder raken van belang, bijvoorbeeld (a) dat de entiteit die invoert en fysiek ompakt en het merk van de merkhouder (opnieuw) op de buitenverpakking van het product aanbrengt, daardoor zelf inbreuk kan maken op het merk van de merkhouder, en (b) dat om redenen die zijn toe te schrijven aan de entiteit die fysiek heeft omgepakt, de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product aantast of dat de presentatie van de ompakking zodanig is dat verondersteld moet worden dat deze de reputatie van de merkhouder schaadt (zie onder meer arrest [...] Bristol-Myers Squibb e.a.[, reeds aangehaald])?

5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, die zichzelf als ompakker heeft vermeld, ten tijde van de kennisgeving aan de merkhouder van de voorgenomen verkoop van het parallel ingevoerde geneesmiddel na ompakking, tot hetzelfde concern behoort als de daadwerkelijke ompakker (zusteronderneming)?”

C-207/10
„1)      Moeten artikel 7, lid 2, van [...] richtlijn 89/104[...], en de daarop betrekkinghebbende rechtspraak, inzonderheid de [reeds aangehaalde] arresten [...] Hoffmann-La Roche [...], Pfizer, en [...] Bristol Myers Squibb e.a., aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk zich op zijn merk kan beroepen om een verkooponderneming van een parallelimporteur, die houder is van een vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen in een lidstaat, te beletten dat geneesmiddel te verkopen met de vermelding dat het is omgepakt door de verkooponderneming, ofschoon de verkooponderneming het fysieke ompakken heeft laten verrichten door een andere onderneming, de ompakkende onderneming, waaraan de verkooponderneming instructies geeft met betrekking tot de inkoop, het ompakken, de nadere vormgeving van de geneesmiddelenverpakking en overige details in verband met het geneesmiddel, en die houder is van de vergunning voor het ompakken en het handelsmerk bij de ompakking weer op de nieuwe verpakking aanbrengt?

2)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat kan worden aangenomen dat de consument of de eindgebruiker niet wordt misleid met betrekking tot de herkomst van het geneesmiddel en niet in de waan kan worden gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking, doordat de parallelimporteur op de verpakking de naam van de fabrikant vermeldt naast de genoemde vermelding van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming?

3)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag alleen van belang dat er gevaar bestaat voor misleiding van de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de vraag of de merkhouder verantwoordelijkheid is voor de ompakking, of zijn ook andere factoren ten aanzien van de merkhouder relevant, bijvoorbeeld (a) dat de onderneming die feitelijk inkoopt, ompakt en het handelsmerk van de merkhouder weer op de verpakking van het geneesmiddel aanbrengt daardoor zelf inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouder en dat dit kan berusten op omstandigheden waarvoor de onderneming die fysiek heeft omgepakt verantwoordelijk is, (b) dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel aantast, of (c) dat het omgepakte geneesmiddel zodanig wordt gepresenteerd dat kan worden aangenomen dat het handelsmerk of de reputatie van de merkhouder erdoor worden geschaad?

4)      Zo het Hof bij de beantwoording van de derde vraag de opvatting huldigt dat ook in aanmerking moet worden genomen of de ompakkende onderneming zelf de merkrechten van de merkhouder kan schenden, is dan voor die beantwoording van belang of de verkooponderneming van de parallelimporteur en de ompakkende onderneming naar nationaal recht hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de merkrechten van de merkhouder?

5)      Is voor de beantwoording van de eerste vraag relevant dat de parallelimporteur, die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen en die de verantwoordelijkheid voor het ompakken op zich heeft genomen, op het tijdstip waarop de merkhouder vooraf in kennis werd gesteld van de voorgenomen verkoop van het omgepakte geneesmiddel behoorde tot dezelfde concern als de onderneming die het geneesmiddel heeft omgepakt (zusteronderneming)?

6)      Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang dat de ompakkende onderneming op de bijsluiter als fabrikant wordt vermeld?”

41.      Zoals het Hof duidelijk heeft verklaard in zijn arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a.(18), „[mag weliswaar worden afgeweken] [v]an het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen in gevallen waarin de merkhouder zich op basis van het merk tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verzet, maar dit geldt slechts voor zover deze bevoegdheid de houder in staat stelt rechten te beschermen die het specifieke voorwerp van het merk betreffen, begrepen tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk.”(19) Wanneer de gronden waarop een merkhouder zich beroept om zich te verzetten tegen de ompakking van parallel ingevoerde geneesmiddelen verder gaan dan de loutere bescherming van het specifieke voorwerp en de wezenlijke functie van zijn merk, kunnen zij een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen niet rechtvaardigen.

42.      Aangezien het specifieke voorwerp noch de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg in het gedrang komen door de vermelding van zowel de naam van de voor het ompakken verantwoordelijke onderneming en als van de naam van de fabrikant, kan een merkhouder zich mijns inziens dus niet baseren op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 om van een parallelimporteur vergoeding te vorderen wegens het ontbreken op het omgepakte product van de naam van de fysieke ompakker, terwijl deze importeur het ompakken controleert en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

43.      Deze oplossing kan volgens mij het evenwicht tussen de bescherming van de merkrechten en het vrije verkeer van goederen waarborgen, en maakt het tegelijkertijd mogelijk de consumenten naar behoren te informeren. Voor de merkhouder blijft de wezenlijke functie van het merk als herkomstwaarborg behouden en kan de reputatie van het merk niet worden aangetast door een gebrekkige verpakking. Tegelijkertijd weten de merkhouder en de consumenten aan wie het ompakken kan worden toegerekend wanneer de nieuwe verpakking gebreken vertoont.

44.      Gelet op een en ander moet artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 mijns inziens aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt, die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.

Conclusie:
„Artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich niet tegen de verhandeling van een omgepakt product kan verzetten op de grond dat de verpakking ervan niet de onderneming vermeldt die het product fysiek heeft omgepakt, wanneer naast de naam van de fabrikant de naam van de onderneming is vermeld onder wier controle en verantwoordelijkheid het product is omgepakt.”

Lees de conclusie hier (link en gehele dossier)

Oppositietaksherstel

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerkaanvrage woordmerk niet-ingeschreven merk Redtube tegen ouder niet-geregistreerd merk Redtube [woordmerk voor porno-variant op YouTube]. Procedureklachten. Geen tijdige betaling oppositiegelden.

1. Verzoekster mocht erop vertrouwen dat late ontvangst van oppositietaks was hersteld door tijdige betaling van toeslag, cumulatieve betaling noodzakelijk, klacht afgewezen (ingeroepen: art. 83 jo. 41 lid 3 verordening nr. 207/2009, regel 17 lid 1 Verordening 2868/953 en art. 8 lid 3 sub a en b verordening (EG) nr. 2869/954). 
2. Verzoekster is niet verzocht opmerkingen in te dienen. Echter oppositie geldt niet als oppositietaks niet tijdig is betaald en gelden de regels rondom Ex Parte beslissing. Klacht obv 8 lid 2 Verordening 216/96 afgewezen. 
3. De beslissing over de ontvankelijkheid van de oppositie niet rechtmatig is ingetrokken. Gerecht wijst de klachten af.

39 Zudem ergibt eine aufmerksame Lektüre des Art. 8 der Verordnung Nr. 2869/95 auch in der konsolidierten deutschen Fassung, dass die in Abs. 3 Buchst. a und b genannten Voraussetzungen kumulativ und nicht alternativ vorliegen müssen.

67      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach Regel 17 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 der Widerspruch als nicht erhoben gilt, wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist entrichtet wird. Gemäß Abs. 5 dieser Regel wird die Feststellung gemäß Abs. 1, dass die Widerspruchsschrift nicht als eingereicht gilt, nur dem Anmelder mitgeteilt. Die Verordnung Nr. 2868/95 sieht somit vor, dass diese Entscheidung in einem Ex-Parte-Verfahren getroffen wird.

39. En second lieu, il résulte d’une lecture attentive de l’article 8 du règlement n° 2869/95, même dans sa version allemande consolidée, que les conditions énoncées au paragraphe 3, sous a) et b), sont cumulatives et non alternatives.

67. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle 17, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. En vertu du paragraphe 5 de cette même règle, toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé est communiquée au demandeur seulement. Le règlement n° 2868/95 prévoit donc que cette décision soit prise dans une procédure ex parte.

Lees de uitspraak hier (link)

agricultural cattle machinery is broad enough to include milking machine

Gerecht EU 11 mei 2011, zaak T-74/10 (Flaco-Geräte GmbH tegen OHIM/Delgado Sánchez)

 Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Eerder Spaans woordmerk FLACO (klasse 7, 'agricultural cattle machinery') tegen Gemeenschapsmerkaanvrage FLACO (klasse 7, 'milking machine'). Relatieve weigeringsgrond. Identieke merken voor identieke waren, art. 8 lid 1, onder a en b Rl 207/2009. Verwarringsgevaar. Bewijs normaal gebruik van eerdere merk voor het eerst aangeboden bij Board of Appeal. Het Gerecht volgt de oppositie van het OHIM (afwijzing) en wijst het beroep af.

47      Second, as OHIM submits and as the Board of Appeal held in paragraph 22 of the contested decision, the heading ‘agricultural cattle machinery’ is broad enough to include the ‘milking machines and fittings, automatic milking devices; washing machines for milking machines’ referred to in the Community trade mark application.

48      The goods covered by the mark applied for are thus included amongst those covered by the earlier mark and the Board of Appeal was therefore correct in finding that the goods are identical and in deciding, consequently, to uphold the Opposition Division’s decision, which had allowed the opposition and refused the applicant’s registration application.

49      It should be noted that the Board of Appeal’s statement, in paragraph 23 of the contested decision, that there was a risk of confusion on the part of the relevant consumers, was superfluous. It is apparent from the scheme of Article 8(1) of Regulation No 207/2009 that the circumstances envisaged in subparagraph (b) of that provision do not include the situation already covered by subparagraph (a). Therefore, since the marks at issue are identical and cover identical goods, the trade mark application had to be rejected pursuant to Article 8(1)(a) of Regulation No 207/2009, and there was no need to consider whether there was a likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b).

50      It would have been necessary to consider whether there existed a likelihood of confusion only in the event, considered by the Board of Appeal in the alternative, that the goods covered by the mark applied for, namely ‘washing machines for milking machines’, were not included in the goods covered by the earlier mark.

51      As regards, specifically, that situation, it should be borne in mind that the applicant does not dispute that ‘washing machines for milking machines’ are complementary to ‘milking machines’ and are intended for the same consumer, namely dairy farmers.

Beoordeling algemeen bekend merk hoeft niet, nu oppositie al slaagt

Merkenrecht. Woord- en woord/beeldmerken en algemeen bekend merk iPod (1, 2, 3, 4 en 5) tegen woord/beeldmerk ticketPOD. Oppositiebeslissing. Spoedinschrijving. Waren zijn identiek hetzij sterk soortgelijk:
. klasse 9 - software voor databasebeheer, klasse 41 organisatie/inlichtingen over sportevenement en andere vormen van entertainment, klasse 42 ontwerpen en ontwikkelen software. Begripsmatig geen vergelijking mogelijk, omdat tekens geen vaststaande betekenis hebben. Visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. oppositie slaagt reeds obv één van de ingeroepen rechten, dient geen beoordeling algemeen bekend merk. Verwarringsgevaar. Spoedinschrijving wordt doorgehaald.

19. Opposant meent dat de ingeroepen rechten een hoge mate van bescherming genieten door de naar zijn zeggen enorme reputatie die zij hebben, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Hij acht deze reputatie zelfs zo groot dat van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs kan worden gesproken. Opposant gaat omstandig in op deze reputatie en voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van zijn stellingen dienaangaande. 

68. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten, inclusief het door opposant geclaimde algemeen bekende merk, niet meer te worden toegekomen

Lees de beslissing hier (link en pdf)

Onrechtmatig voordeel: niet bij het Bureau

Merkenrecht. Woord/beeldmerk DESQ en DESQ tegen woord/beeldmerk DREAMDESQ. Oppositiebeslissing. Identieke waar, maar uitsluitend oppositie voor klasse 20, kan bij indiening van argumenten de draagwijdte van oppositie niet meer uitbreiden. 'Dream' is aanprijzende hoedanigheid of eigenschap. Begripsmatig overeenstemmend, visueel beperkte overeenstemming. Auditief zekere mate van overeenstemming door het weinig onderscheidende karakter van het eerste woordbestanddeel van het bestreden teken. Gevaar voor verwarring, depot wordt niet ingeschreven.

Verweerder trekt onrechtmatig voordeel; hiervoor is gang naar de rechter obv 2.3 sub c BVIE nodig, dit kan niet bij het Bureau.

31. Opposant heeft bij het indienen van zijn oppositie zich uitsluitend gebaseerd op de waren in klasse 20 van de ingeroepen rechten. In zijn argumenten baseert hij zich tevens op de overige warenklassen. Aangezien opposant op het oppositieformulier zich slechts op een deel van zijn waren heeft gebaseerd, kan hij bij de indiening van zijn  argumenten de draagwijdte van deze oppositie niet meer uitbreiden.

42. Zoals dit ook het geval is voor de Nederlandse vertaling “droom” en de Franse vertaling “rêve” van het woordbestanddeel “dream”, kan deze toevoeging als een aanprijzende hoedanigheid worden gezien, daar het ook kan duiden op iets dat opmerkelijk is voor diens schoonheid, uitmuntendheid, of aangename eigenschap (zie Merriam-Webster Online).

48. In dit kader moet worden opgemerkt dat het woordelement van het ingeroepen recht, in dezelfde afwijkende schrijfwijze met de in het oog springende letter q op het einde, identiek voorkomt in het bestreden teken en het daar bovendien een zelfstandige en onderscheidende visuele plaats blijft innemen door het onder elkaar schrijven van de twee woordelementen, het gebruik van een andere kleur en het hiervoor vermelde weinig onderscheidend karakter van het eerste woord. 

62. Opposant stelt dat verweerder onrechtmatig voordeel wil trekken door aan te leunen bij zijn merk (zie supra, punt 20). Dit argument kan echter  in een oppositieprocedure niet baten, daar de wetgever er uitdrukkelijk heeft voor gekozen om de oppositieprocedure bij het Bureau te beperken tot de gronden vermeldt in artikel 2.14 juncto 2.3, sub a en b BVIE. Indien opposant een beroep wil doen op artikel 2.3, sub c BVIE dient hij hiervoor de gang naar de rechter te maken.

Lees de beslissing hier (link en pdf)

G tegen G, G en GGG

Gerecht EU 10 mei 2011, zaak T-187/10 (Emram tegen OHIM - Guccio Gucci (G))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure waarin Emram, aanvrager van het beeldmerk "G" (klik plaatje voor vergroting), het op moet nemen tegen ouder nationaal en gemeenschapsbeeldmerk "G" (van Guccio Gucci). Relatieve weigeringsgrond. Identieke producten voor dagelijks gebruik (klasse 9, 18 en 25; brillen, lederwaren en kleding). Fonetisch en begripsmatig overeenstemmende tekens, dezelfde letter van het alfabet. Eén letter kan onderscheidend vermogen hebben, art. 4. Verwarringsgevaar. Weigering ex artikel 8 lid 1 onder b EG-Verordening 207/2009. Inschrijving aangevraagde gemeenschapsmerk "G" geweigerd.

Artikel 4. Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

70. Il y a lieu de considérer que, indépendamment même d’un éventuel lien entre la lettre majuscule « G » telle qu’elle est protégée et la marque de maison Gucci, les constatations de la chambre de recours opérées dans le cadre de la comparaison des produits et des signes en conflit, tels que pris en eux-mêmes, suffisent pour caractériser le risque de confusion en l’espèce.

71. À cet égard, il convient, à l’instar de l’intervenante et de l’OHMI, de relever qu’il est fréquent, dans le secteur, comme en l’espèce, de l’habillement et de la mode, qu’une même marque présente différentes configurations, selon les produits qu’elle désigne ou les époques (..)  En outre, il convient de tenir compte de la circonstance, relevée par la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

77      Enfin, la circonstance alléguée que d’autres marques G seraient détenues par des tiers n’interfère pas avec, ni ne remet en cause, la constatation opérée ci-dessus, selon laquelle les marques en conflit sont objectivement susceptibles, en raison de leur similitude intrinsèque et de l’identité des produits visés, d’être confondues ou associées dans la perception du public pertinent.