Woord- en of beeldmerk  

Licentie TROS tbv weekblad Privé

publicatie vandaag Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé. Relatietoets; column in weekblad Privé sluit, gezien aard en inhoud, aan bij aanbod van TROS-digitale themakanaal Sterren.nl. Aanwezigheid van marktconforme licentievergoeding en kostendekkend. Licentie wordt toegestaan op grond van artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet 2008 en beleidsregels. TROS moet ervoor waken dat zij zich niet dienstbaar gaat maken voor winsten van derden.

10. Op grond van artikel 3, eerste lid, sub b, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, houdt een nevenactiviteit verband met of staat deze ten dienste van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien er sprake is van het gebruik of in licentie geven van een naam of (beeld)merk van de publieke media-instelling ten behoeve van een product bij het media-aanbod.

11. Ingevolge de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 gaat het hier echter niet om een product. Er is, ondanks de melding van de nevenactiviteit in cluster 2 – licentieverlening zonder inhoudelijke bemoeienis – geen sprake van een licentieverlening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009. 

12. Er is echter wel sprake van het vergroten van de betrokkenheid van de gebruikers bij het media-aanbod of de publieke media-instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009. Hiertoe is het volgende overwogen.

21. In het onderhavige geval gaat het om het in licentie geven van de woord- en beeldmerken TROS en Sterren.nl. De TROS geeft aan dat zij als vergoeding een vast bedrag ontvangt. De TROS heeft aangegeven dat de marktconformiteit van de licentievergoeding niet is te bepalen omdat het een bijzondere casus betreft. Bij de totstandkoming van de licentievergoeding was het niet mogelijk om aansluiting te zoeken bij een identieke casus. 

Lees het besluit hier (link).

Identiek dan wel geringe mate / niet overeenstemmend

Merkenrecht. Woordmerken. Oppositiebeslissing DESIRE tegen Dzire. Niet relevant is of dit merk past in een serie "D-merken" dat verwijst naar Dirk van de Broek supermarktketen. Visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief is identiek (diezaajur), dan wel geringe mate overeenstemmend (dziere of deeziere). Begripsmatig identiek (wens), dan wel niet overeenstemmend (fantasiewoord). Waren identiek (klasse 3 parfumerieën). Toegewezen voor klasse 3 - parfumerieën, e.a.; depot wordt wel ingeschreven in klasse 2, 3 - bleekmiddelen e.a. en 5.

44. Verweerder stelt, zo begrijpt het Bureau, dat hij houder is van een seriemerk waartoe het betwiste teken behoort (zie punt 19). Voor de boordeling van het onderhavige geschil is dit evenwel niet relevant, aangezien slechts het betwiste teken vergeleken dient te worden met de ingeroepen rechten.

48. [niet ingeschreven voor] Klasse 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

49. [wel ingeschreven voor] Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen.

Lees de beslissing hier (link en pdf)

Verhoogd aandachtniveau van het publiek

Merkenrecht. Woord tegen woord/beeldmerk. Oppositiebeslissing ALEX tegen APEX. Visueel in geringe mate overeenstemmend. Auditief is overeenstemmend. Begripsmatig geen vergelijking. Waren identiek (klasse 12 rolstoelen). Hoog aandachtsniveau van't in aanmerking komend publiek, gezien de soort waren (rolstoelen). Toegewezen voor klasse 12, depot wordt echter wel ingeschreven in klasse 10.

40 (...) In het voorliggend geval gaat het om rolstoelen. Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zal zijn, aangezien rolstoelen ofwel door professionele zorginstellingen zullen worden ingekocht, ofwel door particuliere consumenten die een rolstoel nodig hebben en die hier een zeer zorgvuldige keuze in zullen moeten
maken.

42. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de waren, het publiek, ondanks
het verhoogde aandachtsniveau, kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch
verbonden, ondernemingen. 

Lees de beslissing hier (link en pdf)

Dominante element van één lettergreep

Merkenrecht. Woord tegen woord/beeldmerk. Oppositiebeslissing LIEF! tegen BOETIEK LIEF. Inhoudelijk niet gereageerd. Door aanstelling gemachtigde is gereageerd in de zin van 2.16, lid 3, sub b BVIE. Identieke waar, visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmend. Dominante element van één lettergreep. Gevaar voor verwarring. Oppositie toegewezen, depot wordt niet ingeschreven.

12. Verweerder heeft niet meer inhoudelijk gereageerd. Echter heeft hij wel door de aanstelling van een gemachtigde (zie supra, punt 9) gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE en zal het Bureau dus overgaan tot het nemen van een beslissing. Dit werd aan partijen bevestigd op 7 januari 2011.

40. Het ingeroepen recht heeft één lettergreep en het bestreden teken heeft er drie. Echter dient ook hier rekening te worden gehouden met het beschrijvende en niet onderscheidende karakter van het eerste woordbestanddeel. Het dominante element van het teken is auditief identiek aan het ingeroepen recht en neemt in het teken van verweerder een zelfstandige onderscheidende plaats in.

Lees de beslissing hier (link en pdf)

Als een deel van de beschermde waren

Merkenrecht. Beeldmerk tegenover woordmerk. Oppositiebeslissingen ATTITUDE LIFESTYLE (...) tegen Attitude Clothing. Verwarringsgevaar. Soortgelijke waren: beiden klassen 25 en klasse 26 (gesp / ceintuur) is noodzakelijk wanneer die waren worden gebruikt als deel van de kleding. Begripsmatig is ATTITUDE dominant en zowel clothing als lifestyle beschrijvend. Visueel twee woorden die sterk gelijken en niet onderscheidend zijn. Auditief gelijk, aandacht het begin van de woorden. Toewijzing van de oppositie, depot wordt niet ingeschreven.

Lees de beslissing hier (link en pdf)

Nauwelijks reële commerciële exploitatie

Merkenrecht. Beeldmerken. Gebruik in de één lidstaat constitueert niet een normaal gebruik in de Gemeenschap. Twee franstalige oppositiebeslissingen ROBERTSON'S (klasse 33 - port) tegen ROBERTSON's WINERY RW en ROBERTSON. Nadere bepaling ONEL/OMEL (IEF 9378). Gebruik in Nederland is, gezien de frequentie en omvang van de commerciële exploitatie van de waren onvoldoende om normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk aan te nemen. Afwijzing van de opposities, de merken worden ingeschreven. De Franstalige beslissing heeft rechtskracht, hier vertaalde citaten [red.]:

33. (...) BBIE 15 januari 2010, oppositienr. 2004448 (ONEL/OMEL)). Gebruik in uitsluitend één lidstaat leidt niet noodzakelijkerwijs tot wel of geen normaal gebruik in de Gemeenschap. Immers, moet worden onderstreept dat de interne (politieke) landsgrenzen van de Gemeenschap in beginsel geen rol spelen, maar dat er, conform de Europese rechtspraak, rekening moet worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, om vast te stellen of er sprake is van “normaal gebruik” voor de instandhouding van het ingeroepen merk.

35. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat gekeken moet worden naar de desbetreffende markt en dat naast andere aspecten gerelateerd aan deze markt, de de territoriale omvang van het gebruik is een van de omstandigheden die in overweging wordt genomen om te beoordelen of het oudere merk wel of niet normaal wordt gebruikt voor de betreffende waren producten of diensten.

Lees de oppositiebeslissingen hier en hier.

Merkenrecht. Beroepszaak. Weigering absolute gronden. Klasse 20, 24, 35. Toepassing 2.8 lid 2 en 2.11 mist ieder onderscheidend vermogen, gebruikelijke aanduiding in normaal taalgebruik en bovendien beschrijvend voor de aangegeven klassen. Overdracht merkrechten van Intres BV aan NV Intres Belgium. BOIE: Geen rechtsmacht, of niet territoriaal bevoegd Hof ex 2.12 lid 1 en 3 BVIE. Prejudiciële vragen.

1. Geldt het adres van deposant tijdens inschrijving, of adres titularis of gemachtigd op moment van beroep als aanknopingspunten?
2. Indien wijziging adres van merkhouder naar ander Benelux-land, voorkeursvolgorde of beide territoriale aanknoping en dus vrije keuze?
3. Indien territoriaal niet bevoegd : verwijzing, of is onbevoegdheidsoordeel is eindoordeel?

Uit r.o. 8 volgt dat noch het BVIE noch de voorbereidende werken (Memorie van Toelichting) de gevolgen van overdracht van merk behandelen, vergelijkbaarheid met beroep in oppositie:

10. De voorschriften uit artikel 2.12.1 en 3 BVIE dienen aldus te worden uitgelegd dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of van zijn gemachtigde of het correspondentieadres, elk zoals vermeld bij het depot, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overgedragen aan een derde met een adres in een ander Benelux-land.

12. Uit het antwoord op de eerste vraag volgt dat voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouder niet relevant is, zodat de tweede vraag geen antwoord behoeft.

13. Indien het hof, conform artikel 2.12.3, eerste zin, BVIE, op basis van de vermelding van adressen in het depot vaststelt dat het territoriaal niet bevoegd is, geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als eindbeslissing over het beroep.

Lees de conclusie A-G hier (link en pdf)

(Zeer) grote vs beperkte beschermingsomvang

met dank aan Leonie Kroon & Niels Mulder, DLA Piper

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerk. Onrechtmatige slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8229 en IEF 7178: Het hof Amsterdam oordeelde met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam).

Conclusie A-G Verkade: Klachten kunnen niet tot cassatie leiden op grond van 81 RO (geen rechtsvragen). Auteursrecht: bij juiste lezing wél de originaliteit meegenomen. Uiteenzetting (zeer) grote beschermingsomvang tegenover beperktere beschermingsomvang en het relatieve onderscheid. Van nabootsing die tot verwarring leidt, is geen sprake (4.15). Merkenrechtelijk sprake van onjuiste lezing door G-Star - viervoudige motivering dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Motiveringsplicht.

4.4.In  de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen  dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek  aan  de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang  daarvan bepaald  dient  te worden  door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort  de originaliteit  zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe  context. Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.

4.7 Het hof heeft - al met al - dus juist wél de originaliteit van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context in aanmerking genomen, en is op basis van de door hem in aanmerking genomen  omstandigheden  tot het eerder  gemelde  resultaat gekomen. Daarom mist de klacht m.i. feitelijke  grondslag. Dat G-Star het resultaat te mager vindt, doet daaraan niet af. Nu geen regel bestaat  die zou meebrengen dat het hof op basis van de door hem in rov. 4.4 en rov. 4.5 beoordeelde  omstandigheden  tot een '(zeer) grote beschermingomvang'  had moéten komen, getuigt het oordeel van het hof ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4.8.1. Het criterium van 'een  (zeer) grote  beschermingomvang' bestaat niet als wettelijk  criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel  criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig  niet tegengekomen. Wél geijkt is het relatieve onderscheid  tussen  een  grotere en een minder grote  beschermingsomvang. De auteursrechtelijke beschermingsomvang  hangt  samen met  de aard en de mate van oorspronkelijkheid  van het object waarvan  is (of zou zijn) overgenomen.

4.8.3. In het denksysteem van het middelonderdeel zou een (niet vanwege  functionele/ objectieve factoren beperkte)  normale beschermingsomvang,  thans een '(zeer) grote  beschermíngomvang'moeten  gaan heten. Het behoeft geen nader  betoog dat deze nouveauté  naar mijn inzicht  niet voor erkenning of ijking' in aanmerking  komt.

4.24.De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest  en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag  niet tot cassatie  leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld  dat (serieus  rekening moet  worden  gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke  vormelementen van de Elwood broek  van merkenrechtelijke  bescherming zijn uitgesloten  omdat  zij een wezenlijke  waarde aan de waar geven.

Het voorlopig oordeel  van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met  de mogelijkheid dat de vorrn van de broek  niet voor merkenrechtelijke  bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd  op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft  een door de rechtbank  uitgesproken
-'erga  omnes'  werkende
- nietigverklaring van het onderhavige  vormmerk  ook na appel en cassatie  (kennelijk) standgehouden;
ii) naast het Bureau  voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United  States patent
and Trademark  office) acht ook het Benelux-Bureau  voor de Intellectuele Eigendom voÍïnmerken  als door G-Star  gedeponeerd voorshands  van bescherming  als merk uitgesloten,  onder meer op de hiervoor  genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke  rol bij de aankoopbeslissing;  en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde  vorm  vande Elwood  broek  daaraan  een wezenlijke  waarde geeft in de zin van art. 2.1lid,2 BVIE.

4.25.Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan  aÍm  een  van de rechter  in kort geding  te verlangen  motiveringsplicht3r.  Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.

Lees de conclusie hier (deel 1 - 5,6 Mb; deel 2 - 5,3 Mb)

Gerecht EU 5 mei 2011, zaak T-41/10 (Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale)  tegen OHIM/Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF)) - link

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure. Collectief beeldmerk ESF École du ski français - Absolute weigeringsgronden. Staatslogo/embleem. Merk waarschijnlijk om het publiek  te misleiden, dat bij gebreke van goedkeuring van bevoegde autoriteiten geweigerd had moeten worden. Strijd met artikel 7 lid 1 onder g en h EG-Verordening nr. 207/2009 - geen verwarringwekkende overeenstemming tussen Franse staat en dit beel. Volgens art. 6ter van het Verdrag van Parijs behoeft gebruik van de vlag geen autorisatie. Vordering tot nietigheid niet toegewezen

39. En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant, tiré de ce que l’élément verbal de la marque contestée « école du ski français » ainsi que la présence des lettres « e » et « f » et la forme en « s » de la partie centrale de l’élément figuratif de la marque contestée renforceraient l’impression qu’il existe un lien entre la marque et la République française, il est inopérant. En effet, dans le cadre du présent moyen, il importe seulement de vérifier si la marque contestée ou l’un de ses éléments constitue une réplique ou une imitation au point de vue héraldique du drapeau français et non d’analyser si l’impression d’ensemble de la marque peut être comprise par le public pertinent comme une référence à un État. Pour la même raison, il y a lieu de rejeter comme étant en toute hypothèse inopérant l’argument portant sur une prétendue pratique de l’intervenant visant à entretenir la confusion existant entre la marque contestée et la République française.

40. En troisième lieu, en ce qui concerne la critique tirée de l’absence d’autorisation de la République française donnée à l’intervenant, elle doit également être rejetée comme inopérante, dès lors que, en l’absence d’utilisation du drapeau français ou d’imitation au point de vue héraldique de celui-ci, au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, aucune autorisation n’est nécessaire.

Gerecht EU 5 mei 2011, Zaak T-460/09 & T-461/09 (CheapFlights International Ltd tegen OHIM/Cheapflights Ltd) - link - link

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapsbeeldmerk Cheapflights. Ouder nationaal beeldmerk Cheapflights. Relatieve weigeringsgronden. Waarschijnlijkheid van verwarringsgevaar. Overeenstemming van tekens – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009. Beschrijvende tekens. OHIM veroordeelt in kosten.

45. By proceeding in that manner, the Board of Appeal did not sufficiently substantiate its view regarding the descriptive character of the word ‘cheapflights’ and the representation of an aeroplane with regard to all the services covered by the marks at issue. Consequently, its finding as to the absence of a likelihood of confusion between the marks at issue, in so far as it is based on the allegedly descriptive character of the elements common to those marks, is based on a premiss the truth of which has not been proved to the required legal standard.

 Gerecht EU 5 mei 2011, Zaak T-204/09 en T-203/09 (Olymp Bezner GmbH & Co. KG tegen OHIM/Miguel Bellido, SA) - link en link - Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure (T-204) én Nietigheidsprocedure (T-203). Aanvraag voor communautair beeldmerk OLYMP en ouder nationaal beeldmerk OLIMPO. Relatieve weigeringsgrond. Gevaar voor verwarring. Overeenstemming van tekens.; derde letter is gelijk en een klinker toegevoegd. Het publiek heeft minder aandacht voor uiteinde van tekens. Algehele gelijkenis is groot, het verschil te klein. Artikel 8, lid 1, onde b van Verordening (EG) nr. 40/94 [nr. 207/2009]. Oppositie en nietigheidsvordering afgewezen.

9. Secondly, it must be borne in mind that, according to settled case-law, as a general rule the public pays less attention to the endings of signs (see, to that effect, Joined Cases T‑183/02 and T‑184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) [2004] ECR II‑965, paragraph 81, and Case T‑112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraphs 64 and 65). Therefore, the presence of the letter ‘o’ at the end of the word ‘olimpo’ does not create a sufficient difference in relation to the mark applied for to offset the visual similarities made apparent at paragraph 38 above.

40. Thirdly and finally, as is apparent from paragraph 36 above, the word ‘olimpo’ dominates the overall impression of the earlier mark, in such a way that, although the figurative element of that mark is not negligible in the overall impression which it creates, it is not sufficient to offset the visual similarities made apparent between the marks at issue.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk APETITIO. Ouder nationaal woordmerk APETITO. Relatieve weigeringsgrond. Verwarringsgevaar. Soortgelijkheidheid van goederen.  De soortgelijkheid zit ‘m in de eetbaarheid (r.o. 12: "goods at issue had the same nature, that their purposes were the same, namely to be eaten, that their uses were similar and, lastly, that they were substitutable"). Art. 8 lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans verordening (EG) nr. 207/2009]. Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar bevestigd.

r.o. 17 According to the applicant, that interpretation implies that the goods covered by its application for registration are not identical to those covered by the earlier mark. A prepared meal is a composition of different foodstuffs. The purpose of a prepared meal is to avoid the preparation and cooking of different kinds of foodstuffs. The applicant also states that, apart from prepared meals for astronauts, prepared meals in liquid form do not exist and that a likelihood of confusion with milk is therefore precluded. Lastly, the applicant observes that producers of milk, cheese and dairy products do not produce prepared meals consisting of, inter alia, meat, sausage, fish, vegetables, potatoes and ingredients in prepared form. The goods therefore also differ in terms of their method of production, with the result that they never come from the same producer. 

Lees het arrest hier (link)