Woord- en of beeldmerk  

Het overnemen van karakteristieke elementen

met dank aan Moïra Truijens & Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Hoger beroep in kort geding over het auteursrecht op de spijkerbroek Elwood. Afgezien waar het de (hoofdelijek) proceskosten betreft bekrachtigt het hof het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Dordrecht 13 augustus 2009, IEF 8120). De spijkerbroek is een werk en auteursrechtelijke verwatering bestaat niet. Inbreuk op het auteursrecht van G-Star wordt bevestigd. Na toelating van eisvermeerdering van G-Star concludeert het hof wel dat H&M op grond van het modellenrecht geen inbreuk maakt op het stikselmerk van G-star (‘het Wokkie-teken’), omdat  “er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M.” (Klik op afbeelding voor vergroting, links voor- en achterkant Elwood, rechts H&M).

Auteursrecht: 14. Het hof is voorshands, met de rechtbank, van oordeel dat door het gebruik van de combinatie van de vijf kenmerkende elementen (…) het ontwerp van de Elwood broek aan de hiervoor geschetste criteria voldoet. Dit samenstel van elementen geeft de Elwood een karakteristieke uitstraling (in die zin eerder: Hof Amsterdam 25- 1 1-2004 (G-Star 1Benetton), LJN AU9 159). Wet enkele feit drie bepaalde elementen, zoals de kniestukken,al eerder werden gebruikt in motorbroeken en dat het ontwerp zelfs daarop is geïnspireerd, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van ontlening aan een model van een al bestaande motorbroek. (…)

Verwatering: 15. Voor zover H&M c.§ met het overleggen van afbeeldingen van broeken, als thans verkrijgbaar op de markt, die een of meerdere kenmerken van de Elwood vertonen heeft willen aanvoeren dat de beschemingsomvang van de Elwood is verwaterd, althans zeer beperkt moet worden geacht, wordt dit verweer verworpen. Zoals hiervoor reeds is overwogen, moet de beschemingswaardigheid van een werk worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren (zie o.a.: HR 8 september 2006 (G-Star/Benetton), LJN AV3384, NJ 2006/492). Dit geldt te meer, nu bovendien voldoende aannemelijk is geworden dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent is opgetreden tegen inbreuk. Grief X en XI falen derhalve, althans kunnen niet tot vernietiging leiden.

Inbreuk: 21: Deze grief wordt verworpen. Het hof ziet geen reden de buitenlandse rechter in zijn oordeel te volgen. Naar het oordeel van het hof kunnen de inderdaad aanwezige verschillen - waaronder ook het ontbreken van één van de karakteristieke elementen van de Elwood, te weten het grote ronde stiksel op het zitvlak, niet afdoen aan het oordeel dat de totaalindrukken van de broeken zodanige gelijkenis vertonen dat de H&M-jeans niet als zelfstandig werk kunnen worden beschouwd. Die gelijkenis in totaalindruk wordt met name veroorzaakt door het wel overnemen van de twee zich aan de voorzijde van het ontwerp bevindende karakteristiek elementen, te weten de bollende kniestukken en de opvallende schuine stiksels die van de heup naar de kuisnaad lopen en de twee resterende karakteristieke elementen op de achterzijde, te weten het horizontale stiksel op kniehoogte en de band aan de onderzijde van de pijpen.

Merkenrecht: 34. Het verweer van H&M c.s. op dit punt bek doel. Indien sprake zou zijn van zodanige overeenstemming tussen het Wokkie-merk en de door H&M c.s. gebruikte tekens dat daardoor verwarring kan ontstaan, is naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk dat een beroep van H&M c.s. op de nietigheid van het Wokkie-merk ex artikel 53 lid 2GMVo zal slagen, nu er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M AB (art. 10 lid 1 Gemeenschaps-modellenverordening). Anders dan G-Star bij pleidooi nog heeft gesteld, staat het vermoeden van geldigheid van het Gemeenschapsmerk als (thans) geregeld in artikel 99 GMVo (voorheen 95 GMVo), gelet op het bepaalde in het derde lid van dit artikel, niet in de weg aan het honoreren van het verweer van H&M c.s., zodat de vordering voor zover gegrond op het Gemeenschapsmerk dient te worden afgewezen.

Lees het arrest hier (link en pdf) update: LJN BQ2113

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur. 

De verschijningsvorm van dat woord

met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand Advocaten

Merkenrecht. Vuurwerk Eiser Schuurmans stelt dat gedaagde met het gebruik van het teken Excellent inbreuk maakt op het beeldmerk Excellent van eiser. Vorderingen afgewezen. Weinig ongebruikelijk casus, in twee citaten:

4.5. Ter comparitie heeft Schuurmans verklaard dat zij geen bescherming inroept van het woord "excellent", maar van de verschijningsvorm van dat woord in het beeldmerk EXCELLENT, Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming van de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. De omstandigheid dat dat merk - EXCELLENT daarmee deels een beschrijvend karakter heeft, betekent dat alleen de visuele elementen van het beeldmerk, waaronder de schrijfwijze van het woord, voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Alleen in zoverre komt aan het beeldmerk onderscheidend vermogen toe. Het voorgaande betekent dat ook alleen die elementen van het merk en teken met elkaar dienen te worden vergeleken om te kunnen concluderen tot overeenstemming.

4.8, Ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vorderingen op grond van artikel 2.20 li 1 sub b BVIE overweegt de rechtbank dat Schuurman heeft nagelaten een kleurenversie van haar beeldmerk aan de rechtbank over te leggen. Daardoor is de rechtbank niet in staat om te beoordelen of de kleuren van merk en teken met elkaar overeenstemmen. Echter, ook indien zou moeten worden aangenomen dat die kleuren inderdaad overeenstemmen, geldt dat de totaalindrukken van merk en teken te zeer van elkaar verschillen om te spreken van overeenstemming de zin van artikel 2.20 lid l sub b BVIE (…) .

Lees het vonnis hier.

Het loutere afvullen

Merkenrecht. Afvullen van blikjes op verzoek van derde. Exportmerken. ‘Wie zonder toestemming het merk van een derde of een soortgelijk teken in het economisch verkeer gebruikt, maakt inbreuk op de rechten van de houder van dit merk. Geldt dat echter ook voor een onderneming die in opdracht van een derde blikjes waarop het teken in kwestie is aangebracht, afvult met frisdrank? En welke consequenties moeten daaraan worden verbonden wanneer de waren bestemd zijn voor rechtstreekse uitvoer buiten het grondgebied waar het merk bescherming geniet? Deze vragen zijn aan de orde in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing.’

62. Derhalve geef ik het Hof in overweging, de gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

„1)  Het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die van een teken zijn voorzien, moet niet worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer dit afvullen louter wordt verricht als dienstverlening voor en in opdracht van een derde.

2) Op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 mag het gebruik van een teken dat met een merk kan worden verward, worden verboden in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven, indien de van het teken voorziene waren uitsluitend bestemd zijn voor uitvoer naar landen buiten dit gebied en zij in dit gebied – behalve in de onderneming waar het afvullen heeft plaatsgevonden – niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

3) Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld op basis van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in het gebied waarvoor het merk is ingeschreven.”

Lees de vragen hier. Conclusie hier, hier (allen links) en hier (pdf)

In bepaalde gevallen beperkt

 Merkenrecht. De gemeenschapsmerkenverordening moet aldus worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie. De uitzondering op dit beginsel staat in 45 t/m 50 van het arrest en heeft te maken met “de functies van het merk”: Wanneer “de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken”.

46. De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie, in die zin, arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C 236/08   C 238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47. Hieruit volgt dat, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale omvang van dit recht niet verder kunnen gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden.

48. Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

49.Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Evenwel moeten de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94, dat de toepassing van het Verdrag van Brussel betreft, gelezen in samenhang met artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001, in beginsel de rechterlijke beslissing erkennen en ten uitvoer leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend.

50. Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

Lees het arrest hier (link) en hier (pdf volgt)

Rechtbank Breda 6 april 2011, LJN BQ1346 (Chinalux SA tegen Seminvest Inestments B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, C'M'S' Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Chinalux vordert het verval en de doorhaling voor de Benelux van het internationale beeldmerk ICEBERG van gedaagde (horloges), omdat het merk gedurende vijf jaar niet zou zijn gebruikt. Na overweging over de stelplicht en bewijslastverdeling bij non-uses concludeert de rechtbank tot aanhouding om gedaagde in de gelegenheid te stellen om de gestelde heilung aan te tonen.

3.6 Op grond van de onweersproken stelling van Chinalux dat zij er belang bij heeft om ten behoeve van haar klanten in de horloge industrie het merkenregister vrij te houden van niet gebruikte merken voor waren in de klasse 14, oordeelt de rechtbank dat Chinalux als vorderingsgerechtigde belanghebbende is aan te merken.

3.8. De rechtbank heeft met Seminvest vastgesteld dat Chinalux in de dagvaarding slechts heeft gesteld: "Voor zover Chinalux heeft kunnen nagaan heeft Seminvest het onderhavige beeldmerk in de afgelopen vijf jaren niet normaal gebruikt binnen het Benelux gebied voor de waren in klasse 14 als onder l genoemd". Dit is een blote stelling die, anders dan Chinalux in de dagvaarding stelt, geen aanleiding geeft de bewijslast van "normaal gebruik" op Seminvest te leggen. (…) De rechtbank beoordeelt de vraag of partijen aan hun stelplicht hebben voldaan en welke partij de bewijslast draagt op grond van de tot en met de zitting naar voren gebrachte stellingen.

3.9. Inhoudelijk oordeelt de rechtbank als volgt. Aan de orde is allereerst of Seminvest gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. (…) Gelet op de door Chinalux ter zitting gegeven nadere toelichting van haar stellingen, was van Seminvest te vergen dat zij ten minste stelde wanneer en op welke wijze zij haar beeldmerk vóór 2007 heeft gebruikt. Dat heeft zij niet gedaan. De conclusie luidt dan dat Seminvest haar verweer, dat geen sprake is van non-usus in een onafgebroken periode van vijf jaren, onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. De vordering van Chinalux ligt daarmee in beginsel voor toewijzing gereed, tenzij het beroep van Seminvest op Heilung als bedoeld in artikel 2.27, lid 2 BVIE slaagt.

3.13. Seminvest heeft gesteld dat zij is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk in Nederland en dat aldus sprake is van Heilung. Indien sprake is van "normaal gebruik" in Nederland is tevens sprake van "normaal gebruik" in de Benelux. (…)

3.15. Seminvest heeft ter zitting haar bewijsaanbod herhaald. Seminvest zal worden toegelaten bewijs te leveren van haar stelling dat zij, waaronder te verstaan derden die met haar toestemming handelen, na 1 januari 2007 en voorafgaande aan de dagvaarding van 25 november 2010 is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk ICEBERG op horloges in de Benelux. Seminvest zal in de bewijslevering het onder 3.13. overwogene dienen te betrekken. Afhankelijk van de feiten die na bewijslevering als vaststaand kunnen worden aangenomen, wordt beoordeeld of van "normaal gebruik"sprake is. Op deze beoordeling kan niet worden vooruitgelopen.

Lees het vonnis hier en hier (link en pdf)

Geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid

Merkenrecht. Nietigverklaring inschrijving woordmerk MAN’S PERFECT (uitsluitend beschrijvend) Eindarrest na Gerechtshof ’s-Gravenhage 16 november 2010, IEF 9225. De aanhouding betrof slechts het geven van gelegenheid aan Dramers om te reageren op juistheid van de tenaamstelling van merkregistraties (naamswijziging Henkel) en op de proceskosten-specificatie m.b.t. het hoger beroep.

2. (...)Bij memorie van antwoord heeft Henkel gesteld dat [het merk] door Schwarzkopf inmiddels is overgedragen aan Henkel AG. (…) Het hof heeft in (rechtsoverweging 2 van) het tussenarrest overwogen voorshands uit te gaan van de juistheid van deze stellingen en Dramers in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Nu Dramers van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, gaat het hof thans definitief uit van de juistheid van deze stellingen.

5. (...) Henkel heeft bij memorie van antwoord gevorderd Dramers te veroordelen in de volledige proceskosten van het beroep op grond van artikel 1019h Rv. Zij vordert ter zake van salaris van haar advocaat een bedrag van € 6.500,-- en heeft daarvan een specificatie als productie 21 overgelegd. Nu Dramers daarop nog niet had gereageerd, heeft het hof haar in voormeld tussenarrest in de gelegenheid gesteld alsnog op deze vordering en de specificatie te reageren. Dramers heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Nu de gevorderde en gespecificeerde kosten derhalve niet worden betwist zal het hof deze toewijzen. 

Lees het arrest hier en hier (

Bumperkleven

Auteursrecht. Merkenrecht. Na merkenrechtelijk kielzogvaren nu ook auteursrechtelijk bumperkleven. Geschil m.b.t. Sportschoenen, althans sneakers, die ‘met name bedoeld zijn als “modieuze en hippe schoenen voor dagelijks gebruik.” Gedaagde i.c. Rucanor en eiseres Pantofola sloten eerder een vaststellingsovereenkomst m.b.t. Ruconors ‘twee-strepen-drie-sterren-logo’ en het gebruik door Pantofalo van sterren en strepen. In casu stelt Pantofola dat het nu Rucanor is die inbreuk maakt op Pantofalo’s sterren-en-strepen-merken en auteursrechten op schoenmodellen.

De merkenrechtelijke vorderingen worden afgewezen, nu er een serieuze kans bestaat dat haar (Benelux) sterren-en-strepen-merk als ongeldig zal worden doorgehaald, aangezien “de sterren elk onderscheidend vermogen missen voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.”

Nu niet komen vast te staan dat de Pantofola sneakers worden ‘geanticipeerd’ door het vormgevingserfgoed, neemt de voorzieningenrechter voorshands wel aan dat de Pantofalo sneakers in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Bij vergelijking van de., zoals Pantofolo het noemt, ‘inbreukpaartjes’ concludeert de voorzieningenrechter vervolgens dat bij vier van de zeven paren inderdaad sprake is van ontlening en inbreuk op het auteursrecht van Pantofolo. “Het lijkt er naar voorlopig oordeel inderdaad op dat Rucanor c.s., zoals Pantofola dat heeft verwoord, nadat het toenmalige geschil in der minne was geregeld, is gaan ‘bumperkleven’.”

Lees het vonnis hier.

Verbonden waren

met dank aan Hendrik C.S. Tilma, Advocatenkantoor mr. drs. H.C.S. Tilma

Merkenrecht. Cafema tegen Coffema. Koffie  tegen koffiemachines. Merk- en handelsnaaminbreuk. Soortgelijke, ‘verbonden’ waren (“Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn.”). Verwarringsgevaar is aannemelijk.

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG; 7 mei 2009, C- 389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b. BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. (…)

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 31 maart 2011, KG ZA 11-15 P/LO, WE Brand S.A.R.L. tegen Mexx Europe (met dank aan Maarten Schut, Kennedy Van der Laan)

Merkenrecht. Eiser WE, houdster van o.a. de woordmerken ME en WE is Me, maakt bezwaar tegen het gebruik door Mexx van het teken ME+XX. Vorderingen afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Eerst even voor jezelf lezen:

4.3: Vervolgens is aan de orde de vraag of Mexx met het gebruik van de ME-tekens inbreuk maakt op de gedeponeerde merken van WE Brand WE, ME en WE IS ME. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent het volgende. Van het gebruik van ME door Mexx is onvoldoende gebleken, zodat het gevorderde verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE in die zin niet toewijsbaar is. Het teken ME+ is door Mexx in twee gevallen gebruikt, namelijk op haar Facebook-pagina en op een prijslabel m een tas. Mexx heeft echter reeds in januari 201 1 een onvoorwaardelijke toezegging gedaan dat zij het teken ME+ in de toekomst niet (meer) zal gebruiken en gesteld noch gebleken is dat Mexx zich niet aan haar toezegging zal houden. Ook in die zin heeft: WE Brand dus geen belang meer bij haar vordering. Het gebruik van Mexx beperkt zich derhalve tot het teken ME+XX en de vraag is of dat gebruik een inbreuk opleven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b, dan wel sub c, en/of sub d BVIE, op de merken WE, ME of WE IS ME.

4.5: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt het gebruik van het teken ME+XX zowel visueel, auditief als begripsmatig in zodanige mate dat van de merken ME, WIE IS ME en WE dat niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar te duchten is. daarbij in aanmerking nemende dat MEXX eer zeer bekend merk is, dat - zoals onbetwist gesteld - een grotere bekendheid geniet dan het eveneens bekende merk WE, en zeker een grotere bekendheid geniet dan de nog niet normaal gebruikte merken WE IS ME en ME. Hoewel een overeenkomst bestaat in die zin dat in alle merken en het teken een persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt, zijn de verschillen zodanig dat het relevante publiek, gelet op de grote bekendheid van het merk MEXX, bij het zien van het teken ME+XX zal begrijpen dat het hier om een reclame-uiting van MEXX gaat en is niet aannemelijk dat het publiek het teken zal verwarren of associëren met de merken van WE Brand. (…)

Lees het vonnis hier.