Woord- en of beeldmerk  

HvJ EU, 3 februari 2011, conclusie A-G Trstenjak in zaak C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik tegen Anheuser-Busch, Inc. (Prejudiciële vragen Court of Appeal of England and Wales).

Merkenrecht. Nieuwe paragraaf in de inmiddels zeer omvangrijke Budweiser-Budvar sage. Na een afgewezen oppositie zijn Buweiser-merken van beide partijen ingeschreven in het Britse merkenregister. Precies 4 jaar en 364 dagen later vordert Anheuser de nietigheid van het merk van Budvar, d.w.z. op de laatste dag voor het verstrijken van de (gedoog)termijn van vijf jaar. Het merk van Anheuser zou net iets eerder zijn ingeschreven. De prejudiciële vragen zien op de gedoogperiode, o.a:

Indien "gedoogd" een gemeenschapsrechtelijk begrip is, kan de merkhouder dan worden geacht een langdurig en eerlijk gebruik van een identiek merk te hebben gedoogd, wanneer hij al lange tijd van het gebruik op de hoogte was maar niet in staat om het te verhinderen? Wanneer begint de periode van "vijf opeenvolgende jaren" en, in het bijzonder, kan deze periode beginnen (en, zo ja, kan zij eindigen) vóórdat de houder van het oudere merk het merk feitelijk heeft laten inschrijven; en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze periode te doen aanvangen? De A-G concludeert dat ‘gedogen’ een geharmoniseerd begrip is, maar dat er i.c. een mogelijk temporeel probleem is m.b.t. de toepasbaarheid van de  richtlijn en dat het verder vooral een zaak voor de nationale rechter is.

124. In summary, it must be concluded that neither the retroactive application of Article 4(1)(a) of Directive 89/104 nor the application of that provision from the date of entry into force of the directive is possible in the main proceedings. It is thus unnecessary to answer the individual questions referred. The Court ought therefore to give the following answer:

– Article 4(1)(a) of the directive is temporally not applicable to a situation such as that at issue in the main proceedings.

–  Consequently, in a case such as that at issue in the main proceedings, it must be decided in accordance with national law whether the proprietor of an earlier trade mark may apply for a mark to be refused registration or, if registered, to be declared invalid even where there has been long-established honest concurrent use of those marks for identical goods.

125. Should the Court, contrary to the view put forward here, assume that Article 4(1)(a) of Directive 89/104 is temporally applicable in a situation such as that at issue in the main proceedings, the questions referred would have to be answered as follows:

–  The concept of ‘acquiescence’ within the meaning of Article 9(1) of the directive is an independent concept of European Union law which must be given a uniform interpretation in all Member States. It presumes that it is legally possible for the proprietor of an earlier trade mark to oppose the use of a later registered mark which because of its identity with or similarity to the earlier mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the two marks entails a risk of confusion on the part of the public.

–  The proprietor of an earlier mark does not have to have it registered before his ‘acquiescence’ in the use of a later mark by another person in the same Member State can start. The period of acquiescence laid down in Article 9(1) of the directive starts running from the date on which the proprietor of the earlier mark becomes aware of the use of a later registered mark in that Member State. The period of acquiescence can thus start on the date of registration at the earliest, if the later mark is used from that date and the proprietor is aware of that use. The period of acquiescence can start running, and may also end, before the proprietor of the earlier mark has had his mark registered.

–   Article 4(1)(a) of the directive precludes in principle the long-established honest concurrent use of two identical marks covering identical goods by two different proprietors of the marks.

126. In the light of the foregoing considerations, I propose that the Court should give the following answer to the reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal of England and Wales:

(1) Article 4(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is temporally not applicable to a situation such as that at issue in the main proceedings.

(2) Consequently, in a case such as that at issue in the main proceedings, it must be decided in accordance with national law whether the proprietor of an earlier trade mark may apply for a mark to be refused registration or, if registered, to be declared invalid even where there has been long-established honest concurrent use of those marks for identical goods.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-3222, Eiser tegen Gedaagde

Merkenrecht. Tussenvonnis. Bodemprocedure na redelijk complexe procesvoorgeschiedenis met o.a. voegings- en zekerheidsincidenten (zie hier voor eerdere uitspraken, voorzover gepubliceerd). Eiser vordert inbreukverbod, gedaagde stelt dat het Kamal-merk van eiser te kwader trouw is gedeponeerd, althans dat het beroep van eiser op het Kamal-merk moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Over dat laatste oordeelt de rechtbank als volgt:

4.1. In het midden kan blijven of de inschrijving van het Kamal-merk nietig is wegens een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. [Gedaagde] heeft ter comparitie verklaard geen beroep meer te doen op de nietigheid van het Kamal-merk omdat DAI geen partij meer is in deze procedure na de niet-ontvankelijkverklaring van DAI in de gevoegde nietigheidsprocedure. Daarmee zou, volgens [gedaagde], niet meer zijn voldaan aan de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de nietigheid van een merk wegens een depot te kwader trouw alleen kan worden ingeroepen als de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt.

4.2. Hoewel [gedaagde] de nietigheid van het Kamal-merk niet meer inroept [nu de eerdere gevoegde gestelde eerdere merkhouder DAI geen partij meer is in deze procedure - IEF ], stelt hij zich nog wel op het standpunt dat het Kamal-merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hij betoogt dat de gestelde kwade trouw meebrengt dat het beroep van [eiser] op het Kamal-merk in deze procedure moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Dat betoog kan niet slagen.

Daargelaten dat [eiser] de kwade trouw uitdrukkelijk betwist, kan de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure deelnemen (Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Algemeen deel onder 5 en toelichting bij artikel 14 van die – op dit moment niet meer geldende – wet, waarop artikel 2.28 lid 3 BVIE is gebaseerd). Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

Verdere beslissing aangehouden. Gedaagde wordt toegelaten bewijs te leveren dat de producten voorzien van het Kamal-merk die onderdeel uitmaakten van de door de douane tegengehouden zending, eigenlijk door eiser zelf zijn ingevoerd, zij het in een container die voor gedaagde was bestemd (partijen werkten eerder samen). Eiser wordt opgedragen te bewijzen dat gedaagde producten voorzien van het Kamal-merk heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-4075, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tegen Maxim Markenproducte GmbH & Co KH

Merkrecht. Non-usus. Sigaretten. Eiser Reemtsma vordert doorhaling van gedaagdes MAGNUM-sigarettenmerken in de Benelux wegens niet-normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Vordering toegewezen. Geen beroep op heilung. “(…) het gebruik [hoeft] niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk te zijn, omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen. (…) die omstandigheid [geldt] nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.” Uitgebreide bespreking van de relevante jurisprudentie m.b.t. normaal gebruik:

4.3. Dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt van de MAGNUM-merken in de Benelux, staat als onweersproken vast. (…)

4.4. Het beroep van Maxim op heilung van de MAGNUM-merken in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE slaagt niet. Maxim verwijst in dit verband ten eerste naar de besprekingen en correspondentie die zij vanaf 2002 heeft gevoerd met Upper Ten. Het gebruik van het merk in dat kader kan echter niet worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Normaal gebruik van een merk veronderstelt immers dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (vgl. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Daarvan is geen sprake bij het noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat-)licentienemer.

4.5. Ten tweede baseert Maxim haar beroep op heilung op de in rechtsoverweging 2.7 beschreven verkoop aan Terzi. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat dit gebruik op de sigarettenmark zo beperkt is dat het niet kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik van het merk. Het gebruik is namelijk in alle opzichten beperkt. Er is slechts één partij geleverd aan één afnemer in één lidstaat. Bovendien is de met de verkoop van die partij behaalde omzet zeer gering gelet op het feit dat sigaretten massaproducten zijn die normaal juist in zeer grote aantallen worden verhandeld. (…)

4.6. Het betoog van Maxim dat de geringe omzet onder het merk in dit geval commercieel gerechtvaardigd is omdat het om een test pilot zou gaan, slaagt niet. In het midden kan blijven of het feit dat de eerste verkoop een test pilot was, de geringe omvang van die partij rechtvaardigt. Het rechtvaardigt in ieder geval niet dat het lange tijd bij die ene verkoop is gebleven. Blijkens de stellingen van Maxim is het uitblijven van merkgebruik na de test pilot een bewuste keuze geweest van De Jaegher. De Jaegher wilde volgens Maxim een aanpassing in de accijnswetgeving afwachten alvorens het product grootschalig op de markt te brengen. Als gevolg daarvan is er vanaf de verkoop in januari 2007 tot het moment van dagvaarden door Reemtsma in november 2008 niets verkocht. Pas na dagvaarding in januari 2009 volgt een tweede test, waarvan de omzet nog geringer was dan de eerste, te weten slechts € 1.696,00. Gelet op die lage frequentie en geringe omvang, en de daarvoor door Maxim gegeven verklaring, kan niet worden volgehouden dat het gebruik van de MAGNUM-merken gerechtvaardigd is om voor de door die merken beschermde waren marktaandelen te verkrijgen, laat staan om marktaandelen te behouden. In feite volgt uit de eigen stellingen van Maxim dat de reële commerciële exploitatie van de MAGNUM-merken nog moet beginnen. Het gebruik in de relevante periode kan daarom niet worden aangemerkt als normaal in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE (vgl. HvJ EG 27 januari 2007, C-259/02, LJN BA9355, La Mer, r.o. 26).

4.7. Het betoog van Maxim dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie zou volgen dat een gering gebruik van het merk kan volstaan als normaal gebruik, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat het gebruik niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk hoeft te zijn omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt die omstandigheid nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.

4.8. Ook de verwijzing van Maxim naar het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Sidoste-Bonnie Doon (HR 23 december 2005, LJN AU2850) gaat niet op. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer het gaat om merkgebruik door een nieuwkomer op de markt, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten. In deze zaak worden de geringe aantallen echter niet zozeer gedicteerd door de marktomstandigheden, maar door de eigen keuze van Maxim en haar licentienemers om (i) gedurende twaalf, respectievelijk negentien jaar na de inschrijving van de MAGNUM-merken geen enkel product op de markt te brengen, (ii) vervolgens slechts een kleinschalige test pilot te organiseren en (iii) die test
pilot dan, hoewel naar eigen zeggen succesvol, niet te laten opvolgen door een daadwerkelijke marktintroductie.

4.9. De verwijzing naar het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Vitafruit (GEA 8 juli 2004, T-203/02, bekrachtigd door HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04) kan Maxim evenmin baten. Weliswaar werd in die zaak normaal gebruik aangenomen op basis van een geringe omzet, maar in die zaak ging het, zoals het Gerecht had vastgesteld, om een serie van tien verkopen die op een vrij constante wijze waren gerealiseerd gedurende een periode van meer dan elf maanden. De feiten in die zaak wijken dus wat betreft zowel de frequentie, als de duur van de onder het merk verrichte commerciële inspanningen af van de onderhavige zaak. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met het oordeel van het hof ’s-Gravenhage in de zaak Playboy-Laporte (3 april 2008, LJN BL0849) mank. In die zaak was de frequentie en duur van het merkgebruik aanzienlijk hoger, respectievelijk langer dan in onderhavige zaak. Het hof had vastgesteld dat het aangevallen merk regelmatig was gebruikt in de periode 1983-1989.

4.10. Voor zover Maxim met haar verwijzing naar de verandering van de accijnswetgeving heeft willen betogen dat zij een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet normaal gebruiken van de MAGNUM-merken, treft dat betoog geen doel. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat alleen
sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, Häupl-Lidl). Maxim heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de bedoelde accijnswetgeving een rechtstreeks verband houdt met de MAGNUM-merken en dat die wetgeving het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maakt. De enkele stelling dat die regelgeving bepaalde types verpakkingen onevenredig belast, is onvoldoende. Daargelaten dat Maxim niet heeft gespecificeerd op welke regels zij doelt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er een verband bestaat tussen aan verpakkingen relateerde regels en de MAGNUM-merken en dat een onevenredige belasting van bepaalde types verpakkingen gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakt. Daar komt bij dat Maxim de bedoelde wetgeving alleen heeft aangevoerd als verklaring voor de lange tijd tussen de test pilot in 2007 en de verkoop in 2009. Gesteld noch gebleken is dat de bedoelde wetgeving ook de reden is dat tot 2007 geen enkele verkoop onder de MAGNUM-merken is gerealiseerd.

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de MAGNUM-merken vervallen moeten worden verklaard voor zover die betrekking hebben op de Benelux. De vordering van Reemtsma zal dus worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, beschikking van 1 februari 2011, zaaknr. 200.057.983/01, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL). (Met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht. Eindbeschikking na tussen beschikking van 30 november 2010 (IEF 9250), waarbij partijen de gelegenheid werd geboden nader in te gaan op de door het hof voorgestelde prejudiciële vragen. Na aanvullingen en opmerkingen van partijen ‘acht het hof het noodzakelijk na te melden prejudiciële vragen van uitleg voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie’ :

1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 20712009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009?

3. Indien gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?

4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten (en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt))?

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-1329, Toyota Motor Company tegen Special Car Imports c.s (met dank aan Wouter Seinen en Marcoline van der Dussen, CMS  Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Parallelimport. Toyota maakt bezwaar tegen de verhandeling van parallelgeïmporteerde Toyota’s door gedaagde, Daarnaast vordert Toyota een gebruiksverbod voor en afgifte van de voorraad kentekenplaathouders waar gedaagde als voormalig erkend Toyota dealer nog over beschikt. Merkinbreuk door import en gebruik plaathouders (‘indruk van commerciële band’) aangenomen. Geen verbod op ‘assistentie bij import’.

4.4, Het betoog van CSIS dat een aantal erkende Nederlandse Toyota dealers ook Toyota modellen aanbieden die volgens Toyota niet meer in de EER mogen worden verhandeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. De  toestemming van de merkhouder moet namelijk specifiek betrekking hebben op de exemplaren waarvoor een beroep op de uitputting is gedaan (HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago). Uit de stelling dat sommige erkende dealers - in strijd met hertbeleid van Toyota – bepaalde auto’s aanbieden volgt niet dat Toyota instemt met het in de handel brengen in de EER van alle auto's van dat type door derden. Laat staan dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat Toyota afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen van die auto's.

(…)

4.6. Het verbod op het verlenen van assistentie bij de import door derden zal worden afgewezen. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat deze vordering uitsluitend betrekking heeft op het verlenen van de assistentie als zodanig en niet op het gebruik van het merk in bijvoorbeeld reclame voor die assistentie of zakelijke correspondentie over die assistentie. De enige vraag die in dit verband moet worden beantwoord is dus of Toyota zich kan verzetten tegen het verlenen van assistentie aan een derde die een Toyota-auto invoert in de EER zonder toestemming van Toyota.

4.7. De rechtbank begrijpt dat Toyota in dit verband heeft willen betogen dat CSIS zo nauw betrokken is bij de import door derden dat de import moet worden aangemerkt als een gezamenlijke handeling van CSIS en de derde. Dat betoog moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Toyota heeft namelijk niet inzichtelijk gemaakt op wleke wijze CSIS derden assisteert bij de invoer, zodat niet kan worden beoordeeld hoe nauw zij daarbij betrokken is.
 
4.8. Voor zover Toyota subsidiair heeft willen stellen dat CSIS door het verlenen van de assistentie geen inbreuk maakt, maat wel onrechtmatig jegens Toyota handelt kan dat niet leiden tot toewijzing van het verbod. Als onweersproken staat vast dat de derden waaraan CSIS assistentie verleent, particulieren zijn die zelf geen inbreuk maken op de merkrechten van Toyota omdat zij niet optreden in het economische verkeer. Dat die derden anderszins onrechtmatig jegens Toyota handelen is niet gesteld, laat staan voldoende gemotiveerd. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat het verlenen van assistentie aan particulieren bij de import, onrechtmatig is jegens Toyota.

4.10. (…) Daargelaten of er sprake kan zijn van uitputting als een kentekenplaathouder met het Gemeenschapsmerk wordt aangebracht op en auto die niet met toestemming van Toyota in het verkeer is gebracht in de EER, moet worden aangenomen dat Toyota gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo heeft om zich tegen dit gebruik van haar Gemeenschapsmerk te verzetten. Toyota heeft namelijk aangevoerd dar de afbeelding van het Gemeenschapsmerk op de kentekenplaathouder van een door CSIS verhandelde auto bij het publiek de indruk kan wekken dar er een commerciële band bestaat tussen Toyota en CSIS en meer specifiek dat CSIS een erkende Toyota-dealer is. Dat heeft CSIS niet weersproken . Daarom moet de rechtbank de mogelijkheid van die indruk als een vaststaand feit aannemen. Dat feit is een gegronde reden voor verzet. (…)

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 januari 2011, KG ZA 10-807, Horeca Groothandel Ebo van de Bor Nijkerk B.V. tegen Horecagroothandel Van den Bor B.V. (met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten).

Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Merkenrecht. Familiegeschil. Aanverwant en voormalig aandeelhouder van het eisende familiebedrijf begint in dezelfde regio een soortgelijke groothandel onder dezelfde familienaam. Twist over het gebruik van de handelsnaam Van den Bor,  het (bijna merkenrechtelijke) auteursrecht op het logo en het voor-voorgebruikte merk. Vorderingen toegewezen, gedaagde handelt in strijd met artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw (met betrekking tot beide logo’s)  en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Aflopen non-concurrentiebeding betekent nog niet dat de intellectuele eigendomsrechten op de familienaam ook gebruikt mogen worden.

Handelsnaamrecht: 4.1 1. De door Van den Bor BV gebruikte variaties van de handelsnaam waarin de naam Van den Bor voorkomt, wijken, voor zover ze niet identiek zijn, maar in geringe mate af van de door Ebo van den Bor BV gebruikte handelsnamen. (…) Ze zijn dus actief op dezelfde markt en handelen nagenoeg in dezelfde producten en zijn als zodanig ook directe concurrenten van elkaar. Daarnaast hebben beide ondernemingen dezelfde statutaire vestigingsplaats (Nijkerkerveen) en houden beide ondernemingen dicht bij elkaar in dezelfde gemeente (Nijkerk) kantoor.

4.12. (…)  Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Ebo van den Bor BV en Van den Bor BV. In het kader van dit kort geding is door Ebo van den Bor BV door overlegging van diverse producties voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gevaar voor verwarring zich ook daadwerkelijk herhaaldelijk heeft gerealiseerd. Dit leidt tot  de conclusie dat Van den Bor BV haar handelsnaam/handelsnamen waarin de naam Van de 1 Bor voorkomt, voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Daaraan doet niet af dat Van den Bor de geslachtsnaam is van de natuurlijke personen achter Van den Bor BV. I 1

Auteursrecht: 4.14. (…) Van den Bor BV erkent juist dat het Ebo-logo auteursrechtelijke bescherming geniet, maar betwist dat Ebo van den Bor BV de auteursrechthebbende is. Van den Bor BV stelt dat de maker van dat logo Eddy van den Bor is, die ten tijde van het ontwerpen daarvan niet heeft gehandeld voor Ebo van den Bor BV, zodat het auteursrecht op dat logo hem toekomt en niet Ebo van den Bor BV. Ebo van den Bor BV kan dus geen auteursrechtelijke bescherming inroepen met betrekking tot dat logo, aldus Van den Bor BV.

4.16. Dat Ebo van den Bor BV het Ebo-logo naar buiten toe heeft gebruikt voor haar waren en diensten en tot op zekere hoogte nog gebruikt, is niet betwist. Daarmee heeft Ebo van den Bor BV het logo openbaar gemaakt. Nu gesteld noch aannemelijk is geworden dat die openbaarmaking zonder vermelding van een natuurlijk persoon als maker van het logo onrechtmatig is, dient voorshands Van den Bor BV als de maker van en dus auteursrechthebbende op dat logo te worden aangemerkt. Dit betekent dat het uitsluitend recht om het Ebo-logo openbaar te maken en te verveelvoudigen toekomt aan Ebo van den Bor BV.

4.17. Ebo van den Bor BV stelt dat Van den Bor BV gebruik maakt van twee logo's, het onder 2.10 getoonde Van den Bor-logo en het onder 2.13 getoonde Asiatico logo, die inbreuk maken op haar auteursrecht op het Ebo-logo, omdat die logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing van het Ebo-logo zijn.

4.21. De creatieve keuzes en dus de auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenechter de geel-groene kleurstelling van het logo, bestaande uit een gele bol met witte uitsparingen van plantenmotieven met daar doorheen in grote groene letters de ondernemingsnaam, en daaronder een golvende groene "bannier" met daarop in het wit de plaats van vestiging. Deze auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de beide logo's van Van den Bor BV terug te vinden, waardoor de totaalindruk van die logo's sterk overeenstemt met die van het Ebo-logo, zodat de beide logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing zijn, die niet als een nieuw oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 Aw. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.25. (…) Ook in dit Asiatico-logo is de kleurstelling, het lettertype, de afmetingen en onderlinge verhoudingen van diverse onderdelen, met uitzondering van de (hande1s)naam van de onderneming die door de gele bol heen is geschreven, nagenoeg identiek aan die van het Ebo-logo. Bij de vergelijking van alle elementen van het hierboven afgebeelde Asiatico-logo met het hierboven afgebeelde Ebo-logo is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een overeenstemmende totaalindruk, ondanks het verschil in de door de gele bol heen gedrukte (hande1s)naam. Dit betekent dat ook dit Asiatico-logo van Van den Bor BV inbreuk maakt op het auteursrecht van Ebo van den Bor BV op het Ebo-logo. 

Merkenrecht: 4.32. (…) Nu daarnaast Ebo van den Bor BV ook onbetwist heeft gesteld dat zij in Nederland marktleider is op het gebied van oriëntaalse en mediterrane horecaproducten, een grote en gerenommeerde onderneming is en een groot klantenbestand heeft in Nederland en België, is voorshands aannemelijk dat de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor een voldoende onderscheidend vermogen hebben ter onderscheiding van de waren en diensten (…).

4.35. (…) Ook al zou Van den Bor BV voorgebruiker zijn van het teken Van den Bor als merk, dus ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten, dan nog is er geen sprake van een depot te kwader trouw door Ebo van den Bor BV, omdat thans voldoende vast staat dat Ebo van den Bor BV al vóór Van den Bor BV gebruik maakte van de tekens Van den Bor en Ebo van den Bor ter onderscheiding van haar waren of diensten, als merk dus, en daardoor dus aangemerkt kan worden als "voor-voorgebruiker". Indien de deposant (in casu Ebo van den Bor BV) in verhouding tot de voorgebruiker (in casu Van den Bor BV) als de eerste gebruiker van het merk (de voor-voorgebruiker) kan worden aangemerkt, maakt deze geen misbruik door het merk alsnog te deponeren. In dat geval is er voor de voorgebruiker geen grond om zich te beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant/voor-voorgebruiker (zie BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342, "Winner Taco/El Taco").

Domeinnaam: 4.43. Voor de volledigheid merkt de voorzieningenrechter op dat ook het gebruik van de domeinnaam www.vandenbor.eu door Van den Bor BV een inbreuk maakt op de woordmerken van Ebo van den Bor BV, omdat in de domeinnaam het teken Van den Bor is om de website in het economisch verkeer te gebruiken ten einde informatie te verstrekken over de door haar aangeboden soortgelijke oriëntaalse en mediterrane horecaproducten en dus ter onderscheiding van de door haar geleverde waren of diensten. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.41 en 4.42 is overwogen moet worden geoordeeld dat bij het gebruik van deze domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.44. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Van den Bor BV in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (…).

Non-concurrentiebeding: 4.46. Allereerst wordt opgemerkt dat Van den Bor BV geen partij is bij het non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding betreft een overeenkomst tussen een aantal natuurlijke personen van de familie Van den Bor en Ebo van den Bor BV. Van den Bor BV kan daar niet zonder meer aanspraken aan ontlenen. Afgezien daarvan blijkt uit de tekst van het non-concurrentiebeding niet dat Ebo van den Bor BV na de ommekomst van de driejaarsperiode haar bescherming op grond van het handelsnaamrecht, auteursrecht en merkenrecht heeft prijsgegeven. Enige verwijzing naar deze intellectuele eigendomsrechtenbescherming is niet te vinden in het non-concurrentiebeding. Dat in het non-concurrentiebeding zou moeten worden ingelezen dat Ebo van den Bor BV na de termijn van drie jaar elke bescherming heeft opgegeven, en dus ook de bescherming die haar toekomt op grond van de intellectuele eigendomsrechten, heeft Van den Bor BV niet concreet onderbouwd en is onvoldoende aannemelijk geworden. Bovendien heeft Ebo van den Bor BV ter zitting verklaard dat met het non-concurrentiebeding niet de bedoeling was om afstand te doen van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar dat het juist de bedoeling was gedurende drie jaar een verdergaande bescherming te krijgen dan alleen de bescherming op grond van de intellectuele eigendomsrechten, in de zin dat een algemeen verbod zou gelden voor ondergetekenden voor elk gebruik van de naam Van den Bor in combinatie met bepaalde activiteiten. Van den Bor BV heeft deze uitleg van Ebo van den Bor BV niet gemotiveerd weersproken. Het hiervoor genoemde verweer van Van den Bor BV faalt derhalve.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 27 januari 2011, conclusie A-G Kokott in zaak C-263/09, Edwin Co. Ltd tegen OHIM.

Merkenrecht. Recht op naam. Woordmerk ELIO FIORUCCI. Vordering tot nietigverklaring ingesteld door drager van in merk vervatte eigennaam. Verhouding nationaal recht en Unierecht.

Edwin Co. Ltd en Elio Fiorucci zijn het oneens over de vraag wie de houder van het gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI is. Fiorucci beroept zich op nationale Italiaanse bepalingen die alleen hem naar zijn mening het uitsluitende recht verlenen om het aan de orde zijnde merk in te schrijven, maar zag deze opvatting afgewezen door het OHIM. Het Gerecht heeft deze beslissing van het OHIM vernietigd „omdat zij blijk geeft van een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale (CPI, de Italiaanse wet op de industriële eigendom). De A-G schaart zich in de onderhavige conclusie om formele redenen achter de opvatting van het Gerecht.

80. Dat de beoordeling van het nationale recht als een feit wordt behandeld bij de toepassing van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 biedt echter een zeer beperkte mogelijkheid om dat recht in hogere voorziening te onderzoeken. In beginsel is het Gerecht alleen bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. Er is echter sprake van een rechtsvraag die in hogere voorziening kan worden behandeld wanneer wordt gesteld dat uit de conclusies in eerste aanleg kennelijk blijkt dat de in eerste aanleg gedane vaststellingen in feite verkeerd zijn voorgesteld of dat het Gerecht het hem voorgelegde bewijs verkeerd heeft voorgesteld. (…)

81. Het bestreden arrest kan geen dergelijke verkeerde voorstelling worden verweten. Integendeel, het Gerecht is uitvoerig ingegaan op de bewoordingen van de aan de orde zijnde Italiaanse bepaling en heeft het de kamer van beroep en hemzelf voorgelegde bewijsmateriaal betreffende de Italiaanse rechtsleer logisch te begrijpen beoordeeld. Het verwijt dat de argumenten van partijen of het bewijs verkeerd zijn voorgesteld, vindt geen steun.

82. Het Gerecht hoefde zelf niet dieper in te gaan op de nationale rechtstoestand. Integendeel. Aangezien het voorwerp van geschil voor het Gerecht wordt bepaald door het voorwerp van geschil voor de kamer van beroep, diende het Gerecht zich ook met betrekking tot de nationale rechtstoestand tot de aan de kamer van beroep voorgelegde geschilpunten te beperken. (…)

83. Het Gerecht moest nagaan of de in dit verband door de kamer van beroep verrichte beoordeling van het nationale recht steek hield dan wel of, indien dat niet het geval was, van schending van een uitvoeringsregeling van verordening nr. 40/94 sprake was. (…)

Lees de conclusie hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 2011, HA ZA 08-3780, Mitsubishi Corporation tegen Lisman Vorkheftrucks B.V. (met dank aan Michiel Rijsdijk, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Parallelimport van vorkheftrucks voorzien van het merk MITSUBISHI. Merkinbreuk aangenomen, geen expliciete of impliciete toestemming. Paneuropees verbod. Geen rechtsverwerking. Geen winstafdracht, nu het verweer van gedaagde niet bij voorbaat kansloos was.

Parallelimport: 4.8. (…) Het Hof van Justitie heeft in het Davidoff-arrest geoordeeld dat toestemming (…) normaliter blijkt uit een uitdrukkelijke formulering daarvan, doch dat die onder omstandigheden ook op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het bulten de EER in de handel brengen, waarbij naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

4.9. Dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 15 september 1998 maakt de eerder in de sommatiebrief expliciet geuite afwezigheid van toestemming nog niet tot een impliciete toestemming, laat staan tot een ongebreidelde toestemming in de zin dat die voor ieder te importeren machine zou zijn gegeven, nu hieruit naar het oordeel van de rechtbank geenszins blijkt dat Mitsubishi met zekerheid afstand heeft gedaan van haar recht. In ieder geval mocht Lisman niet aannemen dat die toestemming zou bestaan vanaf het moment dat zij in 2008 andermaal werd gesommeerd ter zake, hetgeen zij, blijkens haar stelling ter comparitie dat de verkoop van Mitsubishi vorkheftrucks na de sommatie in 2008 vooralsnog, in afwachting van een oordeel van de rechter, is gestaakt, ook niet heeft gedaan. Het primaire verweer van Lisman faalt derhalve.

Rechtsverwerking: 4.12. (…) Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden waardoor het beroep van Mitsubishi op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn omdat bij Lisman het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Mitsubishi zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken. Lisman heeft ook in dit verband immers slechts gesteld dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 1 S september 1998, doch zulks is gezien het bovenstaande onvoldoende.

4.13. De slotsom is dat Lisman door zonder toestemming van de merkhouder vorkheftrucks, welke zijn voorzien van het merk MITSUBISHI, in de Gemeenschap te importeren en te verhandelen, inbreuk maakt op het merkrecht van Mitsubishi in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo resp. 2.20 lid 1 onder a BVIE. (…)

Winstadracht: 4.18. (…) dat van gebruik te kwader trouw in de zin van (…) artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof [BenGH] het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (…). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat Kansloos kan worden aangemerkt, hetgeen zich zal kunnen voordoen indien bet verweer is gebaseerd op de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, de stelling en het gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder of de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

4.19. De hiervoor weergegeven uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat kwade trouw aan de zijde van Lisman niet is komen vast te staan. Het in de brief van 1 5 september 1 998 door de toenmalige raadsman van Lisman op de sommatie van 20 juli 1998 gevoerde verweer kan immers in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt, met name niet omdat daarin wordt ingegaan op de tot dan toe bestaande contractuele relatie met Mitsubishi. Desgevraagd heeft Mitsubishi ter comparitie in dit verband ook geen steekhoudende argumenten kunnen verschaffen die zulks anders zouden maken.

4.20. De onder 111 van het petitum gevorderde afdracht van genoten winst wordt derhalve afgewezen. Voor het overige zal de rechtbank, zoals hiervoor overwogen, de vordering onder III toewîjzen en verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 januari 2011, zaaknr. 271158, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures (met dank aan Wouter Pors , Bird & Bird). 

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Eindvonnis na tussenvonnis (bewijsopdracht, zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, IEF 8728).  Eiser Kwik Lok slaagt er niet in om inburgering van de woordmerk KWIK LOK aan te tonen in de Benelux en/of de EU:

Inburgering EU: 3. In het tussenarrest (rov. 31) is verder vermeld dat de betrokken kringen worden gevormd door producenten die zaksluitingen produceren, wederverkopers aan wie dergelijke zaksluitingen worden geleverd en al degenen die professioneel gebruik maken van zaksluitingen (ook andere producenten) in de voedingsbranche. (…)  Niet weersproken is dat een overgroot deel van de betrokken (professionele) kringen in de Europese Unie basiskennis van de Engelse taal heeft, hetgeen meebrengt dat het Gemeenschapswoordmerk onderscheidend vermogen mist binnen het grondgebied van de (gehele) Europese Unie en dat dit ook het geval is voor het Benelux-woordmerk binnen het grondgebied van de Benelux-landen. Derhalve moet de inburgering wat het Gemeenschapswoordmerk betreft worden bewezen voor alle lidstaten van de Gemeenschap/Europese Unie.

5. Uit het overzicht van verkochte zaksluitingen (…) blijkt dat Kwik Lok geen zaksluitingen heeft verkocht aan onder meer Portugal, Tsjechië, Roemenië en Estland, terwijl de gemiddelde jaarlijkse verkopen aan Hongarije en Litouwen gering zijn geweest. Ook uit de producties en al de overige stukken volgt niet dat in deze lidstaten intensief (en langdurig) gebruik is gemaakt van het teken KWIK LOK, zodat in ieder geval in dat deel de weigeringsgrond is blijven bestaan. Dit alles brengt mee dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie.

Inburgering Benelux: 6. (…) Uit het meergenoemde overzicht van verkochte zaksluitingen (…) volgt dat de gemiddelde jaarlijkse verkoop aan Belgische professionele afnemers, die is begonnen in 2002, gering is geweest, en dat geen verkoop in Luxemburg heeft plaatsgevonden. Het aantal in Nederland verkochte zaksluitingen is groot, maar dit is niet van doorslaggevende aard, nu zoals reeds in het tussenarrest is overwogen, gesteld noch gebleken is dat op de zaksluitingen zelf een van de woordmerken is aangebracht. Het had daarom voor de hand gelegen dat aanvullende producties ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins in het geding zouden zijn gebracht. Distributeur Van der Windt heeft weliswaar verklaard dat professionele partijen in de verpakkingsindustrie de aanduiding KWIK LOK zullen herkennen als merk, maar deze verklaring wordt niet ondersteund door ander bewijs. Verder is Kwik Lok er niet in geslaagd inzicht te geven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van (verpakkingen van) plastic zaksluitingen. Derhalve is de inburgering van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK niet aangetoond.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, KG ZA 10-1131, Achmea Holding N.V. & Interpolis Schade c.s. tegen Glashelder B.V. & Mobile Communications (Moco) B.V. (met dank aan Neeltje Beens en Nathalie van de Berg, Lawton advocaten).

Merkenrecht. Interpolis maakt op grond van haar woord- en beeldmerken ‘Interpolis. Glashelder’ bezwaar tegen het gebruik door gedaagden van het woord ‘Glashelder’ (voor glasvezeldiensten). Vorderingen afgewezen. Geen soortgelijke waren of diensten  Inburgering woordelement Glashelder als zelfstandig en onderscheidend merk is voorshands onvoldoende  aannemelijk gemaakt door marktonderzoek. Dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen het gehele merk "Interpolis, Glashelder" en het teken Glashelder van gedaagde is eveneens onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.10. Indien en voor zover Interpolis derhalve de door haar gestelde inbreuk op een merkrecht ex artikel 2.20 lid l sub c BVIE heeft gebaseerd op de omstandigheid dat 'Glashelder" als zelfstandig merk is ingeburgerd, zal deze vordering worden afgewezen, nu in weerwil van de daar Interpolis voorgestane conclusies die door haar aan de resultaten van het marktonderzoek verbonden worden en mede in aanmerking genomen de door Moco geuite kritiek op de onderzoeken, onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het element "Glashelder" als onderdeel van het woordmerk "Interpolis. Glashelder" zodanig bekend is bij het Nederlandse publiek dat "Glashelder" als zelfstandig en onderscheidend merk is ingeburgerd.

4.11. De omstandigheid dat Interpolis jarenlang kostbare en succesvolle rnarketingcampagnes heeft gevoerd ten einde het woordmerk en de slogan "Interpolis. Glashelder" te promoten, doet daar niet aan af. Immers zelfs als moet worden aangenomen dat “Interpolis. Glashelder”een hoge mate van bekendheid geniet (al dan niet als gevolg van de intensieve en kostbare marketingcampagnes van Interpolis), is daarmee nog niet aangetoond at deze mate van bekendheid zich eveneens uitstrekt tot het woord Glashelder (sec).

4.12. indien en voor zover Interpolis beoogd heeft aan te voeren dat haar bescherming op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE toekomt als gevolg van het gedeponeerde samengestelde woordmerk "Interpolis. Glashelder", heeft te gelden dat evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt, dat er door het gebruik van het teken "Glashelder" door Moco een verband wordt gelegd door het relevante publiek tussen het merk "Interpolis. Glashelder" en liet teken van Moco. (…)

4.14. Het teken "Glashelder" zoals dat door Moco wordt gebruikt en het merk "Interpolis. Glashelder", stemmen slechts voor wat betreft het -naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dominante- bestanddeel 'Glashelder" in enige mate overeen en dan hoofdzakelijk op het auditieve en in zekere mate op het conceptuele vlak. Visueel zijn er echter tevens in het oog springende verschillen, waarbij met name gewezen wordt op de door elkaar gevlochten glasvezelkabels, die voorafgaan aan het woord "Glashelder" in het teken van Moco. Voorts is in weerwil van hetgeen door Interpolis is aangevoerd, geen sprake van soortgelijke waren en diensten, waartoe wordt verwezen naar hetgeen in mv. 4.5 reeds is overwogen. Tot slot wordt overwogen dat door Interpolis onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken van Moco en het merk "Interpolis, Glashelder". Het door Interpolis verrichte marktonderzoek naar de associatie van het teken "Glashelder" van Moco met het merk 'Interpolis. Glashelder" overtuigt op dit punt onvoldoende van de juistheid van haar standpunt in deze.

Lees het vonnis hier.