Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2010, KG ZA 10-10-1121, G-Star International B.V. c.s. tegen H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (met dank aan Claudia Zeri, Howrey).

Merkenrecht. G-Star maakt op grond van haar woordmerken RAW bezwaar tegen het gebruik van de woorden "Raw beat experience" op een T-Shirt van H&M. Vorderingen toegewezen. "H&M heeft niet aannemelijk gemaakte dat de aanduiding "raw" voor kleding ook maar enigzins gangbaar is." Verwarring is voldoende aannemelijk gemaakt: merkinbreuk ‘sub b’. Pan-Europees verbod “omdat gedaagde niet heeft willen toezeggen dat zij de weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.” In citaten:

Onderscheidend vermogen: 4.6. Het ingeroepen merk heeft voor de waren kleding naar voorlopig oordeel al van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overgelegd een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou door circa 30% van de respondenten bij confrontatie met de tekens 'RAW' en gevraagd waaraan zij dachten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star) zijn genoemd.  H&M bestrijdt niet dat dit verslag een juiste weergave van het onderzoek is of dat de opzet van het onderzoek niet juist is. Wel bestrijdt zij dat het Gemeenschapsmerk een bekend merk is.

4.7. Voorshands kan in ieder geval mede op grond van dit onderzoek en nu H&M niets heeft aangereikt waaruit het tegendeel is af te leiden worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de tekens 'RAW' de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het Gemeenschapsmerk dus onderscheidend vermogen heeft. Voorts heeft H&M niet weersproken de stelling van G-Star dat zij in de laatste jaren een zeer aanzienlijke omzet heeft gehad van onder het Gemeenschapsmerk verkochte kleding in meerdere landen in de Gemeenschap. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat, zoals G-star stelt, het Gemeenschapsmerk is ingeburgerd.

4.8. De voorzieningenrechter acht vooralsnog evenmin overtuigend de stelling dat de tekens 'RAW' beschrijvend kunnen zijn voor kleding omdat volgens H&M kleding een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebben, zoals jeans met gaten. H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanduiding 'raw' voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor het Nederlandse woord 'ruig' is dit mogelijk anders, maar zelfs indien wordt aangenomen dat 'ruig' beschrijvend kan zijn voor kleding, dan geldt dat nog niet zonder meer ook voor het Engelse woord 'raw' waarvan ruig een van de vertalingen is. Bovendien staat beschrijvendheid van het merk niet in de weg aan de geldigheid indien het merk is ingeburgerd.

Sub a: 4.13. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet slechts de door H&M gebruikte tekens 'RAW' zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren maar dat hij daarin mede betrekt de tekens 'BEAT' en/of 'BEAT EXPERIENCE' en mogelijk de tussen de tekstelementen geplaatste afbeelding. De verschillen tussen deze tekens en het Gemeenschapsmerk zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat de vordering op die grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Sub b: 4.15. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Uit het door G-Star overgelegde Ivomar rapport (productie 23) van een uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat circa 30% van de ondervraagden na confrontatie met de tekens opgaven te menen dat het kledingstuk afkomstig is van G-Star. H&M heeft tegen dit onderzoek geen ander inhoudelijk bezwaar ingebracht dan dat slechts een afbeelding is getoond terwijl de gemiddelde consument de kleding zal passen en daarbij op een H&M logo zal stuiten. Dit argument overtuigt de voorzieningenrechter vooralsnog niet. Aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het publiek het stadium van passen niet zal bereiken omdat van koop wordt afgezien of omdat de kleding wordt gekocht zonder passen. Bovendien is de relevantie van het verwarringsgevaar niet beperkt tot het tijdstip waarop de consument aankoop overweegt.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat H&M door gebruik van de tekens als weergegeven onder 2.5 voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van G-star als bedoeld in artikel 9 lid I sub b GMVo. In de onderhavige procedure is het dus niet relevant of het Gemeenschapsmerk, zoals G-Star stelt en H&M betwist, een bekend merk is.

4.1 8. Het op te leggen verbod zal, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. G-Star heeft daarbij belang nu H&M desgevraagd niet heeft willen toezeggen dat zij de onder 2.5. weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.

Lees het vonnis hier. 

Perscommuniqué HvJ EU in de zaak LÓreal/EBay (zie hieronder, IEF 9275): “Advocaat-generaal Jääskinen is van oordeel dat eBay in het algemeen niet aansprakelijk is voor merkinbreuken die door de gebruikers van haar elektronische marktplaats worden gepleegd

In zijn conclusie van vandaag komt advocaat-generaal Jääskinen allereerst tot de bevinding dat testers en testflacons, waarop vaak de woorden „niet voor de verkoop bestemd” of „niet voor individuele verkoop” zijn aangebracht, die niet voor de consumentenverkoop zijn bestemd en gratis ter beschikking worden gesteld aan de door de merkhouder erkende wederverkopers, niet kunnen worden beschouwd als goederen die met toestemming van de merkhouder op de markt zijn gebracht. Het staat dus nog steeds aan de merkhouder om te beslissen of hij deze producten op de markt wil brengen en hij kan ook de verkoop van dergelijk producten verbieden.

Evenzo kan de merkbescherming ook worden ingeroepen wanneer op de elektronische marktplaats goederen te koop worden aangeboden die nog niet binnen de EER op de markt zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder voor zover het aanbod is gericht op klanten binnen EER-landen.

Ten aanzien van de gevolgen van het uit de doos halen van cosmetische producten die van een merk zijn voorzien, verklaart de advocaat-generaal dat het in het geval van luxecosmetica niet kan worden uitgesloten dat de buitenverpakking van het product onderdeel is van de toestand van het product vanwege het specifieke ontwerp ervan waarin het merk voorkomt. Volgens de heer Jääskinen mag de merkhouder zich in dergelijke gevallen tegen de verdere verhandeling van de onverpakte goederen verzetten aangezien het verwijderen van de verpakking afbreuk doet aan de functies van het merk om de herkomst en de kwaliteit van de goederen aan te geven, of de reputatie ervan schade berokkent.

Vervolgens analyseert de advocaat-generaal de rol van eBay bij de merkinbreuken. Hij is in dat verband van oordeel dat hoewel eBay niet zelf goederen van L‘Oréal op haar website verkoopt, zij niettemin een alternatieve bron voor de aankoop ervan verschaft die naast het distributienetwerk van de merkhouder bestaat. Door bijgevolg L‘Oréals merken te reserveren als zoekwoorden die klanten naar de internetmarktplaats leiden, gebruikt eBay deze merken met betrekking tot goederen die van deze tekens voorzien door L’Oréal in de handel worden gebracht.

Volgens de advocaat-generaal leidt het gebruik van de in geding zijnde merken als zoekwoorden er echter niet noodzakelijk toe dat de consument wordt misleid ten aanzien van de herkomst van de aangeboden goederen. Hij meent dat in gevallen waarin de reclame zelf niet misleidend is ten aanzien van het soort aanbieder dat de reclamemakende uitbater van een internetmarktplaats is, het niet waarschijnlijk is dat afbreuk wordt gedaan aan de functie van het merk om de herkomst van het product aan te geven.

De advocaat-generaal maakt ook duidelijk dat wanneer het gebruik waarover de merkhouder klaagt erin bestaat dat het teken op de website van een uitbater van een elektronische marktplaats zelf wordt getoond, en niet in een gesponsorde koppeling van een zoekmachine, dit niet kan worden beschouwd als gebruik van het merk met betrekking tot goederen door de uitbater van de marktplaats, maar door de gebruikers van de marktplaats. In dergelijke gevallen biedt de uitbater van de marktplaats zijn klanten immers enkel de mogelijkheid om tekens te gebruiken die identiek zijn aan merken, zonder dat hij deze tekens zelf gebruikt. De mogelijke nadelige gevolgen voor het merk als gevolg van het tonen van een lijst van goederen die onder merkbescherming vallen door de gebruikers van een elektronische marktplaats, kan dus krachtens het EU-merkenrecht niet aan de uitbater van de marktplaats worden toegeschreven.

Ten slotte bespreekt de advocaat-generaal de uitlegging die het Hof heeft gegeven in de zaak Google2, volgens welke een aanbieder van informatiediensten die op verzoek van zijn klant gegevens opslaat, slechts dan van aansprakelijkheid voor die gegevens bevrijd is wanneer hij neutraal blijft ten opzichte van de gegevens die gehost worden. Hoewel hij opmerkt dat eBay wellicht niet neutraal is in die zin, omdat zij haar klanten aanwijzingen geeft over hoe de advertenties moeten worden opgesteld en de inhoud van de lijsten controleert, is de heer Jääskinen niet van mening dat een dergelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van de lijsten van de klant zou moeten leiden tot het verlies van de bescherming die wordt geboden aan ondernemingen die door gebruikers geüploade gegevens opslaan. De advocaat-generaal wijst er niettemin op dat hoewel eBay in het algemeen is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor gegevens die door haar klanten op haar website worden opgeslagen, zij wel nog aansprakelijk blijft voor de inhoud van de data die zij in haar hoedanigheid van reclamemaker aan de exploitant van een zoekmachine meedeelt. De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt evenmin voor gevallen waarin de uitbater van de elektronische marktplaats van het inbreukmakende gebruik van een merk op de hoogte is gesteld, en dezelfde gebruiker de inbreuk voortzet of herhaalt. In dat laatste geval kan ook tegen de uitbater van de elektronische marktplaats een rechterlijk dwangbevel worden uitgevaardigd om de voortzetting of herhaling van de inbreuk te voorkomen."

Lees het volledige communiqué hier.

HvJ EU, 9 december 2010, conclusie A-G Jääskinen in zaak C-324/09, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie c.s. tegen eBay International AG c.s. (Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales).

Merkenrecht. Cosmeticamerken tegen eBay. AdWords. Parfumtesters. Een behoorlijke lijst suggesties voor antwoorden op een behoorlijk lijst vragen van het High Court.

Heel kort samengevat de vragen: Zijn parfumtesters "in de handel gebracht"? Heeft de merkhouder een "gegronde reden" om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van parfums en cosmetische middelen waarvan de dozen (of een andere buitenverpakking) zonder zijn toestemming zijn verwijderd? Is gebruik van een gesponsorde link (zoals een AdWord) "gebruik" van het teken als merk? Is bij gesponsorde links sprake van gebruik van het teken door de beheerder van de elektronische markt "voor" de inbreukmakende producten? Moet de merkhouder aantonen dat de advertentie noodzakelijkerwijs meebrengt dat de betrokken producten in het verkeer worden gebracht op het grondgebied waarop het merk bescherming geniet? Maakt het uit of het teken op de website van de beheerder van de elektronische markt zelf wordt vertoond, en niet in een gesponsorde link? In hoeverre kan de beheerder van de elektronische markt worden aangesproken op eventueel merkgebruik?

A-G Jääskinen stelt voor, Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar: “that the Court would reply as follows to the questions referred by the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

(1) Where perfume and cosmetic testers and dramming bottles which are not intended for sale to consumers are supplied without charge to the trade mark proprietor’s authorised distributors, such goods are not put on the market within the meaning of Article 7(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and Article 13(1) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

(2), (3) and (4) The trade mark proprietor is entitled to oppose further commercialisation of the unboxed products within the meaning of Article 7(2) of Directive 89/104 and Article 13(2) of Regulation No 40/94 where the outer packaging have been removed from perfumes and cosmetics without the consent of the trade mark proprietor if, as a result of the removal of the outer packaging, the products do not bear the information required by Article 6(1) of Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products, or if the removal of outer packaging can be considered as such as changing or impairing the condition of the goods or if the further commercialisation damages, or is likely to damage, the image of the goods and therefore the reputation of the trade mark. Under the circumstances of the main proceedings that effect is to be presumed unless the offer concerns a single item or few items offered by a seller clearly not acting in the course of trade.

(5) Where a trader operating an electronic marketplace purchases the use of a sign which is identical to a registered trade mark as a keyword from a search engine operator so that the sign is displayed to a user by the search engine in a sponsored link to the website of the operator of the electronic marketplace, the display of the sign in the sponsored link constitutes ‘use’ of the sign within the meaning of Article 5(1)(a) of Directive 89/104 and Article 9(1)(a) of Regulation No 40/94.

(6) Where clicking on the sponsored link referred to in point 5 above leads the user directly to advertisements or offers for sale of goods identical to those for which the trade mark is registered under the sign placed on the website by other parties, some of which infringe the trade mark and some which do not infringe the trade mark by virtue of the differing statuses of the respective goods, that fact constitutes use of the sign by the operator of the electronic marketplace ‘in relation to’ the infringing goods within the meaning of Article 5(1)(a) of Directive 89/104 and Article 9(1)(a) of Regulation No 40/94, but it does not have an adverse effect on the functions of the trade mark provided that a reasonable average consumer understands on the basis of information included in the sponsored link that the operator of the electronic marketplace stores in his system advertisements or offers for sale of third parties.

(7) Where the goods offered for sale on the electronic marketplace have not yet been put on the market within the EEA by or with the consent of the trade mark proprietor, it is none the less sufficient for the exclusive right conferred by the national or Community trade mark to apply to show that the advertisement is targeted at consumers within the territory covered by the trade mark.

(8) If the use complained of by the trade mark proprietor consists of the display of the sign on the website of the operator of the electronic marketplace itself rather than in a sponsored link on the website of a search engine operator, the sign is not used by the operator of the electronic marketplace ‘in relation to’ the infringing goods within the meaning of Article 5(1)(a) of Directive 89/104 and Article 9(1)(a) of Regulation No 40/94.

(9)(a) The use referred to in point 5 does not consist of or include ‘the storage of information provided by a recipient of the service’ by the electronic marketplace operator within the meaning of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, whereas the use referred to in point 6 may consist of or include such storage.

(9)(b) Where the use does not consist exclusively of activities falling within the scope of Article 14(1) of Directive 2000/31, but includes such activities, the operator of the electronic marketplace is exempted from liability to the extent that the use consists of such activities, but damages or other financial remedies may be granted pursuant to national law in respect of such use to the extent that it is not exempted from liability.

(9)(c) There is ‘actual knowledge’ of illegal activity or information or ‘awareness’ of facts or circumstances within the meaning of Article 14(1) of Directive 2000/31 where the operator of the electronic marketplace has knowledge that goods have been advertised, offered for sale and sold on its website in infringement of a registered trade mark, and that infringements of that registered trade mark are likely to continue regarding the same or similar goods by the same user of the website.

(10) Where the services of an intermediary such as an operator of a website have been used by a third party to infringe a registered trade mark, Article 11 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights requires Member States to ensure that the trade mark proprietor can obtain an effective, dissuasive and proportionate injunction against the intermediary to prevent continuation or repetition of that infringement by that third party. The conditions and procedures relating to such injunctions are defined in national law.

Lees de conclusie hier. Nederlandse vertaling prejudiciële vragen hier. Persbericht HvJ EU hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 december 2010, KG ZA 10-1207, X. & Playseats B.V. tegen Y. en Playseats Deutschland GmbH c.s.

Merkenrecht. Haags vervolg na Zutphense verwijzing wegens onbevoegdheid m.b.t. Gemeenschapsmerken (Vzr. Rb. 29 september 2010, IEF 9251). Eiser X., houder van enkele Gemeenschapsmerken m.b.t. de aanduiding PLAYSEATS (stoelen voor racegames), stelt dat gedaagde Y inbreuk maakt op de Playseat-merken, maar ziet zijn vorderingen afgewezen: geen inbreuk in Nederland, nu er ofwel geen sprake is van aanbod in Nederland, althans geen vinger in gehad, ofwel geen gerichtheid op Nederland is bij het aanbieden middels internet.

4.8. Conrad Electronic Benelux B.V. (Conrad) heeft op haar genoemde website onder de aanduiding "Playseat race-star evolution GT" een simulatiestoel van het merk Race Star aangeboden. (…) Dat Y c.s. daar zodanig de vinger in zou hebben gehad, dat zulks neerkomt op aanbieden in Nederland door of vanwege Y c.s. of een dreigement om dat te gaan doen, is geenszins aannemelijk gemaakt in kort geding. Terecht voert Y c.s. dan ook het verweer dat uit de stellingen van X c.s. niet volgt dat GGP op de Nederlandse markt aanbiedt of zou hebben aangeboden of dat dreigt te doen. Dit kan derhalve geen merkinbreuk door GGP in Nederland opleveren, zodat deze grondslag faalt.

4.9. De tweede grondslag is het aanbieden door Y c.s. middels eBay.nl. Y c.s. weerspreekt ook hier naar voorlopig oordeel terecht dat sprake is van voldoende gerichtheid op Nederland. De betreffende webshop van Y en Playseat GmbH is opgezet in het Duits voor Duitsland en door de uitbater van eBay gekoppeld, zodat deze Duitse webwinkel met zekere Nederlandse standaardteksten opduikt op eBay.nl. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse (bijvoorbeeld, zoals in het onderhavige geval: Duitse) versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. Dit is naar voorlopig oordeel namelijk op een lijn te stellen met de omstandigheid dat buitenlandse websites vanuit Nederland ook bereikbaar zijn, maar daarmee is naar vaste rechtspraak nog geen sprake van gerichtheid op Nederland in de thans aan de orde zijnde zin.

4.10. De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website www.racestar. de betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website (die overigens thans niet meer wordt gevoerd door Y C.S.),d ie aangeklikt kan worden en vervolgens zorgt voor een (rudimentaire) zogenoemde machinevertaling in (onder meer) het Nederlands. Ook dat is naar voorlopig oordeel niet genoegzaam om van gerichtheid op Nederland te kunnen spreken - zo op deze forum-achtige website überhaupt al sprake zou zijn van aanbieden, wat X c.s. wel stelt, maar Y c.s. bestrijdt. Daarnaast betreft het gestelde aanbod hier opnieuw simulatiestoelen van het merk Race Star en worden daarbij Gemeenschapswoord/ beeldmerken van X gebruikt, die hij nu juist, zoals hiervoor in 4.5 is overwogen, niet aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Voor zover het zelfde wordt aangevoerd met betrekking tot de site www.play-seats.com is onvoldoende steekhoudend weersproken dat dit geen online winkel betreft.

4.1.1. Bij deze stand van zaken wordt niet toegekomen aan een inhoudelijk voorlopig oordeel over de geldigheid van het ingeroepen PLAYSEAT Gemeenschapsmerk (beschrijvend, gebrek aan onderscheidend vermogen), waar een goed deel van het partijdebat in tweede termijn over is gegaan. Nu voorshands hoe dan ook geen sprake is van merkinbreuk op het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEAT in Nederland, indien veronderstellendenwijs zou worden uitgegaan van de geldigheid van dit enige ingeroepen merk, kan geen verbod op die grondslag worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 25 augustus 2010, LJN: BO6307, Eiseres tegen Laser Aesthetic c.s.

Merkenrecht. laseroperatiemerken. Eindvonnis m.b.t. schadeberekening en winstafdracht na inbreuk door gedaagden op de merken EPILASE en FACELASE. Eiseres, merkhoudster, heeft onvoldoende onderbouwd dat zij schade heeft gelden doordat zij door de inbreuk verhinderd is de merknamen exclusief te ‘vermarketen’ en dat zij daardoor de winst mist die zij normaal gesproken als gevolg van de goodwill van de merken had kunnen maken. Het niet gehoor geven aan sommatie leidt tot kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE (winstafdracht).

Het begrip “omzetverhogend effect” zal ongetwijfeld nog vaker gaan opduiken in de rechtspraak. Aangezien de laseroperaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door gedaagde Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst ook zou zijn gegenereerd, wordt de vordering tot winstafdracht weliswaar toegewezen, maar beperkt de rechtbank deze tot “de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen.”

Schadevergoeding: 2.3.  (…) Derhalve kan en mag verwacht worden van [eiseres in conventie] dat zij aan de hand haar eigen financiële gegevens onderbouwt welke schade zij – na beëindiging van die samenwerking – heeft geleden als gevolg van het feit dat zij deze merknamen niet langer kon ‘vermarketen’. (…) Ook heeft [eiseres in conventie] geen feiten gesteld aan de hand waarvan kan worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het gebruik van de onderhavige merknamen door Laser Aesthetic c.s. na beëindiging van de samenwerking en het niet langer kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door [eiseres in conventie], althans Body Aesthetic B.V. (…) Nu [eiseres in conventie] geen feiten en omstandigheden heeft gesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke vergoeding zij ontving voor het gebruik van de merknamen (door Body Aesthetic B.V.), moet de conclusie zijn dat [eiseres in conventie] niet heeft voldaan aan haar stelplicht waar het gaat om de omvang van de door haarzelf geleden schade. (…)

Winstafdracht: 2.4.  [eiseres in conventie] vordert tevens winstafdracht door Laser Aesthetic c.s. Voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE).  (…) De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnis reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s. bij faxbericht van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om het gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldaan aan het vereiste van kwade trouw.(…)

2.5.  Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eiseres in conventie] aanspraak kan maken op winstafdracht, doch voeren aan dat [eiseres in conventie] eraan voorbij gaat dat de door Laser Aesthetic c.s. gegenereerde winst vooral ziet op het uitvoeren van de operatie en dat die operatie als zodanig niet is beschermd.(…) De vraag die moet worden beantwoord is of het begrip diensten zich in het onderhavige geval uitstrekt over de uitgevoerde operatie. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Het staat vast dat Laser Aesthetic zelf steeds haar diensten aan de klanten aanbood en verrichtte onder de merknaam “Epilase” respectievelijk “Facelase”, welke diensten werden omschreven als: het ontharen met een laser respectievelijk het verwijderen/verzachten van huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehanteerde advertenties overgelegd als productie E.25). Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden moet worden dat deze operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegenereerd. Voor het onderhavige geval betekent dit, dat de vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Inzage in de financiële gegevens: 2.6.  (…) [eiseres in conventie] heeft een beroep gedaan op artikel 2.21 BVIE en artikel 843a Rv. Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, LJN: BO6101, Sioux GmbH tegen gedaagde.  

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak. SIOUX tegen SYOU (schoenen). Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Geen auditieve overeenstemming, nu vrijwel niemand nog weet wat de 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' (“alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen.”). Geen bekend merk. De visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

4.5   De Sioux zijn een indianenstam en als verwijzing daarnaar moet dat woord worden uitgesproken als 'soe'. Hoewel een deel van het in aanmerking komende publiek met de begripsmatige betekenis van het woord Sioux als indianenstam bekend zal zijn, mag ervan uit worden gegaan dat de 'juiste', voor Nederlands- en Franstaligen vreemd aandoende, uitspraak van dat woord 'soe' alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen. Dergelijke verhalen zijn echter al decennia lang onder de jeugd (veel) minder populair dan zij ooit waren. In dit licht is niet aannemelijk dat meer dan een te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek die 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' kent. Dit brengt met zich dat er geen reden is om aan te nemen dat in het Nederlands de 'X' niet zou worden uitgesproken, terwijl in het Frans de 'X' aan het einde van woord wegvalt. Door het Nederlandstalige publiek zal het merk SIOUX dan ook doorgaans worden uitgesproken als 'sie-joeks' of 'sie-jauks', door het Franstalige publiek als sie-joe, in aanmerking nemende dat in het Frans de 'ou' pleegt te worden uitgesproken als 'oe'.

Om deze reden zal het merk SYOU van [geïntimeerde] in het Franse taalgebied worden uitgesproken als 'shjoe', en niet als 'shjau'. In het Nederlandstalige deel van de Benelux is dit eveneens het geval omdat SYOU het daarin onmiddellijk herkenbare en veelgebruikte Engelse woord 'you' bevat dat wordt uitgesproken als 'joe'. Kortom: in het Nederlandstalige deel van de Benelux bestaat er slechts een geringe auditieve overeenstemming ('sie-joeks' / 'sie-jauks' versus 'shjoe') tussen beide merken, in het Franstalige deel van de Benelux is, zoals het bureau heeft overwogen, sprake van een grotere auditieve overeenstemming ('sie-joe' versus 'shjoe').

4.6  Het woord Syou betekent als zodanig niets. Echter, auditief zal het (Nederlandse en Franstalige) publiek niet of nauwelijks verschil kunnen ontwaren tussen het woord SYOU ('shjoe') en het bij dat publiek zeer bekende Engelse woord 'shoe', dat de vaste en helder omlijnde betekenis heeft van 'schoen' / 'chaussure'. Die betekenis zal het Franstalige publiek niet leggen in 'sie-joe' en het Nederlandstalige publiek niet in 'sie-joeks'/'sie-jauks' (zoals SIOUX wordt uitgesproken). In begripsmatig opzicht bestaat voor het Benelux publiek dat de merken auditief waarneemt dus een zodanig groot verschil tussen de merken dat de auditieve overeenstemming daartussen (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Voorts zal een deel van het in aanmerking komende publiek met de betekenis van het woord SIOUX (een indianenstam) bekend zijn - ook als zij de juiste uitspraak niet kennen - waarbij het hof opmerkt dat het oudere merk Sioux op de markt dikwijls daadwerkelijk in verband wordt gebracht met indianen, zo blijkt onder meer uit de illustraties bij de Sioux-schoenen en de omschrijvingen daarvan (overgelegd als bijlagen 3 en 4 bij de door beide partijen overgelegde reaktie van Ten Theije in de oppositie bij het Benelux Bureau en als productie 10). Ook in dit opzicht is sprake van een begripsmatig verschil, waardoor compensatie van de onder 4.5 genoemde auditieve en de (zeer beperkte) visuele overeenstemming plaatsvindt.

(…)

4.8   Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de voormelde visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, zaaknr. 200.007.127/01, Falcon International C.V. c.s. tegen BBIE & Falke KG (met dank aan Silvie Wertwijn, Vondst & Remco de Rantz, De Ranitz Advocatuur).

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak, woordmerk FALKE tegen beeldmerk FALCON, beiden voor kleding. Het hof handhaaft de oppositie. Marktonderzoek verworpen, reëel verwarringsgevaar, geen misbruik van recht.

Marktonderzoek: 12. (…) In het bijzonder is sprake van "leidende vragen" en is het onderzoek niet representatief voor situaties waarin zich normaliter in de markt verwarringsgevaar zou kunnen voordoen. Het gaat om een online onderzoek, waarbij de respondenten achtereenvolgens de onderhavige merken krijgen voorgelegd en daarover diverse vragen moeten beantwoorden (Waar denkt u aan als u dit merk ziet?, Aan wat voor soort producten denkt u als u dit merk ziet? , Komt dit merk u bekend voor? Doet dit merk u aan een ander merk denken?), waarna een kledingstuk met het FALCON-merk naast een kledingstuk met het FALKE-merk wordt getoond en wordt gevraagd: "Stel dat u in de winkel bent waar u normaal gesproken uw sportkleding/outdoorkleding zou kopen en u treft deze kledingstukken aan. Is u dan duidelijk van welk kledingstuk van welk merk is? " Top Brands heeft nog gesteld dat de respondenten slechts over een van de merken vragen kregen voorgelegd. In het rapport is echter uitdrukkelijk vermeld - zoals door Top Brands tijdens de mondelinge behandeling ook is erkend - dat er "is gekozen voor een vragenlijst waarbij de ene helft eerst Falcon te zien krijgt en de andere helft Falke.( ...) Vervolgens is het tweede merk voorgelegd en tenslotte zijn beide merken tegelijkertijd getoond" Dit onderzoek is naar het oordeel van het hof niet representatief voor de situatie waarin consumenten in de markt met een (één) merk worden geconfronteerd, terwijl er van andere merken slechts een (onbewust) herinneringsbeeld bestaat. Uit de resultaten naar aanleiding van de vragen kunnen dan ook geen relevante conclusies getrokken worden over mogelijk verwarringsgevaar in de situatie waarmee het publiek normaliter in de markt met een merk wordt geconfronteerd. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat 92% van de respondenten op de hiervoor aangehaalde vraag "ja dat is mij duidelijk” antwoordt.

Verwarring: 13. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. (…) Naar het oordeel van het hof is bij aankoop van kleding - anders dan bij aanknop van auto's waarvan in de zaak Picasso/Picaro (…) sprake was - geen sprake van een bijzonder grote mate van oplettendheid. Wel is sprake van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar het is niet eenzodanig hoog niveau dat daardoor in dit geval gen verwarringsgevaar zou zijn te duchten.

Andere merkenautoriteiten: 14. Aan het bovenstaande kan (onvoldoende) afdoen dat de Spaanse en de UK merkenautoriteit van oordeel waren dat er geen sprake was van relevant overeenstemming en verwarringsgsgevaar met andere merken, nu het hof niet gebonden is aan die oordelen en de onderhavige zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. (…)

Misbruik van recht: 14. Ten slotte heeft Top Brands nog gesteld dat Falke misbruik van recht maakt door deze oppositie in te stellen. Zij stelt daartoe dat zij, althans Falcon rechthebbende is op in 1971, 1990, 2003,2004 en 2005 gedeponeerde FALCON-merken, dat die merken bekend zijn, dat daaruit genoegzaam blijkt dat verzoeksters langer dan vijfjaar op rechtsgeldige wijze gebruik maken van het merk FALCON, dat Falke dat gebruik gedoogd heeft en dat het slechts gaat om restyling van haar merk(en), zodat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. In het midden latend of er onder (zeer) bijzondere omstandigheden reden zou kunnen zijn voor een beroep op misbruik van recht in een oppositieprocedure, is het hof van oordeel dat daarvoor in dit geval in ieder geval onvoldoende mond is. (…) Gelet op voormelde stelling van Top Brands in haar verzoekschrift en de omstandigheid dat Top Brands eerder gebruik niet heeft onderbouwd, gaat het hof uit van relevant gebruik sedert 1997 of 2005. (…) Verder heeft Falke betwist dat zij het gebruik van de FALCON merken gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en gesteld dat het voor haar nog mogelijk is een verbod van het gebruik van deze merken te vorderen. Dat de merken meer dan vijfjaar geleden zijn gedeponeerd betekent nog niet dat zij ook vanaf de datum van depot zijn gebruikt en dat derden daarvan op de hoogte zijn. Top Brands heeft ten slotte de stelling van Falke dat op het onderhavige Benelux-depot een internationale inschrijving is gebaseerd, die ook voor andere landen gelding heeft en die vervalt als de oppositie wordt toegewezen, erkend. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. 

15. Gelet op het bovenstaande, is het hof van oordeel dat de bezwaren van Top Brands tegen de beslissing van het Bureau falen en de oppositie terecht is toegewezen. 

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 29 september 2010, S. & Playseats B.V. tegen K. & Playseats Deutschland GmbH c.s. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk ‘Playseat(s)’(stoelen ten behoeve van computer simulatie spellen’). Onbevoegdheid rechtbank Zutphen m.b.t. Gemeenschapsmerk, doorverwijzing gehele procedure (ook m.b.t. het handelsnaamrecht en de proceskosten ) naar rechtbank ’s-Gravenhage.

4.4. (…) S. c.s. heeft verzocht om een gebruiksverbod binnen de Europese Unie. Gelet hierop en mede nu het een vordering betreft die deels ziet op het Gemeenschapsmerk, acht de voorzieningenrechter zich niet bevoegd van de vordering inzake het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking de grensoverschrijdende belangen van partijen op grond waarvan minimaal een verbod voor de Europese Unie zinvol wordt geacht. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding de zaak te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

4.5. Wat betreft de overige onderdelen van de vordering van S. c.s. die zien op de handelsnaam Playseats in de bedrijfsnamen en in diverse domeinnamen acht de voorzieningenrechter zich in beginsel wel . Echter, de feitelijke en juridische geschilpunten vertonen een zodanige samenhang met de vordering inzake het Gemeenschapsmerk dat consistentie van de beoordeling en uitspraak wenselijk is. Dubbel werk en (innerlijke) tegenstrijdige beslissingen moeten worden voorkomen. (…)

4.6. Omdat de procedure in zijn geheel wordt doorverwezen kan de voorzieningenrechter thans geen oordeel geven omtrent de proceskosten. Derhalve wordt het ook aan de rechtbank ’s-Gravenhage overgelaten deze kosten in haar beoordeling te betrekken.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1319, Cepia LLC c.s. tegen Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Aangenomen inbreuk door groothandelaar middels de verhandeling van Counterfeit Zhu Zhu Pet Hamsters. Verstekvonnis inclusief dagvaarding; gedaagde Sigma is ‘behoorlijk opgeroepen’, maar niet verschenen. (Neven)vorderingen grotendeels toegewezen, inclusief de 1019h proceskostenveroordeling, nu gedaagde ‘door betekening van een staat van kosten tijdig is geïnformeerd.’

3.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering –op de wijze als hierna vermeld– worden toegewezen.

3.4. Sigma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In deze zaak, welke tot inzet heeft de handhaving van IE rechten in de zin van artikel 1019 Rv, zijn deze te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan. Het gevorderde bedrag van € 13.392,08 excl BTW zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 november 2010, KG ZA 10-1162, Duinbergen B.V. tegen Nike Retail B.V. c.s.

Merkenrecht. Kleding met woorden die geen merken zijn. Eiseres, houdster van het merk MEES voor kleding, maakt bezwaar tegen het gebruik van het MÉS op Nike kleding. Nike gebruikt Més in het kader van een project met de VN en FC Barcelona: Més que un club (Catalaans voor: 'meer dan een club'). Een eerdere oppositie tegen het Gemeenschapsmerk van Nike werd in het voordeel van eiseres beslist (beroep loopt nog), maar de rechtbank oordeelt voorshands dat van verwarring in dit geval eigenlijk geen sprake is. De omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt, maken dat het voor het publiek namelijk wèl duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike.

4.5. Nike heeft niet bestreden dat de waren waarvoor zij het MÉS-teken gebruikt dezelfde zijn als de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk MEES is ingeschreven en dat dit Gemeenschapsmerk inherent onderscheidend vermogen heeft. Hoewel merk en teken niet in hoge mate overeenstemmen en gesteld noch gebleken is dat het onderscheidend vermogen van het MEES-merk is versterkt door het gebruik ervan (integendeel, niet in geschil is dat het MEES-merk maar zeer beperkt is gebruikt), zou een combinatie van deze omstandigheden in het algemeen voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Het is dan ook begrijpelijk dat het BHIM, dat in de oppositieprocedure tegen de inschrijving van het MÉS-teken als merk zijn oordeel alleen op deze omstandigheden heeft kunnen baseren, tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

4.6. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in deze inbreukzaak dient echter met meer omstandigheden rekening te worden gehouden, te weten ook met de omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt. In deze zaak is in dat verband met name van belang dat Nike het MÉS-teken gebruikt in combinatie met haar zeer bekende swoosh-merk en met informatie over het Project. In het licht daarvan, en mede gelet op de onbekendheid van het MEES-merk en het ontbreken van een hoge mate van overeenstemming, moet voorshands worden aangenomen dat het de gemiddelde consument duidelijk zal zijn dat de kleding afkomstig is van Nike en dat het MÉS-teken niet verwijst naar Duinbergen, maar naar het Project. Dit zal hierna nader worden toegelicht.  

4.7. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de kleding met het MÉS-teken afkomstig is van Nike. Vast staat namelijk dat op die producten labels zijn aangebracht waarop het swoosh-beeldmerk van Nike staat. Duinbergen heeft niet bestreden dat dit beeldmerk van Nike zeer bekend is. Het betoog van Duinbergen dat het label met het merk van Nike niet zal worden opgemerkt door het publiek, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het label is immers aangebracht op de voorzijde van de kleding en in de nek van de kleding. Bovendien staat als onweersproken vast dat de kleding uitsluitend verkrijgbaar is in speciale Nike winkels, waarin enkel producten van Nike worden verkocht.

4.9. Ook na verkoop blijft duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike. De labels met daarop het bekende swoosh-beeldmerk van Nike, blijven immers bevestigd op de kleding. MÉS-teken verwijst naar Project

4.10. Vast staat dat Nike het MÉS-teken op de kleding heeft aangebracht als verwijzing naar het Project. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument het teken ook zo zal opvatten. Nike heeft namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij het MÉS-teken altijd gebruikt in combinatie met de volledige naam van het Project, te weten MÉS QUE UN CLUB. (…)

Lees het vonnis hier.