Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank van Koophandel Brussel, beschikking van 8 april 2010, N.V. Carrefour Belgium tegen Converse Inc. (met dank aan Hein-Piet van Boxel, Novagraaf)

Merkenrecht. Auteursrecht. Parallelimport. België. Opheffing beslag bij Carrefour op gesteld inbreukmakende All Star sportschoenen. “Dat de door Converse aangevoerde aanwijzingen gedeeltelijk onjuist waren, gedeeltelijk te weinig betrouwbaar om een beslag tot namaak toe te staan.”

“Dat hieruit moet besloten worden dat de uitspraakdoende Voorzitter misleid werd;

Dat dit twijfels doet rijzen aangaande de ingeroepen namaak die gehandhaafd wordt betreffende de twee overblijvende types van schoenen; dat deze twijfel versterkt wordt door de verklaring van de deskundige dat haar geen enkel stuk werd voorgelegd met betrekking tot de testen van Converse op namaak en de beweerde resultaten van die testen; dat zij hieraan toevoegt dat voor zover zij dit met het blote oog kan uitmaken de beweerd nagemaakte schoenen identiek zijn aan de schoenen die beweerdelijk origineel zijn;

Dat hieruit dient besloten te worden dat de door Converse aangevoerde aanwijzingen gedeeltelijk onjuist waren, gedeeltelijk te weinig betrouwbaar om een beslag tot namaak toe te staan;

Overwegende dat volledigheidshalve dient te worden vastgesteld dat het verloop der expertise heeft aangetoond dat de drijfveer van Converse blijkbaar het blootleggen van een mogelijke illegale parallelimport was;

Dat het ons in het kader van een derdenverzet tegen een beschikking waarin geen sprake was van een dergelijke parallelimport niet behoort hierover een uitspraak te doen vermits het verzoek dit niet viseerde.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 april 2010, KG ZA 10-371, Kortjacht B.V. tegen Dulon c.s.

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Producent van ‘de Radboudlijn’(watersport-schoonmaakmiddelen) stelt exploitatie te hebben overgedragen, nieuwe exploitant zegt distributieovereenkomst met eiser Kortjacht op, gesteld nieuwe distributeur deponeert woordmerk Radboud. 

Naar oordeel van de voorzieningenrechter is de distributieovereenkomst echter niet opgezegd en is bovendien het depot van het Radboud-beeldmerk op naam van distributeur Kortjacht niet ter kwader trouw verricht. Kortjacht kan als merkhoudster optreden tegen later woordmerk Radboud van nieuw aangewezen distributeur. In citaten:

Overeenkomst: 4.7. Naar voorlopig oordeel is een enkel stilzitten [door Kortjacht] na mededeling van contractsovername onvoldoende om de overname geldig te doen zijn. In dit geval komt daarbij dat Kortjacht niet heeft stil gezeten. (…) 4.8. Bij die stand van zaken is naar voorlopig oordeel geen sprake van een contractsovername. Dulon heeft de overeenkomst niet opgezegd. Dit betekent dat de verplichtingen uit hoofde van de distributieovereenkomst nog steeds liggen bij Dulon.

Merkenrecht: 4.14. Naar voorlopig oordeel is niet waarschijnlijk dat een vernietiging zal volgen. Tot 1 maart 2010 was er ook geen sprake was van een Radboud merk, althans niet voor waren in klasse 3. In de jaren daarvoor heeft Kortjacht exclusief waren onder het teken Radboud verhandeld. Deze waren werden op bestelling van Kortjacht door Dulon vervaardigd en met instemming van Kortjacht door Dulon van het Radboud teken voorzien. Het teken Radboud is door Kortjacht of Dulon niet gebruikt als handelsnaam, dat wil zeggen de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het teken Radboud heeft zich door het jarenlange exclusieve gebruik door Kortjacht en de daaraan verbonden promotie en reclame inspanningen een plaats op de markt verworven. Het heeft daardoor voor Kortjacht een waarde gekregen die rechtvaardigt dat deze wordt veilig gesteld door inschrijving als merk. Een en ander heeft ook tal van jaren plaatsgevonden met instemming van Dulon. Dulon en Kortjacht waren immers, in de persoon van De Weerdt als gemeenschappelijke eigenaar, met elkaar verbonden.

4.15. Kortjacht kan zich dan ook als merkhoudster beroepen op haar uitsluitend recht op het merk Radboud en iedere derde die niet zijn toestemming heeft het gebruik van een teken dat gelijk is aan haar merk en gebruikt wordt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven verbieden.

4.16. Hieraan wordt niet afgedaan door het latere depot door NDC van het woordmerk Radboud. Dit woordmerk Radboud stemt overeen met het beeldmerk Radboud en is gedeponeerd voor dezelfde waren in klasse 3. Het woordmerk is nog niet ingeschreven. Bij die stand van zaken en gegeven hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot de geldigheid van het beeldmerk Radboud is niet aannemelijk dat het woordmerk Radboud een in te stellen oppositie zal overleven.

4.17. Door Dulon is het teken Radboud niet zonder toestemming van Kortjacht gebruikt. Voorzover het onder C.1 gevorderde ziet op Dulon zal dit worden afgewezen. NDC heeft zonder toestemming van Kortjacht waren in klasse 3 geproduceerd en daarop het merk Radboud aangebracht. Lazilas brengt deze waren in het verkeer. Het gevorderde onder C.1 zal derhalve worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. Een dwangsom zal worden bepaald.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 14 april 2010, HA ZA 06-3100, Cruijff c.s. tegen Tirion Uitgevers  en Guus de Jong (met dank aan Kitty van Boven, i-ee).

Portretrecht. Merkenrecht. Uitgebreid vonnis, met voetnoten naar relevante literatuur en rechtspraak, over vrijwel alle aspecten van het portretrecht. Johan Cruijff kan zich niet met een beroep op zijn portret- en/of merkenrecht verzetten tegen de publicatie van een beeldbiografie over Cruijff in de periode dat hij bij Ajax voetbalde.

Geen ‘zelfbeschikkingsrecht’ geportretteerde. “De zaak Reklos laat daarom, evenals de zaak Caroline van Hannover, naar het oordeel van de rechtbank onverlet dat ook indien "the right to the protection of one's image" in het concrete geval leidt tot het oordeel dat sprake is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, een nadere belangenafweging moet plaatsvinden.”

Verzilverbare populariteit wijkt i.c. voor de vrijheid van meningsuiting, c.q. de ‘bij het publiek bestaande behoefte aan voorlichting over een publiek persoon’. Geen merkinbreuk, geldige reden: “Zij moet het onderwerp van het boek kunnen benoemen.” Enkele passages:

4.5. Het portretrecht verleent de geportretteerde derhalve geen absoluut recht "am eigenen bild”. Dit recht kan naar her oordeel van de rechtbank ook niet worden afgeleid uit de door Cruijff c.s. genoemde uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) in de zaken Reklos en Caroline van Hanover. De meeste aanknopingspunten voor de stelling van Cruijff C.S. zijn te vinden in de zaak Reklos. In die zaak overweegt het EHRM als volgt:

A person's image constitutes one of the chief attributes of his personality, as it reveals the person's unique characteristics and distinguishes the person from his or her peers. The right to he protection of one's image is thus one of the essential components of personal development and presupposes the right to control the use of that image. (. . .) in most cases the right to control such use involves the possibility for an individual to refuse publication of his or her image, it also covers the individual's right to object to the recording. (...) and the reproduction of that image by another person.

4.6. De hiervoor geciteerde overweging van het EHRM is opgenomen onder het kopje "General principles". Dit houdt naar het oordeel van de rechtbank niet in dat aan het uitgangspunt dat "the right to the protection of one's images (. . .) presupposes the right to control the use of that image" een (te) ruime strekking moet worden toegekend. De rechtbank wijst in dit verband op de concrete toepassing van dit uitgangspunt door het EHRM. Het EHRM volstaat niet met de conclusie dat, omdat er geen toestemming is gevraagd de foto's te maken, sprake is van een schending van het recht op privacy. Alvorens tot dat oordeel te kunnen komen, dienen de relevante omstandigheden van het geval bij de beoordeling te worden betrokken. In de zaak Reklos waren dat met name de omstandigheid dat zonder voorafgaande toestemming en met achterhouding van de negatieven, foto's van een baby waren genomen in een besloten ruimte welke alleen voor medisch personeel toegankelijk was. Dit geheel van feiten en omstandigheden leidde tot het oordeel dat het recht op privacy was geschonden. Bovendien biedt de zaak Reklos geen aanknopingspunten voor het antwoord op de vraag hoe te handelen in het geval sprake is van een botsing tussen artikel 8 en artikel 10 EVRM. Het Hof oordeelt met betrekking tot beeltenissen weliswaar in algemene zin dat "the right to control the use of that image (. . .) in most cases (curs. rb.) (. . .) involves the possibility for an individual to refuse publication of his or her image" maar het Hof komt tot dit oordeel in een casus waarin artikel 10 EVRM niet speelt. Artikel 8 EVRM vormt in de zaak Reklos het toetsingskader. Een nadere belangenafweging was niet aan de orde. De zaak Reklos laat daarom, evenals de zaak Caroline van Hannover, naar het oordeel van de rechtbank onverlet dat ook indien "the right to the protection of one's image" in het concrete geval leidt tot het oordeel dat sprake is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, een nadere belangenafweging moet plaatsvinden, alvorens tot het oordeel te kunnen komen dat de geportretteerde zich tegen publicatie kan verzetten.

(…)

4.1 1. Het beroep op het Discodanser-arrest gaat niet op. Aan die uitspraak ligt immers de gedachte ten grondslag dat bij de opname van een portret in een reclame voor een product of dienst de geportretteerde door het publiek geassocieerd zal worden met het product of de dienst. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Niet in geschil is dat het boek een beeldbiografie is over "de Amsterdamse gloriejaren" van Cruijff. Bij de opname van portretten van Cruijff in een beeldbiografie over Cruijff, zal het publiek op grond van die portretten niet menen dat Cruijff heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het boek. Alle foto's zijn in het kader van de vrije nieuwsgaring gemaakt tijdens de periode dat Cruijff nog actief was als voetballer en betreffen publiekelijke optredens van Cruijff als voetballer. Hij heef niet speciaal voor de foto's geposeerd. Het publiek zal Cruijff niet met het boek associëren op de wijze als bedoeld in het Discodanser-arrest, maar zal menen dat het boek over Cruijff gaat. Partijen zijn het eens dat de portretten niet in een onwenselijk associërende of diskwalificerende context worden geplaatst. Cruijff heeft (in afwijking daarvan) ter zitting nog wel gesteld dat op de achterzijde een foto van hem met een sigaret en een mogelijk alcoholisch drankje is opgenomen en dat hij daarmee niet (langer) in verband wil worden gebracht, maar dit legt onvoldoende gewicht in de schaal. Mede gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat Cruijff een publiek figuur is, behoeft in het onderhavige geval, vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, niet in een ruime bescherming (als in het Discodanser-arrest) te worden voorzien. Van een redelijk belang is naar het oordeel van de rechtbank in zoverre geen sprake.

(…)

4.15. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is het redelijk belang van Cruijff zijn verzilverbare populariteit. Zoals overwogen onder 4.2. is ook indien sprake is van een redelijk belang een nadere belangenafweging nodig om te kunnen oordelen of de publicatie achteraf bezien onrechtmatig is. Hierbij is van belang dat Tirion zich kan beroepen op artikel 10 EVRM. Het redelijk belang van Cruijff brengt immcrs een beperking met zich van het recht van Tirion om vrijelijk inlichtingen te verstrekken. Cruijff is een publiek figuur die (mede gelet op zijn sportprestaties uit het verleden) voortdurend in de belangstelling staat. Ben beeldbiografie is een adequaat middel om het publiek over een specifiek deel van de sportieve periode van Cruijff voor te lichten en het jongere publiek een tijdsbeeld te schetsen. Gelet op het tweede lid van artikel 10 EVRM is een beperking van artikel 10 EVRM slechts toegestaan als de beperking is voorzien bij wet, sprake is van één van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde belangen en de beperking nodig is ter bescherming van dat belang in een democratische samenleving. Omdat de beperking bij wet is voorzien (artikel 21 Aw) en het erkende commerciële belang van Cruijff is te brengen onder 'de rechten van anderen'. gaat het erom of de beperking nodig is ter bescherming van dat belang in een democratische samenleving.

4.16. Bij de beoordeling van deze noodzakelijkheidstoets stelt de rechtbank voorop dat het boek een beeldbiografie behelst. Met de beelden (en summiere begeleidende teksten) wordt getracht informatie te verstrekken over de periode dat Cruijff bij Ajax heeft gespeeld. Het feit dat het boek geen link legt met de actualiteit, gelijk Cruijff stelt, maakt niet dat het boek niet ander de reikwijdte van artikel 10 EVRM valt te scharen. De beeldbiografie levert wellicht geen bijdrage aan een publiek debat en speelt niet in op de actualiteit, maar voorziet wel in de bij het publiek bestaande behoefte aan voorlichting over een publiek persoon die, gelet op zijn (vroegere) optredens, nog volop in de actualiteit staat. Ook de enkele omstandigheid dat met de verkoop van het boek (de portretten) een omzet wordt gehaald, staat daaraan niet in de weg. Tegenover genoemd belang staat het commerciële belang van Cruijff dat is gelegen in het ontvangen van een redelijke vergoeding. Cruijff stelt dat hij voor het verlenen van toestemming aan Tirion een vergoeding van € 100.000,00 had kunnen bedingen. Hij heeft dit bedrag - ook na betwisting - in het geheel niet onderbouwd. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat de foto's in het kader van de vrije nieuwsgaring zijn gemaakt op momenten dat Cruijff als voetballer in de openbaarheid trad en Tirion Cruijff voorafgaand aan de publicatie een vergoeding heeft aangeboden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de verzilverbare populariteit van Cruijff in het onderhavige geval het recht op vrijheid van meningsuiting niet opzij kan zetten. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat Cruijff in het geheel niet op het aanbod van Tirion heeft gereageerd en ook nadien niet heeft onderbouwd dat en waarom dit aanbod niet redelijk was, hetgeen gelet op de omzetcijfers met betrekking tot het boek en de hoogte van het aanbod wel op de weg van Cruijff c.s. had gelegen, terwijl Cruijff zelf stelt dat als een redelijke vergoeding wordt aangeboden, niet langer met succes een beroep kan worden gedaan op het commercieel belang (randnummer 5.3 pleitnotitie Cruijff c.s.).

4.17. De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van Cruijff, voor zover gebaseerd op zijn portretrecht, moeten worden afgewezen.

(…)

4.22. Er is sprake van een geldige reden wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Dat is hier het geval. Van Tirion kan immers niet verwacht worden dat zij zich bij een boek over Cruijff onthoudt van het gebruik van zijn naam. Zij moet het onderwerp van het boek kunnen benoemen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 april 2010, HA ZA 09-2833, Present Sieraden B.V. tegen (X) (met gelijktijdige dank aan Wim Maas, Banning).

Auteursrecht. Merkenrecht. Eiser Present stelt dat gedaagde middels het aanbieden van ringen met een kliksysteem  met de tekst ‘Switch & Click’ inbreuk maakt op haar auteursrecht m.b.t. tot de ring en haar merkrecht m.b.t. haar Gemeenschapswoord/beeldmerk ‘switchClick’. 

Combinatie switchclick is ‘net voldoende’ om het merk onderscheidend vermogen te geven, maar inbreuk wordt niet aangenomen. Auteursrecht eveneens aangenomen, inbreuk door foto op website. Wel verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt door aanbieden, maar geen verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt door leveren (niet aangetoond). Gedeeltelijke 1019h proceskosten, omdat de gemaakte proceskosten gedeeltelijk zijn “te beschouwen als nodeloos veroorzaakt.” In citaten:

Onderscheidend vermogen: 4.2. De beeldbestanddelen van het merk worden gevormd door een onopvallend schreefloos lettertype, het gebruik van kleine letters voor het woord ‘switch’ en hoofdletters voor het woord ‘click’, alsmede een enigszins schuine positionering. Deze bestanddelen zijn tezamen en in combinatie met het bestanddeel ‘switchclick’ bezien, net voldoende om te bewerkstelligen dat er geen sprake is van een merk dat ieder onderscheidend vermogen mist, dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die kenmerken van de waren beschrijven of dat uitsluitend bestaat uit tekens die in het normale taalgebruik of het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Naar het oordeel van de rechtbank is het merk van Present om die reden geldig.

Merkinbreuk: 4.4. (…) In het licht van deze afwijkingen van de onderscheidende visuele elementen van het merk en het geringe onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel, is de totaalindruk van de door Désir gebruikte tekens afwijkend van die van het merk. Désir gebruikt de tekens weliswaar voor ringen, waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven, maar door de zeer geringe mate van overeenstemming van het merk en de door Désir gebruikte tekens is er geen gevaar voor (directe of indircte) verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten. Het gevorderde merkenrechtelijke inbreukverbod is derhalve niet toewijsbaar.

Auteursrecht: 4.6. (…) Daarbij zijn (in ieder geval) tevens keuzes gemaakt ten aanzien van materiaalgebruik, maatvoering en ornamentering van het ringgedeelte en het kliksysteem. Dit wordt geïllustreerd door de in deze procedure overgelegde afbeeldingen van ringen van Désir met een kliksysteem die een andere totaalindruk geven en tussen partijen ook niet in geschil zijn. De keuzes die de maker bij het ontwerp van de Present ring heeft gemaakt, met name het ronde schijfje met groef dwars op de aanzet van het kliksysteem en het overigens gladde oppervlak zonder ornamentering, zijn binnen de mogelijkheden voor het vormgeven van een ring met bedelkliksysteem voldoende talrijk om te voldoen aan het vereiste van een persoonlijk stempel van de maker.
 
Inbreuk: 4.9. Tussen partijen is in confesso dat Present auteursrechthebbende is op de in 2.4. weergegeven foto van een Present ring, alsmede dat Désir die foto op haar website openbaar heeft gemaakt. Hiermee is de inbreuk op de auteursrechten van Present op deze foto gegeven. Het verweer van Désir dat zij niet wist dat er auteursrecht op de foto rustte en wie de auteursrechthebbende was, doet daar niet aan af omdat die wetenschap geen voorwaarde voor inbreuk is.

4.11. De door Present gevorderde verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar, voor zover deze betrekking heeft op het aanbieden van Pandora-style ringen. Daarnaast is het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de auteursrechten van Present deels toewijsbaar, in dier voege dat het Désir verboden zal worden inbreuk te maken op de auteursrechten van Present op de Present ring en de in 2.4. beschreven foto. Voor een ruimer verbod ziet de rechtbank geen grondslag. De rechtbank zal aan dit verbod een dwangsom verbinden op de wijze als in het dictum vermeld.

Proceskosten conventie: 4.15. (…) In beginsel ligt een veroordeling van Désir in de proceskosten van Present dan ook in de rede. Echter, Désir heeft ter zitting verklaard dat zij zich in het kader van schikkingsonderhandelingen reeds voorafgaand aan deze procedure bereid heeft verklaard een onthoudingsverklaring te ondertekenen, doch dat dit aanbod niet tot een daadwerkelijke verklaring heeft geleid omdat Present wenste dat zij in een eveneens door haar aangeboden rectificatie in strijd met (aldus nog steeds Désir) de waarheid zou verklaren dat zij de gewraakte ringen had verkocht. In het licht van het feit dat de rechtbank in deze procedure de daadwerkelijke verkoop van de Pandora-style ringen niet heeft kunnen vaststellen en de afwijzing van de vordering tot rectificatie, ziet de rechtbank in het voorgaande reden om de door Present gemaakte proceskosten te beschouwen als nodeloos veroorzaakt en de proceskosten van partijen in conventie te compenseren.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, vonnis in incident van 31 maart 2010, HA ZA 09-4019, Converse Inc. c.s. tegen Metro Cash & Carry B.V c.s. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Merkenrecht. Vrijwaringsincident. Gestelde inbreuk door verkoop namaak Converse-schoenen. Makro wordt toegestaan Sporttrading c.s. (groothandels)  in vrijwaring op te roepen.

4.3. Nu Remo zich binnen de Makro-onderneming bezig houdt met de inkoop van schoenen, valt vooralsnog niet in te zien waarom Makro c.s. daaronder begrepen Metro Cash & Carry en Metro Distributie in rechte geen beroep op de vrijwaringsbrief zou kunnen doen. De door Converse c.s. aangevoerde omstandigheden dat de schoenen alleen aan Remo zijn geleverd en de vrijwaringsbrief alleen ziet op Remo kunnen in voornoemd licht bezien - zonder nadere toelichting, die ontbreekt- niet tot die conclusie leiden.

4.4. (…) De rechtbank is van oordeel dat Converse c.s. haar vrees voor een onredelijke en onnodige vertraging in de hoofdzaak tengevolge van een vrijwaringsprocedure niet voldoende concreet heeft gemaakt, temeer nu vooralsnog niet gebleken is dat het tempo in de zaken te zeer uiteen zal lopen. Hieraan valt derhalve geen grond te ontlenen voor afwijzing van de vordering, temeer nu Makro c.s. haar belang bij haar vordering tot oproeping in vrijwaring voldoende duidelijk heeft gemaakt.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 april 2010, KG ZA 10-191, Energy Circle B.V. tegen Essent N.V.

Merkenrecht. Eiser maakt op grond van haar beeldmerk EnergieAPK bezwaar tegen de aanduiding Essent Energie-APK. Vorderingen afgewezen. Geen onderscheidend vermogen woordbestandeel. Geen inburgering.

1.1. Dat beide elementen van het woord Energie-APK voorlopig geoordeeld onderscheidend vermogen missen, sluit niet uit dat het woord als geheel wel onderscheidend vermogen kan hebben. (…) De indruk die in dit geval met de combinatie Energie-APK wordt gewekt is dat het gaat om een (algemene periodieke) keuring op het gebied van energieverbruik, waarmee aan de combinatie geen onverwachte of ongebruikelijke wending wordt gegeven. Het woord Energie-APK is, voorlopig geoordeeld, als geheel ook beschrijvend voor de dienst waarvoor het gebruikt wordt en heeft als geheel ook geen onderscheidend vermogen.

1.2. (…). Dat zij de naam al sinds haar oprichting op 2 oktober 2007, en haar rechtsvoorganger EnergyMatch sinds 2005, gebruikt in adviezen, rapporten en advertenties, is vooralsnog onvoldoende om die conclusie te kunnen rechtvaardigen. Door de door partijen overgelegde producties, waaruit blijkt dat gesproken wordt van ‘een’ of ‘de’ Energie-APK, ook door Energy-Circle, wordt de indruk dat het gaat om een soortaanduiding zelfs versterkt. Dat enkele bedrijven en instanties, na een daartoe strekkende sommatie van Energy Circle, het gebruik van deze aanduiding hebben gestaakt, maakt het voorgaande niet anders.

1.3. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat de benaming Energie-APK, voorlopig geoordeeld, geen onderscheidend vermogen heeft (gekregen) en dus niet geschikt is om als merk te dienen. Energy Circle kan zich op basis van het bestanddeel EnergieAPK in haar beeldmerk niet met succes verzetten tegen het gebruik van het woord Energie-APK of Energie APK door Essent. Er is daarom geen sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. (…)

1.4. Nu hiervoor is overwogen dat het woord Energie-APK vanwege het beschrijvende karakter daarvan in beginsel door eenieder vrijelijk gebruikt moet kunnen worden, valt niet in te zien dat Essent door het gebruik van deze naam onrechtmatig jegens Energy Circle zou handelen. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 maart 2010, LJN: BL9874, [Naam] tegen MAN Truck & Bus B.V.

Merkenrecht. Geen lijfsdwang in executiegeschil. Metatags. Geïntimeerde MAN stelt dat [naam] na vonnis Rechtbank Rotterdam (DomJur 2005-217) weliswaar de website www.mylastman.com heeft gesloten, maar middels de nieuwe website www.mylastmaninfo.com toch dwangsommen heeft verbeurd. Omdat deze volgens MAN niet verhaalbaar zijn gebleken, zou er voldoende grond zijn voor uitvoerbaar verklaring bij lijfsdwang. Hof: domeinnaam valt onder verbod, ‘doorslaggevend belang en/of doorslaggevende zeggenschap’ in B.V. domeinnaamhouder, maar geen grond (meer) voor lijfsdwang. In citaten:

Reikwijdte voorziening: 6. Het onderhavige geval kenmerkt zich hierdoor, dat aan de overtreding van de voorzieningen een aanzienlijke dwangsom is verbonden. In een dergelijk geval brengt een redelijke uitleg van de voorzieningen mee de draagwijdte ervan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop de voorzieningen zijn gegeven, daarmee in strijd zijn. Bovendien moeten de voorzieningen worden uitgelegd in het licht van de daarvoor gegeven motivering, dat wil zeggen: bij de vaststelling van de reikwijdte van die voorzieningen moet niet alleen het dictum in aanmerking worden genomen, maar ook de overwegingen die daartoe hebben geleid. In dit verband is de bedoeling van de voorzieningenrechter niet doorslaggevend, nu met name voor de geadresseerde van de getroffen voorzieningen duidelijk zal moeten zijn waaraan hij zich te houden heeft.

9. (…) Anderzijds heeft [appellant] niet betwist dat de website MyLastMANinfo.com aanvankelijk dezelfde inhoud had als de website MyLastMAN.com, waarvan de voorzieningenrechter de staking heeft bevolen. Dat betekent dat een website met dezelfde (uitgebreide) inhoud als waarop de Voorziening is gegrond gedurende een beperkte periode in de lucht is geweest.

10. Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat het openen en in stand houden van de website met de domeinnaam MyLastMANinfo.com met de inhoud die deze tot 27 februari 2005 had, onder de Voorziening valt. Anderzijds is het hof (voorshands) van oordeel dat het in stand houden van de website zoals deze er vanaf 27 februari 2005 uitzag, níet onder (de strekking van) de Voorziening valt, nu niet (zonder meer) gezegd kan worden dat de woorden MyLastMANinfo.com (in combinatie met de woorden "Information Board" en zoals afgebeeld op twee vrachtwagens) ook op zichzelf beschouwd (dus: zonder dat de website verder inhoud heeft) afbreuk doen aan de reputatie van het merk MAN.

Middellijk of onmiddellijk belang of zeggenschap: 14. (…) Ook hier geldt de in r.o. 6 weergegeven maatstaf, inhoudend dat de voorzieningen zo moeten worden uitgelegd dat alleen handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij een overtreding opleveren, eronder vallen. Gelet op de ratio van de toerekening van gedragingen van een vennootschap of onderneming aan [appellant], te weten dat niet kan worden getolereerd dat [appellant] buiten schot blijft door gebruik te maken van vennootschappen of andersoortige ondernemingen, moet de voorwaarde van "middellijk of onmiddellijk belang of zeggenschap" aldus worden uitgelegd dat het gaat om een zodanig belang of een zodanige mate van zeggenschap dat [appellant] het in zijn macht heeft overtreding van de getroffen voorzieningen te bewerkstelligen of te voorkomen. In dat kader is wel degelijk van belang dat [appellant], hoewel het hof voorshands aannemelijk acht dat hij als voorzitter van de raad van bestuur stemrecht had, de drie andere stemmen tegen zich moest laten gelden. De omstandigheid dat de andere leden van het bestuur zijn echtgenote en kinderen waren doet daaraan niet (zonder meer) af. Ook het hebben van 40% van de aandelen rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat [appellant] beslissingsmacht had.

15. Dit leidt echter nog niet tot de door [appellant] gewenste conclusie. Hij heeft immers niet bestreden dat hij (als enig aandeelhouder en bestuurder) ten tijde van het openen van de gewraakte website wél een doorslaggevend belang en/of doorslaggevende zeggenschap had in NHG Trans International B.V. (…)

16. De conclusie uit het voorgaande is dat [appellant] de Voorziening heeft overtreden. (…) Het hof is voorshands van oordeel dat het beschikbaar komen van de website (19 februari 2005) als het aanvangsmoment van de bestreden gedraging moet worden aangemerkt. Dat betekent, gelet op hetgeen in r.o. 10 is overwogen, dat [appellant] naar 's hofs voorlopig oordeel gedurende de periode van 19 tot en met 26 februari 2005 dwangsommen heeft verbeurd.

18. (…) Gelet op het in r.o. 16 bereikte oordeel dat [appellant] de Voorziening (met zijn bijdrage aan het openen en in stand houden van de website MyLastMANinfo.com) gedurende (niet meer dan) één week heeft overtreden, is thans geen sprake meer van het niet nakomen van een verplichting tot een doen of nalaten anders dan de betaling van een geldsom, als bedoeld in artikel 585 Rv. Reeds om die reden is geen grond meer aanwezig voor uitvoerbaar verklaring bij lijfsdwang De grief, voor zover gericht tegen het in conventie gewezen vonnis slaagt derhalve.

19. In reconventie vordert [appellant] staking van de executie op de grond dat geen dwangsommen zijn verbeurd. Uit het voorgaande blijkt dat naar 's hofs voorlopig oordeel wél dwangsommen zijn verbeurd, zij het beperkt tot de periode van 19 tot en met 26 februari 2005. Nu het mindere in het meerdere begrepen moet worden geacht zal het hof MAN gelasten de executie te staken voor zover deze betrekking heeft op de periode nadien. (…)

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 7 april 2010, KG ZA 10-502, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. en Airbus Operations GMBH tegen Stichting EADS Investors Compensation Foundation  (met dank aan Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Refererend merkgebruik. Eisers maken bezwaar tegen de naam van gedaagde, een stichting die namens verschillende investeerders een collectieve actie start tegen EADS. Vorderingen afgewezen. Geen inbreuk ‘sub d’, geen gebruik als handelsnaam (geen oogmerk van materieel voordeel), geen onrechtmatige daad.

Merkenrecht: 4.5. Vooralsnog is aannemelijk dat de stichting - in tegenstelling tot hetgeen eiseressen hebben gesteld - een geldige reden heeft om het teken EADS op in haar naam te gebruiken. Er is een geldige reden voor de stichting om een teken te gebruiken dat aan haar publiek duidelijk maakt wat haar doel is. De stichting zal in haar naam een verwijzing mogen gebruiken om duidelijk te maken waar zij voor staat teneinde mogelijk gedupeerde investeerders te bereiken. Zij heeft in eerste instantie gekozen daarvoor de naam stichting EADS AIRBUS COMPENSATION FOUNDATION te gebruiken en nadien de naam gewijzigd in stichting EADS INVESTORS COMPENSATION FOUNDATION. Door deze wijziging heeft zij al een concessie gedaan. Het gebruik van de term EADS kan als enigszins refererend worden beschouwd en dient ertoe een link te leggen met haar doelstelling. Van het bestaan van een gelijkwaardig alternatief is vooralsnog niet gebleken. Dat er in de praktijk stichtingen van belangenbehartigers bestaan zoals de Stichting Hypotheekleed of Stichting Leaseverlies die een meer generieke omschrijving in haar naam gebruiken, doet niet af aan het belang van de stichting het teken EADS te gebruiken. Aannemelijk is dat de stichtingen met een meer generieke omschrijving immers gemeen hebben dat de belangen waar zij voor opkomen in het algemeen al meer bekendheid genieten zodat een verwijzing naar het betreffende product of de onderneming niet nodig is. Ook de omstandigheid dat er andere wijzen zijn om publiek te informeren en deelnemers te werven zoals het gebruik van een website doet niet aan af aan de omstandigheid dat de stichting belang heeft bij het gebruik van het teken EADS in haar huidige naam.

4.6. De stichting maakt met het gebruik van het teken EADS feitelijk slechts refererend gebruik van dit teken om aandacht te trekken van mogelijk gedupeerde investeerders. Er wordt geen concurrentie-voordeel uit getrokken. Onder deze omstandigheden kan niet worden gesproken van een ongerechtvaardigd voordeel dat door de stichting door dit gebruik wordt behaald.

4.7. Vooralsnog is ook niet voldoende aannemelijk geworden dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk EADS en de diensten van de stichting. (…) In die zin wordt geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen.

4.8. Eiseressen stellen vervolgens dat het gebruik van het teken EADS in combinatie met het woord "Compensation" in de naam van de stichting op een negatieve wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert en dat daarmee de aantrekkingskracht van het merk EADS vermindert. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Het gebruik van het merk EADS in combinatie met woord "compensation" heeft niet per definitie de door eiseressen gestelde negatieve uitstraling. Uit deze combinatie van woorden kan immers niet worden afgeleid dat EADS heeft erkend onrechtmatig te hebben gehandeld en een schadevergoedingsverplichting heeft geaccepteerd. De naam Stichting EADS Investors Compensation Foundation suggereert dat vooralsnog niet. Ook wordt met deze naam niet de indruk gewekt dat EADS de stichting heeft opgericht, dan wel dat dit in samenspraak is gebeurd. Juist door het gebruik van het teken EADS in samenhang met de andere in de naam gebruikte temen wordt duidelijk wat het doel van de stichting is. Niet aannemelijk is dat door dit gebruik de aantrekkingskracht en de goodwill van het merk EADS vermindert. De stichting verwijst zoals zij heeft aangevoerd met het woord "investors" ook duidelijk naar de investeerders van EADS hetgeen beter aansluit bij de doelstelling van de stichting. Door het weglaten van het teken Airbus is het gevaar voor eventuele reputatieschade aan het Airbus concern, dat niet direct in de statuten van de stichting wordt genoemd, geweken. Een en ander leidt tot de slotsom dat de stichting door het gebruik van het teken EADS geen afbreuk doet aan de reputatie van EADS en niet handelt zoals in artikel 2.20, eerste lid sub d BVIE vermeld. Er derhalve geen sprake is van merkinbreuk op grond van dit artikel.

Handelsnaamrecht: 4.10. De stichting handelt volgens eiseressen tevens in strijd met artikel 5 en 5a HNW. Dat standpunt wordt niet gevolgd. Op grond van artikel 1 HNW wordt onder handelsnaam verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van een onderneming is volgens de wet sprake indien in een georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Er is weliswaar sprake van een georganiseerd verband, maar nu de stichting handelt met het doel vergoeding te verkrijgen om de beweerde door de investeerders geleden schade te compenseren, kan niet worden gezegd dat de stichting handelt met het oogmerk van materieel voordeel. Dat laatste impliceert immers dat er een commercieel voordeel wordt behaald. Op grond van het voorgaande kan niet worden gesproken van het voeren van een handelsnaam in de zin van de HNW. De hierop gegronde vordering wordt dan ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: 4.1 1. Vervolgens is de vraag aan de orde of het handelen van de stichting door het gebruik van het teken EADS in haar naam als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW is aan te merken. De stichting is in principe vrij een naam te kiezen waarmee zij kan verwijzen naar haar doelstelling. Zij mag daarbij, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Uit het voorgaande volgt dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat sprake is van reputatieschade of een andere inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van eiseressen. Daarnaast is ook niet aannemelijk dat eiseressen op enigerlei wijze schade hebben geleden door het handelen van de stichting. De stichting heeft slechts een klein bereik en het aantal gedupeerde investeerders die zij wil bereiken en zal bereiken, inmiddels zijn dat er in totaal 15, is relatief gering.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2010, KG ZA 10-0261, Coty Prestige Lancastère Group GmbH tegen tegen FM Group Nederland B.V. c.s. (met dank aan Milica Antic, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Vergelijkingstabellen parfum. Haagse L'Oréal/Bellure-variant, deel II. “Met betrekking tot hoofdzakelijk hetzelfde geschil is tussen partijen een eerder kort geding gevoerd voor deze zelfde voorzieningenrechter”( Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, IEF 8266). Eiser Coty vordert en krijgt i.c. uitbreiding van het eerdere gegeven inbreukverbod. Geen matiging 1019h proceskosten i.v.m. “bovengemiddeld inzet van recherche”.

4.6. Coty stelt in dit tweede kort geding dat haar van nieuwe omstandigheden is gebleken die indiceren enerzijds dat FM Group zelf vergelijkingslijsten verspreidt en anderzijds, voorzover FM Group haar distributeurs al enig verbod oplegt, dat dit verbod in elk geval niet wordt gehandhaafd op een wijze die effectief is. (…)
 
4.8. (…) Nu dit feiten zijn die Coty in het eerste kort geding niet heeft gesteld en ook niet kon stellen omdat ze haar onbekend waren of zich nog niet hadden voorgedaan, zijn deze feiten in dit tweede kort geding als nieuwe feiten aan te merken. (…) Het gezag van gewijsde kan hier niet worden ingeroepen reeds omdat een vonnis in kort geding - als voorlopige voorziening - geen gezag van gewijsde heeft.

(…) 4.15. Samengevat betekent dit dat Coty binnen de grenzen van de bewijsmogelijkheden van het kort geding voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat FM Group zelf de vergelijkingslijst verspreid en dat FM Group een door haar opgelegd verbod tot verspreiding onder haar distributeurs niet handhaaft op een wijze die effectief is.

4.16. Dit zijn feiten en omstandigheden die onvoldoende vast stonden ten tijde van het eerste kort geding. Nu dat thans anders is geworden is er nu reden om andere en verder gaande maatregelen op te leggen tegen FM Group dan in het eerste kort geding. Wat betreft de vorderingen van Coty betekent dat het volgende.

(…)

4.21. De door Coty opgegeven kosten zijn hoger dan het bedrag voorzien volgens het indicatietarief voor een modaal kort geding. Gelet daarop en de betwisting zijn zij te toetsen aan de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid voorzien in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft er acht op geslagen dat deze zaak een bovengemiddeld inzet van recherche heeft gevergd. In dat licht is de declaratie zijdens Coty niet als onevenredig of onredelijk aan te merken. Het gevorderde bedrag zal dan ook worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, beschikking van 30 maart 2010, zaaknr. 200.045.580/01 (Swaerts tegen Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.)

Procesrecht. Merkenrecht. 1019h proceskosten in oppositieprocedure. Is artikel 1019h Rv van toepassing op een oppositieprocedure? Is of bij een oppositieprocedure sprake van handhaving van rechten van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 10 19h Rv? “Het hof [is] van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.”

4. (…) Indien geen sprake is van (een verband met) enige (voorgenomen) inbreukactie, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. In dit verband merkt het hof op dat ook iemand die zelf geen houder is van een merk onder omstandigheden de nietigheid van een merkinschrijving kan inroepen, bijvoorbeeld omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Indien in dat geval degene die de nietigheid vordert niet geconfronteerd is met een voorgenomen inbreukactie, lijkt het niet juist te spreken over handhaving van een intellectueel eigendomsrecht; er is dan immers geen intellectueel eigendomsrecht dat wordt gehandhaafd.

5. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt bij een oppositie tegen de inschrijving van een merk op de grond dat dit overeenstemt met een ouder merk van de opposant. Hiermee beoogt de opposant te voorkomen dat die ander een met zijn recht onverenigbaar recht verkrijgt.
Anders dan bij een nietigheidsvordering zal er meestal geen sprake zijn van een concrete (voorgenomen) inbreukactie; een inbreukactie richt zich immers tegen gebruik van een teken en in geval van oppositie behoeft geen sprake te zijn van gebruik van een teken. Door de enkele inschrijving van het jongere merk is nog geenszins zeker dat de rechtspositie van de houder van het oudere merk / de deposant zal worden ondergraven. Wanneer dat wel gebeurt of dreigt te gebeuren, staan de 'normale' handhavingsmiddelen ter beschikking.

6. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Nu niet gesteld of gebleken is dat in dit geval sprake is van een concrete (voorgenomen) inbreukactie is artikel 10 9h Rv in deze oppositieprocedure niet van toepassing.

7. Niet geheel valt uit te sluiten dat er niettemin redenen zouden kunnen zijn om in een (andere) oppositieprocedure over de uitleg van artikel 14 van de richtlijn een prejudiciële vraag aan het HvJEG te stellen. In deze zaak bestaat daarvoor bovendien geen aanleiding omdat het verzoek is ingetrokken en ook het gevorderde bedrag aan proceskosten relatief gering is, zodat het belang van de zaak niet rechtvaardigt partijen met nog meer kosten te belasten.

8. Het bovenstaande brengt mee dat het hof S. zal veroordelen in de kosten van de procedure en deze zal begroten overeenkomstig het algemene liquidatietarief.

Lees de beschikking hier: LJN BM6017, grosse zaaknr. 200.045.580/01.