DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 4525

Niet geneutraliseerd

lto.gifBBIE, beslissing inzake oppositie, 20 juli 2007, Nº 2000155. Lotto Sport Italia S.p.A. tegen Talpa TV B.V.

Oppositie tegen de spoedinschrijving van het woordmerk LOTTE. Oppositie wordt toegewezen: gevaar voor verwarring.

Talpa heeft ten behoeve van één van haar programma’s het woordmerk LOTTE onder andere in klasse 25 (kleding) laten registreren. Lotto Sport start een oppositie tegen de inschrijving van het merk LOTTE in klasse 25 op grond van verwarring tussen de merken. Lotto Sport fabriceert niet enkel sportkleding, maar ook vrije tijdskleding.

“75. Gezien enerzijds de identiteit of minstens zeer hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren van de ingeroepen rechten en die van het betwiste teken en anderzijds de grote overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Immers, zijn de visuele en auditieve aspecten in casu van dergelijk groot belang en kan het begripsmatig verschil dit niet voldoende neutraliseren.” Het Bureau beslist dat de oppositie gegrond is en dat de inschrijving voor de waren in klasse 25 wordt doorgehaald.

Lees de beslissing hier.

IEF 4522

Niet verschenen

Rechtbank Amsterdam, 28 maart 2007 HA-ZA 07-630, Relatieplanet Nederland B.V. tegen A.J.C. Van Putten. (Met dank aan Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten).

Al eerder in dit bericht gemelde  domeinnaamzaak. Het blijkt een verstekvonnis te betreffen. Vordering van Relatieplanet tot overdracht domeinnaam relatieplanner.nl wordt toegewezen, evenals een inbreukverbod op het merk Relatieplanet. Ook dient gedaagde kosten voor beslag van de domeinnaam, proceskosten ad € 2551,00 en een schadevergoeding van € 7500,00 te betalen.

Lees vonnis hier.

IEF 4521

Een onderscheidende betekenis

sp.gifRechtbank Zwolle-Lelystad, 14 augustus 2007, KG ZA 07-331, De Telegraaf B.V. tegen Zegers. (Met dank aan Arvid van Oorschot, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Het merk ‘speurders’ is “een redelijk tot goed bekend merk en daarnaast ook een zogenaamd seriemerk”. De domeinnaam mijnspeurder.nl dient te worden afgegeven. Uitlatingen van gedaagde over de zaak worden aangemerkt als onrechtmatige publicaties. Matiging proceskosten i.v.m. inkomenspositie.

De feiten laten zich heel kort samenvatten: De Telegraaf voert sinds 1922 een advertentierubriek onder de naam Speurders, begin 2007 heeft Zegers de domeinnaam mijnspeurder.nl geregistreerd en de Telegraaf maakt hiertegen bezwaar op grond van haar merkrechten. De rechter wijst de vorderingen van de Telegraaf toe, inclusief de vorderingen met betrekking tot de onrechtmatige publicaties van Zegers over de wijze waarop de Telegraaf zich in deze zaak zou hebben opgesteld. 

“5.6 “(…) Hoewel 'speurder' en daarvan afgeleide woorden ook woorden zijn waarvan in de Nederlandse taal normaal gebruik wordt gemaakt, heeft het woord ‘speurders’ in de context waar het in deze zaak om gaat wel degelijk een onderscheidende betekenis. ‘Speurders" is immers al sinds jaar en dag een begrip op het gebied van de kleine advertenties. Gelet op de bekendheid van "speurders" en de lange periode (vanaf 1922) waarin door de Telegraaf  al in voorgaande betekenis gebruik wordt gemaakt van de term ‘speurders’, is het aannemelijk dat de identificatie van ‘speurders’ zich niet alleen uitstrekt tot de advertentierubriek van het dagblad Telegraaf, maar ook tot de identificatie met de Telegraaf zelf. Derhalve moet worden geoordeeld dat ‘speurders’ als ingeschreven wordmerk in deze context bescherming geniet.

Vergelijking van ‘mijnspeurder’ met ‘speurders’ leidt tot het oordeel dat sprake is van een (in hoge mate) overeenstemmend teken. (…) de kans [zal] groot zijn dat er verwarring ontstaat bij het publiek, in die zin dat ‘mijnspeurder’ geassocieerd zal worden met het merk ‘speurders’ van de Telegraaf. Dit risico wordt alleen maar vergroot doordat Zegers, en dit is door hem niet weersproken, ‘mijnspeurder’ gebruikt voor identieke diensten als waar de Telegraaf haar merk ‘speurders’ voor gebruikt: advertentie publicatie en bemiddeling. Ook het feit dat het merk ‘speurders’ een redelijk tot goed bekend merk is en daarnaast ook een zogenaamd seriemerk is, maakt de kans op verwarring des te groter.”

Twee publicaties van Zegers over de zaak worden als onrechtmatig aangemerkt;

“5.12. De beschuldiging die Zegers in het eerste artikel (verder Publicatie te noemen) uit, komt neer op een beschuldiging van de Telegraaf dat zij op oneigenlijke gronden en met oneigenlijke middelen Zegers de domeinnaam "mijnspeurder" probeert afhandig te maken. De Telegraaf heeft zich bij haar eis tot afgifte consequent beroepen op een aan haar toekomend merkrecht. waarop door Zegers inbreuk wordt gemaakt. (…) Uit geen enkel in het geding gebracht stuk blijkt dat de Telegraaf zich in het geschil tussen haar en Zegers heeft bediend van middelen die het oorbare te buiten gaan of een andere toon behelzen dan een strikt zakelijke. Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat het artikel onnodig tendentieus is. Zegers zet zichzelf neer als het slachtoffer en schroomt niet om hierbij gebruik te maken van het feit dat hij WAO’er is, hoewel dit niets van doen heeft met het tussen partijen spelend geschil. Gelet op al het voorgaande moet dan ook geoordeeld orden dat het belang van de Telegraaf om niet lichtvaardig aan (achteraf loze) beschuldigingen te worden blootgesteld zwaarder heeft te wegen dan het belang van Zegen zich te uiten als hij heeft gedaan. Dat Zegers zich hierbij heeft laten leiden door zijn emoties, ontslaat hem niet van zijn verplichting de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij her openbaar maken van een artikel met deze inhoud. De eerste publicatie moet dan ook onrechtmatig  jegens de Telegraaf worden geacht.

5.13. ook de tweede publicatie (verder Tweede Publicatie te noemen) is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens de Telegraaf. In het licht van de omstandigheden van dit geval moest de Tweede Publicatie gezien worden als kennelijk bedoeld om de Telegraaf schade toe te brengen, althans de Telegraaf nog verder negatief neer te zetten, Deze Tweede Publicatie is immers als vervolgactie aangekondigd in de mailwisseling met (de raadsman) van de Telegraaf over het tussen Zegers en de Telegraaf gerezen geschil met betrekking tot de domeinnaam. (…) Ook deze beschuldigingen vinden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal.”

Zegers wordt als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld,  Waarbij de voorzieningenrechter, mede gelet op de inkomenspositie van Zegers, wel aanleiding ziet om de kosten, met betrekking tot het IE gedeelte, op grond van art. 1019h Rv  te matigen tot € 7.000,-. De (voor niet IE-zaken gebruikelijke) proceskosten in verband met onrechtmatige daad (de publicaties vloeien niet noodzakelijkerwijs voort uit het feit dat het geschil een intellectuele eigendomskwestie betrof) en de beslagkosten komen daar nog bovenop.

Lees het vonnis hier.

IEF 4520

Een verband

HvJ EG, Zaak C-252/07. Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Civil division) (Verenigd Koninkrijk) op 29 mei 2007 - Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Limited. Prejudiciële vragen:

1. Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988(1), en in het geval dat:

a) het oudere merk een enorme bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten waren of diensten,

b) deze goederen of diensten niet gelijksoortig of in aanzienlijke mate niet gelijksoortig zijn aan de waren of diensten van het jongere merk,

c) het oudere merk uniek is met betrekking tot welke waren of diensten dan ook,

d) het oudere merk in gedachten zou komen van de gemiddelde consument, wanneer hij of zij wordt geconfronteerd met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk,

zijn deze feiten op zich voldoende om i) een "verband" als bedoeld in de punten 29 en 30 van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon AG/Fitnessworld Trading Ltd (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537) en/of ii) een ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk als bedoeld in dat artikel vast te stellen?

2. Zo niet: welke elementen dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen dat deze feiten voldoende zijn voor bovenbedoelde vaststelling? In het bijzonder: welke betekenis moet bij de totaalbeoordeling of er sprake is van een "verband", worden toegekend aan de waren of diensten in de specificatie van het jongere merk?

3. Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, vereist om te voldoen aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer in het bijzonder: (i) dient het oudere merk uniek te zijn, (ii) is een eerste strijdig gebruik voldoende om de afbreuk aan het onderscheidend vermogen vast te stellen, en (iii) vereist de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk een beïnvloeding van het economisch gedrag van de consument?

Lees hier iets meer. Verwijzende Britse uitspraak hier.

IEF 4496

Extreem buitensporig

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2007, LJN:BB1252. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigd door het Office of Government Commerce) tegen Total Backup B.V. c.s.

Kort geding in een eenvoudige merkinbreuk-kwestie met een opmerkelijke en uitvoerige, doch beslist niet saaie, overweging van de voorzieningenrechter over de gevorderde volledige proceskostenvergoeding.

Het Office of Government Commerce (OGC) heeft software ontwikkeld, te weten ITIL (voor inrichting van beheersprocessen binnen ICT-organisaties) en  Prince2 (voor projectmanagement). Deze programma’s genieten wereldwijd bekendheid. Total Backup c.s hebben een aantal merken gedeponeerd voor uiteenlopende waren en diensten. Deze merken zijn (deels) identiek aan de oudere door OCG gedeponeerde merken ITIL en PRINCE2. OGC vordert, naast onder meer een verbod op merkinbreuk en het gebruik van diverse domeinnamen, een proceskostenveroordeling van meer dan € 41.000,-.

Ter zitting bevestigen Total Backup c.s. dat zij diverse merken zullen doorhalen, klaarblijkelijk omdat zij inzien dat de depots te kwader trouw waren. De rechter is snel klaar met de inhoudelijke beoordeling. Het verbod op domeinnamen die gelijkenis tonen met de merken wordt toegewezen. Total Backup c.s. hebben nog getracht de domeinnamen over te dragen aan een derde, maar daar maakt de rechter korte metten mee. “4.6 (…) Die overdracht moet vooralsnog jegens OGC onrechtmatig worden geoordeeld (…) ook al omdat OGC aannemelijk heeft kunnen maken dat die overdracht aan een strovrouw of een fictieve persoon heeft plaatsgevonden (…).”

Voor wat betreft de gevorderde proceskostenvergoeding verschaft de Bossche voorzieningenrechter een aardig inzicht in wat een ‘recht-toe-recht-aan’ zaak zou mogen kosten. Omdat het oordeel van de voorzieningenrechter zo lezenswaardig is, volgen enkele overwegingen:

“4.8. OGC heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde
€ 41.640,67 zijn extreem buitensporig, zelfs als rekening wordt gehouden met een bewuste en uitgekiende actie van Total Backup B.V. c.s. en pogingen hunnerzijds om de zaak te frustreren..
4.8.1. In de kern gaat het om een spijkerharde, eenvoudig te beoordelen merkinbreuk of, zoals de advocaten van OGC in de eerste volzin van hun pleitnota formuleren: “Dit is een recht-toe-recht-aan inbreukzaak”. Alle kennis daaromtrent mag, zoal niet verregaand bij OGC zelf, dan toch in ieder geval bij haar raadslieden in ruime mate paraat aanwezig verondersteld worden.
Zonder verdere toelichting, welke ontbreekt, vermag de rechter daarom niet in te zien waarom in een dergelijke zaak:
a. in de eerste helft van januari 2006 negentien uur besteed moest worden aan memoranda en schriftelijke adviezen;
b. in de dagen vóór de zitting tot en met donderdag 19 juli 2007 op zes werkdagen meer dan dertig uur besteed moest worden aan het opstellen van een pleitnota;
c. de werkzaamheden na donderdag 19 juli 2007 tot en met de zittingsdatum op maandag 23 juli 2006 (één werkdag: vrijdag 20 juli 2007) op € 6.000 werden begroot;
d. twee advocaten de zaak dienden te bepleiten (zelfs in Engeland is de verplichting voor een seniore advocaat (QC) om een junior-barrister in de arm te nemen, afgeschaft);
e. de vertaalkosten van de weinige correspondentie met wederpartij € 2.500 zouden moeten bedragen.
Het opvoeren van uitgaven aan “La Trattoria del’Italia”, dewelke, hoe gering ook, toch bezwaarlijk als proceskosten kunnen worden aangemerkt, maakt de opstelling van eisers advocaten niet vertrouwenwekkender."

De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat een werkelijke volledige kostenveroordeling een feitenonderzoek vergt waarvoor een kort geding zich niet leent. De rechter geeft in dit verband een voorzet om de Raden van Toezicht te betrekken bij de begroting van de volledige proceskostenvergoeding op grond van 1019h Rv; deze zijn bij uitstek toegerust zijn om geschillen over de hoogte van advocatenwerkzaamheden te beoordelen.

De voorzieningenrechter stelt zelf een begroting vast in de vorm van een op grond van algemene ervaringsregelen begroot voorschot. “Dat laat eiseres, OGC, de ruimte om in de reeds aanhangig gemaakte bodemzaak ten gronde en na behoorlijk onderzoek de hoogte van de in dit kort-geding door Total Backup B.V. c.s. verschuldigd geworden volledige proceskostenvergoeding van artikel 1019h Rv. definitief te laten vaststellen.”

Lees het vonnis hier.

IEF 4495

Een voldoende deugdelijk merk

eurotyre.jpgGerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2007, C0401187/RO. Euro-Tyre B.V. tegen Eurotyre S.A. c.s. (Met dank aan Michiel Odink, Allen & Overy)

Arrest over het onderscheidend vermogen van het merk EUROTYRE en over de vraag of Eurotyre S.A. haar merk EUROTYRES te kwader trouw heeft gedeponeerd.

Het Hof is van mening dat het woord EUROTYRES voldoende onderscheidend is om als merk voor banden te kunnen dienen. Vervolgens oordeelt het Hof dat Euro-Tyre B.V. (Venlo) niet heeft aangetoond dat Eurotyre S.A. wist of behoorde te weten van het gebruik van het teken EUROTYRE door Euro-Tyre Venlo en dat het depot van Eurotyre S.A. derhalve niet te kwader trouw was.

Eurotyre S.A. is sinds 1997 rechthebbende op het merk EUROTYRES voor klasse 12. Eurotyre Venlo is sinds 2000 rechthebbende op het woord/beeldmerk EUROTYRE voor klasse 12 en sinds 2002 op het woordmerk EURO-TYRE voor klasse 12, 35 en 37. Zij voert de handelsnaam Euro-Tyre sinds 1984. In eerste aanleg vordert Eurotyre Venlo doorhaling van het merk EUROTYRES, op basis van het feit dat dit merk te kwader trouw zou zijn verricht. In reconventie vordert Eurotyres S.A. een inbreukverbod op haar merk EUROTYRES.
 
De rechtbank oordeelt dat Eutorye Venlo niet heeft weten aan te tonen dat Eurotyre S.A. wist of behoorde te weten dat Eutorye Venlo de naam Eurotyre heeft gebruikt en dat kwade trouw derhalve niet is aangetoond. De rechtbank verklaart de doorhaling van beide jongere merken van Eutorye Venlo. In appel bekrachtigt het Hof het vonnis van de Rechtbank en wijst tevens de reconventionele vordering tot een inbreukverbod van Eurotyre S.A. toe. Eurotyre Venlo mag haar oudere handelsnaam Eutorye nog slechts voor haar vestiging in de regio Venlo gebruiken.
 
Interessant is de het oordeel van het Hof over de vraag of het woordmerk EUROTYRES van Eurotyres S.A. onderscheidend vermogen mist, zoals Euro-Tyre Venlo stelt. Het Hof meent van niet: "Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre B.V. kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: pneus/banden.
 
Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding  in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks noch gesteld, noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt bezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat 'Eutotyres' in de Benelux weliswaar geen deugdelijk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van twee op zichzelf zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op (...) ".

 

Lees het arrest hier. Lees het het tussenarrest  hier en het vonnis van de rechtbank Roermond hier.

IEF 4493

Eerst even voor jezelf lezen

1- Rechtbank Rotterdam, Sector kanton locatie Rotterdam, 1 augustus 2007, VERZ 04-3665. Duozorg Verpleegkundige maatschap tegen DuoZorg Uitzendbureau B.V.

Afwijzing verzoek tot wijzigen handelsnaam. De beschikking van de kantonrechter heeft wegens “mislegging van het dossier” drie jaar op zich laten wachten.

Lees de beschikking hier.

2- Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2007, LJN:BB1252. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tegen Total Backup B.V. c.s.

Inhoudsindicatie op rechtspraak.nl: “Artikel 1019h Rv. Merkinbreuk. Volledige proceskostenveroordeling. Vaststelling in kort geding bij wege van voorschot. Wenselijkheid deskundige beoordeling, bijvoorbeeld Raden van Toezicht.”

Lees het vonnis hier.

3- Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2007, C0401187/RO. Euro-Tyre B.V. tegen Eurotyre S.A. c.s. (Met dank aan Michiel Odink, Allen & Overy)

Arrest over het onderscheidend vermogen van het merk EUROTYRES en de vraag of Eurotyre S.A. haar merk EUROTYRES te kwader trouw heeft gedeponeerd.

Lees het arrest hier. Lees het tussenarrest van 21 maart 2006 hier.

4- Rechtbank Utrecht, 8 augustus 2007, HA ZA 06-2471. Caramba Vastgoed V.O.F. tegen Vastgoed Direct.nl B.V. (Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)

Inbreuk op auteursrechtelijk beschermde software. Lees het vonnis hier.


 

IEF 4492

Ex parte bevel uit Den Bosch

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2007, BP RK 07-1224. Ons Stekje B.V. tegen gerekestreerde. (Met dank aan Peter Hendriks, Merkenbureau Hendriks & Co)

Beschikking op een verzoekschrift ex art. 1019e Rv dat strekt tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op IE-rechten te voorkomen.

Interessant verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch. De rechter gunt gerekestreerde een termijn van 10 dagen om het gebruik van de handelsnaam- en merkrechten van verzoekster te beëindigen en matigt de dwangsom, omdat er geen indicatie bestaat omtrent de omvang en het commerciële belang van de inbreuk.

Lees de beschikking hier. Lees een eerder op IEForum verschenen artikel van Rutger van Rompaey over dwangsommen en ex parte verbod hier.

IEF 4485

Badminton dealer

Rechtbank Breda, 23 juli 2007, LJN: BB0595. Yonex Kabushiki Kaisha tegen gedaagde, h.o.d.n. Belgro Badminton World.

Merkenrecht. Kort geding over het gebruik van de domeinnaam yonexbadminton.nl. Geen sprake van merkinbreuk, onrechtmatig handelen of misleiding.

Yonex is marktleider op het gebied van badmintonartikelen. Zij is houdster van diverse Beneluxmerken YONEX. Gedaagde Belgro houdt zich bezig met de verkoop van badmintonartkelen, onder meer van het merk YONEX. Belgro gebruikt voor haar webshop onder andere de domeinnaam yonexbadminton.nl, alsmede een banner met het logo van Yonex met de toevoeging badminton.nl en de tekst: “Welkom in de webshop van Belgro, één van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland”.

Yonex stelt dat door gebruik van haar merk in de domeinnaam en als banner en metatag inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten. Hoewel de rechter aanvankelijk vaststelt dat Belgro op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE als wederverkoper van de door Yonex in het economisch verkeer gebrachte producten gebruik mag maken van het merk YONEX voor de producten die van Yonex afkomstig zijn, gaat de rechter (toch) over tot een afzonderlijke toetsing van het gebruik van de domeinnaam yonexbadminton.nl aan de bepalingen van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE om vervolgens te concluderen dat gebruik van een merk in een domeinnaam, als banner en als metatag volgens vaste jurisprudentie geldt als ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Volgens Yonex heeft Belgro geen geldige reden voor het merkgebruik in de domeinnaam in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechter oordeelt anders en overweegt: “4.8.3. (…) Voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE dient allereerst de vraag te worden beantwoord of door dat ‘ander gebruik’ ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk YONEX. Pas indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord komt de vraag aan de orde of Belgro voor dat gebruik een geldige reden heeft (…)”. De rechter beoordeelt vervolgens per ‘ander gebruik’, te weten in de domeinnaam, in de banner en in de metatag, het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en concludeert dat Belgro met deze vormen van gebruik geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie van het merk YONEX.

Tevergeefs stelt Yonex zich nog op het standpunt dat Belgro onrechtmatig jegens haar handelt doordat Yonex niet zelf de unieke domeinnaam yonexbadminton.nl kan gebruiken. De rechter overweegt dat Yonex beschikt over de domeinnamen yonex.nl en yonex.com en dat Belgro bovendien heeft aangegeven te allen tijde bereid te zijn met Yonex te overleggen over de inhoud van de website of zelfs over een mogelijke overdracht van de domeinnaam. Ook het beroep op misleiding ex art. 6:194 sub i BW ten aanzien van de claim ‘één van de 140 yonex badminton dealers’ strandt, omdat gesteld noch gebleken is dat Yonex in de Benelux gebruik maakt van een gesloten dealernet en evenmin dat Belgro zonder toestemming van Yonex producten van het merk YONEX verkoopt.

Lees het vonnis hier.

IEF 4484

Erg lekker

Aroy-ice.jpgRechtbank ’s-Gravenhage, 31 juli 2007, KG ZA 07-01. Tang Frères SA c.s. tegen Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV c.s.

Merkenrecht. Toewijzing grensoverschrijdend verbod op merkinbreuk.

Partijen importeren en distribueren Aziatische voedingsmiddelen. Tang c.s. zijn houdster van het internationale woordmerk AROY-D, geregistreerd in 1988 en met gelding voor de Benelux. In 2006 is dit merk als gemeenschapsmerk geregistreerd voor diverse voedingsmiddelen, waaronder kokosnootijs. Gedaagde H&S heeft in 2005 het Benelux woord-/beeldmerk AROY-ICE gedeponeerd. H&S heeft bij het BHIM de nietigheid gevorderd van het gemeenschapsmerk van Tang c.s. op grond van haar oudere Beneluxmerk. Tang c.s. eisen in het onderhavige kort geding op hun beurt onder meer de nietigheidsverklaring van de merkinschrijving van H&S op grond van haar oudere internationale merk.

H&S bestrijdt de geldigheid van het merk AROY-D. Het merk mist volgens haar onderscheidend vermogen, omdat ‘aroy’ in het Thai ‘erg lekker’ betekent en aldus een hoedanigheid beschrijft van een product als ijs. H&S vinden dat Tang c.s. haar niet kunnen beletten deze mededeling met betrekking tot haar ijs te doen.

De voorzieningenrechter volgt H&S niet en oordeelt dat het om de vraag gaat of het merk AROY-D beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. H&S heeft volgens de rechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de doorsnee consument de betekenis kent van het woord ‘aroy’. Daar komt volgens de rechter bij dat H&S in de nietigverklaringsprocedure bij het BHIM zich niet heeft beroepen op een gebrek aan onderscheidend vermogen van het gemeenschapsmerk AROY-D, maar uitsluitend op het door haar gestelde oudere Beneluxmerkrecht AROY-ICE.

Nadat de rechter vaststelt dat het internationale merk van Tang c.s. op haar beurt ouder is dan het Beneluxmerk van H&S, stelt H&S dat haar merk niettemin gehandhaafd kan worden omdat het merk van Tang c.s. inmiddels is vervallen wegens niet normaal gebruik gedurende de periode 2001-2007 voor onder meer consumptie-ijs. De rechter volgt dit niet; Tang c.s. heeft ter zitting verpakkingen van haar ijsproducten getoond. Voorts stelt H&S tevergeefs dat er geen overeenstemming is tussen beide merken; de rechter merkt hierbij op dat H&S in de procedure bij het BHIM overigens ook zelf het standpunt inneemt dat de merken elkaar bijten.

Er volgt een grensoverschrijdend inbreukverbod, omdat Tang c.s. volgens de rechter voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat H&S inbreuk maakt of dreigt te maken in de gehele gemeenschap. Het verbod dient zich voorts ook uit te strekken tot Zwitserland, aangezien het internationale merk van Tang c.s. mede voor dat land is gedeponeerd en H&S geen gronden heeft aangevoerd waarom Tang c.s. hun merkrecht in Zwitserland niet zouden kunnen handhaven. De rechter veroordeelt H&S in de volledige proceskosten.

Lees het vonnis hier.