Woord- en of beeldmerk  

1- Rechtbank Alkmaar, 22 februari 2007, KG ZA 07-31. Cartridge World Benelux GmbH & Co KG tegen Mostert & Jacobs V.O.F. H.O.D.N. Cartridge City Hoorn  (met dank aan Teun Pouw, De Clercq Advocaten).

Kort zustervonnis van het al eerder en hieronder onder 2 vermelde vonnis Cartridge World-CeeWee.

Naast het feit dat de franchisenemer i.c. haar onderneming mag voortzetten heeft de rechtbank in deze kwestie geoordeeld dat de franchisenemer met haar nieuwe handelsnaam Cartridge City Hoorn géén inbreuk maakt op handelsnaam, logo's en overige handelsmerken van de franchisegever.

Lees het vonnis hier.

2 - Rechtbank Zutphen, 20 februari 2007, LJN: AZ8931. Cartridge World Benelux Gmbh & Co Kg tegen Ceewee Doetinchem B.V.

Voormalige franchisenemer mag bedrijf voortzetten, mits hij voorkomt dat deze zaak wordt verward met een vestiging van de franchiseorganisatie

“Vanzelfsprekend heeft Ceewee, nu partijen het erover eens zijn dat de franchiseovereenkomst is beëindigd, geen recht meer op deze Cartridge World Corporate Identity. Het ligt op de weg van Ceewee c.s. om na het einde van de franchiserelatie de associatie met Cartridge World-keten weg te nemen, zodat er géén gevaar bestaat dat het gemiddelde niet nauwlettend waarnemend winkelende publiek de vestiging van Ceewee aanziet voor een Cartridge World-vestiging.

Dat Ceewee c.s. een nieuwe merk-/handelsnaam en logo gebruikt is onvoldoende om een dergelijk verwarringsgevaar weg te nemen. De nieuwe naam van Ceewee Cartridge Point is vrijwel gelijkluidend aan Cartridge World. Voldoende aannemelijk is dat Cartridge World hiertegen op basis van de Handelsnaamwet met succes op kan komen. Mede gezien de keuze voor een vrijwel gelijkluidende naam, is bovendien voldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Ceewee door de overige bedrijfskenmerken van Cartridge World (zoals de kleurstelling) in stand te laten onnodig verwarringwekkend en derhalve onrechtmatig jegens Cartridge World heeft gehandeld. Bij het vorenstaande is tevens in aanmerking genomen dat gesteld noch aannemelijk geworden is dat voor het verwarringwekkend handelen een noodzaak bestond.”

Lees het vonnis hier.

- Gerechtshof Arnhem, 12 december 2006 (gepubliceerd 23 februari 2007),  gevoegde zaken 2005/196 en 2005/203, LJN: AZ9174. Juresta Nederland B.V. tevens h.o.d.n. Juresta Creditmanagement tegen Advex Financiële Diensten B.V. en vice versa.

Een aan dit recente arrest van de Hoge Raad verwant arrest van het Hof Arnhem.

“Uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 januari 1998 blijkt dat Juresta aan het door haar gevorderde verbod ten grondslag heeft gelegd dat Advex c.s. met het opnieuw redigeren van de incasso-overeenkomst(en) de incasso-overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk hebben bewerkt of nagebootst in gewijzigde vorm, welke niet is aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk, een en ander als bedoeld in artikel 13 van de Auteurswet.

Voorts oordeelt het hof dat als ervan moet worden uitgegaan dat een dergelijk verbod alleen kan worden gevorderd door de auteursrechthebbende en niet door een licentienemer, Juresta, die een volmacht van B. had verkregen, bij de gewraakte handelingen (in elk geval mede) als vertegenwoordiger van B. is opgetreden, zodat, nu vaststaat dat de (dreiging met) executie door Juresta jegens Advex c.s. een fout opleverde, ook B. jegens Advex c.s. aansprakelijk is krachtens artikel 6:172 BW.”

Lees het arrest hier.

- Rechtbank Zutphen, 20 februari 2007, LJN: AZ8931. Cartridge World Benelux Gmbh & Co Kg tegen Ceewee Doetinchem B.V.

Voormalige franchisenemer mag bedrijf voortzetten, mits hij voorkomt dat deze zaak wordt verward met een vestiging van de franchiseorganisatie

“Vanzelfsprekend heeft Ceewee, nu partijen het erover eens zijn dat de franchiseovereenkomst is beëindigd, geen recht meer op deze Cartridge World Corporate Identity. Het ligt op de weg van Ceewee c.s. om na het einde van de franchiserelatie de associatie met Cartridge World-keten weg te nemen, zodat er géén gevaar bestaat dat het gemiddelde niet nauwlettend waarnemend winkelende publiek de vestiging van Ceewee aanziet voor een Cartridge World-vestiging.

Dat Ceewee c.s. een nieuwe merk-/handelsnaam en logo gebruikt is onvoldoende om een dergelijk verwarringsgevaar weg te nemen. De nieuwe naam van Ceewee Cartridge Point is vrijwel gelijkluidend aan Cartridge World. Voldoende aannemelijk is dat Cartridge World hiertegen op basis van de Handelsnaamwet met succes op kan komen. Mede gezien de keuze voor een vrijwel gelijkluidende naam, is bovendien voldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Ceewee door de overige bedrijfskenmerken van Cartridge World (zoals de kleurstelling) in stand te laten onnodig verwarringwekkend en derhalve onrechtmatig jegens Cartridge World heeft gehandeld. Bij het vorenstaande is tevens in aanmerking genomen dat gesteld noch aannemelijk geworden is dat voor het verwarringwekkend handelen een noodzaak bestond.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007, HA ZA 06-2208, Tom Tom International tegen Tom Tom Licensing (Met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy)

Merkenrecht. Geschil tussen twee merkhouders van Tom Tom, de een voor navigatiesystemen, de ander voor de exploitatie van een 'cartoon property'. Beroep op HvJEG Ansul/Ajax (zelfs een gering gebruik om een afzet te vinden kan normaal zijn) en HR Sidoste (gebruik gericht op één distributeur kan normaal zijn) slaagt niet.

International stelt dat de merkregistraties van Licensing voor vervallenverklaring in aanmerking komen, aangezien zij haar merken in de afgelopen vijf jaren niet normaal heeft gebruikt. Licensing bestrijdt dit.

De rechtbank stelt vast dat International zich voldoende moeite heeft getroost de gestelde non-usus aannemelijk te maken. De rechtbank maakt gebruik van haar in artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE toegekende bevoegdheid om Licensing te belasten met het bewijs van normaal gebruik. Licensing brengt daartoe een aantal stukken in het geding. De rechtbank acht het bewijs hierdoor echter niet geleverd: "Zo er al van merkgebruik in één van de gedeponeerde klassen kan worden gesproken dan nog zijn de plannen voor de film van dermate ongewis dat van merkgebruik in de relevante periode in de Benelux geen sprake is", "uit de overgelegde e-mails betreffende het al dan niet bezoeken van een beurs kan verder geen merkgebruik door Licensing worden afgeleid", "Wel acht de rechtbank het geringe aantal uit het overzicht te herleiden downloads in de Benelux, te weten vijf downloads verdeeld over Nederland en Luxemburg in de relevante periode van vijf jaren, te gering om normaal merkgebruik aan te nemen (...)" en "Met International is de rechtbank echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Licensing zich met haar website tomtomworld.com onmiskenbaar richt op de Benelux markt".

Gerechtshof 's-Gravenhage 15 februari 2007, KG 05/434, TPG Post tegen NMBS Holding c.s. (Met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)

In tegenstelling tot de voorzieningenrechter is het Hof van oordeel dat het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen mist.

Het debat in hoger beroep spitst zich toen op de vraag of het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen heeft. Het Hof oordeelt hierover in negatieve zin: “Het moge duidelijk zijn dat “world” een zelfstandig naamwoord is en dat een correctie Engelse aanduiding zou zijn “international” of “global”, maar naar het voorlopig oordeel van het hof moet aangenomen worden dat het relevante publiek in de Benelux de aanduiding “world” in casu zal opvatten als “internationaal” of “wereldwijd”.

Rechtbank Groningen, 14 februari 2007, LJN: AZ8277. De Hypothekers Associatie B.V. tegen Van der Laan Assuradeuren B.V. en Van der Laan Verzekeringen B.V.

'De Hypotheker' is ingeburgerd en voldoende onderscheidend. Vermelding in Van Dale betekent i.c.. nog niet dat het een gewoon woord is in de Nederlandse taal. Gebruik Hypothekerije levert geen gevaar voor verwarring op. Voorzetsel ‘de’ is ook van belang bij de vergelijking.

DHA,  franchisegever van “De Hypotheker” is rechthebbende op diverse Benelux-registraties met betrekking tot de woorden “hypotheker”, “de hypotheker”, “de hypothekers associatie” en “jazeker. de hypotheker”. Door (de franchisenemers van) DHA wordt de handelsnaam “(De) Hypotheker” gevoerd.

Sinds maart 1999 is Van der Laan haar hypotheekbedrijf in Winschoten onder een aparte naam, “Hypothekerije” gaan uitoefenen en heeft het woord “hypothekerije” als woordmerk en als beeldmerk gedeponeerd. DHA maakt hiertegen bezwaar. Zonder succes.

Hoge Raad, 16 februari 2007, zaak Nr. C05/160HR. Adidas AG, tegen Marca Moda.(Met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Vragen van uitleg : 

1. Dient bij de bepaling van de  beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?

3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?

Lees het arrest hier.

HvJ EG 15 februari 2007, in zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy tegen het Benelux-Merkenbureau.

Prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Brussel in verband met een gehele weigering van inschrijving van een merk door een merkenautoriteit en de toetsing van die beslissing door de bevoegde rechterlijke instantie.

Het Benelux-Merkenbureau weigerde het merk "The Kitchen Company" in te schrijven op grond dat het louter beschrijvend zou zijn voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 43 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen zou missen. Tegen deze beslissing is door BVBA hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. De verwijzende rechter stelt vast dat het merk niet voor alle in klasse 21 genoemde waren beschrijvend is, maar slechts voor keukengerei.

Het Benelux-Merkenbureau oordeelde in algemene bewoordingen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste. Volgens de verwijzende rechter kan een dergelijke algemene beslissing voor de rechterlijke instantie die deze beslissing dient te toetsen tot gevolg hebben dat deze instantie volgens de nationale wettelijke regeling niet alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking kan nemen, zoals door het arrest Postkantoor wordt geëist. Indien de beslissing niet ingaat op elke waar of dienst afzonderlijk, kan de beroepsinstantie zijn bevoegdheid niet uitoefenen, wanneer nationale regelgeving voorschrijft dat deze rechterlijke instantie alleen kan oordelen over hetgeen aan de merkenautoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, en in de inschrijvingsaanvraag noch in de beslissing aan de individuele waren en diensten wordt gerefereerd.

GvEA 13 februari 2007, T-353/04. Ontex NV tegen OHIM/Curon Medical, Inc.

Oppositieprocedure: EURON v CURON. Vaststelling relevante (grotendeels specialistische) publiek, minutieuze beoordeling overeenstemming beide woordmerken.

Ontex heeft op basis van haar oudere Gemeenschapswoordmerk EURON (voor onder andere klasse 10) oppositie ingesteld tegen de aanvraag van Curon Medical voor het Gemeenschapswoordmerk CURON (klasse 10: o.a. chirurgische, medische, tandheelkundige en veterinaire apparaten en instrumenten).

In oktober 2003 werd deze oppositie door het OHIM gehonoreerd op grond van artikel 8 lid 1 sub b GMVo (verwarringsgevaar, waaronder begrepen een gevaar van associatie). Tegen deze beslissing van het OHIM spant Curon Medical hoger beroep aan bij de Kamer van Beroep van het OHIM. In hoger beroep wordt de uitspraak van het OHIM vernietigd en de oppositie alsnog afgewezen. Ontex gaat vervolgens in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg, waarbij zij klaagt dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er noch sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de twee merken, noch van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

- HvJ EG , 15 februari 2007, In zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy
tegen Benelux-Merkenbureau.

De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd:

- dat de bevoegde autoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten;

-dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk;

–dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan.

Lees het arrest hier.

Hof Leeuwarden 14 februari 2007, rolnr. 0500150, Natural Solutions B.V. tegen H.J. Redczus (met dank aan Otto Swens, Steinhauser Hoogenraad). 

Aardige overwegingen over voorgebruik, voor-voorgebruik en  overdracht van voorgebruik. Het enkel bedenken van een merk houdt nog geen voorgebruik in.

Hoger beroep tegen dit vonnis van de rechtbank Leeuwarden. Natural Solutions (voor heen Eastwick geheten) vordert op basis van het in 199 gedeponeerde woordmerk GREEN SMILES nietigverklaring van het in 2001 gedeponeerde woord/beeldmerk ‘green smiles’ van H.J. Redczus. Redczus claimt voorgebruik en vordert nietigverklaring in reconventie van het merk van Natural Solutions. Natural Solutions zegt voor-voorgebruiker te zijn.

Voorts vorderde Redczus vernietiging van het merk FAIR SMILES van natural solutions op grond van zijn ‘green smiles’ merk.