Woord- en of beeldmerk  

"4.19 Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient bezien te worden als een nieuwe inschrijving. Op het moment van dit depot gold met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar de situatie zoals hiervoor onder 4.16 aangeduid. Onder die omstandigheden diende er rekening mee gehouden te worden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Door Jaguar is bij het pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 16) terecht opgemerkt dat Van Hilst in dit verband geen argumenten kan ontlenen aan de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 19 december 1996 (NJ 1997, 623), aangezien de daarin behandelde casus niet vergelijkbaar is met de onderhavige. Kort gezegd komt het hierop neer dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd.

4.20 Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk geworden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden

4.21 Een en ander voert het hof tot de slotsom dat het depot van geïntimeerde sub 2 in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden. Dit brengt mee dat aan Van Hilst geen beroep toekomt op de hiervoor onder 4.17 vermelde termijn van vijf jaar. De consequentie hiervan is dat Jaguar zich met vrucht kan beroepen op artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt. Het beroep van Van Hilst op verval van het woord/beeldmerk uit 1980 wegens niet-gebruik behoeft geen bespreking aangezien (reeds) de overige merkinschrijvingen van vóór het depot van 1984 die Jaguar aan haar vorderingen ten grondslag legt voor een toereikende merkenrechtelijke basis zorgdragen.

4.22 Op die grondslag kan Jaguar zich (in ieder geval) ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder c BVIE verzetten tegen het gebruik dat Van Hilst maakt van het teken Jaguar. Dit geldt voor het woordmerk; de afbeelding van een roofdierkop die Van Hilst gebruikt vertoont naar het oordeel van het hof onvoldoende overeenstemming met de beeldmerken van Jaguar. Bij de beantwoording van de vraag of Jaguar zich op de grond van andere onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE tegen het gebruik van het teken kan verzetten heeft Jaguar geen belang, zodat het hof deze vraag in het midden laat."

Lees het arrest hier. Vonnis waarvan beroep hier. Eerdere vonnissen en arresten hier, hier en in IER 1996/45 (Pr. Rb. Breda 25 juli 1996) en IER 1996/46 (Hof 's-Hertogenbosch 12 november 1996).

Auteursrecht

De voorzieningrechter kan, zo te lezen wellicht een beetje met het oog op het Technip-criterium, nog niet met zekerheid te zeggen of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. “ Duidelijk is dat voor GRAS gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande computerprogramma's, zoals Microsoft Excel en Acces, zodat geen van beide partijen een beroep op oorspronkelijkheid kan doen, voor zover de opbouw, volgorde en / of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door deze bestaande programma's. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat zowel (het oudere-IEF) RM 97 en RM 2000 als GRAS als een zodanig oorspronkelijke samenvoeging, selectie of bewerking van diverse functionaliteiten kunnen worden gezien dat daarin de persoonlijke, subjectieve visie oftewel het `persoonlijke stempel' van Schreurs en Vastenhout (en in GRAS wellicht ook van Romkes) tot uitdrukking wordt gebracht. Ook sluit de voorzieningenrechter niet uit dat aan GRAS ten opzichte van RM 97 en RM 2000 nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van artikel 10, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter op basis van de stellingen en de toelichtingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken nog niet met voldoende zekerheid vast te stellen om, al is het maar voorlopig, een uitsluitend recht aan te nemen en een verbod tot gebruik van een soortgelijk rekenmodel of programma te rechtvaardigen. Daarvoor is nader feitenonderzoek nodig, waarbij getuigen moeten worden gehoord, en waarvoor mogelijk een deskundigenbericht nodig is.”

Werkgeversauteursrecht

Ook over een mogelijk artikel 7 Aw werkgeversauteursrecht is volgens de voorzieningenrechter nog niets met zekerheid te zeggen. “De voorzieningenrechter stelt vast dat Schreurs en Vastenhout eventuele auteursrechten op GRAS of eerdere rekenmodellen niet bij akte  overeenkomstig artikel 2 Aw aan Metafoor hebben overgedragen en daarover ook geen  afspraken hebben gemaakt met Metafoor. (…)De door Metafoor  overgelegde arbeidsovereenkomsten met Schreurs en Vastenhout bieden onvoldoende  aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot  de taak van Schreurs en Vastenhout behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de  vorm waarin het systeem tot stand zou komen.” Ook de feitelijke situatie (betaalde overuren etc. is onvoldoende helder.

Auteursrechten op promotiemateriaal.

Partijen zijn het erover eens dat het folder- / promotiemateriaal een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw is, en dat de tekst over het systeem FRIS daarmee  grotendeels overeenstemt of zelfs identiek is. Wel betwisten Buro Beeld c.s. dat de  auteursrechten daarop aan Metafoor toekomen. Vastenhout zou de tekst hebben bedacht en geschreven, zonder daartoe de opdracht van Metafoor te hebben gekregen. Ook hier is de  voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende duidelijk is geworden of het schrijven van het foldermateriaal in dienst van Metafoor tot de taak van Vastenhout behoorde, zodat de voorzieningenrechter ook op dit punt zonder nader onderzoek geen oordeel kan geven.  

Merkinbreuk

Op het punt van merkinbreuk is de voorzieningenrechter wel stellig: “Het op dit punt op zichzelf correcte  betoog van Metafoor, namelijk dat de aanwezige verschillen tussen merk en teken worden  gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de beide rekensystemen,  waardoor toch verwarring kan ontstaan bij de gebruikers, gaat naar voorlopig oordeel van de  voorzieningenrechter in dit geval niet op. Voor het risico op verwarring zijn de visuele,  auditieve en begripsmatige verschillen tussen enerzijds het woordmerk GRAS en anderzijds  het teken FRIS te groot. De visueel en auditief overeenstemmende tweede letter R en vierde  letter S en het gebruik van hoofdletters vormen daarvoor onvoldoende grondslag. Mogelijk  roept het woord FRIS een lichte associatie op met het woord GRAS, maar naar voorlopig oordeel in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van verwarring en dus merkinbreuk.  in de zin van artikel 2.20 lid 1, sub b van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom  (BVIE). Daarbij speelt een rol dat GRAS en FRIS afkortingen zijn van Grondgebruik  Analyse Systeem respectievelijk Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem, hetgeen  duidelijk in het promotiemateriaal en op de website wordt vermeld en hetgeen het risico op  verwarring verkleint.”

Slaafse nabootsing.

“Met betrekking tot  dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft  onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder  afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. Het is de  voorzieningenrechter, mede in het licht van de eerder door Schreurs en Vastenhout  ontwikkelde rekenmodellen RM 1997 en RM 2000, onvoldoende duidelijk geworden of het  product wel voldoende onderscheidend is en welke (technische) elementen strikt  noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het systeem en welke  elementen niet.”

Samenvattend is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen over de vraag of er sprake is van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing.  De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, waarbij ook meespeelt dat er al een bodemprocedure aanhangig over dit en een veel meer omvattend geschil tussen partijen.  

Proceskosten.

“Buro Beeld en Vastenhout hebben gevorderd om bij een afwijzend vonnis  Metafoor te veroordelen in de volledige feitelijke door hen gemaakte proceskosten in de zin van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele  eigendomsrechten. De voorzieningenrechter stelt vast dat in beginsel ook de eisende partij  die vergeefs een beroep doet op IE-rechten in de volledige proceskosten kan worden  veroordeeld, nu artikel 14 van deze handhavingsrichtlijn spreekt van `de in het ongelijk  gestelde partij'. Hierboven is echter al gebleken dat het gelijk in dit kort geding deels in het midden blijft, omdat de voorzieningenrechter zich in dit kort nog niet het vereiste inzicht  heeft kunnen verschaffen voor een verantwoorde beslissing over de gestelde  auteursrechtinbreuk dan wel de gestelde slaafse nabootsing. In dat Licht, terwijl dit kort  geding in feite een deelproces vormt van een veel omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort geding tegen een  volledige proceskostenveroordeling van Metafoor. Metafoor zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden  veroordeeld in de proceskosten van Buro Beeld en Vastenhout.”      

Lees het vonnis hier.

Zo voert eiseres o.a. de handelsnaam [J.Z.] en gedaagde de handelsnaam [F.Z.]. Op 28 november 2005 heeft gedaagde de geslachtsnaam [Z.] als Benelux-woordmerk laten registreren. Eiseres vordert dat de rechtbank de nietigverklaring van het merkdepot [Z.] zal uitspreken en een bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE.

Eiseres beroept zich op art. 2.4 onder f sub 1 BVIE: kwade trouw, indien de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De rechter hanteert een zeer strikt onderscheid tussen merkgebruik en handelsnaamgebruik. Art. 2.4 onder f sub 1 BVIE spreekt over merkgebruik. De rechter concludeert dat het beroep van eiseres op dit artikel niet kan slagen, omdat zij er niet in is geslaagd aan te tonen dat zij de handelsnamen met het bestanddeel [Z.] in de laatste drie jaar binnen de Benelux als merk heeft gebruikt.

Toch heeft het voorgebruik van de handelsnaam van eiseres tot gevolg dat de rechter concludeert dat er sprake is van een situatie van kwade trouw, weliswaar anders dan de voorbeelden die art. 2.4 sub f BVIE opsomt. “Alhoewel partijen, zoals door gedaagde is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door gedaagde doen inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk (…) in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de [Z.]groep (in)direct volledig frustreert.

Immers, de enkele aanduiding met de naam [Z.] voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat gedaagde wist dat eiseres de handelsnaam [J.Z.] ten tijde van de inschrijving van het merk [Z.] binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk [Z.] zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam [J.Z.]. (5.9)

”Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam [Z.] door gedaagde te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef BVIE) is derhalve door gedaagde geen geldig recht op het merk [Z.] verkregen”. (5.14)

Lees het vonnis hier.

De beslagen zijn derhalve alleen formeel al onrechtmatig gelegd, maar ook ten aanzien van de materiele kant van de zaak oordeelt de voorzieningenrechter: “de totaalindruk verschilt zozeer van het nieuwe jaguar logo dat inbreuk niet aannemelijk is en dat afbreuk van het onderscheidend vermogen van van het jaguar-logo niet in de rede ligt. (…) Niet kan worden gezegd dat het logo cvan Unifruit een duidelijk overeenstemmende indruk geven waardoor bij het publiek gevaar bestaat voor associatie met het merk van Zwaardfruit.”

Met betrekking tot het auteursrecht: “Op basis van bovenvermelde totaalindruk is op het moment voldoende aannemelijk dar het Puma logo een onafhankelijke schepping is en dus geen nabootsing. ”

Zwaardfruit wordt veroordeeld in de (richtlijnconforme) proceskosten, gematigd tot een bedrag van zo’n 7000 euro aan advocaat- en vertaalkosten.

Lees het vonnis hier. Eerder bericht en eerder vonnis hier.

Het argument dat registratie niet heel erg is, omdat de bescherming heel beperkt is en het voor iedereen eigenlijk wel duidelijk is dat de termen Golf en USA publiek bezit zijn, gaat niet op. In de praktijk zou dat alleen maar tot onduidelijkheid leiden.  

“The scope of the exclusive right of the proprietor of the mark therefore extends beyond the use of the mark in the narrow sense, since it also encompasses terms that entail a likelihood of confusion with that mark. In the present case, it appears at least possible, if not likely, in the case of a registration of the mark applied for, that prudent enterprises which are active in the golf field will choose to avoid using a combination of the terms ‘golf’ and ‘USA’ in order to avoid any risk of making themselves liable towards the proprietor of the GOLF USA trade mark. The argument that the availability of each of the components of the mark applied for is not affected by the registration of that latter mark is therefore unfounded.” (33)  

Bovendien is ‘golf’ niet, zoals de deposant stelt, een zodanig ruim begrip dat het niet beschrijvend kan zijn voor de desbetreffende waren en diensten:

“In the present case, given that the descriptive character of the term ‘USA’ is not contested in the context of this plea, it needs to be investigated whether such a link exists between the term ‘golf’ and the goods and services concerned, which, in the present case, are those in Classes 28 and 35, since the Board of Appeal did not find that such a link exists for the goods covered by Class 25. In Class 28, the goods concerned are golf equipment and, in Class 35, the services concerned are the retail sale of that equipment. From the point of view of the consumers of those goods and services, namely golf players, there is, therefore, a direct link between the component ‘golf’ of the mark applied for and the goods and services for which registration of that mark was sought. It follows that the term ‘golf’ is descriptive in relation to the goods and services at issue, which cannot be called into question by the allegedly general character of the term ‘golf’.” (36)      I

“The link between the indication given by the sign and the nature of the goods and services concerned in Classes 28 and 35 respectively is sufficiently direct for the reference consumer to perceive the descriptive message contained in the sign and for that message to override the sign’s ability to indicate the commercial origin of the goods and services.  In addition, (…) in the context of the present case, that the consumer concerned might understand the sign GOLF USA as an indication that the goods and services at issue come from the United States. The applicant has not contested the existence of that risk.” (37)

Het merk is niet alleen beschrijvend in de zin van 7(1)(c) (en dus niet onderscheidend) voor de klassen 28 en 35, maar ook niet onderscheidend (want mogelijk beschrijvend) in de zin van 7(1)(b) voor klasse 25:

“By reason of its descriptiveness the mark applied for is therefore necessarily devoid of any distinctive character in respect of Classes 28 and 35 and it is not necessary to examine that point individually.” (45)

“(…) Since the goods in Class 25 do not have a specific use they may also be used for playing golf even though they are not explicitly intended for that purpose. Second, the ‘USA’ component of the mark applied for may be used to designate the geographical origin of the goods or of the undertaking which produces or markets them. The components of the mark applied for are thus descriptive, respectively, of a possible use and of the origin of the goods in question. That finding is valid for the whole of the Community since it is not necessary to have a command of the English language to be able to understand the meaning of those terms. As regards the combination of the two terms, that combination does not contain, in relation to the components taken separately, any additional element capable of giving it distinctive character. (49)

“In particular, although the term ‘golf USA’ does not conform to linguistic rules, in that it cannot be used, as such, in a correct English sentence, it is nevertheless very close and, phonetically speaking, it is identical to certain expressions which are commonly used to indicate that something originates from the United States. (…) Seen from that perspective, the present case is one of mere juxtaposition or lack of a link between the terms, rather than a linguistic ‘error’ strictly speaking. Such a minimal and imperceptible phonetic difference cannot have any influence on the perception created by the two terms which make up the mark applied for and is thus not likely to obscure the message clearly and directly conveyed by those terms.” 50    

It follows that the sign GOLF USA remains devoid of any distinctive character.

De deposant doet nog een beroep op artikel 15 EVRM, maar ook dat wordt afgewezen.

“The applicant maintains, first, that OHIM has already registered several marks which are similar and also comprise the word ‘golf’ placed before or after the name of a town or country. The refusal to register the mark applied for despite OHIM’s practice to the contrary is arbitrary and therefore constitutes an infringement of Article 14 of the ECHR, which prohibits any discrimination. Second, the applicant points out that the mark applied for has already been registered as a national mark in four Member States and in Benelux.”(55)

Het argument gaat niet op, rechtspraak en rechtszekerheid zouden zeer onzeker worden als mogelijk incorrecte eerdere en mogelijk incorrecte latere beslissingen elkaar zouden beïnvloeden.

“It is clear from the case-law that observance of the principle of equal treatment must be reconciled with observance of the principle of legality, according to which no person may rely, in support of his claim, on unlawful acts committed in favour of another. ” (60)

“It should be pointed out that the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it; it applies independently of any national system. Nevertheless, registrations already made in Member States are a factor which, without being decisive, may be taken into account for the purposes of registering a Community trade mark. Those registrations may thus provide analytical support for the assessment of an application for registration of a Community trade mark. (…) However (…) such registrations cannot be binding on it in circumstances in which it considers that the sign applied for is in conflict with the absolute grounds for refusal laid down in Regulation No 40/94.” (62, 63, 64)

Ook van inburgering, in a substantial part of the Community, is geen sprake: “It follows that the Board of Appeal did not err in its assessment that the applicant had not met the requirement of proving that the mark has become distinctive in a substantial part of the Community in consequence of the use which has been made of it.” (85)

Het beroep wordt afgewezen.

Lees het arrest hier.