Woord- en of beeldmerk  

Eerst het begrip 'defensief merk', dan wij in de BMW, maar ook in de GMVo niet kennen. De Italiaanse regeling  definieert „Defensieve" merken als merken die tot doel hebben het hoofdmerk een grotere bescherming tegen verwarringsgevaar te bieden door de houder ervan toe te staan, zich te verzetten tegen de inschrijving van een merk dat op zich niet dermate op het hoofdmerk lijkt dat verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. De Italiaanse merkenwet ontheft dergelijke merken zelfs van hun gebruikverplichting: gebruik in de afgelopen vijf jaar behoeft niet te worden aangetoond wanneer de houder van het niet-gebruikte merk tevens houder is van één of meer andere overeenstemmende merken die nog gelden, waarbij ten minste één merk wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren of diensten".

Il Ponte stelt dat deze regeling voor haar een 'geldige reden' voor niet-gebruik van de merken in de zin van art. 50 lid 1 sub a van de GMVo oplevert. Het Gerecht is het hier niet mee eens:

46 (...) Aangenomen dient evenwel te worden dat het begrip „geldige redenen" in deze bepalingen verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk. De houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, kan zich daarentegen niet aan de krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op hem rustende bewijslast onttrekken met een beroep op een nationale bepaling – zoals artikel 42, lid 4, van de Italiaanse merkenwet –, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter defensie van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. Zoals in punt 46 supra werd geoordeeld, zijn dergelijke inschrijvingen immers niet verenigbaar met de communautaire merkenregeling zoals die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, en vormt de erkenning ervan op nationaal niveau geen „geldige reden" in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening voor het niet gebruiken van een ouder merk waarop een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd.
 
Ook het seriemerk argument wordt door het Gerecht niet aangenomen, omdat, zo stelt het Gerecht een beroep op een seriemerk alleen opgaat wanneer (a) de merken met gemeenschappelijke kenmerkende elementen gebruikt worden en (b) het aangevallen merk kenmerken bezit waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie:

126 "In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie" kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk.

127 In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft."
 
Gerecht wijst het beroep af. Lees het arrest hier.

Cette utilisation fréquente de différents animaux pour ce type de produits a pour conséquence une banalisation de leur usage et de leur caractère distinctif, lequel, ce faisant, tend à être considérablement diminué.

Ainsi qu’il a été indiqué au point 46 ci-dessus, il est constant que les produits en cause sont identiques ou similaires. Par ailleurs, il résulte des considérations exposées aux points 50 à 52 ci-dessus, qu’il existe des similitudes visuelles entre la marque demandée et la marque antérieure, véhiculées par l’élément commun « quick », ainsi qu’une quasi-identité phonétique. La chambre de recours a donc pu conclure à juste titre qu’il existait un risque concret que le public pertinent puisse se méprendre sur l’origine commerciale des produits.

Ce risque de confusion est accru par le fait que l’OHMI et l’intervenante ont indiqué, sans être contredits sur ce point par la requérante, qu’il était habituel, dans le secteur alimentaire, qu’une même entreprise décide de distinguer ses différentes lignes de produits en utilisant des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun. Lees het arrest hier.

Kraaijeveld stelt daarnaast dat de drie aanduidingen Top Drain Recycling Dresser en Field Topmaker geen geldige merken zijn, omdat ze volledig beschrijvend zijn. Volgens de rechtbank zijn de tekens echter niet louter beschrijvend, maar ‘verwijzen ze naar de gebruiksfunctie van de machine en zijn als zodanig geschikt als (zwak) merk.” En voorshands kan met betrekking tot deze merken niet worden geoordeeld dat de partijen bij de overeenkomst hebben bedoeld ook toekomstige merkrechten aan Koro toe te delen. Alle omstandigheden in ogenschouw nemend komt de rechtbank tot de conclusie dat beide partijen de aanduidingen mogen gebruiken.

Omdat volgens de overeenkomst ook de rechten op het ontwerp aan Koro toekomen, kan Koro zich er met een beroep op ‘ongeoorloofde mededinging’ wel tegen verzetten dat Kraaijeveld machines op de markt brengt die er hetzelfde uitzien. De grensoverschrijdende merkenrechtelijke vorderingen van Koro ten aanzien van Frankrijk, Duitsland, het Verneigd Koninkrijk , Autralie en de VS worden eveneens toegewezen. Lees het vonnis hier.

Het gangbare Nederlandse bijvoeglijk naamwoord ‘happy’ betekent gelukkig of blij (Van Dale Hedendaags Nederlands 2002). De plaatsing van ‘happy’ vóór ‘vakanties’ maakt dat het in aanmerking komende publiek ‘happy’ zal opvatten als een eigenschap van ‘vakanties’. ‘Happy’ is dan de aanduiding van het voor dat publiek wenselijk kenmerk dat de vakantie een blije of gelukkige ervaring oplevert. Het Bureau toont aan, met door hem overgelegde producties, welke door DTI niet (voldoende) zijn weersproken, dat ‘happy’ op deze wijze wordt gebruikt, ook in verband met vakantie(reizen).

Zowel ‘happy’ als ‘vakanties’ kunnen derhalve een aanduiding zijn van relevante kenmerken van de betrokken diensten, zodat het teken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaat uit beschrijvende aanduidingen.

Het gehele teken verschilt niet merkbaar van de som van zijn bestanddelen. De woordcombinatie bevat niet iets ‘extra’s’,waardoor het onderscheidende kracht krijgt. Tevergeefs beroept DTI er zich in dit verband op dat het teken een Engels met een Nederlands woord combineert. (...) Evenmin is – zoals DTI aanvoert – sprake van een originele, goed te onthouden slogan met een zelfstandige, niet louter beschrijvende, betekenis."

De inschrijving van het teken dient aldus geweigerd te worden. Lees hier de beschikking.

Naar het oordeel van het hof is het teken aldus begrepen zowel naar vorm als naar inhoud aan te merken als een doorsnee reclame-mededeling. In het teken ligt een niet mis te verstane aanprijzing besloten door de belofte van ‘zeer veel genoegen’. Het teken is voorts samengesteld zoals voor dergelijke mededelingen gebruikelijk. Zo blijkt uit hetgeen het Bureau aanvoert en door DTI niet (voldoende) is bestreden, dat ‘grenzeloos’ gangbaar is als voorvoegsel in tal van wervende en aanprijzende woordsamen-stellingen als grenzeloos goed, grenzeloos voordelig, grenzeloos fietsen, grenzeloos vakantieplezier en grenzeloos dromen, ook in verband met de betrokken diensten. Juist bij gebruik in verband met die diensten zal het in aanmerking komend publiek het teken daarom opvatten als een verkoopbevorderend bedoelde slogan.

Anders dan DTI aanvoert is geen sprake van een originele slogan noch van een teken met een andere, zelfstandige betekenis. Het teken GRENZELOOS GENIETEN bestaat uit alledaagse woorden en is – zoals gezegd - volgens de gewone taalconventies samengesteld, de gelijke beginletters (alliteratie) daaronder begrepen. Het teken bevat kortom geen element dat maakt dat het in aanmerking komend publiek in het teken méér zal zien dan een wervende boodschap. Naar het oordeel van het hof leent GRENZELOOS GENIETEN zich er van huis uit niet voor om de betrokken diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, en die diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit oordeel valt niet anders uit indien, zoals DTI aanvoert, het in aanmerking komend publiek specifiek bestaat uit diegenen die een reisarrangement wensen te boeken naar Egypte of Turkije.

DTI beroept er zich ten slotte nog op dat het door haar gedeponeerde teken door het Bureau ten onrechte is aangemerkt als louter beschrijvend voor de betrokken diensten en voorts, dat het Bureau niet heeft aangetoond dat het teken bestaat uit voor die diensten gebruikelijke aanduidingen. Deze stellingen kunnen DTI niet baten. Uit het voorgaande vloeit immers voort dat het teken voor de betrokken diensten elk onderscheidend vermogen mist, zodat inschrijving daarvan moet worden geweigerd, nog afgezien van de vraag of het teken louter beschrijvend is of bestaat uit gebruikelijke aanduidingen in de zin van artikel 6bis, eerste lid, onder c en onder d BMW.

De inburgering kan zonder nadere gegevens niet worden aangenomen. Het verzoek van DTI wordt afgewezen.
Lees hier de beschikking.

In casu blijkt echter dat de SGS niet altijd optreedt als bestuursorgaan maar ook, en eigenlijk voornamelijk "inter partes expertonderzoek" verricht. Alleen indien er echt expliciet om wordt gevraagd treedt zij op als ‘notified body’ en bestuursorgaan. De uitkomst van het voor Ostoy verrichte onderzoek betrof echter slechts "een opinie." De Rechtbank Rotterdam volgt deze redenering, omdat er i.c. geen expliciet verzoek was er geen aanleiding was voor SGS om na te gaan of Ostoy haar speelgoed niet op geheel privaatrechtrechtelijke basis wilde laten testen, maar uit was op een verklaring van de SGS als ‘notified body.’ Een bestuursorgaan kan dus een dubbele pet hebben. Lees het vonnis hier.

In overweging 6.5 beantwoordt de rechtbank deze vraag bevestigend en hakt daarmee een knoop door die doorgehakt moest worden. De rechtbank verwerpt (terecht) het verweer dat de rechthebbende hiermee méér rechten zou krijgen dan hem toekomt. Het gaat immers alleen om de vraag bij wie de rechten berusten, bij Buma (krachtens overdracht en art. 30a Aw) of bij de individuele rechthebbenden. Dat de individuele rechthebbenden nu de facto de uitvoering van het gehele nieuwe dramatisch muzikale werk waar hun liedjes onderdeel van uitmaken kan verbieden is misschien een feit, maar geen ‘overbedeling’ aan rechten.
 
In ov. 6.6 onderzoekt de rechtbank of liedjes van eisers wel een integrerend onderdeel van het gele (dramatisch-muzikale) werk, oftewel van het verhaal, uitmaken. Alleen dan is er immers sprake van een uitvoering met vertoning van een dramatisch-muzikaal werk en dus van groot recht dat aan de individuele rechthebbenden toekomt. Met uitzondering van twee liedjes (Super Trouper en Voulez Vous) oordeelt de rechtbank dat dit het geval is en daarmee is het lot van (de rest van de liedjes in) de musical bezegeld.

Titelbescherming

Vervolgens gaat de rechtbank ook nog (uitgebreid) in op de vorderingen gebaseerd op het pretense merkrecht van eiseres op de titel “Mama Mia!” De rechtbank is blijkens ov. 6.17 van oordeel dat de titel “Mama Mia!” door het publiek ten aanzien van de musical niet als herkomstaanduiding zal worden opgevat en derhalve geen geldig merk is voor musicals.

In ov. 6.18 blijkt evenwel dat de aanduiding “Mama Mia!” volgens de rechtbank door eiseres ook is gebruikt voor merchandisingsactiviteiten en -artikelen en ten aanzien van die waren en diensten wél als geldig merk is aan te merken. De rechtbank constateert evenwel dat gedaagde de aanduiding Mama Mia –Come Together uitsluitend gebruikt ter aanduiding van haar musical (en dus ook weer niet als herkomstaanduiding). Daarom kan en moet de merkinbreukvraag uitsluitend worden beantwoord aan de hand van art. 13A lid 1 sub d BMW en dan alleen nog ten aanzien van merchandisingsartikelen en -activiteiten en niet t.a.v. de musical zelf.  De rechtbank meent dat van dergelijke merkinbreuk geen sprake is (zie het slot van ov. 6.18). Ook is de rechtbank (blijkens ov. 6.20) van mening dat het gebruik van een sterk gelijkende titel in casu op zichzelf niet onrechtmatig is.

Ten slotte blijkt echter dat het aanhaken bij de naam en de bekendheid van de musical vanwege de bijkomende omstandigheden van het geval (omschreven in ov. 6.22) toch wel onrechtmatig is. Er is onder andere sprake van gevaar voor verwarring. Dat is onrechtmatig en die onrechtmatigheid wordt nog vergroot door de seksueel getinte verwijzingen in de musical van gedaagde.’

De Amsterdamse rechtbank komt in casu (wederom) tot het oordeel dat de titels van individuele werken als zodanig geen merken zijn (vgl. Rb. Amsterdam 28 juli 2004, AMI 2005, p. 59 (Standaard/Gele Teken)). En dat is goed verdedigbaar (vgl. mijn noot onder voornoemd vonnis). Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat via de onrechtmatige daad exact hetzelfde resultaat lijkt te worden behaald als op grond van het merkenrecht mogelijk zou zijn.

Gedaagde Wigt mag niet verder met zijn musical, zoals ook eerder in kort geding tussen dezelfde partijen in twee instanties was bepaald. (Zie Vzr. Rb. Arnhem 18 december 2002, LJN AF3265 en Hof Arnhem 24 december 2002, LJN AF3864).  Eerder was Wigt betrokken bij een ander geschil over groot- en kleinrecht. Zie Pres. Rb. ’s-Gravenhage 18 november 1998, IER 1999, nr 12, p. 81 m.nt. FWG (Lloyd Webber/Wigt).  DJGV.

Lees het vonnis hier.