Woord- en of beeldmerk  

Gedaagde houdt zich als groothandel bezig met de in- en verkoop van glaswerk ten behoeve van de Nederlandse markt. Zij betrekt haar glaswerk sinds jaar en dag uit Polen en Roemenië alwaar zij het glaswerk zelfstandig inkoopt uit bestaande collecties, en vervolgens in Nederland in de handel brengt.

Eiseres stelt dat Gedaagde onrechtmatig jegens Eiseres handelt door de B modellen van Eiseres in strijd met artikel 13 van de Auteurswet te verveelvoudigen, subsidiair door deze op slaafse wijze na te bootsen en te exploiteren, terwijl zij bovendien de van Eiseres gekopieerde producten zonder toestemming van Eiseres openbaar maakt door verkoop op de Nederlandse markt.

Het conflict tussen Eiseres speelt echter al sinds 2002 en  naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat de voorgeschiedenis in de weg aan het aannemen van spoedeisend belang. ‘De enkele stelling van Eiseres met betrekking tot de “kerstpakkettenbeurs” die deze maand in Rosmalen wordt gehouden leidt niet tot een ander oordeel.”

Maar ten overvloede acht  de voorzieningenrechter op grond van de stellingen van Eiseres, de overgelegde verklaringen en ontwerptekeningen het nog wel aannemelijk dat Eiseres als de maker van die producten heeft te gelden. De vraag of de 26 producten van Eiseres een eigen karakter hebben en het persoonlijk karakter van de maker dragen moet evenwel voorshands naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontkennend worden beantwoord.

Het enige direct in het oog springende bijzondere kenmerk van de Eiseres producten is de dikke bodem met open glasbel, maar het auteursrecht daarop ligt niet bij Eiseres. Voor het overige is Eiseres er voorshands niet voldoende in geslaagd om duidelijk te maken waar de originele en bescherming verdienende elementen van de verschillende producten in bestaan.

Bij dat oordeel betrekt de voorzieningenrechter ook dat niet voldoende duidelijk is geworden wanneer de producten voor het eerst zijn gemaakt. Dat is van belang omdat uit de overgelegde catalogi van M. (1976-1980) en de door Gedaagde overgelegde facturen en catalogus van S. blijkt dat soortgelijk glaswerk al lange tijd op de markt is en door Gedaagde wordt verhandeld.

Dat Gedaagde de producten van Eiseres slaafs nabootst is voorshands evenmin voldoende aannemelijk geworden. Gedaagde heeft die stelling van Eiseres op voldoende overtuigende wijze bestreden door te wijzen op diverse verschillen – afgezien van de dikke bodem met glasbel - tussen de producten van partijen zoals bijvoorbeeld de maatvoering en andere details. Daarbij geldt voorts dat Gedaagde niet zelf glaswerk produceert of laat produceren, maar slechts koopt uit bestaande collecties van andere producenten.

De voorlopige conclusie is dan ook dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat Eiseres spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, noch glaswerk heeft ontworpen waarop zij auteursrecht kan doen gelden, noch dat Gedaagde inbreuk maakt op de rechten van Eiseres. Lees het vonnis hier.

Merk A

MBGC heeft naar aanleiding van de door Aguilar overgelegde bescheiden die een gebruik van Merk A zouden moeten aantonen de vraag opgeworpen of merkgebruik op facturen gericht aan wederverkopers en/of op verpakkingsmaterialen die de eindgebruiker/consument niet onder ogen komen, in de beoordeling betrokken kunnen worden. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend waartoe als volgt wordt overwogen. Gebruik van een merk op facturen of verpakkingsmaterialen richting wederverkopers/detailhandelaren kan een reëel commercieel doel dienen in bovenvermelde zin aangezien het op de markt van detailhandelaren een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als afkomstig van Aguilar (vgl. HR 23 december 2005, LJN AU2850, C04/247 HR, Sidoste/Bonnie Doon, met name r.o. 3.5.3).

Dit oordeel wordt niet anders door het feit dat het HvJ EG in r.o. 36 van Ansul/Ajax overwoog dat bij normaal gebruik sprake moet zijn “van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

De rechtbank deelt niet de door MBGC aan die overweging gegeven lezing dat dan ook uitsluitend gebruik richting consumenten/eindverbruikers mag meetellen.  Dit staat niet met zoveel woorden in vermelde rechtsoverweging, terwijl een dergelijk oordeel – indien zulks werkelijk bedoeld zou zijn – mede gelet daarop dat ook gebruik richting wederverkopers een reëel commercieel doel kan hebben (zoals de Hoge Raad oordeelde in voornoemd arrest Sidoste/Bonnie Doon), bepaald een nadere motivering behoefde. In de daaropvolgende overwegingen maakt het HvJ EG bovendien duidelijk dat bij de beoordeling van instandhoudend gebruik in feite juist alle omstandigheden moeten worden meegewogen, in welke redenering niet goed past dat een bepaalde vorm van gebruik reeds op voorhand zou moeten worden uitgesloten. Ruimer is ook het in r.o. 37 door het HvJ EG gehanteerde begrip “klanten”, terwijl tot slot van belang is dat een beperking tot consumenten/eindverbruikers in het uiteindelijke door het HvJ EG gegeven antwoord op de vraag niet voorkomt.

Vervolgens heeft MBGC aangevoerd dat gebruik van een logo zonder daarin het element “calzados” niet tot instandhoudend gebruik van Merk A kan leiden. Ook dit betoog wordt verworpen. De rechtbank vermag niet in te zien dat door weglating van “calzados” het onderscheidend vermogen van Merk A zou zijn gewijzigd. De tekst “calzados” is in het teken als geheel in visueel opzicht immers van ondergeschikte betekenis. Terecht voert Aguilar aan dat het beeldmerk wordt gedomineerd door het dravende paardje met daaronder in vette letters “Mustang”, een en ander geplaatst in een cirkel.”

Volgens de rechtbank heeft “Aguilar met een zeer aanzienlijke hoeveelheid bescheiden afdoende aangetoond dat zijn gebruik van het logo (via een niet betwiste licentie aan Mustang Inter S.L.) zeker niet slechts symbolisch van aard is en was doch integendeel een reëel commercieel doel dient en diende.” De rechtbank weigert de gevorderde vervallenverklaring van Merk A.

Merk B

Ter ondersteuning van zijn gebruik van Merk B heeft Aguilar slechts een ongedateerde advertentie in het weekblad “Het” overgelegd. Dit is onvoldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken. De rechtbank verklaart Merk B vervallen.

Merk C

MBGC beroept zich erop dat Merk C op verwarringwekkende wijze overeenstemt met haar eerder gedeponeerde Mustang-merken, vanwege het feit dat in Merk C “by mustang” is opgenomen.

“De rechtbank is van oordeel dat van onvoldoende overeenstemming in voormelde zin sprake is, waarbij de volgende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. In de eerste plaats is van belang dat in de totaalindruk van het merk de woorden “by mustang” slechts een tamelijk ondergeschikte, zoniet onopvallende plaats innemen. De aandacht van het in aanmerking te nemen publiek zal veeleer worden getrokken door de gestileerde zoolafdruk en het woord “Sixtyseven”. Daarbij komt de omstandigheid dat MBGC haar wetenschap van het reeds tamelijk langdurige gebruik, dat wil zeggen in ieder geval sedert eind jaren negentig door Aguilar van “Mustang” als handelsnaam en als (onderdeel van) woord- en beeldmerken in de Benelux niet heeft bestreden.

Relevant wordt aldus ook dat Aguilar op zich genomen een handelsnaamrecht voor “Mustang” heeft opgebouwd, zodat het publiek – zo het al “by mustang” zal opvallen – dat onderdeel van het logo als een verwijzing naar die handelsnaam zal opvatten, daarin gesterkt door de toevoeging “by”. Ten aanzien van Merk A moet bovendien worden aangenomen dat MBGC het gebruik reeds meer dan vijf jaren heeft gedoogd in de zin van artikel 14bis BMW zodat MBGC haar Mustang-merken niet meer kan inzetten tegen gebruik van Merk A, waarin “Mustang” nu juist een prominente plaats inneemt. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het gevaar voor verwarring tussen merk en teken uit te sluiten. Lees het vonnis hier

Waren en diensten: Thus, it is necessary to examine whether there is similarity between the following goods and services: on the one hand, the services covered by the earlier Spanish mark COMPUSA No 2 133 202, included in Class 39, namely ‘transport; packaging and storage of goods; travel arrangement’, and on the other hand the goods and services covered by the trade mark applied for COMPUSA, included in Classes 9 and 37, namely ‘Computer hardware; computer software’ and ‘Inspection and repair of electronic circuitry and components in computer hardware’.

As regards the nature of the goods and services, the contested decision rightly considers the ‘transport services’ referred to by the applicant to mean a fleet of trucks or ships used to move goods from A to B. Equally, ‘packaging and storage services’ merely means, in reality, the service whereby a company’s merchandise is put into containers for a fee. Those services are not similar to the services or the IT products offered by the intervener.

Physically sending computer software and computers bought or rented from an undertaking offering its goods by means of the internet to both consumers and professionals is merely the execution of a distance selling contract or of a service contract which is not connected to transport services. Consequently, sales by internet and goods transportation services are by no means complementary in nature.

Toepasselijk recht: The applicant submits that, since the public targeted by the two marks consists of average Spanish consumers and the relevant market is the Spanish market, the Spanish case-law concerning the likelihood of confusion between the signs should have been taken into account by the Board of Appeal. Under that case-law the identity of the names of the two marks results in their ‘incompatibility’, even when the goods related to the signs in dispute are different, they belong to two different classes of the Nice Classification (Classes 29 and 30), and there is no relationship between them, since the likelihood of confusion on the market is evident.

Given the unitary nature of the Community trade mark, the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it, and applies independently of any national system. (…) As a result, OHIM cannot be bound by a decision given in a Member State according to which where the two marks are identical in name they are ‘incompatible’ even if the goods and services covered by the signs in question are different. That is so even if such a decision was adopted under national legislation harmonised with Directive 89/104. Lees het arrest hier.

Nokia heeft zulks in het kader van dit kort geding evenwel voldoende aannemelijk gemaakt door erop te wijzen dat de in de batterij aanwezige cel niet de gehele behuizing van de batterij vult (zoals blijkt uit een intern onderzoeksrapport), de in reliëf gevormde nummers in het door karton afgedekte gedeelte van de blisterverpakking in elkaar overlopen (waardoor deze zelfs niet meer leesbaar zijn) en de inkoop/verkoopprijs van Erhan beduidend lager ligt dan hetgeen gebruikelijk is (EUR 14,50 respectievelijk EUR 20,- tegenover EUR 40,-).

Deze feiten tezamen genomen maken niet aannemelijk dat de batterij (met verpakking) toch van Nokia afkomstig zou zijn en sprake zou zijn van fabricagefouten zoals Erhan nog heeft gesteld. 

Nu deze namaakbatterij verder voorzien is van het merk Nokia en voorts verpakt was in de beschreven verpakking die (afgezien van eerder genoemde in reliëf gevormde nummers in de blister) niet te onderscheiden valt van een originele Nokia batterij verpakking, is voldoende aannemelijk dat van merk- en auteursrechtinbreuk sprake is. 

Een verbod daartoe kan in dit kort geding worden toegewezen aangezien Nokia – in weerwil van het betoog van Erhan – geacht moet worden een spoedeisend belang bij haar verbodsvordering te hebben, gelet op de (dreiging van) voortschrijdende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

Anders is dit evenwel voor het gevorderde voorschot op schadevergoeding, waarvan niet is toegelicht en ook niet valt in te zien welk spoedeisend belang Nokia thans bij toewijzing zou hebben. De nevenvorderingen zullen als het kader van dit kort geding te buiten gaand worden afgewezen.

De dwangsom is vatbaar is voor matiging door de rechter. Hiermee is ook de door Erhan betoogde verstrekkendheid van het verbod omdat hij verplicht zou worden iedere batterij uit de verpakking te halen en te controleren op technische eigenschappen die bovendien slechts aan Nokia bekend zouden zijn, afdoende geredresseerd te achten. Indien Erhan immers kan aantonen voldoende maatregelen te hebben genomen om de verkoop van namaakbatterijen van Nokia te voorkomen, zal een matiging van een eventueel verbeurde dwangsom in de rede liggen. Lees het vonnis hier.

Bij brief hebben partijen gezamenlijk de kamer van beroep verzocht de procedure te schorsen. Bij beslissingen van 20 september 2004 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat door de intrekking van de oppositie de procedure was beëindigd, zodat de enige nog te beslechten kwestie de verdeling van de kosten was, aangezien partijen daarover geen overeenstemming hadden bereikt.

Verzoekster concludeert nu dat het het Gerecht behage vast te stellen dat de aan het OHIM gerichte brief van 4 juni 2004, die door verzoekster en opposante gezamenlijk is ondertekend, geen verklaring tot beëindiging van de procedure voor de kamer van beroep inhoudt, doch gewoon een verzoek om schorsing van deze procedure en de bestreden beslissingen te vernietigen.

Verzoekster voert hiertoe aan dat de gezamenlijke brief van partijen van 4 juni 2004 niet meer was dan een verzoek om schorsing van de procedure met het oog op het treffen van een minnelijke regeling inzake de waren die van de opgave van de door het aangevraagde merk aangeduide waren dienden te worden geschrapt. Verzoekster concludeert dat de kamer van beroep het door partijen bij het BHIM ingediende schorsingsverzoek verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het OHIM is van mening dat het beroep gegrond is en dat de bestreden beslissingen moeten worden vernietigd. Volgens het BHIM is de ontvankelijkheid van dergelijke conclusies door de rechtspraak erkend.

Het gerecht oordeelt allereerst: "Dienaangaande zij vastgesteld dat de bestreden beslissingen niet expliciet vermelden dat de procedure is beëindigd."

"Derhalve dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in casu op goede gronden kon concluderen dat beide partijen de bij haar aanhangige procedure wilden beëindigen. Dienaangaande zij opgemerkt dat, met betrekking tot de voorwaarden en modaliteiten van een verzoek om gedeeltelijke of gehele intrekking van een merkaanvraag of van een oppositie bij het BHIM, artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de aanvrager te allen tijde zijn gemeenschapsmerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van waren of diensten kan beperken. [...]

In casu stelt het Gerecht vast dat de overweging van de kamer van beroep, dat partijen het gezamenlijke voornemen te kennen hadden gegeven om de procedure te beëindigen, feitelijke grondslag mist. [...]

Voorts bevat de gezamenlijke brief van partijen van 4 juni 2004, anders dan in bovengenoemde rechtspraak wordt geëist, geen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk verzoek om gedeeltelijke intrekking van de merkaanvraag of om intrekking van de oppositie.

Gelet op de bewoordingen van die brief stellen verzoekster en het BHIM terecht dat die brief slechts een gezamenlijk verzoek om schorsing van de procedure voor de kamer van beroep inhoudt. Het enige uitdrukkelijke verzoek dat in deze brief aan de kamer van beroep wordt gericht, is immers het volgende:

„Namens de twee partijen verzoeken wij hierbij om schorsing van de beroepsprocedure.” [...]

De brief van 4 juni 2004 moet dus in deze context worden geïnterpreteerd, met name in die zin dat, aangezien de kamer van beroep partijen erop had gewezen dat verdere verzoeken om schorsing van de procedure in beginsel niet zouden worden ingewilligd, partijen wilden uiteenzetten welke uitzonderlijke redenen in casu een bijkomende schorsing rechtvaardigden. [...]

Gelet op een en ander geven de bestreden beslissingen blijk van een onjuiste opvatting van de feiten en moeten deze beslissingen derhalve worden vernietigd." Lees hier het arrest.

De voorzieningenrechter is vrij snel klaar: door de "onvoldoende gemotiveerde betwisting” is de door eiser gestelde verboden parallelimport voldoende aannemelijk gemaakt. Voor bewijslevering is in kort geding geen plaats, zodat ook Struijks Van Doren/Lifestyle-verweer faalt.

Ook het verweer dat de merkhouder haar merkrechten zou inzetten voor een ongeoorloofde beperking van de mededinging, eenvoudigweg ómdat zij een dealernet heeft, beoordeelt de voorzieningenrechter, weinig verassend, als niet aannemelijk. Lees het vonnis hier.

"De EEX-Verordening is van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld na haar inwerkingtreding op 1 maart 2002. De rechtsvorderingen die hebben geleid tot de Oostenrijkse vonnissen zijn ingesteld vóór 1 maart 2002 en de EEX-Verordening is derhalve hier niet van toepassing.[...] Het verlof tot tenuitvoerlegging had aldus niet gegeven mogen worden. Bovendien is ten aanzien van de Oostenrijkse vonnissen tweemaal verlof tot tenuitvoerlegging verleend. Aangezien twee erkenningen niet naast elkaar kunnen bestaan, dient de beslissing tot erkenning ook om deze reden te worden ingetrokken. Daarnaast leiden de Oostenrijkse uitspraken ertoe dat het speelgoed in Europa verhandeld mag worden behalve in Oostenrijk. De Oostenrijkse uitspraken zijn daardoor in strijd met het vrije verkeer van goederen zoals is omschreven in artikel 28 EG-Verdrag."

Hasbro verweert zich met het feit dat Impag in haar vordering niet-ontvankelijk is omdat de rechtbank de beschikking niet kan vernietigen, er geen rechtsregel bestaat waaruit volgt dat voor een vonnis niet meer dan één keer verlof tot tenuitvoerlegging kan worden verleend en is er geen stijd met de Nederlandse rechtsorde. De rechtbank acht Impag wel ontvankelijk omdat in de voetnoot bij conclusie van repliek Impag te kennen heeft gegeven dat haar vordering ziet op de intrekking van het verlof tot tenuitvoerlegging.

De rechtbank erkent weliswaar dat het eerste verlof tot tenuitvoerlegging ten onrecht is gebaseerd op de EEX-Verordening, maar constateert dat dit enkele feit blijkens de artikelen 34 en 35 geen grond oplevert voor intrekking van het verlof. De rechtbank zal derhalve aan dit argument voorbijgaan en niet nader ingaan op de data waarop de rechtsvordering, die tot de Oostenrijkse vonnissen hebben geleid, zijn ingesteld.

Ten aanzien van het tweemaal verleende verlof overweegt de rechtbank dat dit niet als grond voor intrekking wordt genoemd en bovendien Impag niet heeft gesteld in welk belang zij wordt aangetast door het bestaan van twee erkenningen naast elkaar. "Anderzijds is de rechtbank van oordeel dat door het per abuis naast elkaar bestaan van twee beschikkingen, die voor een deel zien op dezelfde te executeren beslissingen van de Oostenrijkse rechter, een onwenselijke situatie is ontstaan. [...] De rechtbank overweegt hieromtrent dat de tweede beschikking van de voorzieningenrechter moet worden geacht de eerste beschikking deels [...] buiten werking te hebben gesteld. Door het opnieuw verlenen van verlof tot tenuivoerlegging van deze vonnissen heeft het eerste verleend verlof immers zijn betekenis verloren. De eerste beschikking zal derhalve niet worden ingetrokken, maar kan ten aanzien van de genoemde vonnissen niet meer ten uitvoer worden gelegd."

En met betrekking tot de kennelijke strijdigheid met de Nederlandse openbare orde. "De rechtbank merkt daarbij op dat het haar, op grond van de artikelen 36 en 45 lid 2 van de EEX-Verordening, in geen geval is toegestaan de juistheid van de buitenlandse beslissing te onderzoeken en dat zij de vordering tot intrekking daarom slechts marginaal zal toetsen." De Oostenrijkse rechter is in beide instanties aan het beroep op schending van het vrije verkeer dat volgens Impag leidt tot strijd met de openbare orde voorbijgegaan en heeft geoordeeld dat "[...]Impag - door te imiteren van het door Hasbro geproduceerde speelgoed om met parasitaire bijbedoelingen aan te haken bij het succes ervan - heeft gehandeld in strijd met de goede zeden. [...] De Oostenrijkse rechter heeft aldus het beroep van Impag op het vrije verkeer van goederen aan het EG-Verdrag getoetst en gemotiveerd overwogen waarom het aan Impag opgelegde verbod gerechtvaardigd wordt geacht." Gelet op de marginale toetsing zal de rechtbank hier niet verder over oordelen.

Lees hier het vonnis.

Letterlijk stelt de gemachtigde o.a:  “Wij verwachten dan ook dat, gezien de verschillende bedrijfsactiviteiten dat daadwerkelijke verwarring in de praktijk zich niet zal voordoen. Daarbij komt dat een merk als FAMILIA voor kinderopvang een beperkte beschermingsomvang geniet. Een en ander leidt tot de conclusie dat er theoretisch een kans op bezwaren bestaat, doch dat in de praktijk geen onoverkomelijke te verwachten zijn.” 

Maar een theoretische kans is ook een kans en het bezwaar komt. Het oudere merk is inmiddels door de curator overgedragen aan Hendriks, tegen een overnamesom en “50% met een maximum van € 500.000,-- van het bedrag dat overnemer verwacht te ontvangen van of namens de ANWB in het kader van een schikking van het bestaande inbreukgeschil met betrekking tot het merk “FAMILIA”

De rechtbank vindt dit een valide overeenkomst: “De enkele omstandigheid dat de curator als vergoeding voor de overdracht van het merk (mede) een deel van een mogelijk door ANWB uit hoofde van een schikking te betalen bedrag heeft bedongen, brengt nog niet -naar ANWB kennelijk meent- met zich dat sprake is van de uitzonderlijke situatie dat de desbetreffende overeenkomst in strijd komt met de goede zeden.”

Een volgend verweer van ANWB houdt in dat het teken FAMILIA als beschrijvend moet worden beschouwd voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en daarom niet als merk kan functioneren.

FAMILIA is, aldus ANWB,  niets anders dan een andere schrijfwijze van “familie” en aldus beschrijvend voor al datgene wat met familie en/of gezinnen (met kinderen) te maken heeft. Die stelling is evenwel onjuist. Zij zou mogelijk opgaan in landen als Italië en Spanje, waar het woord “familia” inderdaad “familie” betekent, maar dat is in de Benelux niet het geval. Aan FAMILIA komt -juist vanwege het verschil met het woord familie- wel degelijk onderscheidende kracht toe, ook voor de waren en diensten waarop ANWB doelt.

De grondslag van artikel 13-A lid 1, aanhef en onder a BMW is ongenoegzaam, nu niet is gebleken dat ANWB het teken FAMILIA gebruikt voor waren en/of diensten die kunnen gelden als dezelfde als waarvoor het merk, is ingeschreven. 

Artikel 13-A lid 1, aanhef en onder b BMW is wel van toepassing. Voorop staat dat het door ANWB gebruikte teken FAMILIA volstrekt identiek is aan het merk van Hendriks. De omstandigheid dat ANWB dat teken op de voorpagina van het gewraakte tijdschrift in enigszins gestileerde letters weergeeft en overigens (ook) wel als FAMÍLIA (met een accent op de eerste i) doet daaraan niet af. 

In verband daarmee zal slechts een beperkte gelijksoortigheid van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven enerzijds en die waarvoor het teken door ANWB wordt gebruik voldoende zijn om tot overeenstemming die tot verwarring leidt te concluderen. Een dergelijke (beperkte) gelijksoortigheid doet zich inderdaad voor, waaraan -anders dan ANWB ingang wil doen vinden- niet in de weg staat dat het merk van Hendriks niet voor tijdschriften of andere periodieken en/of drukwerk is inschreven.

Het gaat immers bij de beoordeling van de soortgelijkheid in dit geval niet uitsluitend om het fysieke product van ANWB, uitmakende het tijdschrift, maar ook om de wijze waarop dat product wordt gepresenteerd en vermarkt en de inhoud van het tijdschrift zelf. Die inhoud heeft vooral als doel gezinnen met kinderen te informeren omtrent mogelijkheden waarmee de (schaarse) vrije tijd kan worden doorgebracht.  Dat valt aan te merken als een dienst die soortgelijk is als de diensten uit klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten) waarvoor het merk FAMILIA is ingeschreven. In verband met die gelijksoortigheid en de volstrekte overeenstemming van merk en teken zal het gebruik van dat teken door ANWB voor het gewraakte tijdschrift verwarring bij het in aanmerking komende publiek (te weten: gezinnen met kinderen) kunnen scheppen. 

Nu sprake is van een ouder merk komt aan de rechthebbende de -absolute- bevoegdheid toe om dat tegen ieder ander in te roepen, en de uitoefening van die bevoegdheid zal slechts in zeer bijzondere omstandigheden als misbruik van recht kunnen gelden. Dergelijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. De beantwoording van de vraag of Hendriks het merk thans gebruikt en/of dit door zijn rechtsvoorganger is gebruikt is daarbij, ondanks dat ANWB daaraan in haar pleidooi veel aandacht heeft besteed, in elk geval niet relevant nu de in artikel 5 lid 2, aanhef en onder a BMW genoemde termijn van vijf jaren nog niet is versteken en er derhalve tot nog toe op de merkhouder geen gebruiksverplichting rust. 

ANWB heeft nog betoogd dat in geval van toewijzing van het inbreukverbod het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad zou mogen worden verklaard, gelet op de schade die tenuitvoerlegging van een dergelijk verbod met zich zou brengen.

De voorzieningenrechter gaat daaraan evenwel voorbij, enerzijds omdat als er -zoals in casu- aanleiding is tot het geven van een voorlopige voorziening die voorziening, wil zij enig effect hebben, uitvoerbaar bij voorraad behoort te zijn en anderzijds omdat ANWB de nadelige gevolgen van het gebruik van het teken FAMILIA over zich heeft afgeroepen.  Zij was immers reeds voordat zij dat teken ging gebruiken op de hoogte gebracht van het bestaan van het thans ingeroepen merk, en heeft er desalniettemin voor gekozen op het advies van de Vereenigde af te gaan. Een dergelijke keuze en de gevolgen daarvan komen voor haar rekening.  Lees het vonnis hier.