Hoge bomen
HvJ EG, 12 januari 2006, zaak C-361/04, Picaro - Picasso. Succession Picasso (de erven van de schilder Picasso) verzet zich met haar merk PICASSO in hoogste instantie tegen het volgens haar verwarringwekkende merk Picaro van DaimlerChrysler, beide (o.a.) ingeschreven voor automobielen en hun onderdelen. Helaas niet zo lyrisch, maar de strekking is hetzelfde als die van de conclusie van de AG.
Eerder oordeelde het Gerecht: "Daaruit volgt dat de twee tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, maar dat de mate van auditieve gelijkenis zwak is. Begripsmatig is het woordteken PICASSO bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als zijnde de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken PICARO kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek. Begripsmatig stemmen de tekens dus niet overeen. Daaruit volgt dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu opwegen tegen de hiervoor in punt 54 genoemde visuele en fonetische overeenkomsten." Geen gevaar voor verwarring.
Picasso stelt dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat, aangezien een beroemde familienaam als PICASSO een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het relevante publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, een dergelijk groot begripsmatig verschil tussen de twee tekens kan ontstaan dat de visuele en fonetische gelijkenissen die eveneens tussen deze tekens bestaan, erdoor worden geneutraliseerd. Zij stelt dat het begripsmatige verschil tussen de twee tekens er niet groter op kan worden doordat een teken een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het relevante publiek dus onmiddellijk kan begrijpen.
Deze omstandigheid is bijgevolg niet relevant voor de beoordeling of dat begripsmatige verschil kan opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen tussen de betrokken tekens. Bovendien moet het belang van eventuele visuele, fonetische of begripsmatige verschillen tussen twee merken worden beoordeeld met inachtneming van de categorie van de waren waarop het merk betrekking heeft, en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (Lloyd). Bijgevolg is de betekenis die de naam van een beroemd persoon los van deze waren kan hebben, niet relevant voor deze beoordeling. Het Gerecht heeft derhalve ten onrechte op basis van deze betekenis geconcludeerd dat de tussen de betrokken tekens vastgestelde visuele en fonetische gelijkenissen worden geneutraliseerd, zonder daarbij rekening te houden met de categorie van de waren en met de marktsituatie.
Het Hof gaat met het Gerecht mee en stelt dat "wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan."
"Daarna heeft het Gerecht zich uitgesproken over de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en, na een feitelijke beoordeling geconcludeerd dat het in casu bijzonder uitgesproken en voor de hand liggende begripsmatige verschil opwoog tegen de visuele en fonetische gelijkenissen. Daarbij heeft het Gerecht bij zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar met name rekening gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van waren zoals personenauto’s."
"Aldus is het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, pas na onderzoek van verscheidene elementen op basis waarvan het het verwarringsgevaar globaal heeft kunnen beoordelen, tot de slotsom gekomen dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te concluderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat er geen gevaar van verwarring bestaat.
Voor het overige behoeft slechts te worden opgemerkt dat waar rekwiranten stellen dat het Gerecht bij zijn beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens geen acht heeft geslagen op de categorie van betrokken waren, zij het bestreden arrest verkeerd lezen. Blijkens de punten 55 en 57 van dat arrest heeft het Gerecht, eveneens na feitelijke beoordelingen die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, immers geoordeeld dat wanneer het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken PICASSO, het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet, en dat, gelet op het feit dat deze schilder bij dat publiek bekend is, deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk – naast andere – voor personenwagens grotendeels kan temperen." Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.
Verder stelt Picasso dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door te oordelen dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure tegen een inschrijvingsaanvraag rekening dient te worden gehouden met de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren of diensten voorbereidt of maakt. Volgens rekwiranten is deze uitlegging te restrictief, aangezien ze voorbijgaat aan de regel die het Hof in punt 57 van het reeds aangehaalde arrest Arsenal Football Club heeft geformuleerd, namelijk dat het merk niet alleen tegen eventuele verwarring op het tijdstip van aankoop van de betrokken waar, maar ook tegen eventuele verwarring ervoor of erna moet worden beschermd.
Het Hof oordeelt: "Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto’s rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.
Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.
Met betrekking tot het feit dat het relevante publiek dergelijke waren en de daarop betrekking hebbende merken ook kan waarnemen los van de aankoop ervan en, in voorkomend geval, in deze situaties minder oplettend kan zijn, heeft het Gerecht [...] eveneens terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid niet in de weg staat aan de inaanmerkingneming van de bijzonder grote mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt."
De hogere voorziening wordt afgewezen. Lees hier het arrest.
Sara Lee wil via de rechter voorkomen dat zijn klant, Capriole Coffie-Service uit Delft, de merknaam Douwe Egberts gebruikt als zoekwoord voor zoekmachine-advertenties. Daarnaast wil het voedingsmiddelenconcern ook het gebruik van Douwe Egberts in de tekst van de advertenties tegenhouden.
(I 829911). De oppositie werd ingesteld tegen waren in de klassen 14 en 34 en werd gebaseerd op waren in de klasse 34."
Rechtbank Utrecht, 15 december 2005. Tefal tegen Ballarini.
Conclusie AG Jacobs 15 december 2005, zaak C-416/04P, The Sunrider Corp (VITAFRUIT)
