Woord- en of beeldmerk  

Tot slot de beoordeling van het verwarringsgevaar. "[...] het woord "cristal" beschrijft geenszins de betrokken waren, doch kan als suggestief worden beschouwd. Derhalve dient te worden aangenomen dat het merk CRISTAL een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, en geen zwak onderscheidend vermogen, zoals verzoekster stelt. [...]
Met betrekking tot verzoeksters argument dat er andere merken bestaan die het woord „cristal” bevatten en zijn ingeschreven voor de waren van klasse 33 – hetgeen volgens haar het bewijs levert van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk en van de vreedzame coëxistentie van de betroken merken –, volstaat de vaststelling dat niet is aangetoond dat deze merken werkzaam zijn of worden gebruikt voor de in geding zijnde waren, en in het bijzonder voor mousserende wijn.

Weliswaar kan niet volledig worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen de coëxistentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept, met het oudere merk van interveniënte waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn."
Het beroep wordt in zijn geheel verworpen.
Lees hier het arrest.

"De rechtbank is van oordeel dat partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen. [...] Volgens partijen staat enkel ter discussie op welke wijze deze overdracht dient te geschieden. Blijkens de wederzijdse stellingen bestaat deze discussie kennelijk omdat volgens partijen in de juridische literatuur onzekerheid bestaat over deze kwestie. De rechtbank overweegt echter dat de van toepassing zijnde regelgeving duidelijk is over de wijze van overdracht van rechten als de onderhavige. Ingevolge de BMW is immers een schriftelijk stuk vereist -een onderhandse akte volstaat derhalve- en kan het recht voorts voorwerp zijn van een licentie. Ingevolge de verordening dient de overdracht van een gemeenschapsmerk eveneens schriftelijk te geschieden en kan ook dit merk voorwerp zijn van een licentie. Het door partijen gestelde belang bij de gevorderde verklaringen voor recht met betrekking tot de wijze van overdracht ontbreekt derhalve naar het oordeel van de rechtbank. De omstandigheid dat in de literatuur onzekerheid bestaat vormt naar het oordeel van de rechtbank een onvoldoende belang nu in de wetgeving en de jurisprudentie geen onzekerheid bestaat. De rechtbank leidt bovendien uit de stellingen van partijen, alsmede uit de door [eiser] overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur -overigens aangezwengeld door [eiser] zelf- niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van artikel 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van artikel 3:83 derde lid BW. Het antwoord op deze vraag is met het vorenoverwogene weliswaar niet gegeven, doch door partijen is niet voldoende gesteld welk concreet belang zij hebben bij hun vorderingen voor zover deze laatstgenoemde kwesties betreffen. Blijkens de stellingen van partijen wensen zij immers in verband met de tussen hen gesloten overeenkomst zekerheid over de wijze waarop de rechten dienen te worden overgedragen.

[...] De rechtbank overweegt voorts dat, voor zover bij beide partijen kennelijk vrees bestaat dat een onderhandse akte, ondanks de bestaande regelgeving en jurisprudentie, niet het door hen beoogde gevolg zal hebben, het partijen vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
[...] Concluderend leidt de rechtbank uit de wederzijdse stellingen en de overgelegde stukken af dat beide partijen antwoord wensen te verkrijgen op een vraag die enkel in de juridische literatuur speelt. Zij is van oordeel dat deze wens een juridische beoordeling van de onderhavige rechtsvorderingen niet rechtvaardigt. De rechtbank zal daarom zowel de vordering in conventie als de vordering in voorwaardelijke reconventie afwijzen. Lees hier het vonnis.

Opvallend is dat beide partijen een markonderzoek hebben laten verrichten inzake het verwarringsgevaar. Het onderzoek van PepsiCo betrof een straatinterview waarbij aan de personen een kaart met de tekst IPSEI werd getoond met de mededeling en vraag “Dit is de naam voor een frisdrank. Wilt u mij vertellen waar u aan denkt bij deze naam?” 73% antwoordde: “Pepsi” of “Pepsi Cola”. Het onderzoek van Coca-Cola betrof ook een straatinterview. Voorbijgangers werden het flesje ípsei getoond met de vraag “Dit gesprek gaat over een niet alcoholische drank. Wilt u deze afbeelding eens bekijken. <pauze> Wilt u mij eens vertellen waar u aan denkt als u deze afbeelding ziet?” 2% antwoordde: “Pepsi” of “Pepsi Cola.” De voorzieningenrechter laat zich als volgt uit over de markonderzoeken. “Dit betekent dat er op beide onderzoeken kritiek valt te leveren, en er is dan ook geen aanleiding om in dit kort geding verder in te gaan op deze “battle of surveys” maar wel om te constateren dat geen van de in deze procedure gepresenteerde resultaten van enig marktonderzoek aanleiding geeft om terug te komen van het in r.o. 13 uitgesproken oordeel.”

Het is aardig om te zien hoe de voorzieningenrechter en het Landgericht hebben geoordeeld over de overeenstemmingsvraag.

Visuele overeenstemming

“Wat het visuele aspect betreft is duidelijk dat er in elk geval sprake is van overeenstemmende punten waar gaat om het aantal letters (5), het gebruik van dezelfde letters (e, i, p, en s), dezelfde laatste letter (i) en het voorkomen van de combinatie ps. Daar staan evenwel belangrijke verschillen tegenover, die in hoofdzaak betrekking hebben op de opmaak van het woord ípsei zoals dat wordt waargenomen door het publiek. Dat woord kenmerkt zich immers doordat (a) het is geschreven in kleine letters en niet in hoofdletters zoals het merk PEPSI, (b) de eerste twee letters vet zijn gedrukt en de laatste drie letters niet en (c) op de eerste letter een opvallend accent voorkomt. Door deze verschillen in opmaak, gevoegd bij de andere combinatie van letters ten opzichte van PEPSI levert het teken ípsei naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een zodanig andere totaalindruk op dan het ingeroepen merk dat niet van een relevante mate van overeenstemming kan worden gesproken.”

Landgericht Hamburg heeft hierover het volgende gezegd: “Dennoch ist der optische Gesamteindruck der beiden Worte höchst unterschiedlich, da seitens PEPSI nur Großbuchstaben verwendet werden, ípsei hingegen ausschließlich aus kleinen Buchstaben besteht. Insbesondere der Anfangsbuchstabe “í” des Verletzungszeichens ist, weil er klein geschrieben ist und einen im Deutschen nicht bekannten Akzent auf dem “i” trägt, außergewöhnlich und prägend für das Zeichen. Da die ersten zwei Lettern zudem im Fettdruck präsentiert werden, fallen sie besonders ins Auge. Diese Merkmale finden sich im Schriftbild von PEPSI nicht wieder. Insgesamt kommen dem Verbraucher bei der visuellen Betrachtung von ípsei keine Assoziationen an PEPSI, wie die Kammer selbst zu beurteilen vermag”

Auditieve overeenstemming

“Boordeling van een mogelijke auditieve overeenstemming tussen PEPSI en ípsei voert tot dezelfde slotsom. De op zich duidelijk aanwezige overeenstemmende factor, bestaand in het voorkomen van de klank ps in merk en teken, is in elk geval onvoldoende om tot overeenstemming te concluderen. PepsiCo heeft (niet in de dagvaarding, doch voor het eerst) ter terechtzitting het standpunt betrokken dat in een belangrijk gedeelte van de Europese Unie, waaronder, naar de voorzieningenrechter begrijpt, Engeland en Nederland, het woord ípsei zal worden uitgesproken als IPSI. Die –door Coca-Cola uitdrukkelijk en gemotiveerd bestreden- stelling is, voorshands oordelend, onjuist. De Nederlandse taal voert immers dwingend tot een uitspraak van de laatste lettergreep van ípsei als -sei zoals in “wei” en niet als -si zoals (bijvoorbeeld) in Pepsi. PepsiCo heeft geen overtuigende bewijzen overgelegd dat dit in enig relevant onderdeel van het taalgebied van de Europese Unie anders zou zijn.”

Landgericht Hamburg heeft hierover het volgende gezegd: “Auch klanglich unterscheiden sich die gegenüberstehenden Marken so deutlich von einander,dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten ist. Schon die jeweils betonten ersten Silben “pe” und “ip” sind phonetisch durch das harte, stimmlose “p” einerseits und das weiche, offene “i” andererseits sehr unterschiedlich. Nach dem allein übereinstimmenden “ps” stehen sich sodann “ih” und “ai” gegenüber, denn jedenfalls für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist zu erwarten, dass sie ípsei wie “ipsai” und nicht wie “ipsäi” oder gar “ipsi” aussprechen. Da also Anfangs- und Endlaute der Bezeichnungen so deutlich von einander abweichen, ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es auch unter akustisch schwierigen Bedingungen - etwa in dem von der Antragstellerin angeführten Sportclub oder der Diskothek - nicht zu Missverständnissen kommen wird.”

Was den gemaserten oberen und unteren Flaschenbereich betrifft, so ist dieses Merkmal nur von Nahem und nur nach einer eher aufmerksamen Prüfung wahrnehmbar und wird daher nicht die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers erregen.

Daraus folgt, dass die Form der Flasche bei einer Beurteilung des von ihr hervorgerufenen Gesamteindrucks in Bezug auf die in der Markenanmeldung beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig ist.

Folglich muss sich das HABM bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke auf die der Anmeldung beigefügte Wiedergabe der angemeldeten Marke und gegebenenfalls auf die in dieser Anmeldung enthaltende Beschreibung beziehen. Daraus ergibt sich, dass das HABM Merkmale der angemeldeten Marke, die nicht in der Anmeldung und den sie begleitenden Unterlagen enthalten sind, nicht berücksichtigen kann.

Im vorliegenden Fall war die Goldfärbung der Ware weder in der der Anmeldung beigefügten grafischen Wiedergabe noch in der in dieser Anmeldung enthaltenen Beschreibung angegeben. Somit war die Limonadenfarbe entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht Gegenstand der Markenanmeldung.

(..)ist zu bemerken, dass das Vorbringen der Klägerin zu der Neigung der Wettbewerber zur Vermarktung ähnlicher Produkte in mehr oder minder identischer Verpackung nicht entscheidungserheblich ist. Ein solches Verhalten mag zwar unter Umständen für das nationale Recht des unlauteren Wettbewerbs relevant sein, kann aber einem Zeichen, dem Unterscheidungskraft von vornherein fehlt, nicht zu einer solchen verhelfen. Lees arrest.

"Begripsmatig kan de Franse consument, zoals verzoekster heeft opgemerkt (zie punten 18 en 19 hierboven), het woord „Nicky” opvatten als een verkleinwoord van de voornamen Nicolas of Nicole. Het belang van dit argument wordt echter ten dele bepaald door de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht. Bijgevolg mag dit argument niet los van de andere eventueel relevante factoren worden beoordeeld.

Aangezien de tekens in bepaalde opzichten (zie punten 34 en 35 hierboven) overeenstemmen, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat een vergelijking van de waren noodzakelijk was om in casu het verwarringsgevaar globaal te beoordelen. Dit is met name het geval wanneer er tussen de tekens elementen van – zelfs geringe – overeenstemming bestaan die in het kader van een globale beoordeling kunnen worden afgezwakt door andere factoren, zoals de aard van de waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht.

Wanneer de conflicterende tekens niet overduidelijk volledig van elkaar verschillen, doch er een aantal elementen van overeenstemming en een aantal mogelijke punten van verschil bestaan, mag het respectieve belang daarvan immers niet los van elkaar worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met inachtneming van alle relevante factoren (zie punt 29 hierboven).

Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden afgewezen."
Lees hier het arrest.