Woord- en of beeldmerk  

Vz. RCC 9 december 2013, dossiernr. 2013/00876 (Veuve Amiot Brut, Champagne)
Als randvermelding, om het jaar mee te beginnen. Reclamerecht. Klacht toegewezen. Aanbeveling. Fouten voorbehouden ontslaat niet van verantwoordelijkheid. Het betreft de aanbieding van een fles “Veuve Amiot Brut, Champagne, 75 cl” van € 13,49 voor € 9,99 in de actiefolder van Gall & Gall alsmede op de website www.gall.nl. De aangeboden drank wordt champagne genoemd, terwijl het Saumur wijn betreft. De uitingen zijn misleidend.

De klacht is terecht, aldus verweerder, de aangeboden “Veuve Amiot Brut” is een mousserende wijn en geen champagne. Er is sprake van een drukfout en adverteerder heeft maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De betreffende folder is al uit de handel gehaald en circuleert niet meer. Overigens staat in de folder wel: “Wijzigingen in prijs en/of assortiment en druk- en zetfouten voorbehouden”.

Het oordeel van de voorzitter Als erkend is komen vast te staan dat de aanduiding “champagne” voor de aangeboden mousserende wijn “Veuve Amiot Brut” niet juist is. Aldus gaan de bestreden uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). (...) Het voorbehoud betreffende druk- en zetfouten in de folder ontslaat adverteerder niet van haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in de uitingen gegeven omschrijving van de aangeboden wijn.

In hetgeen adverteerder bij verweer heeft meegedeeld betreffende het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen, ziet de voorzitter aanleiding om de aanbeveling te doen “voor zover nog nodig”.
De beslissing van de voorzitter
De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder - voor zover nog nodig - aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 
Regeling:    NRC (nieuw) art. 7
NRC (nieuw) art. 8.2 aanhef

Rechtbank Den Haag 18 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (Aktiebolaget SKF tegen Bearing International Holland)
Bevoegdheid in faillissement. Merkenrecht. SKF houdt zich wereldwijd onder meer bezig met het produceren en distribueren van lagers voor producten met draaiende en aandrijvende delen en heeft Gemeenschapswoord- en beeldmerken. Bearing is een eenmanszaak en handels in lagers. In Oostenrijk is bij een huiszoeking bij een bedrijf lagers aangetroffen die van Bearing afkomstig zijn. De rechtbank Middelburg heeft een ex parte verbod opgelegd en verlof verleend tot leggen van repeterend conservatoir beslag. Uit de analyse van het monster blijkt dat geen van de lagers van SKF afkomstig waren (dit type werd niet in Frankrijk geproduceerd). SKF vordert afgifte van de monsters en bescheiden.

Bearing is failliet verklaard. Uit artikel 29 jo. 23 Fw volgt dat de gefailleerde tijdens het faillissement bevoegd blijft in een geschorste procedure voor zover het rechtsvorderingen betreft waarbij de boedel niet is betrokken.

Er is sprake van merkinbreuk, daarom is er geen belang meer bij inzage en afgifte. Wel is er recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters ex 843a Rv jo. 1019a Rv. Er volgt schorsing ten aanzien van de schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling, maar wel een opgaveplicht.

3.2. SKF legt aan haar vorderingen in het incident ten grondslag dat zij ingevolge de artikelen 843a juncto 1019a Rv recht heeft op en belang heeft bij de afgifte van de beslagen monsters en bescheiden om nader bewijs te vergaren dat sprake is van namaak en dus inbreuk zoals in het expertiserapport al geconcludeerd en om de omvang van de inbreuk vast te stellen (niet voor de vaststelling van de hoogte van de schade maar) door inzicht te krijgen in de bron van de inbreukmakende lagers, toeleveranciers en afnemers. Dit laatste is mede van belang is nu de namaaklagers (meestal) van inferieure kwaliteit zijn en zodoende de veiligheid bedreigen hetgeen kan leiden tot productaansprakelijkheid claims en (reputatie)schade bij SKF.

4.11. Nu de rechtbank hiervoor reeds heeft geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, heeft SKF bij de hiervoor als sub (i) genoemde grond voor inzage en afgifte geen belang meer. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SKF wel recht op inzage in de beslagen bescheiden en overlegging van de in beslag genomen monsters op de hiervoor als sub (ii) aangeduide grond op grond van de artikelen 843a Rv juncto 1019a Rv. SKF heeft een rechtmatig belang omdat zij aan de hand van de inzage in de bescheiden en afgifte van de monsters gegevens kan verkrijgen ten aanzien van de producenten en afnemers van de inbreukmakende lagers die (potentieel) namaak zijn en de veiligheid bedreigen ter voorkoming van schade waaronder de eigen (reputatie)schade van SKF. De bescheiden zijn voldoende bepaald, hetgeen [X] ook niet heeft bestreden. Ten slotte gaat het om bescheiden en monsters aangaande een rechtsbetrekking waarbij SKF partij is, nu het gaat om een jegens SKF gepleegde onrechtmatige daad, in de vorm van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Ook als [X] te goeder trouw zou hebben gehandeld, zoals zij heeft aangevoerd en SKF heeft betwist, vormt dat geen grond voor afwijzing van de vordering tot inzage. Het door [X] gestelde belang dat de monsters en bescheiden onder de gerechtelijk bewaarder dienen te blijven, vormt geen grond voor afwijzing nu zij slechts heeft aangevoerd dat dit belang eruit bestaat dat geen sprake is van namaak en zij te goeder trouw heeft gehandeld terwijl de rechtbank inbreuk heeft vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er bedrijfsvertrouwelijke informatie is beslagen, zodat er dienaangaande geen maatregelen hoeven te worden genomen. Gezien het vorenstaande zal de primaire vordering in het incident tot exhibitie worden toegewezen op de wijze als hierna te melden. In zoverre zullen de in de beschikking van 4 juli 2012 aan de gerechtelijk bewaarders opgelegde plichten worden opgeheven. Afgifte van de overige beslagen lagers is noch in dit kader noch in de hoofdzaak gevorderd.

4.12. Aangezien de primaire vordering in het incident wordt toegewezen, is de voorwaarde waaronder de vordering tot exhibitie in de hoofdzaak is ingesteld, niet vervuld. Daarom komt de rechtbank aan behandeling van die vordering niet toe.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 (link)
HA ZA 12-1275 (pdf)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, zaak C-681/13 (Diageo Brands tegen SIMIRAMIDA-04 EOOD) - dossier
Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Zie eerder overzeese gerechten [IEF 11268] en HR [IEF 11898] Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht?

Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?
3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in
een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:HR:2013:2062 (link)
ECLI:NL:HR:2013:2062 (pdf)
Dossier (link)

Op andere blogs:
cassatieblog (Prejudiciële vragen over erkenning van een Bulgaars vonnis dat in strijd is met EU recht)
Marques (Johnny Walker-case referred to CJEU by Dutch Hoge Raad: recognition in the Netherlands of a Bulgarian EU trade mark law error (application of international exhaustion))

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9642 (verloren geraakte e-mails)
Als randvermelding. Bewijsrecht. Incident. Exhibitievordering (art. 843s Rv). Voor zover het gaat om verloren geraakte bewijsmiddelen (e-mails), is de vordering toegewezen op grond van art. 843b Rv.

Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel.

4.7. Ten aanzien van de e-mail correspondentie overweegt het hof als volgt. In art. 843b lid 1 Rv is bepaald dat hij die een bewijsmiddel heeft verloren, van degene die de beschikking heeft over bescheiden die tot bewijs kunnen dienen van enig feit waarop het verloren bewijsmiddel betrekking had, of die zodanige bescheiden onder zijn berusting heeft, kan vorderen daarvan te zijnen behoeve op zijn kosten, voor zover nodig, inzage, afschrift of uittreksel te verschaffen. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

4.8. Partijen zijn het er niet over eens of de volledige e-mail correspondentie in het geding is gebracht. [geïntimeerde] stelt dat hij niet meer beschikt over de e-mail correspondentie, terwijl[appellant] niet heeft betwist dat hij nog wél over de volledige e-mail correspondentie beschikt.[appellant] heeft (naar 's hofs oordeel terecht) niet bestreden dat [geïntimeerde] wel belang heeft bij de inhoud van de e-mails, nu het er in deze zaak immers om gaat wat partijen op die manier hebben afgesproken en welke stellingen zij na uitvoering van de overeenkomst hebben ingenomen. De inhoud van de e-mails speelt daarbij een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol.

4.10. Voor toewijzing van de exhibitievordering op de grondslag van art. 843b lid 1 Rv is niet van belang hoe [geïntimeerde] de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt art. 843b lid 1 Rv degene die een bewijsmiddel heeft verloren, weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel. Nu vaststaat dat [geïntimeerde] de e-mails niet meer heeft, maar[appellant] wel, zal de vordering van [geïntimeerde] in zoverre worden toegewezen, waarbij met toepassing van art. 843b lid 2 Rv zal worden bepaald op welke wijze[appellant] de e-mail correspondentie aan [geïntimeerde] ter beschikking dient te stellen. Toetsing aan art. 843a Rv is verder niet meer aan de orde.

Het gerechtshof:
in het incident
beveelt[appellant] om binnen vier weken na dit arrest aan [geïntimeerde] te verstrekken afdrukken van alle e-mail berichten tussen partijen (per bericht afzonderlijk afgedrukt) en bepaalt dat de kosten hiervan door [geïntimeerde] vóóraf aan[appellant] dienen te worden betaald, en verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2097 (WENDY'S International tegen gedaagde h.o.d.n. Wendy's)
Zie eerder Hof Den Haag [IEF 11161] en Rb. Middelburg [IEF 11161].
Merkenrecht. HR volgt conclusie A-G: Depot te kwader trouw. Art. 4 onder 5 en 6 BMW. Alle omstandigheden van het geval betrokken? Merk van algemene bekendheid? Verwerpen bewijsaanbod.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg. De Hoge Raad verwerpt het beroep met artikel 81 lid 1 RO.

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Wendy's International in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 380,34 aan verschotten en € 16.200,--, te vermeerderen met BTW, voor salaris.

Op andere blogs:
Charlotte's Law & Fine Prints (Wendy’s, een merk te kwader trouw?)

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/opvolger van Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Zie eerder HvJ EU [IEF 10674]. Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Begrip dienstverlener en derde.
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Frisdranken Industrie Winters aangeleverd. Frisdranken Industrie Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.”

Deze feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van Frisdranken Industrie Winters en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van Frisdranken Industrie Winters leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel, het bestreden arrest kan niet in stand blijven, de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de vorderingen van Red Bull af te wijzen en haar in de kosten te veroordelen.

2.3. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

2.4.1. Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure.

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008;
vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006;
wijst de vorderingen van Red Bull af;
veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot:
- in eerste aanleg op € 1.600,--;
- in hoger beroep op € 2.088,--;
- in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Voor een ander afvullen van verpakkingen met een merk erop is geen merkgebruik)
Marques (Dutch Supreme Court: merely filling cans does not constitute 'use' (following CJEU in Red Bull v Winters))

Rechtbank Amsterdam 11 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8898 (eiser tegen Skytex)
Eiser is houder van het op het op 19 januari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk (links), Skytex van het op 2 februari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk (rechts).

De rechtbank heeft geoordeeld dat het teken I love (hartje) Suriname onderscheidend vermogen ontbeert. Zowel eiser als gedaagden wensten rechten te ontlenen aan het gestelde beeldmerk, dat zij willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Zij hebben daartoe over en weer vorderingen ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat, ofschoon gedaagden geen expliciete vordering hebben ingesteld die erop ziet dat de nietigheid van het beeldmerk wordt uitgesproken, het verweer dat is gevoerd wel degelijk ziet op de nietigheid van het merk vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen. Daar gaat de rechtbank in mee, nu het teken naar haar oordeel ongeschikt is om de herkomstfunctie van het merk uit te oefenen. Daarop stranden zowel de vorderingen van eiser, als die van gedaagden.

4.2.
Het meest verstrekkende verweer van Skytex c.s. is dat de beeldmerken onderscheidend vermogen ontberen en dat daarom daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3.
De betwisting van een merkrecht kan ook bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Daarvoor is niet noodzakelijk dat in reconventie gevorderd wordt dat de nietigheid wordt uitgesproken. (HR 28 oktober 2011, LJN: BR3059).

4.4.
Het verweer slaagt.
Het teken “ILOVESU” is ongeschikt om de herkomstfunctie van het merk uit te oefenen. Naar het BBIE met juistheid heeft gesteld in de brief van 18 maart 2013, zal daarin wellicht een geografische herkomstaanduiding worden herkend hetgeen als een beschrijvende aanduiding in merkenrechtelijke zin moet worden aangemerkt, maar geen herkomstfunctie in merkenrechtelijke zin. Het teken mist daardoor ieder vermogen om de waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 BVIE.
4.5.
Aan het teken komt dus geen merkenrechtelijke bescherming toe.
Alle vorderingen, zowel in conventie als in reconventie moeten daarop stranden.

Op andere blogs:
DomJur

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (Spirits International B.V. tegen FKP Sojuzploimport)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP.
Zie eerder IEF 11612 en IEF 2223. De onderhavige zaak betreft de vraag aan wie enkele Benelux-merkrechten betreffende wodkamerken toekomen. Deze merken zijn in de jaren zeventig gedeponeerd door een staatsonderneming van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1999 zijn de merkrechten door een private onderneming verkocht aan Spirits. In geschil is of sprake is geweest van een rechtsgeldige verkrijging door Spirits.Het hof mocht FKP als houder van de "oudere" registraties (ex 14.B BMW) aanmerken, omdat het hof FKP heeft aangemerkt als voortzetting van het de publieke onderneming. Dat de vordering tot "afgifte" van een merk werd bestreken door de BMW, sluit echter niet (als in de onderhavige situatie) de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uit. De ongeldigheid van de transformatie / privatisering op basis van (Russische of Nederlandse) verjaringsregels staat los van de vordering tot wijziging van de tenaamstelling. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

In citaten:

3.6.3. Onderdeel 1.5 klaagt dat het hof FKP niet mocht aanmerken als de houder van de “oudere” registraties als bedoeld in art. 14.B BMW, ook niet indien vaststaat dat FKP rechthebbende is op de VO-merken. Deze klacht faalt. Kennelijk heeft het hof op grond van zijn beslissingen in rov. 7.13-7.19 FKP aangemerkt als de voortzetting van eerdere (publieke) ondernemingen die de VO-merkrechten, zijnde staatseigendom, beheerden, en heeft het in verband daarmee FKP aangemerkt als (voortzettende) “houder van de eerdere inschrijving” als bedoeld in art. 14.B BMW. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als verweven met waarderingen van feitelijke aard in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden onderzocht. Onbegrijpelijk is het geenszins.

3.7.2. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de vordering tot “afgifte” van een merk werd bestreken door de BMW, die daartoe in de regeling betreffende nietigverklaring van een depot te kwader trouw (art. 4, aanhef en onder 6, in verbinding met art. 14.B, aanhef en onder 2) een uitputtend stelsel bevatte. Volgens het onderdeel is daarom een vordering tot afgifte van de VO-merken op basis van art. 3:296 BW niet mogelijk. Het onderdeel faalt, omdat het miskent dat de onderhavige vordering van FKP niet ertoe strekt dat depots worden nietig verklaard omdat zij te kwader trouw zouden zijn verricht, maar ertoe strekt dat de tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden. De BMW bood geen mogelijkheid om een zodanige wijziging van tenaamstelling af te dwingen. Bovendien heeft FKP aan de onderhavige vordering niet ten grondslag gelegd dat sprake is geweest van te kwader trouw verrichte depots; haar vordering gaat juist uit van geldige depots (waarvan op een later tijdstip ten onrechte de naam van de gerechtigde is gewijzigd). Het staat buiten redelijke twijfel dat de BMW ten aanzien van een vordering als de onderhavige de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uitsloot.

3.7.5. In de onderdelen 4.1-4.3 ligt voorts de klacht besloten dat het hof in (vooral) rov. 9.8 heeft miskend dat de bevoegdheid om een beroep te doen op ongeldigheid van de transformatie van VVO naar Russisch recht is verjaard, en dat dit noodzakelijkerwijze meebrengt dat de vordering van FKP moet worden afgewezen. Deze klacht faalt. Rov. 9.8 van het hof moet worden gelezen in samenhang met de rov. 16.1-16.3. In die laatste overwegingen – die in cassatie als zodanig niet zijn bestreden – heeft het hof niet geoordeeld over een beroep op ongeldigverklaring naar Russisch recht van een transformatie die bij het ontbreken van een zodanig beroep geldig zou zijn, maar heeft het hof geoordeeld dat de VO-merkrechten destijds niet onder algemene titel zijn overgegaan op VAO omdat naar Russisch recht geen sprake was van een transformatie van VVO in VAO (en dus VVO is blijven voortbestaan). Uit deze overwegingen volgt dat VVO toen rechthebbende op de VO-merkrechten is gebleven. Voorts heeft het hof in rov. 16.3, in cassatie niet bestreden, overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat anderszins – waarmee het hof bedoelt: anders dan door een rechtsgeldige privatisering – sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor deVO-merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan of dat sprake is geweest van een overdracht van die rechten door VVO aan VAO. In deze overweging ligt besloten dat niet is gesteld of gebleken dat de verjaring naar Russisch recht van de mogelijkheid om een beroep te doen op de ongeldigheid van de transformatie, alsnog volgens dat recht heeft geleid tot een verkrijging van de VO-merkrechten door VAO. Het oordeel van het hof dat (de verjaring naar Russisch recht van de) mogelijkheid om ongeldigheid van de transformatie in te roepen, losstaat van de (verjaring naar Nederlands recht van) de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling, getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin behoefde het nadere motivering.

Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 429981/KG ZA 12-1198 (SBS en Talpla tegen Screentime)

SBS c.s. stellen dat de bodemrechter heeft geoordeeld dat (ook) ten tijde van de inleidende dagvaarding in de bodemzaak op 8 november 2012 - en dus ook op 15 november 2012 - geen sprake was van een algemeen bekend merk. Screentime stelt dat de bodemrechter slechts heeft geoordeeld dat anno 2013 geen sprake was/is van een algemeen bekend merk. Het hof oordeelt dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg.

5. Het hof overweegt als volgt. Indien in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening - hetzij na toewijzing hetzij na weigering door de voorzieningenrechter - in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Bij de verminderde vordering (een verbod tot april 2013) heeft Screentime, mede in aanmerking nemende dat vaststaat dat geen dwangsommen zijn verbeurd, geen spoedeisend belang. Al om die reden kan deze vordering in dit kort geding niet worden toegewezen en zal het vonnis in zoverre worden vernietigd. Dit doet er echter niet aan af dat partijen nog wel belang hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrecliter juist was, in het bijzonder in verband met de kostenveroordelingen, waartegen zowel principale grief 3 (mede) als de onvoorwaardelijke incidentele grieven zijn gericiit. De omstandigheid dat in hoger beroep een spoedeisend belang ontbreekt bij het door Screentime gevorderde hoeft aan een beoordeling van de juistheid van het vonnis in eerste aanleg niet in de weg te staan (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Gelet op het bovenstaande zal het hof slechts beoordelen of het vonnis in eerste aanleg juist is.

15. Bij die beoordeling moet het hof op grond van de afstemmingsregel als uitgangspunten in aanmerking nemen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omziclitige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden, dat voor het aannemen van een algemeen bekend merk nodig is dat een aanzienlijk deel van dat relevante publiek het merk kent en voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6i)is UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'. Uit het vonnis in de bodemzaak valt af te leiden dat de bodemrechter van oordeel was dat zowel voor de vraag of de (ingeschreven) merken waren ingeburgerd als voor de vraag of sprake was van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van hetzelfde publiek, namelijk de consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. Dat volgt uit de opbouw van het bodemvonnis en de omstandigheid dat niet specifiek een ander publiek wordt genoemd bij de beoordeling of sprake is van een algemeen bekend merk. Voor zover Screentime heeft willen stellen dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van een beperkter publiek (het publiek dat geïnteresseerd is in talentenjachten), passeert het hof deze stelling derhalve.

19. Tenslotte acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid van POPSTARS op 15 november 2012 is afgenomen sedert de laatste uitzending en de betreffende media-aandaclit in januari 2011. In dit verband is relevant dat ook de bodemrechter, gelet op de rechtsoverwegingen 4.28 en 4.29 van het vonnis in de bodemzaak, er kennelijk van is uitgegaan dat de bekendheid in de periode februari 2011 tot 2013 zodanig is afgenomen, althans gestagneerd dat in elk geval in 2013 geen sprake was van een algemeen bekend merk.

20. Op grond van het bovenstaande is het hof, alles afwegend, voorshands van oordeel dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt.

21. Een en ander leidt ertoe dat de principale grieven van SBS c.s. slagen, het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het het bevel, de veroordelingen en de bepaling onder 5.1, 5.3 , 5.4 en 5.5 betreft en het door Screentime gevorderde in zoverre alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Screentime in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal niet worden vernietigd nu Screentime daar nog belang bij heeft vanwege het bevel onder 5.2, waarvan geen vernietiging is gevorderd. De onvoorwaardelijke incidentele grief 1 van Screentime betreffende de kostenveroordeling in eerste aanleg, kan op grond van het bovenstaande niet tot vernietiging leiden. Incidentele gi-ief II kan niet tot vernietiging leiden omdat deze grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrecliter in de zaak tussen Screentime en reclitspersonen die in dit hoger beroep geen partij zijn. Ook van het incidentele beroep dient Screentime als de in liet ongelijk gestelde partij de kosten te dragen.

Beslissing
Het gerechtshof

in principaal hoger beroep
vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor zover het het/de in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 vennelde bevel, veroordelingen en bepaling betreft

en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst het gevorderde oolc in zoverre af;
veroordeelt Screentime in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 november 2012 begroot op€ 19.549,64;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank De Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis,

voor het overige;
in incidenteel hoger beroep
verwerpt het beroep;
in principaal en incidenteel hoger beroep
veroordeelt Screentime in de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden begroot op € 41.723,62;

Hof Den Haag 10 december 2013, IEF 13339 (Zhu Quping tegen Promodyne c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jerry Considine, Considine Advocaten.
Merkenrecht. Randorde inschrijving. In eerste aanleg IEF 11083 wordt de inschrijving van Zhu's Beneluxmerk MABA nietig verklaard en wordt de doorhaling uitgesproken vanwege de eerdere inschrijving van het Gemeenschapsmerk door GBS. Zhu wordt bevolen elk gebruik van overstemmende tekens te gebruiken. De beroepen van Zhu op nietigverklaring vanwege kwader trouw (52 lid 1 sub b GMVo), en het auteursrecht (53 lid 2 sub e GMVo) falen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Zhu in de kosten ad €27.687,54.

5.9. Het onder 5.4. t/m 5.8 overwogene resumerend:
- het door Zhu ingeroepen voorgebruik in de EU is zo zwak dat daarmee geen enkele rechtspositie is opgebouwd;
- door de aangevallen aanvrage wordt Zhu niet verhinderd om in de EU sigaretten voor de Aziatische markt te (doen) produceren.
- die aanvrage is door GBS bovendien verricht met het oog op de exploitatie van haar merk en niet (enkel) om Zhu te dwarsbomen.
Onder deze omstandigheden valt de te verrichten globale beoordeling in het voordeel van GBS uit: zij heeft de aanvrage om het GBS-merk niet te kwader trouw ingediend.

5.11 De conclusie luidt dat Zhu zich niet met vrucht kan beroepen op artikel 52 lid 1 sub b GMVo.

6.8. Nu, naar uit het voorgaande volgt, Zhu geen ouder auteursrechte tegen het GBS-merk in stelling kan brengen, treft ook zijn beroep op artikel 53 lid 2 sub c GMVo geen doel.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.110.341/01 (pdf)
IEF 13339 (link)