Woord- en of beeldmerk  

Hof van Beroep te Luik 3 oktober 2013, 2012/RG/412 (Siecom en Newtel tegen Sietel)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie.
Merkenrecht. Er is sprake van een conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis die wordt versterkt door het gebruik van een Engelstalige slogan (SIETEL - SIEtel Think your communication en SieCom - solid telecom solutions; it's all about people). Het Hof van Beroep concludeert bijgevolg tot merkinbreuk en een met de marktpraktijken strijdige daad. SIETEL wordt bevolen iedere vorm van gebruik als vennootschaps-, handels-, merk- en domeinnaam te staken voor dezelfde of soortgelijke producten, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. SIETEL wordt ook bevolen haar SIETEL Beneluxmerkinschrijving en domeinnaam (www.sietel.be) te schrappen.

p. 4: D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL:
a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM;
b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL;
c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénonimation sociale SIEtel trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les piéces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractéres plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

p. 11: Constate qu'en faisant usage du Signe SIEtel en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires á ceux des appelantes, SIETEL viole les droit de SIECOM sur les marques figurative BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratique honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et á la protection du consommateur.

Rechtbank Gelderland 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (Agri Retail B.V. tegen BoerenBond Retail B.V.)
Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert, Hoogenraad & Haak .
Merkenrecht. Franchise. Co-existentie. BoerenBond was franchisenemer van Agri Retail en exploiteert 73 BoerenBondwinkels. Daarnaast wordener nog 25 BoerenBondwinkels geëxploiteerd door andere franchisenemers. Partijen zijn in geschil over de afwikkeling van de franchiseovereenkomst, welke op 26 augustus 2013 is beëindigd. BoerenBond Retail gebruikt nog steeds de handelsnaam en het merk 'BoerenBond', terwijl Agri Retail stelt dat zij de rechthebbende daarop is en dat BoerenBond Retail dit merk alleen mocht gebruiken gedurende de periode dat de franchiseovereenkomst van kracht was. Volgens laatstgenoemde vormt de overeenkomst niet de grondslag voor het gebruik van het merk en de handelsnaam, omdat BoerenBond Retail al vóór de aanvang van de franchiserelatie winkels onder de naam BoerenBond exploiteerde.

Er dient een belangenafweging plaats te vinden. Agri Retail is merkhouder van het BoerenBond merk maar kan gezien de onevenredige schade die een verbod zou opleveren aan de zijde van BoerenBond Retail, haar merkrechten niet inroepen tegen de voormalig franchisenemer. Dit zal ertoe leiden dat er tijdelijk, gedurende een zekere tijd, en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk zullen bestaan. Als tijdelijke oplossing zal er sprake zijn van co-existentie. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af. In reconventie beveelt zij Agri Retail de shared services overeenkomst onverkort voort te zetten onder last van een dwangsom.

5.8. Indien BoerenBond Retail voor de 73 onder haar geëxploiteerde winkels de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' niet langer mag gebruiken, zal dat leiden tot onevenredig veel schade. De merk- en handelsnaam, die bekendheid geniet bij het publiek zal in dat geval immers gewijzigd dienen te worden. Dit betekent onder meer dat het logo vele reclame-uitingen in en rondom de winkels veranderd moeten worden, waar veel kosten mee gemoeid zullen zijn. Daarnaast zal dit betekenen dat de goodwill van de winkels, die verbonden is aan de naamsbekendheid van BoerenBond, zal verminderen. Voldoende aannemelijk is dat het ontvlechtingsproces ertoe zou kunnen leiden dat BoerenBond Retail uiteindelijk toch de merk- en handelsnaam 'BoerenBond' kan/zal blijven voeren/gebruiken. Dit leidt er dan toe dat er zinloze schade aan de naam 'BoerenBond' en daarmee aan BoerenBond Retail wordt toegebracht. Een ander punt en belang is erin gelegen dat indien BoerenBond Retail niet langer het merk en de handelsnaam 'BoerenBond' mag gebruiken de onderhandelingen tussen de aandeelhouders van Agri Holding zullen worden getorpedeerd en dat het voor BoerenBond Retail niet meer aantrekkelijk zal zijn om indien zij haar naam eenmaal heeft gewijzigd deze opnieuw weer terug te veranderen in de naam 'BoerenBond'. Daarmee zal de waarde van de handelsnaam en het merk BoerenBond een aanmerkelijke waardevermindering ondergaan. Ook zal dat tot schade leiden bij de joint-venture Agri Retail en uiteindelijk ook bij BoerenBond Retail.

5.9. Hier staat tegenover het belang van Agri Retail om als enige verder te gaan met de naam en het merk 'BoerenBond'. Agri Retail is nog steeds franchisegever van 25 BoerenBondwinkels. Indien BoerenBond Retail ook de naam en het merk 'BoerenBond' zou mogen gebruiken, zullen er twee ketens met dezelfde naam/onder hetzelfde merk bestaan, waarvan er één keten niet meer tot de franchisenemers behoort. Aannemelijk is dat Agri Retail dan problemen zal krijgen met haar franchisenemers, nu deze franchisenemers reeds te kennen hebben gegeven dat zij vrezen dat het voortbestaan van twee ketens onder dezelfde naam afbreuk zal doen aan het imago en het merk 'BoerenBond' en dat zij schade zullen leiden ten gevolge van verwarring bij het winkelend publiek.

5.10. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit concrete geval het belang van Agri Retail dient te wijken voor het belang van BoerenBond Retail. Weliswaar zal dit er - hoe ongelukkig ook - toe leiden dat er tijdelijk gedurende zekere tijd en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk 'BoerenBond' zullen bestaan, maar dit acht de voorzieningenrechter minder schadelijk en onaanvaardbaar dan dat BoerenBond Retail het gebruik van de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' thans dient te stoppen met een gerede kans dat zij die vervolgens weer mag gaan voeren/gebruiken. Dit zou het onderhandelingsproces over de ontvlechting ook overigens doorkruisen op een wijze die, mede gelet op de historie van de samenwerking, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid thans niet aanvaardbaar is.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 13-493 (pdf)

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 14 oktober 2013,  ECLI:NL:RBOBR:2013:5692 (Van den Borne en ARTISTS & BANDS B.V. tegen Van de Water)
Overname IE-rechten uit faillissement. Schriftelijkheidsvereisten. Te ruime uitleg van "gedurende de arbeidstijden of daarbuiten". Rechtspraak.nl: Kern van dit kort geding is de vraag wie rechthebbende is van het woord- en beeldmerk The Clash of the Coverbands.

Uitgangspunt is dat Van den Borne als houder als oorspronkelijk rechthebbende moet worden aangemerkt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Van den Borne de merken op enig moment heeft overgedragen aan een inmiddels gefailleerde stichting. In dat geval moet worden aangenomen dat Van de Water rechthebbende is geworden uit hoofde van de met de curator gesloten koopovereenkomst waarbij deze merken zijn verkocht.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit het enkele feit dat Van den Borne de exploitatie van de merken heeft ondergebracht in de stichting niet kan worden afgeleid dat daarmee ook de merken aan de stichting zijn overgedragen. Artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht van een merk, op straffe van nietigheid, schriftelijk moet worden vastgelegd. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat met artikel 14 uit de arbeidsovereenkomst is beoogd alle intellectuele eigendomsrechten van Van den Borne over te dragen aan de stichting, dus ook rechten ontstaan vóór aanvang van het dienstverband. Aannemelijker is dat de zinsnede “gedurende de arbeidstijden of daarbuiten” slechts betrekking heeft op prestaties en verrichtingen van de werknemer tijdens het dienstverband, dus na 1 februari 2011, zowel tijdens de gebruikelijke werkuren als daarbuiten.

Vast staat dat het woordmerk The Clash of the Coverbands en het bijbehorende beeldmerk tot stand zijn gekomen in 2004 respectievelijk 2009, dus ruimschoots vóór aanvang van het dienstverband. Daarmee vallen die merken naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder de strekking van artikel 14 en kan dat artikel dus niet worden aangemerkt als een schriftelijke vastlegging van de overdracht van die merken door Van den Borne aan de stichting. (...) Dat betekent dat moet worden aangenomen dat Van den Borne ten tijde van het faillissement van de stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en dus niet in de boedel van de stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Van de Water als rechthebbende moet worden aangemerkt.

Van de Water heeft voor de door hem gestelde overdracht van de merken twee gronden aangevoerd. Ten eerste zou de overdracht blijken uit het feit dat de stichting sinds haar oprichting de merken heeft geëxploiteerd door het onder deze naam verzorgen van de bandcompetitie. Ten tweede zou tussen de stichting en Van den Borne met ingang van 1 februari 2011 een arbeidsovereenkomst zijn gesloten, waarin is bepaald alle prestaties en verrichtingen van de werknemer gedurende de arbeidstijden of daarbuiten die kunnen leiden tot vestiging van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever toebehoren.

Dat geldt echter ook voor Van den Borne zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen Van den Borne en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat Van den Borne zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Bands. Dat betekent dat Van den Borne zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. Van den Borne zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen. Vorderingen van Artists & Bands worden grotendeels toegewezen; vorderingen van Van de Water in reconventie worden afgewezen.

5.6. Dat betekent dat moet worden aangenomen dat [verzoeker]ten tijde van het faillissement van de Stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en de merken dus niet in de boedel van de Stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]als rechthebbende moet worden aangemerkt. Dat geldt echter ook voor [verzoeker]zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen [verzoeker]en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat [verzoeker]zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Brands. Dat betekent dat [verzoeker]zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. [verzoeker]zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.

5.7. Resteren de vorderingen voor zover die door Artists & Bands zijn ingesteld. De eerste vordering die strekt tot het staken en gestaakt houden van met The Clash of the Coverbands overeenstemmende tekens is toewijsbaar. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van [verweerder]dat geen verwarringsgevaar te duchten is tussen (de totaalindrukken van) The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso. Immers [verzoeker]c.s. hebben onbetwist gesteld dat de toevoeging “The Only Road To Paradiso” slechts als subtitel moet worden gezien en van ondergeschikt belang is. Daarbij hebben [verzoeker]c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat met gebruikmaking van verschillende vennootschappen en stichtingen gedurende een lange periode onder de naam “The Clash of the Coverbands” jaarlijks bandcompetities zijn georganiseerd.
Voor zover [verweerder]dat teken nog niet zou hebben gebruikt in het economisch verkeer, dan bestaat gelet op haar stellingen in dit kort geding – namelijk dat zij rechthebbende is - voldoende concrete dreiging om aan te nemen dat zij dit wel zal gaan doen. De vordering zal daarom op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden toegewezen als na te melden. Voorts is voldoende aannemelijk dat [verweerder]met het gebruik van de facebookpagia facebook.com/theclashoftecoverbands eveneens inbreuk maakt op het merkrecht zodat ook dat gebruik zal worden verboden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

5.8. Dat geldt ook voor de tweede vordering. Niet in geschil is dat The Clash of te Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso door [verzoeker]c.s. als handelsnamen zijn gebruikt. Op grond van artikel 5a Hnw is het [verweerder]verboden die handelsnamen te voeren.

(...)
6.1. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]rechthebbende is van de woordmerken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso, het bijbehorende beeldmerk en de handelsnaam The Clash of the Coverbands. Dat betekent dat [verweerder]zich niet kan verzetten tegen gebruik daarvan door [verzoeker]c.s. De vorderingen van Van de Water
Zullen daarom worden afgewezen.

De voorzieningenrechter, in conventie,.
7.1. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang van betekening van dit vonnis iedere gebruik van het teken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de facebookpagina facebook.com/theclashofthecoverbands;

7.2. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnaam The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso;

7.3. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om te staken en gestaakt te houden het aanbieden en in het verkeer brengen van producten en diensten onder gebruikmaking van tekens en aanduidingen waarin de lettercombinatie “The Clash of the Coverbands” of daarmee overeenstemmende lettercombinaties voorkomen,

7.4. veroordeelt [verweerder]om aan Artists & Bands een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 7.1., 7.2. of 7.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (Pacific Island TraVEL B.V. tegen Bushman B.V.)
PIT houdt zich bezig met het aanbieden van, bemiddelen bij en organiseren van reizen naar onder meer Afrika en de Indische oceaan onder de handels- en merknaam 'Impala Tours' en gebruikt de domeinnaam www.impalatours.nl. Tussen PIT en Bushman is een licentieovereenkomst gesloten waarmee Bushman het recht op het gebruik en eigendom van de handels- en merknaam 'Impala Tours' krijgt voor de indirecte verkoop van reizen, er is een rapportageverplichting en een non-concurrentiebeding in opgenomen. Verder mag Bushman geen gebruik maken van de domeinnaam, het beeldmerk of de telefoonnummers van Impala Tours. Bij strijd met de overeenkomst verbeurt Bushman boetes en mag PIT de overeenkomst opzeggen. Nu Bushman een logo hanteert dat erg lijkt op dat van PIT, verscheidene domeinnamen met 'Impala Reizen' gebruikt en niet voldoet aan de overige bedingen, trekt PIT de licentie in.

De voorzieningenrechter oordeelt dat PIT de licentie rechtsgeldig mocht intrekken. Nu er geen licentieovereenkomst meer is hoeft PIT het merkgebruik van Bushman niet te gedogen. Er is sprake van verwarringsgevaar nu beiden reizen aanbieden in Afrika en de Indische oceaan. Bushman moet stoppen met het gebruik van het merk- en de handelsnaam en de domeinnamen overdragen. Verder moet Bushman een overzicht van alle aangegane inkoop- en verkoopverplichtingen aan PIT verstrekken en het non-concurrentiebeding nakomen. Ook moet zij de contractueel verbeurde dwangsommen betalen.

De beoordeling
5.21 Het voorgaande betekent dat PIT rechtsgeldig tot opzegging van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 zich moest houden aan het non-concurrentiebeding van artikel 5.1 van de activa-overeenkomst, en dus met ingang van die datum niet betrokken mocht zijn bij het aanbieden en verkopen van reizen naar Afrika en de Indische oceaan, zowel voor de directe als de indirecte markt (behoudens de ‘timesharepunten-uitzondering’). Vaststaat dat Bushman niet tot staking van deze activiteiten is overgegaan, zodat de op staking daarvan gerichte vordering van PIT in beginsel toewijsbaar is. De voorzieningenrechter constateert wel dat door de opzegging de uitzondering op het non-concurrentiebeding met betrekking tot de timesharepunten niet is komen te vervallen, zodat dat onderdeel van het gevorderde bevel zal worden uitgezonderd.

5.23 De opzegging van de licentieovereenkomst betekent voorts dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 geen gebruik meer mag maken van de handelsnaam “Impala Reizen”. Vast staat evenwel dat Bushman het gebruik van die handelsnaam heeft gecontinueerd. Daarmee heeft Bushman inbreuk gemaakt op het recht van PIT met betrekking tot de handelsnaam “Impala Tours”. De voorzieningenrechter volgt Bushman niet in haar stelling dat niet voldaan is aan het (door artikel 5 Handelsnaamwet gestelde) vereiste van gevaar voor verwarring, omdat partijen met de wijziging van de handelsnaam van “Impala Tours” in “Impala Reizen” dat gevaar voldoende zouden hebben ondervangen. De handelsnamen van partijen verschillen immers maar in geringe mate van elkaar. Het eerste (meest kenmerkende) deel “Impala” is hetzelfde, en het tweede deel is begripsmatig hetzelfde. Het publiek zal de Engelse term “Tours” niet anders begrijpen dan het Nederlandse woord “Reizen”. Aangezien beide partijen:
- de handelsnaam gebruiken voor het aanbieden van reizen naar dezelfde bestemmingen (Afrika en de Indische Oceaan),
- landelijk actief zijn en - via hun websites dezelfde markt bereiken (zowel reisbureaus als particulieren), acht de voorzieningenrechter het gevaar voor verwarring aannemelijk. Overigens wordt het bestaan van gevaar voor verwarring ook bevestigd door het feit dat Bushman regelmatig particulieren die geïnteresseerd waren in een reis die onder de naam “Impala Reizen” werd aangeboden, heeft verwezen naar PIT. Nu de licentieovereenkomst is geëindigd, hoeft PIT dit verwarringsgevaar niet meer voor lief te nemen. Het gevorderde bevel om gebruik van de handelsnaam “Impala Reizen” te staken en gestaakt te houden, zal dan ook worden toegewezen.

5.24. Ten aanzien van het beroep van PIT op haar merkrecht heeft Bushman alleen als verweer aangevoerd dat zij van PIT toestemming tot gebruik van het beeldmerk van PIT heeft verkregen in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Door het einde van de licentieovereenkomst is deze toestemming evenwel komen te vervallen, zodat dit verweer faalt. Voor zover het gaat om het woordmerk IMPALA van PIT, is dit door PIT gedeponeerd na het einde van de licentieovereenkomst, zodat de toestemming van PIT nooit betrekking heeft kunnen hebben op dit merk. Het gevorderde bevel om inbreuk op de merkrechten van PIT te staken en gestaakt te houden is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.25. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel om de domeinnamen www.impalareizen.nl, www.impalareizen.org en www.impalareizen.info aan PIT over te dragen. Door het eindigen van de licentieovereenkomst handelt Bushman in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van PIT en daarmee onrechtmatig door deze domeinnamen te blijven gebruiken. Tegenover het zwaarwegende belang van PIT tot handhaving van haar intellectueel eigendomsrecht staat geen rechtens te respecteren belang van Bushman bij het voortzetten van het gebruik van deze domeinnamen, zodat Bushman tot overdracht daarvan aan PIT moet overgaan.

Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2012/AR/2167 (Dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis)
Merkenrecht. Geen onderscheidend vermogen. Geen inburgering. Zie eerder: IEF 12977 en IEF 12516. Het BBIE heeft 7 juni 2012 de inschrijving van de woordmerken  "Het dagboek van Anne Frank" en "Het Achterhuis" voor de producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 geweigerd. De merkinschrijvingen waren geweigerd op absolute gronden. Het BBIE vond het merk beschrijvend en niet onderscheidend voor de producten. Het Anne Frank-Fonds (AFF) vordert de inschrijving van de woordmerken en subsidiair vraagt zij om een prejudiciële vraag aan het HvJ EU:  "Is de titel van een boek geschikt om te dienen ter onderscheiding van producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 in de zin van Richtlijn 2008/95/EG". Het Hof van Beroep loopt enkele absolute weigeringsgronden van artikel 2.11 van het BVIE na.

Onderscheidend vermogen - Het teken moet het product onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Een teken heeft geen onderscheidend vermogen wanneer het gaat om een karakter die besloten ligt in het product. Het onderhavige teken zou dienen ter onderscheiding van een 'dagboek' of materiaal waar dit in is opgenomen en is dan ook niet onderscheidend. In ieder geval niet zonder verwarring. Nu het teken geen onderscheidend karakter heeft, stelt het Hof van Beroep hieromtrent geen vraag aan het HvJ EU.

Beschrijvend karakter - Omdat het teken onderscheidend vermogen mist, is het nutteloos om na te gaan of het beschrijvend is. Het Hof ligt toe waarom het onwenselijk is een omschrijvend teken in te schrijven. Het betreft 'gemeenschappelijk goed'. Wanneer het AFF dit teken als merk kan registreren, is het voor anderen onmogelijk om het materiaal onder de originele naam te publiceren. Het is ook ongewenst dat een dergelijk monopolie toekomt aan een ander dan de erfgenamen van de auteur. Verder garandeert een merk niet de authenticiteit van het oeuvre van het product.

Inburgering - Het AFF heeft niet voldoende bewezen dat het teken ingeburgerd is als merknaam van haar producten. Ook dit beroep slaagt niet.

Verder heeft het AFF haar merkaanvrage beperkt. Het AFF trekt zich terug van de aanvraag voor producten van klasse 16, waaronder dagboeken. Dit verandert het oordeel van het Hof van Beroep niet over dat het teken beschrijvend is. Het Hof van Beroep wijst de vorderingen af en veroordeelt het AFF in de kosten.

6. (...) Ii s’en déduit que le signe <<Het achterhuis>> n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services vises dans Ia demande d’enregistrement qui constituent le support materiel dans lequel est incorporée l’ctuvre littéraire designee par le signe.
Dans ces conditions, il est inutile de poser tine question préjudicielle a la Cour de justice de l’Union Européenne.

7. (...) A cet égard, il convient d’observer que, même si l’OBPI n’a pas fonde sa decision sur le droit d’auteur, les droits d’auteur détenus par le Anne Frank-Fonds viendront bientôt a expiration et que cette oeuvre, qui fait déjà partie du patrimoine culturel de l’humanité, entrera sous peu dans le domaine public. L’enregislrement du signe, s’il était ordonné, aura donc pour consequence de créer en faveur du Anne Frank-Fonds tin monopole de fait perpétuel sur cette oeuvre (sous reserve de renouvellement), interdisant a tout opérateur économique d’encore publier l’euvre sous son titre original. Or, un des objectifs du refus d’enregistrement d’une marque peat étre d’ éviter que le droit exclusif et permanent que confére tine marque
puisse servir a perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre a des délais de péremption (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Philz~s, C-299/99, n° 30). En effet, il ne peut être accepté qu’une personne s’approprie, de manière indéfinie, une creation de l’esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l’utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle offre, en jouissant d’une exclusivité dont ne beneficient méme pas les heritiers de l’auteur de cette creation (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Shield Mark, C-283/0 1, n° 52).

8. (...) Or, il a été dit plus haut que le public concerné perçoit le signe comme le titre de l’ceuvre d’Anne Frank et pas comme une marque permettant de distinguer les produits et les services incorporant cette oeuvre. II s’ensuit que le moyen n’est pas fonde. En tout état de cause, les pièces produites par le Anne Franic-Fonds ne permettent pas de prouver l’inverse dans Ia mesure oü, notamment en ce qul concerne les contrats d’ edition, ces documents établissent au contraire un lien entre le signe et l’ceuvre pour laquelle un droit de reproduction est concédé sur la base du droit d’ auteur.

10. En toute hypothèse, une telle limitation n’est pas de nature a modifier l’appréciation de la cow puisqu’elle a confirmé la decision de 1’OBPI en ce que le signe n’était pas distinctif au motif que, confronté a ce dernier, le consommateur concerné percevra immédiatement celui-ci comnie le titre de I’ceuvre d’Anne Frank, mais pas coinme l’indication de l’entreprise qui propose ces produits et services. Cette appreciation est valable pour tous les produits et services concernés.
Par ailleurs, en ce qui conceme le caractêre descriptif, Ia cour n’a pas admis l’enregistrement au motif que I ‘intérét general de tous s’opposait a ce qu’une entreprise puisse jouir d’une exciusivité sur le titre d’une ceuvre littéraire dont ne bénéficient méme pas les héritiers de l’auteur de cette creation. Une telle appreciation est également valable pour tous les produits et services concernés. La demande est, des lors, en tout cas non fondee.

dispositif
Pour ces motifs, Ia cour,
1. Reçoit l’appel mais le dit non fondé Ct en déboute le Anne Frank-Fonds.
2. Lui délaisse les dépens d’appel et le condamne a payer a I’OBPI une indemnité de procedure de €1.320,00.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, KG  ZA 13-1064 (Black Rhino tegen S.I.C.)
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx.
Merkenrecht. Portretrecht bij personages. Licentie. Muziek. Tribute-shows [A] vormde met wijlen [B] The Blues Brothers, zangers van blues- en soulmuziek wier uiterlijke verschijning werd gekenmerkt door vaste elementen. [A] is directeur van Black Rhino en houder van de Europese Merken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers'. Momenteel produceren eisers zelf theater- en muziekshows rond The Blues Brothers en verstrekken licenties daarvoor. Enkele gedaagden hebben een licentieovereenkomst gesloten om 'The Blues Brothers' te vertolken. Gedaagden produceren tributeshows en hebben ter promotie websites met onder andere een promotiefilm, daarvoor zijn echter geen licenties verstrekt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gebaseerd op het auteursrecht af. Auteursrechtelijke bescherming van de film 'The Blues Brothers' is niet genoeg onderbouwd. Verder is het mogelijk dat er auteursrecht rust op personages (Bassie & Adriaan), maar dat is bij de personages Jake en Elwood Blues niet het geval. Het beroep op portretrecht wordt verworpen.

Gebruik van het merk 'The Blues Brothers' in de titel van de shows kan de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen de shows en de merkhouder, dit levert een inbreuk op. Gedaagden handelen zodoende onvoldoende loyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Voor de beschrijving van de inhoud van de Show en als aanduiding van de inspiratiebron is gebruik van de aanduiding 'Blues Brothers' wel toelaatbaar.

Tussen eisers en [D] was een licentie gesloten dat [D] Jake en Elwood Blues alleen in shows mochten spelen waarvoor ze toestemming haden. Voor de Nederlandse shows hebben zij geen toestemming.  De vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst is ten aanzien van de shows in Nederland toewijsbaar. Gedaagden worden veroordeeld iedere inbreuk van de gemeenschapsmerken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers' te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom.

4.7. Wat er ook zij van de bevoegdheid tot handhaven van de auteursrechten die samenhangen met het script van de film “The Blues Brothers”, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers hun vorderingen gebaseerd op auteursrecht op het script van de film onvoldoende onderbouwd gelet op het verweer van gedaagden, zodat vorderingen die op deze grondslag zijn gebaseerd reeds om die reden niet kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is zonder kennis te kunnen nemen van het werk of de werken waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet in staat om een (voorlopig) oordeel te geven over de gestelde inbreuk die de Show zoals aangekondigd zou vormen op het script. De enkele stills uit de film die in de processtukken zijn opgenomen, zijn hiervoor in ieder geval onvoldoende. Bovendien beschikt de voorzieningenrechter over onvoldoende materiaal over de Show zoals deze zal worden uitgevoerd in Nederland om de gestelde dreigende inbreuk te kunnen beoordelen terwijl die inbreuk, gelet op de stellingen van eisers gemotiveerd is betwist.

4.12. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de personages Jake en Elwood Blues alias The Blues Brothers geen auteursrechtelijk beschermd werk, om de navolgende redenen.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago.

4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.26. Allereerst ziet het portretrecht op een portret of te wel een afbeelding. Voor de vraag of sprake is van een afbeelding is de techniek niet relevant, zowel met potlood, pen, penseel, klei, brons als met een foto- of filmcamera kan een portret worden gemaakt. Een live optreden als zodanig is geen afbeelding, het is immers niet op enigerlei wijze vastgelegd. Een live optreden kan dan ook niet met een beroep op portretrecht worden verboden. Ter zitting hebben eisers desgevraagd bevestigd dat hun vordering inderdaad ziet op een verbod op de live voorstelling en zodoende niet op een verbod op openbaarmaking van een vastlegging van dat optreden.

4.27. Ten tweede roepen eisers in feite niet het portretrecht in van [A] en [B] maar van de personages Jake en Elwood Blues. Hetgeen zij hebben aangevoerd over de herkenbare trekken van [A] en [B] zijn immers grotendeels kenmerken van Jake en Elwood Blues. In bijzondere omstandigheden kan het portretrecht worden ingeroepen tegen zogeheten look-alikes. Dat neemt niet weg dat de afbeelding van die look-a-like dan wel het portret van een persoon dient weer te geven. Dat [A] en [B] niet alleen een beroep zouden kunnen doen op portretrecht als dit hun persoon betreft maar ook als dat hun ‘alias’ te weten een van de personages van de Blues Brothers betreft, wordt voorshands oordelend verworpen.

4.30. Eisers stellen voorts dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC inbreuk maken op hun merkrechten in de zin van – onder meer – artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Zij stellen dat deze gedaagden de merken gebruiken als (onderdeel van de) titel voor de Show - “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” en in het promotiemateriaal voor de Show met aanduidingen als “Blues Brothers Show”, “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com. Door de merken te gebruiken voor dezelfde - althans soortgelijke - waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek ontstaan. Het publiek zal denken dat de Show wordt geproduceerd door eisers, dat er een relatie bestaat tussen eisers en gedaagden en/of dat eisers toestemming hebben gegeven voor de productie en de uitvoering van de Show.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago. 4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.5 Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.42. Eisers hebben onweersproken gesteld dat G. en C. [D] voornemens zijn geweest om de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show te vertolken hetgeen ook op de website www.imasoulman.nl is aangekondigd. Weliswaar staat nu op die website dat andere acteurs die rollen zullen vertolken, de foto’s van G. en C. [D] stonden ten tijde van de mondelinge behandeling echter nog steeds op de website. Ook niet bestreden is dat de broers [D] geen onvoorwaardelijke toezegging in dit verband hebben gedaan, zodat niet vast staat dat zij niet zullen optreden. Zodoende hebben eisers nog steeds belang bij hun vordering.

4.43. Bij die stand van zaken is de vordering tot nakoming toewijsbaar voor zover het gaat om de aangekondigde Shows in Nederland. Dat een voorziening van een ruimerestrekking geboden is, is niet gesteld.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak Blues Brothers: een personage heeft geen portretrecht
Intellectuel Eigendomsrecht.nl (Bescherming characters en portretrechten “Blues Brothers”)

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

Rechtbank Amsterdam 14 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4716 (Earth Water International LTD. tegen Upstream Advertising B.V.)
EWI is een Canadese vennootschap die zich bezighoudt met de verkoop van flessenwater. EWI is sinds 5 2005 houdster van het Canadese merkrecht op het woordbeeldmerk "Earth Water". In 2007 is in Nederland de rechtspersoon EWE opgericht. EWI heeft met EWE een overeenkomst gesloten om het merk te gebruiken. Upstream is met EWE overeengekomen dat zij de (beeld)merken zou ontwerpen en in ruil daarvoor de merkrechten zou verkrijgen. Upstream heeft verscheidene woordbeeldmerken "Earth Water" (zie verder) in de Benelux en Europa ingeschreven. Ook heeft Upstream domeinnamen met het merk geregistreerd. EWI vordert de overdracht en/of nietigverklaring van de door Upstream ingeschreven merken en domeinnamen, op straffe van een dwangsom. Ook vordert zij nietigverklaring van de gemeenschapsmerken. EWI stelt dat zij nooit toestemming heeft gegeven voor registratie van de merken en de registraties ter kwader trouw zijn gedaan.

De rechtbank kan nu niet vaststellen dat Upstream op de momenten van de depots te kwader trouw was. Zonder nadere toelichting, kan evenmin worden aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. De vorderingen van EWE tot overdracht en/of nietigverklaring worden afgewezen. Upstream mag ook de domeinnamen voeren nu zij merkhouder is. De rechtbank verwijst de zaak met betrekking tot de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk door naar de rechtbank Den Haag.

De beoordeling
4.5 Door het Hof van Justitie van de Europese Unie is op 27 juni 2013 bepaald (HvJEU: C-320/12:) dat het begrip „kwade trouw” in de zin van de toepasselijke richtlijn – en derhalve ook in de zin van het BVIE – een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is.

4.7 Upstream heeft aangevoerd dat zij tot het deponeren van de merken bevoegd was omdat zij met EWE daarover een overeenkomst had gesloten. Achtergrond van die overeenkomst, aldus Upstream bestond eruit dat EWE in financiële problemen was. Dat leidde er toe dat enerzijds EWE geen middelen had om Upstream voor het ontwerpen van het beeldmerk te betalen en anderzijds het risico bestond dat bij een deconfiture de merkrechten in de boedel zouden achterblijven. Er is toen overeengekomen tussen EWE en Upstream, dat Upstream de (beeld)merken zou ontwerpen en daarvoor in plaats van betaling de merkrechten zou verkrijgen en dat EWE de eerste vijf jaar om niet een licentie voor het gebruik van de merken zou krijgen en daarna tegen betaling van de in de overeenkomst genoemde vergoeding.

4.8 Deze lezing van Upstream acht de rechtbank acht onvoldoende gemotiveerd weersproken De tekst van de e-mail van [naam 6] genoemd in r.o. 2.11, is op dit punt voldoende duidelijk Door EWI is niet betwist dat [naam 6] op dat moment bestuurder van EWI was. Zij voert slechts aan dat hieruit geen toestemming van EWI voor toe-eigening door Upstream van de merken en domeinnamen blijkt. Dat moge zo zijn, maar niet is weersproken dat namens EWI werd aangestuurd op merkenregistratie door Upstream. Dat na 2008 het gevaar op faillissement zou zijn geweken, zoals EWI stelt, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd nu in februari 2009 EWI nog spreekt van een “cash flow crunch” en schrijft “[we] are still desperately short of cash for US production”. Dat en wanneer de situatie wezenlijk anders is geworden, is door EWI niet – voldoende onderbouwd – gesteld. Voor zover al moet worden aangenomen dat EWI geen expliciete toestemming heeft gegeven, zijn door EWI onvoldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat Upstream op die momenten te kwader trouw (in de zin van de richtlijn en het verdrag) handelde. De wetenschap van het gebruik van het overeenstemmende Canadese merk door EWI is daartoe immers – zeker in deze omstandigheden – niet voldoende. Niet gesteld of gebleken is dat de merken door Upstream zijn gedeponeerd in de periode dat [naam 4] en [naam 3] EWE al hadden verlaten of daartoe de intentie al hadden. De stellingen van EWI omtrent het handelen van [naam 3] en [naam 4] in de relatie tussen EWE en UNCHR zijn niet relevant voor de vraag of het depot te kwader trouw geschiedde.

4.10 Dat wil zeggen dat niet is komen vast te staan dat op de momenten van depot Upstream te kwader trouw was.

4.11. Aangezien de rechtbank gehouden is de rechtsgronden aan te vullen, dient de rechtbank te beoordelen of de door EWI gestelde feiten – indien bewezen – een onrechtmatige daad jegens haar door Upstream opleveren. De rechtbank is van oordeel dat dat niet geval is. Zoals hiervoor overwogen is niet gebleken dat Upstream te kwader trouw was toen zij de merken deponeerde. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan evenmin aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. Niet betwist is dat Upstream daadwerkelijk werkzaamheden – zoals het ontwerp van het ook door EWI gebruikte logo – heeft verricht en evenmin is betwist dat zij voor die werkzaamheden geen vergoeding ontvangen heeft. Dat zij vervolgens, samen met [naam 3] en [naam 4], de merken is gaan exploiteren, is niet zonder meer misbruik van de haar toekomende merkenrechten en evenmin – zonder meer – onrechtmatig jegens EWI. Daarbij speelt met name een rol dat EWI wel betwist dat zij toestemming heeft gegeven voor registratie door Upstream – hetgeen zich niet laat rijmen met de e-mail van [naam 6] – maar niet voldoende toelicht wat tussen partijen te gelden had en derhalve niet wat zij Upstream verwijt.

Op andere blogs:
DomJur

Benelux woordmerk
Benelux beeldmerk
Internationaal woordmerk
Internationaal beeldmerk
Europees woordmerk
Earth coffee Europees woordmerk
Earth Benelux woordmerk

HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier,  C122/12P - dossier.
Zie eerder IEF 10688 en IEF 12658. Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk. Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn. Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Niet-tijdige overlegging van documenten. Hogere voorzieningen tegen arresten van het Gerecht van 16 december 2011, Rintisch / BHIM (T-62/09; T-109/09; T-152/09). Inhoudende de verwerping van beroep strekkende tot vernietiging van eerdere beslissingen inhoudende verwerping van beroepen tegen de beslissingen van de opossitieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie ingesteld tegen inschrijving van de woordmerken "PROTI SNACK", "PRO VITAL" en "PROTIACTIVE". Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Het Hof van Justitie EU verwerpt de hogere voorzieningen.

De bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de merken die Rintisch moest overleggen zijn nauwkeurig en uitputtend opgesomd in 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Hogere voorziening
C-120/12P
36. Niettemin dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 39 van de litigieuze beslissing heeft aangegeven dat, indien zou worden verklaard dat zij beschikte over een beoordelingsvrijheid om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met te laat overgelegde documenten, zij die in elk geval in het nadeel van opposant zou hebben uitgeoefend. Zij heeft vervolgens in de punten 40 tot en met 43 van die beslissing de rechtvaardigingsgronden daarvoor uiteengezet.

37. Deze gronden, die de kamer van beroep subsidiair aanvoert om te weigeren rekening te houden met bewijzen die door Rintisch te laat zijn overgelegd, kunnen het gebrek in de litigieuze beslissing slechts herstellen indien op basis daarvan kan worden geoordeeld dat de kamer van beroep de beoordelingsvrijheid die zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft, daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, gemotiveerd en naar behoren rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te beslissen of het voor haar beslissing nodig was, met de niet tijdig overgelegde bewijzen rekening te houden (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 110).

38. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde reden kan zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten of bewijzen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (reeds aangehaalde arresten BHIM/Kaul, punt 44, en Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, punt 113).

39. Voor zover Rintisch in casu zijn oppositie met name heeft gebaseerd op drie ingeschreven Duitse merken, zijn de bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van deze merken die hij tijdens de oppositieprocedure moest overleggen, nauwkeurig en uitputtend opgesomd in regel 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid dus op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)