Woord- en of beeldmerk  

OHIM Kamer van Beroep 31 juli 2013, zaak 6699 C (The Backup Shoe tegen Hoogeboom; Walk in the park)
Beslissing ingezonden door Noortje Kee, Roots IP  en Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.
Merkenrecht. Het betreft het woordmerk WALK IN THE PARK in 2009 ingeschreven en in 2010 geregistreerd voor de klassen 18, 25 en 35. The Backup Shoe heeft een nietigheidsverzoek ingediend gebaseerd aan haar in 2006 geregistreerde nationaal merk voor de klasse 25. Verzoekster kan het normaal gebruik (‘genuine use’) niet aantonen. De factoren tijd, plaats, de mate en aard van het gebruik van het merk zijn cumulatief om normaal gebruik aan te kunnen nemen. Het is echter niet mogelijk, aan de hand van het overlegde bewijs, om te bepalen in welke mate of hoe intensief het merk is gebruikt om normaal gebruik binnen het relevante tijdvak aan te nemen. Het nietigheidsverzoek wordt afgewezen.

Overall assessment of the proof of use
(34) Although some of the evidence indicates that the mark has been used as a trade mark for some of the contested goods, it is not possible, based on the evidence submitted, to determine the extent of the use for any of the goods on which the application is based or if the use has been extensive enough to fullfil the criteria of genuine use for the contested goods within the relevant time period.

(35) The factors time, place, extent and nature of use are cumulative. This means that the evidence must provide sufficient indications of all these factors in order to prove genuine use. Therefore, since the applicant failed to provide sufficient indications of the extent of use for any goods of the earlier mark, the Cancellation Division concludes, after an overall assessment, that the applicant has failed to provide sufficient indications of genuine use within the relevant time period.

(36) In the absence of the earlier mark, the application must be rejected pursuant to Article 57(2) and (3) CTMR. Therefore, the Cancellation Division will not proceed to the comparison of the marks under Article 8 (1)(a) and 8 (1)(b).

Conclusion
(37) It follows that the request for a decleration of invalidity, in the absence  of valid evidence of genuine use, must be rejected.

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, IEF 12932; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655; KG ZA 13-693 (Lifesave tegen McAfee International)
Merkinbreuk. Verwarringsgevaar. Onrechtmatige daad. Livesafe drijft een onderneming die alarmeringssystemen - een GPS-tracker, die een persoon bij zich kan dragen en waarmee hij een alarm in werking kan stellen - voor de persoonlijke veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt. McAfee drijft een onderneming op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van antivirussoftware en software voor beveiliging van digitale gegevens en computers. McAfee brengt een beveiligingsdienst op de markt onder de naam 'LifeSave'.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat. De beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk komen niet voor in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid. Er is geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatige mededinging, de vorderingen worden afgewezen.

Merkinbreuk?
4.2. Livesafe stelt in haar dagvaarding primair dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat McAfee volgens Livesafe een teken gebruikt dat identiek is aan het Livesafe merk, althans verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

4.3. Naar voorlopig oordeel is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Ook als uitgegaan wordt van het gebruik van het teken ‘LiveSafe’ door McAfee, zoals Livesafe stelt, en niet van het teken ‘McAfee LiveSafe’, zoals McAfee betoogt, is van een identiek teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Livesafe verliest uit het oog dat de beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk niet voorkomen in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

Overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen; Verwarringsgevaar
4.10. De hiervoor besproken mate van overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen van het Livesafe merk in aanmerking nemend, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat tussen het Livesafe merk en het McAfee teken geen gevaar voor verwarring bestaat. Het is weliswaar zo, zoals Livesafe betoogt, dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het merk en teken, en omgekeerd, maar dat kan Livesafe in de omstandigheden van het onderhavige geval naar voorlopig oordeel niet baten. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het teken van McAfee (alleen overeenstemming tussen de woordbestanddelen van het Livesafe merk, die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen, en het teken van McAfee) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid.

Verwarringsgevaar door toegenomen onderscheidend vermogen?
4.19. Zoals hiervoor in 4.18 overwogen is de software die McAfee aanbiedt in veel geringere mate soortgelijk aan de waren waarvoor Livesafe haar merk daadwerkelijk heeft gebruikt dan aan software in het algemeen. Gelet daarop en gelet op de mate van overeenstemming van merk en teken, bestaat er voorshands oordelend ook geen verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk zoals gebruikt en het teken van McAfee, ondanks het feit dat het onderscheidend vermogen door het gebruik van het Livesafe merk enigszins is toegenomen.

4.20. Het voorgaande geldt ook voor het door Livesafe gestelde indirecte verwarringsgevaar. McAfee heeft onweersproken gesteld dat haar merk en handelsnaam ‘McAfee’ grote bekendheid bij het publiek geniet. In alle uitingen van McAfee over haar LiveSafe product maakt zij ook duidelijk dat het gaat om een product van McAfee. Daarnaast heeft de consument geen enkele concrete aanleiding om te veronderstellen dat een leverancier van antivirus-software tevens de alarmeringsdiensten van Livesafe is gaan aanbieden. Onder die omstandigheden en gegeven het zwakke onderscheidend vermogen van het Livesafe merk, zal de gemiddeld oplettende en omzichtige consument niet menen dat de producten of diensten van partijen afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen.

Onrechtmatige daad
4.27. Van onrechtmatige mededinging door het creëren van verwarringsgevaar met de onderneming van Livesafe is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake. Om deze redenen zijn ook de vorderingen van Livesafe gebaseerd op de onrechtmatige daad niet toewijsbaar.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Livesafe in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van McAfee begroot op € 5.033,80;
5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (Kettle Foods c.s. tegen Intersnack)
Merkinbreuk. Onrechtmatig handelen. Afwijzing. Kettle Foods ontwikkelt, produceert en verkoopt aardappelchips. Op de verpakking van de producten van Kettle Foods staat als omschrijving: “traditionally hand cooked potato chips”. In de Verenigde Staten wordt het proces algemeen gebruikelijk aangeduid als: ‘kettle cooked’. Intersnack is voornemens om in augustus 2013 een nieuw product op de Europese markt te lanceren in de navolgende verpakking (zie afbeelding). Kettle Foods vordert een Europa-wijd merkinbreukverbod.

De voorzieningenrechter oordeelt, bij gebrek aan enig marktonderzoek, dat het onaannemelijk is dat het een bekend merk betreft. Door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” mag er van uit worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken. De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zijn, neemt niet weg dat als bewijs kan gelden dat de concurrentie wenst om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt versterkt door op de voorkant een ketel op het vuur af te beelden. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Kettle Foods baseert haar merkinbreukvordering op artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a tot en met c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

Merkinbreuk
Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo
4.7. (...) Bij gebrek aan enig marktonderzoek waar de bekendheid van het merk van Kettle Foods wel uit zou kunnen volgen, acht de voorzieningenrechter onaannemelijk dat het bekende merken betreft en wijst het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo derhalve af.

Artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE en 9 lid 1 sub a of b GMVo
4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat reeds door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” er van uit mag worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden/het teken “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken.

4.11. (...) De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zouden zijn over dit gebruik, neemt niet weg dat het als bewijs kan gelden voor de wens van de concurrentie om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Aangenomen moet worden dat Intersnack daarom in beginsel een legitiem belang heeft om de term “Kettle Cooked” op haar verpakking te gebruiken, zolang zij dat maar doet ter aanduiding van het productieproces en zij – als gezegd – niet disloyaal jegens Kettle Foods als merkhouder handelt.

4.12. De door Kettle Foods in paragraaf 41 van haar pleitnota aangehaalde voorbeelden van disloyaal beschrijvend gebruik zijn voorshands oordelend niet aan de orde. De indruk van een commerciële band met Kettle Foods wordt, gezien het voorgaande, niet gewekt door het gebruik van het teken, evenmin als dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van Kettle Foods. Van schending van de goede naam van het merk is – afgezien van dat dit ook niet expliciet is aangevoerd door Kettle Foods - geen sprake net zo min dat Intersnack haar product zou voorstellen als imitatie van het merk van Kettle Foods. Daarbij weegt naar voorlopig oordeel mee dat andere beschrijvende aanduidingen op de bestreden verpakking, zoals de smaakaanduiding ‘Sweet Chili & Red Pepper’, ‘new’ en ‘extra crunchy’ (zoals zichtbaar in de afbeelding weergegeven hiervoor onder 2.10) ook in grote letters en op opvallende wijze op de verpakking zijn aangebracht, zodat de gemiddelde consument niet om die reden zal aannemen met een merkaanduiding van doen te hebben. Het argument van Kettle Foods dat het gebruik van hoofdletters en de plaatsing op de verpakking ervoor zorgt dat de consument het teken opvat als merk, gaat gelet op het voorgaande, niet op.

4.13. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt nog een nadrukkelijk versterkt omdat op de voorkant onder (of eigenlijk: achter) het teken ‘kettle’ een ketel op het vuur is afgebeeld. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen, waarvan stap twee luidt: “de aardappelen worden met schil gewassen en vervolgens in grote, dikke schijfjes gesneden en langzaam en zorgvuldig in de ketel goudbruin gebakken.” (...)

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.14. Gelet op het voorgaande gaat het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE – voor zover relevant aangezien het alleen ziet op het ingeroepen Beneluxmerk – evenmin op.

Onrechtmatig handelen
4.15. Voor zover Kettle Foods nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden. Het beroep slaagt niet.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Kettle Foods in de proceskosten, aan de zijde van Intersnack tot op heden begroot op € 41.324,59,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (pdf)
KG ZA 13-777 (afschrift)

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (Eurosafe solutions BV tegen Ensafe BV)

Eurosafe Solutions c.s. stelt naast merkinbreuk door Ensafe, ook schending van concurrentiebedingen door (oud-) werknemers. “Safe” is in hoge mate beschrijvend van karakter en dus weinig beschermenswaardig, ook het kleurgebruik levert onvoldoende overeenstemming op. De totaalindruk van de beide beeldmerken is al met al voldoende verschillend. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door Ensafe van haar nieuwe teken voorshands niet in strijd is met artikel 2.20 lid 1, sub b en c BVIE.

In reconventie: Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe nietig, omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht. Eurosafe Solutions echter heeft vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken en de voorzieningenrechter neemt aan dat het depot door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing (schorsing) volgt.

Betreffende de merkinbreuk
6.3. Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe Solutions nietig omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht en Ensafe als voorgebruiker dient te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Ingevolge artikel 2.4. sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. Eurosafe Solutions lijkt gezien de datum van het depot, 9 april 2013, dus nádat Ensafe haar nieuwe teken vanaf januari 2013 had geïntroduceerd op de markt, de schijn tegen te hebben. Eurosafe Solutions heeft echter met de door haar gegeven onderbouwing (weergegeven in r.o. 4.2.1.) vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken. De voorzieningenrechter neemt aan dat het depot op 9 april 2013 door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

6.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat beide tekens in het economisch verkeer in hoge mate voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt. Eurosafe Solutions installeert en inspecteert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn met name eindgebruikers zoals gebouweigenaren) en Ensafe ontwikkelt, fabriceert en distribueert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn veelal de dealers/installateurs van valbeveiligingsproducten). Ensafe heeft weliswaar naar voren gebracht dat van soortgelijke waren en diensten geen sprake is omdat beide ondernemingen een andere schakel in de keten innemen, maar dit argument is in casu niet echt sterk. Beide ondernemingen zijn immers actief op de valbeveiligingsmarkt: de zeer specifieke markt van goederen en diensten die het bijzondere doel hebben om te bewerkstelligen dat mensen niet van hoge objecten naar beneden kunnen vallen. De waren en diensten zijn afkomstig uit dezelfde branche (het gaat in beide gevallen om valbeveiligingsproducten) en hebben (grotendeels) hetzelfde gebruiksdoel. Dat de ene partij het accent van haar activiteiten meer legt op het ene aspect in de keten tussen productontwikkeling aan het ene uiteinde en de daadwerkelijke montage en inspectie van valbeveiligingsproducten op het dak aan het andere uiteinde, doet aan het oordeel dat het gebruik van de tekens soortgelijke waren en diensten betreft niet af.

6.7. Omtrent de totaalindrukken van merk en teken overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
6.8. Van de betekenis van de woordcomponenten in het beeldmerk moet Eurosafe Solutions c.s. het voor de verkrijging van merkenrechtelijke bescherming niet hebben; “Safe” is, zoals Eurosafe Solutions c.s., zelf ook heeft onderkend, in hoge mate beschrijvend van karakter. Het is weinig beschermenswaardig dat Eurosafe Solutions en Ensafe beiden de term “safe” hebben verwerkt in de aanduiding waarmee zij hun existentie naar de buitenwacht kenbaar maken. “Euro” is een zeer algemeen gebruikt voorvoegsel aan deze zijde van de Atlantische Oceaan en zodoende ook weinig geëigend om een rechter tot beschermende activiteit te bewegen. Het voorvoegsel “Euro” verschilt, afgezien van de hoofdletter “E”, te veel van “En” om daar qua woordinhoud een probleem te kunnen ontwaren. Het is dus begrijpelijk dat Eurosafe Solutions c.s. het zwaartepunt van de argumentatie heeft gezocht buiten de woordinhoud. Ook auditief is er een groot verschil tussen het langere en klankrijkere Eurosafe Solutions en Ensafe.

6.9.Aan Eurosafe Solutions c.s. kan wel worden toegegeven, en dat is het meest sprekende aspect in haar argumenten, dat het kleurgebruik in de beide beeldmerken sterke overeenstemming vertoont (rood-wit-blauw) en dat de kleur van het beeldmerk in beide gevallen halverwege van rood op blauw overgaat. Dat levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter op zichzelf, noch in samenhang met andere aspecten van de beide beeldmerken, onvoldoende overeenstemming op om Eurosafe Solutions c.s. in kort geding de bescherming van het beeldmerk te bieden waarom zij vraagt. In dit kort geding is gebleken dat ook andere bedrijven in de branche dezelfde kleurcombinatie gebruiken (net als er ook diverse landen zijn die net als Nederland een combinatie van rood, wit en blauw in hun nationale kleuren hebben).
6.13. Eurosafe Solutions c.s. heeft als grondslag van haar vorderingen mede aangevoerd dat Eurosafe Solutions in de Benelux een bekend merk is en dat met het gebruik van het teken Ensafe door Ensafe ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het merk Eurosafe Solutions, waarmee zij zich mede wil beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor niet-soortgelijke waren. Ook op die grondslag strandt de vordering. (...)

Betreffende de concurrentiebedingen en de daarmee verbonden onrechtmatige daad (conventie en reconventie)
6.24. Het is onwaarschijnlijk dat een kantonrechter in een bodemzaak (thans nog) een beslissing zou nemen die mee zou brengen dat de werknemers hun werkzaamheden voor Ensafe ([gedaagde 4]) dan wel Daksecure ([gedaagde 3], [gedaagde 5] en[gedaagde 6]) zouden moeten staken. Het ligt in de rede dat de bodemrechter zal komen tot minimaal een gedeeltelijke vernietiging van de concurrentiebedingen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de oud-werkgever Eurosafe Solutions, de vier werknemers door hun concurrentiebeding onbillijk worden benadeeld. Er is onvoldoende grond om de werknemers bij wijze van voorlopige voorziening te verbieden hun werkzaamheden in dienst van Ensafe c.s. voort te zetten. De vorderingen in conventie die gericht zijn tegen de werknemers (III) zullen daarom worden afgewezen. Alhoewel aan Eurosafe Solutions het wapen van het concurrentiebeding in conventie in feite al uit handen wordt geslagen, is er geen aanleiding om in reconventie de gevraagde voorziening, strekkende tot schorsing van de werking van het concurrentiebeding niet te treffen.

6.25.Ten slotte heeft Eurosafe Solutions aangevoerd dat Ensafe c.s. profiteren van de wanprestatie van de werknemers. Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter tot de conclusie is gekomen dat de werknemers niet, althans niet meer, door Eurosafe Solutions aan hun concurrentiebedingen kunnen worden gehouden, is er thans ook geen grond om aan te nemen dat Ensafe en Daksecure onrechtmatig handelen jegens Eurosafe Solutions door van hun diensten gebruik te maken. Er is geen basis om Ensafe en Daksecure te gebieden het werken met de werknemers te staken dan wel Ensafe en Daksecure te verbieden hen voor zichzelf of anderen te laten werken. De betreffende vordering in conventie (II) wordt afgewezen.

6.26. De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen zullen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing volgt. Eurosafe Solutions zal in conventie en in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van de werknemers en Ensafe c.s. als hier na te melden. Eurosafe Solutions zal ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de reconventie aan de zijde van de werknemers als hier na te melden.

7 De beslissing
De voorzieningenrechter in conventie
7.1. wijst de vorderingen af,
7.2. veroordeelt Eurosafe Solutions c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe betreffende de merkinbreuk tot op heden begroot op € 13.507,96 aan salaris advocaat en € 589,00 aan griffierecht (in totaal € 14.096,96),
7.3. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe c.s. en de werknemers betreffende de concurrentiebedingen tot op heden begroot op € 816,00,
7.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie
7.5. schorst de gelding van de tussen Eurosafe Solutions enerzijds en [gedaagde 3], [gedaagde 4], [gedaagde 5] en[gedaagde 6] anderzijds overeengekomen concurrentiebedingen totdat daarover in een eventuele bodemprocedure zal zijn beslist,
7.6. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van de werknemers tot op heden begroot op € 408,00,
7.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (pdf)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 14 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie mei/juni 2013.

17-07	2005528	(fig.)	(fig.)	883681	Afgew.	nl
12-07	2006090	DOLE	DOLCA	1216315	Afgew.	nl
12-07	2006089	DOLE	DOLCA	1216312	Afgew.	nl
12-07	2006855	ENVICOMP	E ENVYCOM	1227975	Toegew.	nl
09-07	2006933	BOODSCHAPPEN	Boodschapp	1228867	Afgew.	nl

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19716; HA ZA 12-1149 (Topro tegen X en A)
Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper. Merkinbreuk. Auteursrechtinbreuk. Misleidende reclame. Beslag. Topro is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de productie en levering van loophulpmiddelen, waaronder rollators welke zij op de markt heeft gebracht onder de naam TROJA 2G. Topro is houdster van het Gemeenschapswoordmerken TOPRO en TROJA. AG Ltd. houdt zich onder meer bezig met de im- en export van en de groothandel in gebruiksgoederen. [X] is enig bestuurder van AG Ltd. Topro heeft geconstateerd dat AG Ltd. rollators aanbood onder de naam TROJA 3G (voor een prijs tussen de €149,- en €199,-), met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Op de website www.k(...).nl van AG Ltd. werd de rollator aangeprezen. Verder heeft AG Ltd. gebruik gemaakt van het Adword “TOPRO”. Topro heeft beslag doen leggen op de rollators, aan [X] in eigendom toebehorend onroerend goed en toebehorende rekening.

Topro vordert een verbod op merk- en auteursrechten in Europa en staking van onrechtmatig handelen, bestaande uit doen van onware en/of misleidende mededelingen. AG Ltd. heeft erkend dat sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. Mede door de verwijzingen naar testresultaten van Topro, de link te plaatsen naar een originele demonstratiefilm en vanwege de beduidend lagere prijs zijn de advertenties misleidend.

Door deze openbaar te maken heeft AG Ltd. onrechtmatig gehandeld. X moet hebben geweten dat er sprake was van inbreuk. Hem wordt persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt dat hij deze inbreuk niet heeft voorkomen. De rechtbank beveelt Allergoedkoopst en [X] elke inbreuk en elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. Voorts worden de andere vorderingen grotendeels toegewezen.

in voorwaardelijke reconventie
3.8. [A] c.s. vordert – samengevat – voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het beslag op het onroerend goed van [X] en van het conservatoir derdenbeslag op de betaal- en spaarrekening van [X], een verklaring voor recht dat de hiervoor genoemde beslagen onrechtmatig zijn, veroordeling van Topro tot vergoeding van de schade die [X] heeft geleden (...)

4. De beoordeling
in conventie
Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk
4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat [A] de 3G rollator heeft aangeboden via haar eigen website en via www.marktplaats.nl noch dat zij de 3G rollator heeft verhandeld. Vaststaat ook dat op de 3G rollator de merken staan en het Topro logo en dat [A] deze ook heeft gebruikt in haar advertenties. [A] heeft erkend dat sprake is van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.

Misleidende reclame
4.6. (...) De onjuiste voorstelling van zaken kan het economisch gedrag van de maatman-consument beïnvloeden temeer nu de 3G rollator werd aangeboden voor een prijs van tussen de € 179,- en € 199,- die beduidend lager is dan de prijs van een rollator afkomstig van Topro (€ 350,-). Daarmee zijn de advertenties misleidend en heeft [A] onrechtmatig gehandeld jegens Topro door deze openbaar te maken en is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die Topro dientengevolge lijdt.

4.12. De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [X] wist althans moet hebben geweten dat [A] bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar
auteursrecht op het Topro logo. (...) Overigens is de rechtbank van oordeel dat [X] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door [A] niet
heeft voorkomen. Zodoende is [X] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van [A] en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.

in voorwaardelijke reconventie
4.26. Allergoedkoopst c.s. heeft een voorwaardelijke reconventie ingesteld namelijk onder de voorwaarde dat persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie, stelt de rechtbank vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat de reconventionele vordering geen bespreking behoeft.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merken in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op het auteursrecht van Topro op het Topro logo, waaronder de distributie, het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en het daartoe in opslag hebben van de rollators met daarop vermeld de tekens TOPRO en/of TROJA en/of het TOPRO logo;
5.2. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Topro, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen omtrent de 3G rollator en de herkomst daarvan zoals
beschreven in dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt Allergoedkoopst om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek, een op basis van zelfstandig onderzoek dooreen onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen (...)
5.4. beveelt Allergoedkoopst om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie Allergoedkoopst de 3G rollator heeft geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen afgedrukt op briefpapier van Allergoedkoopst, en een duidelijk leesbare kopie van die brief op de homepage van haar website www.k(...).nl gedurende 5 werkdagen op te nemen (...)
5.5. beveelt Allergoedkoopst om binnen 10 dagen nadat een onder 5.4 bedoelde 3G rollator is geretourneerd deze (met de daarbij retour gezonden verpakking en gebruiksaanwijzing) aan Topro af te geven ter vernietiging op een door Topro te bepalen
plaats;
5.6. veroordeelt de partij die in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 gegeven bevelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat, of € 1.000,- per product, ter keuze van Topro, waarmee die partij in strijd handelt met
een aan haar/hem opgelegd bevel, met een maximum van in totaal door Allergoedkoopst te verbeuren dwangsommen van € 500.000,- en door [X] van € 100.000,-;
5.7. veroordeelt Allergoedkoopst en [X] hoofdelijk tot:
- vergoeding van de schade van Topro die het gevolg is van de verhandeling van de 3G rollators door Allergoedkoopst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, en/of, ter keuze van Topro,
- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de 3G rollators genoten netto winst conform de opgave daarvan als hiervoor in 5.3 bedoeld, aan de advocaat van Topro op een daartoe door haar op te geven bankrekening;
5.8. veroordeelt [A] en [X] hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan
de zijde van Topro begroot op € 13.338,04;
5.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Op andere blogs:
Considine Rotterdam, Directeur van een BV aansprakelijk voor merkinbreuk!
Wieringa

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, HA ZA 12-903 (KAO KABUSHIKI KAISHA tegen X)
Uitspraak mede ingezonden door Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Merkenrecht. Vormmerk. Inbreuk. Winstafdracht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen: het Gemeenschapswoordmerk GUHL, -vormmerk en -woord-/beeldmerken.

Kao handhaaft haar merkrechten na constatering van in Nederland zijnde Guhl namaakproducten. Kao stelt dat X inbreuk heeft gemaakt op de aan haar toekomende merken door de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten en daarmee tevens onrechtmatig heeft gehandeld. X voert verweer en voert aan dat hij onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao. X vordert in reconventie opheffing van alle ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen, met veroordeling van Kao in de proceskosten. De rechtbank oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao en de nodige gegevens dient te verstrekken en wijst de vorderingen in reconventie af.

In conventie
Inbreuk
4.2. Beide partijen voeren aan dat X de inbreuk heeft erkend in zijn onthoudingsverklaring van 1 februari 2012. Daarmee is niet gezegd dat Kao geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht met betrekking tot de inbreuk omdat X in zijn brief van 7 mei 2012 (zie hiervoor onder 2.6), derhalve na zijn onthoudingsverklaring, zoals Kao aanvoert, nog zijn twijfels heeft uitgesproken “of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.” Kao heeft er belang bij dat in deze bodemprocedure de inbreuk op haar rechten wordt vastgesteld.
4.3. Dat er door X aan Y 6.800 flessen namaak Guhl shampoo zijn geleverd en dat daarmee door X inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Kao, zoals Kao stelt, is door X niet – althans niet voldoende onderbouwd – bestreden. Ook de hiervoor aangehaalde twijfels van X zijn in het geheel niet door hem onderbouwd. In het licht van zijn eerdere (en latere) ongeclausuleerde erkenning van de inbreuk en bij gebreke van enige onderbouwde betwisting, ligt de verklaring voor recht ter zake van inbreuk op Kao’s merkrechten door de verhandeling door X van inbreukmakende Guhl producten voor toewijzing gereed. Daarmee heeft Kao geen belang meer bij een verklaring voor recht dat X (overigens) onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, zodat die zal worden afgewezen.

Informatieverstrekking
4.7. (...) Aangezien de gevorderde verklaring vanzelfsprekend slechts betrekking kan hebben op informatie die door de desbetreffende accountant kan worden achterhaald bij X, zal de verklaring logischerwijze slechts betrekking kunnen hebben op aan X kenbare en voor hem beschikbare informatie. Deze vordering zal derhalve als na te noemen worden toegewezen. De winstopgave zal worden beperkt tot de nettowinst.(...)

Terugroepen en vernietigen van inbreukmakende Guhl producten
4.8. Het terugroepen en vernietigen van de partij van 6.800 flessen die X aan Van der Doelen heeft geleverd, heeft – zoals X onbestreden heeft aangevoerd – geen zin meer omdat Van der Doelen reeds door Kao is aangesproken op de inbreuk op haar rechten en voor zover mogelijk alle flessen heeft afgegeven aan Kao. Niet valt daarmee in te zien dat Kao belang heeft bij deze vorderingen. Kao heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat X aan Van der Doelen meer flessen heeft geleverd en/of dat er door hem aan anderen inbreukmakende Guhl producten zijn geleverd. Ook deze vorderingen zullen daarom bij gebreke van (voldoende onderbouwd) belang bij Kao worden afgewezen.

Schade/winstafdracht
4.10. (...) Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de rechtbank om die schade te begroten, zodat – ondanks Xs verzoek de schade in deze procedure vast te stellen – partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure dienen te worden verwezen. Kao heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Kao zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Voorts zal de winstafdracht worden beperkt tot de nettowinst.

in reconventie
De beslagen
4.13. Gelet op hetgeen in conventie aan de orde is geweest zijn de gelegde beslagen niet – zonder meer – onrechtmatig. Nu de hoogte van de schadevergoeding/winstafdracht nog niet vaststaat, kan Kao belang bij de beslagen niet worden ontzegd totdat hetzij duidelijk is dat de te vergoeden schade of af te dragen nettowinst niet hoger is dan (de reeds door X betaalde) € 7.500, hetzij de volledige schade is voldaan dan wel de genoten nettowinst is afgedragen. De reconventionele vorderingen worden daarom afgewezen.

Proceskosten
4.14. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. verklaart voor recht dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao, door het verhandelen van een partij van 6.800 inbreukmakende Guhl producten;
5.2. veroordeelt X om binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van dit vonnis, een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken (...)
5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of – zulks ter keuze van Kao – afdracht van de door X met de inbreukmakende Guhl producten genoten nettowinst;

in reconventie
5.8. wijst de vorderingen in reconventie af;

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2585 (Zumba Holland tegen Zumba Fitness LLC)
Zie eerder IEF 10352. Merkenrecht. Forumkeuzebeding. Contractenrecht. Handelsnaamgebruik online en offline. Metatags. Matiging dwangsom. In kort geding werd geoordeeld dat de handelsnaam moet worden uitgeschreven en het gebruik van de domeinnamen en metatags op de website moet worden gestaakt. Auteursrechtinbreuk en rectificatie werd afgewezen. Appellanten hebben acht grieven tegen het vonnis aangevoerd.

Appellanten hebben onvoldoende onderbouwd waarom de opzegging bij e-mail niet tot een rechtsgeldige beëindiging heeft geleid, waardoor het beroep - dat er geen sprake is van inbreuk omdat zij gerechtigd is de merken te gebruiken - geen doel treft. Daarnaast gaat het gebruik van de aanduiding ZUMBA op inschrijfformulieren, het zomerrooster, aan de sportschool en op posters verder dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. De indruk wordt gewekt dat er een economisch verband bestaat.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat voor een beslissing op de inbreukvorderingen een voorlopig oordeel zal moeten worden gegeven over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst, waarbij partijen een Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter voor All disputes under this Agreement niet kan leiden tot een ander resultaat. Zoals hiervoor overwogen is de Nederlandse rechter c.q. de Haagse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness en daarmee is hij ook bevoegd de (onderhavige) verweren tegen die vorderingen te beoordelen.

Het gebruik van de aanduiding ZUMBA offline (als onderdeel van handelsnamen en op posters, inschrijfformulieren en roosters en in promotiemateriaal) wordt gezien als inbreukmakend gebruik. De stelling dat de posters historisch materiaal betreffen en dat een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd rechtvaardigt een verbod.

De domeinnaam www.zumbaholland.com verwijst automatisch door naar de website www.marlonconnor.com. Appellanten betwisten ten onrechte dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik. Dit geldt idem voor metatags.

Appellanten hebben niet gemotiveerd betwist dat zij in beginsel door derden geplaatste berichten op Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen verwijderen.

20. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 14 omschreven gebruik verder gaat dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. Er wordt immers de indruk gewekt dat er een economisch verband bestaat tussen Zumba Fitness en [appellant 1] – wiens foto en/of naam op allerlei posters met een of meer ZUMBA-merken voorkomt – en de sportschool van [appellant 1], waar immers ook andere lessen worden gegeven, terwijl niet aannemelijk is geworden dat daarvoor een andere handelsnaam of een afwijkend inschrijfformulier wordt gebruikt. Het hof wijst er in dit verband op dat “de bewijslast” ter zake rust op [appellanten] die zich op voormelde beperkingen beroepen. Het beroep van [appellanten] op voormelde beperkingen en toestemming kan dus niet slagen. Dit gebruik levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Zumba Fitness op.

21. [appellanten] stellen in de memorie van grieven dat zij de bestreden handelsnamen (thans) nog slechts gebruiken voor Zumba-lessen in de sportschool en dat de posters historisch materiaal betreffen en daardoor bovendien niet de indruk wordt gewekt dat [appellant 1] Zumba lessen geeft. Voor zover [appellanten] hiermee beogen te stellen dat het hiervoor vermelde gebruik geen inbreukmakend gebruik oplevert heeft het hof die stelling al (in rechtsoverweging 20) verworpen. Voor zover [appellanten] stellen dat zij daarna geen inbreukmakend gebruik meer hebben gemaakt geldt het volgende. Nog daargelaten dat niet duidelijk is vanaf wanneer [appellanten] het gebruik zouden hebben aangepast, of dat gebeurd is naar aanleiding van het bestreden vonnis en hoe in concreto het handelsnaamgebruik voor een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd, is een verbod nog steeds gerechtvaardigd alleen al omdat [appellanten] zich op het standpunt stellen dat zij (onder meer op grond van de in hun visie niet rechtsgeldig beëindigde ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness) gerechtigd zijn de ZUMBA-merken te gebruiken, ook wanneer het niet slechts gaat om het aanduiden van Zumba-lessen door ZIN-leden en niet gesteld of aannemelijk is geworden dat zij zich bereid hebben verklaard zich van dat gebruik te onthouden. Gelet op het bovenstaande is de tussen partijen gevoerde discussie of [appellanten] aan het vonnis hebben voldaan en al dan niet dwangsommen hebben verbeurd weliswaar van belang in een eventueel executiegeschil, maar niet voor de beoordeling van dit hoger beroep.

Het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag
25. Grief 4 richt zich tegen het bevel om het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag te staken en gestaakt te houden. Bedoelde domeinnaam verwijst automatisch door naar de website van [appellanten] onder de domeinnaam www.marlonconnor.com. [appellanten] betwisten dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik (of als gebruik “als merk”, begrijpt het hof). In het midden kan blijven of het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als gebruik “als merk” in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub (a, b of) c, BVIE of als ander gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, nu [appellanten] het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellant 1] c.s door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk. Voor zover [appellanten] bedoelen te betogen dat in het geheel geen sprake is van gebruik, kan het hof hen niet volgen in dat standpunt. Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde. Het bovenstaande brengt mee dat grief 4 faalt.

Sociale media
26. Grief 6 richt zich tegen het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds ) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness. (...)
30. Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina’s/ the wall van de accounts van [appellanten] in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, hebben [appellanten] niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kunnen verwijderen. Dit valt ook af te leiden uit het feit dat [appellant 1] na de melding van Zumba Fitness een bericht van Bernadet Leijssenaar heeft verwijderd (zie akte uitlaten van [appellanten] onder 8). Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door [appellanten] acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor “historische gegevens”.
Dit doet er echter niet aan af dat [appellanten] naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden zijn nadat zij op de hoogte zijn van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen. Grief 6 slaagt derhalve in zoverre.

Proceskosten in eerste aanleg
33. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven deels slagen en voor het overige falen en dat het vonnis deels zal worden vernietigd. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Nu de in de memorie van antwoord aangekondigde specificatie van proceskosten niet is overgelegd, zullen deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.


Het hof:
vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 17 oktober 2011 voor zover daarbij
-
[appellanten] zijn bevolen het registreren en geregistreerd houden van een met het merk overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
-
[appellanten] zijn bevolen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden, voor zover dit meer inhoudt dan het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook
a. voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness en
b. voor zover [appellanten] de inhoud van het desbetreffende account kunnen wijzigen en
c. in geval het gaat om een door een derde op de pagina van het desbetreffende account geplaatste bericht, nadat ten minste 48 uur zijn verstreken na een verzoek namens Zumba Fitness om het bericht te verwijderen,
te staken en gestaakt te houden;
- is bepaald dat de gedaagde die in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.1 opgenomen bevel een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 5000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,00, voor zover dit meer inhoudt dan de bepaling dat de gedaagde/appellant(e) die in gebreke blijft met de nakoming van het aan [appellanten] opgelegde bevel, een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 2.000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 400,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 20.000,00 voor inbreuken tot 23 juli 2013 en € 20.000,00 voor inbreuken vanaf 23 juli 2013.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Rotterdam 22 juli 2013, KG RK 13-1355 (Gall & Gall tegen supermarkt Marconiplein hodn Call & Call)
Beschikking ingezonden door Daniël Haije en Christine Fontaine, Hoogenraad & Haak advocaten.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ex parte. Gall & Gall is marktleider in Nederland op het gebied van drankenspeciaalzaken. De Gall & Gall-Merken zijn te beschouwen als bekende merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en de Gall & Gall-Handelsnaam wordt al bijna een eeuw gebruikt. Call & Call houdt zich bezig met de exploitatie van een drankenspeciaalzaak in aan het Marconiplein te Rotterdam. Ook is Call & Call op internet te vinden. Gall & Gall verzoekt de voorzieningenrechter een beslissing te geven, strekkende tot het ex parte geven van een bevel om een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom te beëindigen.

De Voorzieningenrechter beveelt inbreuk op diverse GALL & GALL merken en handelsnaam te staken, door CALL & CALL-teken te gebruiken, onder last van een dwangsom van €2.500 per dag.

Verwarringsgevaar
3.5. Call & Call is een slijterij, net zoals Gall & Gall. De producten en diensten van Call & Call zijn identiek aan de waren en diensten waarvoor de  GALL & GALL-merken zijn ingeschreven: onder andere alcoholhoudende dranken en exploitatie van slijterijen.
3.6. Gevolg is dat het gebruik van het teken 'Call & Call' voor de producten en diensten die Call & Call aanbiedt, leidt tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. De gemiddelde consument die producten bij een slijterij koopt zou kunnen denken dat de ondernemingen economisch aan elkaar verbonden kunnen zijn.

De beoordeling.
Voorhands is aannemelijk dat sprake is van inbreukmakend handelen van verweerster met betrekking tot de door verzoekster gevoerde merkrechten, terwijl aan een sommatie om de inbreuk te beeindigen geen gehoor is gegeven.

De beslissing.
De voorzieningenrechter,
1. beveelt verweerder binnen vijf werkdagen na betekening van deze beslissing iedere inbreuk op de GALL & GALL merken en GALL & GALL handelsnaam, meer in het bijzonder door het gebruik van het CALL & CALL-teken als nader in het verzoekschrift omschreven te staken en gestaakt te houden;
2. veroordeelt verweerder tot betaling aan verzoekster van een dwangsom van €2.500 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat verweerder in strijd handelt met het onder 1 gegeven bevel, met een maximum van te verbeuren dwangsommen van €50.000,-

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (Novartis tegen Friederichs, in vrijwaring: Saurus)
Namaak. Import in EER. Vrijwaring toegewezen. Novartis is houdster van gemeenschapswoord- /beeldmerk AIR OPTIX voor contactlenzen. Friederichs neemt o.a. deze lenzen af en verkoopt deze als groothandel. Novartis c.s. stelt dat Friederichs AIR OPTIX conctactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Saurus heeft de contactlenzen aan Friederichs geleverd.

Er is geen sprake van uitputting. Toestemming voor het binnen de EER brengen als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo kan niet worden vermoed, maar dient uitdrukkelijk dan wel impliciet te zijn. Uit de verpakking van de AIR OPTIX kan geen impliciete toestemming worden afgeleid, zeker niet nu er ook kenmerken op staan die duiden op verhandeling buiten de EER (r.o. 5.8). Friederichs heeft niet aangetoond dat er sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. (r.o. 5.10-5.12).

Met het overleggen van de facturen van en (niet succesvolle) correspondentie met Saurus over het bewijs dat met toestemming deze lenzen zijn verhandeld, heeft zij niet aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om aan te tonen dat de merkrechten zijn uitgeput (5.17). De (neven)vorderingen worden toegewezen. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij zullen worden toegewezen. Saurus heeft onrechtmatig gehandeld en dient Friederichs schadevergoeding aan Novartis en de proceskosten te vergoeden. Ook dient de schade die Friederichs lijdt als gevolg van het doen van opgave en het terughaalbevel te vergoeden. Vrijwaringszaak wordt toegewezen.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een EU Representative (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwerpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per locale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig chilling effect uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;

Lees de uitspraak hier:
Grosse HA ZA 11-2462 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (pdf)