Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, KG ZA 12-337 (Diadora Sport tegen Sport Illimitato Gruppo)
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juli 2010, KG ZA 10-401 (Sport Illimitato Gruppo tegen Diadora Sport)

Uitspraken ingezonden door Simon Dack en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Licentieovereenkomst. Beslag op merkenrechten. Executiekortgeding waarin SIG wordt verboden haar eerdere vonnis uit 2010 te executeren, omdat zij geen licentievergoedingen meer heeft betaald en de overeenkomst alsnog tussentijds werd opgezegd.

Diadora is houdster van internationaal beeldmerk en gemeenschapsmerk ook wel 'forked badge device' genoemd.

SIG had een exclusieve licentie voor het in Nederland distribueren van kleding en schoenen. In een eerder kort geding in 2010, voerde SIG succesvol aan dat de distributieovereenkomst het faillissement van oude Diadora had overleefd, en dat de nieuwe eigenaar van het merk, Diadora Sport, gebonden was aan de overeenkomst.

Achtergrond van het executiegeding was dat SIG stelde dat Diadora Sport zich niet aan het vonnis hield en dat er dwangsommen waren verbeurd. SIG heeft zelf de afname van goederen en betaling van licentievergoedingen aan Diadora Sport opgeschort. Diadora vordert in dit executiegeding aan dat de beslagen worden opgeheven en dat aan SIG verboden wordt om verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het vonnis uit 2010. De voorzieningenrechter heft de beslagen op en overweegt dat SIG geen rechtmatig belang heeft bij (verdere) executie, nu de overeenkomst alsnog door Diadora Sport rechtsgeldig is beëindigd onder Italiaans recht per 30 maart 2011. Er wordt een verbod opgelegd voor de executie van het vonnis van 8 juli 2010.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Verbod op (toekomstige) executie
4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom
4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van € 10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11P (Rubenstein tegen L'Oreal)

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Het Hof bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van het bestaan van de bekende merken „BOTOX”. Met het gebruik van de aan de orde zijnde merken zou ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie van de merken BOTOX.

In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de beslissing van het BHIM geldig was. Het Gerecht heeft het bestaan van de bekendheid van de oudere merken BOTOX bij het grote publiek en bij de gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk correct onderzocht op basis van de diverse door Allergan aangedragen bewijzen, waaronder persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse kranten zijn verschenen en de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelse woordenboeken is opgenomen. Bovendien kon het Gerecht op goede gronden vaststellen dat er een verband tussen de betrokken merken bestond en, na een globale beoordeling van de relevante bewijzen, dat met de litigieuze merken wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken BOTOX. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt het de nietigverklaring van de merken BOTOLYST en BOTOCYL.

Bewijsmiddelen 25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie.

Verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

Voordeel 97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling, die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

Indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving 129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral” heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten.

130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (BOTOX een bekend merk)

Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, HA ZA 11-2599 (Gaastra c.s. tegen gedaagde X en Y)

Gaastra-jurisprudentie. Y exploiteerde van 1 juli tot 20 augustus een kledingwinkel waar de merken Gaastra en McGregor werden aangeboden. X is de leverancier waartegen Y aangifte van oplichting heeft gedaan bij de politie. De rechtbank stelt vast dat Y merkinbreuk heeft gepleegd. X verweert zich (niet succesvol) door te stellen dat hij slechts als (on)middelijk vertegenwoordiger of op basis van een volmacht heeft gehandeld voor Y. Tussen Y en leverancier P is X geen partij, hij heeft ook geen winst genoten. Ook X pleegt merkinbreuk.

X en Y zullen ieder opgave moeten doen, worden veroordeeld tot volledige schadevergoeding op te maken bij staat en worden in de proceskosten veroordeeld. X wordt veroordeeld volgens de Indicatietarieven voor €3.862 en Y voor €9.268.

Schadevergoeding 4.16. Gaastra c.s. vordert voorts een voorschot op schadevergoeding van € 1.500,-- van zowel [Y] als [X], althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht. Op de zitting heeft Gaastra c.s. haar vordering toegelicht en gesteld dat het feit dat het aantal inbreukmakende kleding tenminste 47 stuks betreft, waarvan er tenminste zeven stuks aan derden zijn verkocht, duidt op een grote partij, zeker nu er een tweede persoon in beeld is gekomen, te weten [X], van wie geenszins vast staat dat hij niet ook aan derden heeft geleverd. De enkele stelling dat van grootschalige handel sprake is, kan echter niet leiden tot de vaststelling dat de schade tenminste € 1.500,-- bedraagt. Bovendien is onaannemelijk dat de verkoop van zeven stuks inbreukmakende kledingstukken kan leiden tot een winstderving en/of reputatieschade ter hoogte van voornoemd bedrag. Ook de subsidiaire vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding in goede justitie te bepalen, wordt afgewezen. Gaastra c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan in deze procedure vastgesteld kan worden dat Gaastra c.s. in ieder geval schade heeft geleden ter hoogte van een lager bedrag dan € 1.500,--.

Proceskosten 4.29. De gevorderde kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Deze zaak wordt door de rechtbank aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal € 8.000,-- (ten aanzien van de werkzaamheden van de advocaat) is opgenomen. De tarieven geven een indicatie van het maximale bedrag dat door de bank genomen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Anders dan [Y] en [X] stellen, is naar het oordeel van de rechtbank geen matiging van deze kosten tot een lager bedrag dan € 8.000,-- op grond van billijkheid geïndiceerd. De rechtbank volgt Gaastra c.s. voorts in haar stelling dat een overschrijding van dit maximum in dit geval redelijk is gelet op het feit dat in de door haar gevorderde kosten ook de kosten voor het conservatoire beslag onder [Y] zijn opgenomen. Gaastra c.s. heeft haar rechten in redelijkheid uitgeoefend inclusief het door haar gelegde conservatoire beslag en heeft belang bij de door haar ingestelde vorderingen. Daarbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat sprake is van twee gedaagden die ieder afzonderlijk verweer hebben gevoerd. Voor de kostenveroordeling is voorts niet doorslaggevend het aantal door [Y] en [X] verkochte inbreukmakende kledingstukken, dat overigens thans nog niet vaststaat, noch dat [Y] serieuze schikkingsonderhandelingen heeft ondernomen. Gelet op het voorgaande zal De Bruine worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 9.268,-- aan Gaastra c.s. en [X] van € 3.862,--.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-101/11 (Mizuno/OHMI, inzake: Golfino (G))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk dat de letter "G" voorstelt (boven) de houder van het beeldmerk dat "G+" voorstelt (onder) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep wijst het beroep toe en de aanvraag af. Het middel: er is geen verwarringsgevaar. Het Gerecht EU komt tot de conclusie dat er geen fouten zijn gemaakt: Beide tekens zijn normale tekens en de combinatie brengt geen bijzonder onderscheidend vermogen met zich mee.

74      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer indessen im Hinblick auf die oben ausgeführten Erwägungen zu den bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmalen der älteren Marke keinen Fehler begangen, indem sie in Randnr. 29 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, dass die beiden Elemente dieser Marke übliche Schriftzeichen seien, dass ihre Kombination im Hinblick auf die erfassten Waren keinerlei Bedeutung habe und dass die Kennzeichnungskraft dieser Marke daher als normal einzustufen sei. Folglich ist das erste Argument als unbegründet zurückzuweisen.

75      Zum zweiten Argument der Klägerin genügt ein Hinweis auf die oben durchgeführte Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmale der angemeldeten Marke, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass der Buchstabe „G“ einen dominierenden Stellenwert sowohl in der angemeldeten als auch in der älteren Marke besitzt. Das zweite Argument ist daher als nicht stichhaltig zu verwerfen.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-348/10 (Panzeri/OHMI, inzake: Royal Trophy)

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "ROYAL veste e premia lo sport" de houdster van het gemeenschaps- en internationaal woordmerk "VESTE LO SPORT" en niet-ingeschreven, maar gebruikt beeldmerk "PANZERI veste lo sport" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Het middel: artikel 8(1)(b) is onjuist toegepast.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, omdat de kamer van beroep haar beoordeling heeft gebaseerd op de dominante elementen 'Panzeri' en 'Royal' en de tekens niet globaal heeft beoordeeld.

41. Le requérant, premièrement, relève que, dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure non enregistrée et la marque demandée, la chambre de recours aurait également fondé son appréciation sur l’existence des éléments dominants « panzeri » (pour la marque antérieure) et « royal » (pour la marque demandée). Cette conclusion serait erronée et la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale des signes en conflit. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de procéder à une analyse du risque d’association entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également commis une erreur en indiquant que le requérant aurait admis que la marque antérieure non enregistrée était un ensemble indissociable. Le requérant aurait au contraire précisé, durant la procédure, que les signes en conflit étaient constitués de deux éléments présentant chacun un caractère distinctif autonome. Deuxièmement, le requérant souligne que, dans le cadre de l’application du droit italien, une marque non enregistrée peut bénéficier d’une protection dès lors qu’il existe avec une marque postérieure un risque de confusion, qui comprend un risque d’association entre les deux signes. En l’espèce, compte tenu des éléments développés dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours aurait dû arriver à la conclusion qu’il existait un risque de confusion, à tout le moins sous la forme d’un risque d’association.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-331/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)
Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-416/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)

Twee soortgelijke zaken. Europees Gemeenschapsmerk. In een nietigheidsprocedure wordt van een beeldmerk dat een oppervlak bedekt met zwarte cirkels, de nietigheid gevorderd op basis van absolute weigeringsgronden. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, de kamer van beroep wijst nietigverklaring van het merk toe. Middel: Schending van 7(1)(b) en 7(1)(e-ii), deze vorm is nodig voor het behalen van een technisch resultaat.

De Kamer van beroep ging er, nu blijkt, ten onrechte van uit dat het merk deuken representeerde op een handvat van een mes en daarmee voor grip zorgde. Uit de registratie volgt niet dat er sprake is van holle deuken, maar van een patroon van afbeeldingen. Uit  jurisprudentie en uit de eis van rechtszekerheid volgt dat slechts de gerepresenteerde vorm in de aanmelding voorwerp van beoordeling kan zijn. "the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant." Daarom wordt de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd.

The character of the contested trade mark

29      It should be recalled that the Board of Appeal took the view that all of the black dots of the contested trade mark in fact represented dents and constituted a non-skid structure applied to the handle of a knife.

30      In this respect, it must be stated that the concave character of the black dots is not part of the contested trade mark as filed and registered. There is nothing in the graphic representation of the contested mark to suggest that the black dots in question represent dents rather than a figurative pattern. Likewise, the registration of the contested mark was not accompanied by any description to that effect. Therefore, in concluding that the dots were concave in character, the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant.

35      Consequently, the Board of Appeal erred in departing from the graphic representation of the contested trade mark when it referred to representations of the goods actually marketed by the applicant in order to conclude that the black dots appearing in that trade mark were concave in character.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2012, KG ZA 12-139 (BP P.L.C. tegen Royal Dutch Shell P.L.C.)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors en Lara van Huizen, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. Geschil tussen olie- en gasmaatschappijen BP en Shell . De eerste is houdster van Gemeenschapswoordmerk en diverse nationale merkregistraties voor DESIGNER WATER voor klasse 1 (vloeistoffen gede-ioniseerd voor olie- en gaswinning). Ook Shell heeft het woordmerk in de Verenigde Staten (gehad) en in Oman heeft zij het woordmerk DESIGNER WATER aangevraagd, inmiddels is er bij het OHIM een nietigheidsprocedure gestart; het merk zou te beschrijvend zijn.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring met dwangsom, er een onvoldoende spoedeisend belang bestaat. Dat deze onthouding slechts geldt tot het moment dat OHIM beslist over het merk maakt dit niet anders. Er is een gerede kans dat het merk ongeldig wordt verklaard.

DESIGNER wordt in wetenschappelijke context gebruikt om aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te vervullen. WATER wordt door het in aanmerking te nemen publiek breder opgevat dan enkel de chemische aanduiding H2O. De stelling dat er ná manipulatie geen sprake meer is van WATER (H2O) en dat daardoor het merk innerlijk tegenstrijdig is, wordt verworpen. De vorderingen worden afgewezen.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat het merk door OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke context aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd, door het in aanmerking te nemen publiek breder zal worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding H2O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel worden omschreven als water dat voor een bepaald doel is bewerkt. Het argument van BP dat H2O na manipulatie chemisch gezien niet meer H2O is, zodat het gemanipuleerde product niet kan worden omschreven als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te worden verworpen.

4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd, DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub c GMVo.

4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de proceskosten worden veroordeeld conform de door Shell ingediende en niet door BP weersproken kostenopgave ter hoogte van € 24.111,50.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 mei 2012, KG ZA 12-344 HJ/LO (Premium Solutions B.V. tegen Buurt & Co c.s..)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort: Het plaatsen van (meta)tags, bestaande uit het merk van eiser, om te deeplinken naar een uitspraak en daarmee de zoekresultaten trachten te beïnvloeden, is onrechtmatig. De aldaar gelinkte uitspraak gaat niet over het genoemde merk van eiser, maar om een ander product van eisers. Hiermee wordt zij ten onrechte in diskrediet gebracht.

Uitgebreid: Buurt & Co heeft een format ontwikkeld dat zij exploiteert onder de naam BuurtKadoos, met als slogan "Welkom in de Buurt". Volgend uit een eerder vonnis (IEF 10009) dienden MiecMarketing en Premium Solutions inbreuk op de auteursrechten van dit format te staken. Premium Solutions heeft een nieuw marketingconcept ontwikkeld, de MIEC WALLET. Dit is als beeldmerk geregistreerd.

Buurt & Co heeft dit vonnis op haar site buurtkadoos.nl gehyperlinkt onder de tekst "Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen MIEC Marketing" en "MIEC Wallet". Bij het intypen van de woorden "MIEC Wallet" in Google is deze site de zesde treffer in het zoekresultaat. Premium vordert nu staken en gestaakt houden van inbreuk op beeldmerk. Niet in geschil is dat Buurt & Co op enige manier gebruik heeft gemaakt van deze woorden door ze te vermelden in de broncode waarmee een zoekresultaat wordt gecreëerd dat verwijst naar het vonnis. Buurt & Co heeft erkend dat zij op enige manier de zoekmachines heeft getracht te beïnvloeden door die woorden in de broncode van haar website op te nemen. Direct na sommatie is het gebruik gestaakt. Van merkgebruik is geen sprake, omdat Premium Solutions zich niet op basis van haar beeldmerk zich kan verzetten tegen gebruik van enkele onderdelen (woorden) daaruit.

Onrechtmatig handelen Echter, er is door het toevoegen van de (meta)tag voor de woorden 'miec+wallet' onrechtmatig gehandeld: hierdoor wordt een zoekresultaat verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht.

Proceskosten Premium Solutions had een onvoorwaardelijke toezegging kunnen lezen in de conclusie van antwoord, dan had zij ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' op de website van www.buurtkadoos.nl als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zoals Premium Solutions subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Daarbij wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het een partij vrij een rechterlijk vonnis, dat in het openbaar is uitgesproken, op haar website te publiceren, ook als in dat vonnis een concurrerende onderneming is veroordeeld. In het vonnis van 27 juli 2011 is Premium Solutions veroordeeld in verband met het gebruik van de WIOB-doos. Het Miec wallet-concept was geen onderwerp van het geschil. Door aan haar website een (meta)tag toe te voegen voor de woorden 'mied+wallet', dan wel op andere wijze de zoekresultaten in de zoekmachines trachten te beïnvloeden door die woorden op enige wijze in haar broncode te vermelden, waardoor bij het intypen van die woorden een zoekresultaat wordt verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht. De voorzieningenrechter zal de vordering van Premium Solutions tot het staken van dit gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' dan ook toewijzen, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011. Een verbod op ieder gebruik van deze woorden is te ruim en kan niet worden toegewezen. Ook een veroordeling met betrekking tot het cache geheugen in Google is niet aan de orde, nu onbetwist de tekst inmiddels niet meer in het cache geheugen te zien is.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zo al aannemelijk is dat met deze formulering is bedoeld tevens sommaties in een brief in een andere procedure te ondervangen, Premium Solutions in ieder geval in hetgeen in de conclusie van antwoord is vermeld een onvoorwaardelijke toezegging had kunnen lezen. Niet valt in te zien, zoals Premium Solutions stelt, dat in de woorden "zij hebben zich bereid verklaard" een verwijzing moet worden gelezen naar de eerdere toezegging, in die zin dat daarmee de voorwaarde van finale kwijting zonder dat deze is vermeld toch hierin zou moeten worden gelezen. Zij had dan ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].