Woord- en of beeldmerk  

Hof Amsterdam 19 april 2012, LJN B5860 (X tegen Inspecteur Belastingdienst)

Fiscaal. Merkenrecht en licenties als aftrekpost. [A] B.V. heeft in 1998 de aandelen in [B] B.V. verworven. De enige activiteiten van [B] B.V. bestonden uit het ontwerpen en uitbrengen van damesmode onder de naam ‘[C]’. De rechten op deze merknaam waren in het bezit van [A] B.V. Op basis van een licentieovereenkomst was [B] B.V. gerechtigd deze merknaam te exploiteren. Begin 1998 is een voorovereenkomst gesloten tot een joint venture tussen [B] B.V. en een Duitse en Portugese onderneming. In februari/maart 1999 werd duidelijk dat voornoemde samenwerking niet tot stand zou komen. Naar het oordeel van de rechtbank moet vanaf dat moment duidelijk zijn geweest dat aan de merknaam ‘[C]’ geen waarde toegekend kon worden en de dat de inkomsten uit de exploitatie van die merknaam nihil zouden bedragen.

Evenals bij de rechtbank is bij het Hof in geschil of belanghebbende op zijn vorderingen op [A] B.V. € 100.000 mag afwaarderen ten laste van het resultaat uit werkzaamheid. Binnen de bron resultaat uit overige werkzaamheden is geen ruimte voor het ten laste van de winst afwaarderen van een geldverstrekking die voor fiscale doeleinden als informeel kapitaal (bodemlozeput-leningen) dient te worden gekwalificeerd. Het beroep op vertrouwensbeginsel wordt niet gehonoreerd.

De Rechtbank:
4.4 (...) Naar het oordeel van de rechtbank moet vanaf dat moment duidelijk zijn geweest dat aan de merknaam ‘[C]’ geen waarde toegekend kon worden en de dat de inkomsten uit de exploitatie van die merknaam nihil zouden bedragen. Gesteld noch gebleken is dat in [A] B.V. nog andere vaste activa aanwezig waren naast deze licentie, en in [B] B.V. werden geen andere activiteiten ontplooid behalve het ontwerpen en uitbrengen van kleding onder de merknaam ‘[C]’. Vanaf dat moment moet derhalve duidelijk zijn geweest dat de vennootschappen [B] B.V. en [A] B.V. geen inkomsten zouden gaan genereren. Derhalve moet tevens duidelijk zijn geweest dat deze vennootschappen nimmer aan hun terugbetalingsverplichtingen zouden kunnen gaan voldoen. Anders dan eiser heeft gesteld, is niet aannemelijk geworden dat andere ondernemingsactiviteiten in [A] B.V. of in [B] B.V. te verwachten waren. De rechtbank is daarom met verweerder van oordeel dat sprake is van een zogeheten ‘bodemloze-put-lening’ als bedoeld in het voornoemde arrest van de Hoge Raad.

Het Hof:
4.2. Tussen partijen staat vast dat belanghebbende in de jaren 2000 tot en met 2002 een viertal bedragen aan [A] B.V. heeft verstrekt, hierna ook wel omschreven als lening I tot en met lening IV, waarbij de eerste geldverstrekking (lening I) heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2000. Eveneens is tussen partijen komen vast te staan dat [A] B.V. niet over andere vermogensbestanddelen beschikte dan de licentie op het merk ‘[C]’ en de deelneming in [B] B.V., aan wie exclusief de rechten zijn verleend om voornoemd merk te exploiteren. Tot slot staat vast dat de (enige) activiteiten van [B] B.V. bestonden uit het ontwerpen en uitbrengen van damesmode onder de naam ‘[C]’.

4.3.1. In hoger beroep heeft de inspecteur zich primair op het standpunt gesteld dat de onderhavige geldverstrekkingen voor de toepassing van het belastingrecht moeten worden aangemerkt als informele kapitaalstortingen, en wel als zogenoemde ‘bodemlozeput-leningen’. Dit brengt mee dat moet worden beoordeeld of ten tijde van het verstrekken van de gelden, voor het eerst op 24 oktober 2000, aanstonds duidelijk was dat de verstrekte bedragen niet (volledig) zouden worden terugbetaald.

Hof Amsterdam 12 april 2012, LJN BW5894 (X tegen Inspecteur Belastingdienst)

De activiteiten van eiseres in 2003 bestaan uit het voeren van directie over diverse vennootschappen, handelsactiviteiten en het beheren van octrooien en merknamen. De activiteiten vinden plaats op de internationale markt van voedingsupplementen. In de jaren 50 is een methode ontwikkeld om [O] te bereiden uit een plantaardig extract. Aan gespecialiseerde bedrijven werd door middel van licenties toegestaan [O] te produceren. In 1979 heeft [E] de merknaam [OP] aan het [O]-product verbonden.

De BV verkoopt het merkenrecht dat bij haar op de balans staat. De Directeur-Grootaandeelhouder staat in enige landen geregistreerd als merkgerechtigde. BV betaalt een deel van de verkoopopbrengst door aan DGA. Echter het is niet aannemelijk geworden dat aan DGA [C] een hogere vergoeding toekomt dan het bedrag van € 200.000 waarmee reeds bij de uitspraak op bezwaar rekening is gehouden. De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is en dat de uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd. Het Hof komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de overige stellingen van partijen.

4.3. Het Hof verenigt zich met dit oordeel van de rechtbank in dier voege dat het, op grond van de door de rechtbank in aanmerking genomen feiten en omstandigheden, aannemelijk acht dat tussen belanghebbende en [C] (al dan niet stilzwijgend) is overeengekomen dat het volledige economische belang bij de merknaam [OP] bij belanghebbende ligt. Evenals de rechtbank acht het Hof daarbij van belang dat [C] nimmer enige financiële bijdrage heeft geleverd aan de (juridische) verwerving en exploitatie van de merknaam [OP]. Deze kosten zijn steeds en uitsluitend door belanghebbende gedragen. [C] heeft terzake van de exploitatie van de merknaam [OP] ook nooit opbrengsten (in de vorm van royalty’s of anderszins) ontvangen. Op grond van deze omstandigheden komt de volledige opbrengst aan belanghebbende toe. Door desalniettemin bij de uitspraak op bezwaar een bedrag van € 200.000 aan [C] toe te rekenen, is de (bij uitspraak op bezwaar verlaagde) aanslag eerder tot een te laag dan een te hoog bedrag opgelegd.

4.5.2. Het Hof begrijpt, mede op grond van hetgeen hieromtrent door partijen naar voren is gebracht, dat de vermelding Applicant (alleen) ziet op de (rechts)persoon die het merkrecht in het desbetreffende land heeft aangevraagd, hetgeen niet gelijk staat aan de (rechts)persoon op wiens/wier naam het merkrecht ook is geregistreerd en die daarmee gerechtigd is tot het gebruik van de merknaam in het betreffende land. (...)

4.5.3. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat uit deze Appendix A volgt dat [C] de juridische eigenaar was van de merknaam in vijf rechtsgebieden (waarvan in drie rechtsgebieden exclusief juridisch eigenaar), is daarmee – gelet op hetgeen in 4.2 en 4.3 omtrent het economisch belang bij die merknaam is overwogen – niet aannemelijk geworden dat aan [C] een hogere vergoeding toekomt dan het bedrag van € 200.000 waarmee reeds bij de uitspraak op bezwaar rekening is gehouden.

Gerecht EU 16 mei 2012, zaak T-280/11 (Wahlfahrt tegen OHMI/Ferrero)

In de oppositieprocedure komt aanvrager van het Gemeenschapswoordmerk KINDERTRAUM (afbeelding is het internationaal beeldmerk) houdster Ferrero van in totaal 32 merken tegen. Een aantal van deze merken zijn in beeldmerken weergegeven, een aantal zijn een woord-beeldcombinatie en een aantal met enkel het woord KINDER. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, de kamer van beroep verwerpt het beroep.

Middelen: (1) Schending 42(2) GMVo: wegens het ontbreken van het bewijs van gebruik na het verstrijken van de periode waarin geen verplichting tot gebruik van het merk geldt tijdens de oppositieprocedure.
(2) Formeel motiveringsgebrek wat de bestreden beslissing betreft, daar de kamer van beroep in haar beslissing met geen woord heeft gerept over het in de uiteenzetting van de gronden van het beroep opgeworpen en uitvoerig gestaafde bezwaar van misbruik bij merkaanvraag.
(3) Verder misbruik bij merkaanvraag, daar het enige doel van de houder van de oppositiemerken erin bestaat, het begrip "kinder" zo ruim mogelijk te monopoliseren.

Het Gerecht wijst alle middelen af: in het kader van de oppositieprocedure wordt de misbruik bij de merkaanvraag of een gerechtvaardigd belang van de rechthebbende, niet getoetst. Ook is KINDER niet beschrijvend voor de gemiddelde Italiaanse consument.

In citaten

Geen oneerlijke registratie door registratie van het merk in kwestie
30      Weiter ist hervorzuheben, dass es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht Sache der Widerspruchsabteilung oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer ist, die etwaige Missbräuchlichkeit der Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wird, oder das Interesse zu prüfen, das deren Inhaber hat. Denn weder Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009, der die relativen Eintragungshindernisse betrifft, noch eine andere Vorschrift dieser Verordnung enthalten eine Rechtsgrundlage dafür, dass das HABM einen Widerspruch mit der Begründung zurückweist, dass die ältere nationale Marke einen Rechtsmissbrauch darstelle. Im Übrigen gestattet es keine Vorschrift dem HABM, die Begründetheit einer nationalen Eintragung zu überprüfen, sei es etwa hinsichtlich ihrer Missbräuchlichkeit, sei es hinsichtlich des Interesses, das ihr Inhaber an ihrer Erwirkung für bestimmte Waren haben kann.

34      Was zweitens die Missbräuchlichkeit der Eintragung der älteren Marke angeht, genügt die Feststellung, dass das Vorbringen des Klägers zu dieser Frage aus den oben in Randnr. 30 dargelegten Gründen als jeder Grundlage entbehrend zurückzuweisen ist. Im Übrigen lässt sich der Akte nicht entnehmen, dass die fragliche Eintragung missbräuchlich gewesen wäre.

KINDER is niet beschrijvend voor het italiaanse publiek
45      Der Kläger bestreitet das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Wesentlichen mit dem Argument, dass das die ältere Marke bildende Wort „Kinder“ beschreibend sei und daher nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft besitze, so dass diese Marke nur einen geringen Schutzumfang habe.
46      Diese Argumentation ist indessen nicht begründet.
47      Das Wort „Kinder“ ist nämlich ein Wort der deutschen Sprache, das den Plural zu „Kind“ bildet.
48      Auch wenn dieses Wort von einem deutschsprachigen Publikum als Bezugnahme auf Kinder verstanden werden könnte, ist festzustellen, dass es – wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen ausgeführt hat, ohne dass der Kläger dem widersprochen hätte – für die maßgeblichen Verkehrskreise, nämlich die allgemeine italienische Verbraucherschaft, keinen Sinngehalt hat.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie BBIE serie april 2012.

Eerder in deze serie verschenen: BBIE serie in titel.

Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te  Brussel 2 mei 2012, A/12/00567 (O2 Holdings Ltd tegen Algemeen Vlaams Belang VZW c.s.)

Uitspraak ingezonden door de heer Gerolf Annemans, Vlaams Belang. (persbericht) en Michaël De Vroey, Baker McKenzie Antwerpen. Met een analytische samenvatting van Bart Van den Brande & Willem De Vos, Sirius Legal.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bescherming van Gemeenschapsmerk geldt ook in lidstaten waar de merkhouder niet actief is.

Vlaanderen werd afgelopen week even opgeschrikt door de melding dat Vlaams Belang kopstuk Gerolf Annemans door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel een verbod opgelegd kreeg om zijn nieuwe boek "O2 - De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen" nog langer te verspreiden. Het Britse telecombedrijf O2 was immers van oordeel dat de letter/cijfercombinatie “O2” op de omslag toch wel erg leken op haar Gemeenschapsmerk en vorderde dus de staking van een veronderstelde merkinbreuk en van de daaruit voortvloeiende oneerlijke marktpraktijken.

De rechtbank kende de vordering op grond van het artikel 9 (1), (b) en (c) GMVo en artikel 95 WMPC toe en verbood het Vlaams Belang om enerzijds het boek nog langer aan te bieden, te verkopen of in voorraad te houden en anderzijds om er nog langer reclame voor te maken op haar website of op de T-shirts die de partij laten drukken had, dit alles op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per overtreding.

Bij het Vlaams Belang maakte men gewag van een politiek geïnspireerde beslissing, die erop gericht is de partij het zwijgen op te leggen. O2 is immers niet eens actief in België en een rechtbank die dan tóch een staking oplegt moet wel politieke bedoelingen hebben. Volgens haar is er immers geen sprake van een mogelijk gevaar voor verwarring of voor schade aan het merk O2, vermits O2 niet actief is op de Belgische markt.

Een en ander levert ons de interessante vraag op of een (gemeenschaps)merkhouder ook kan optreden voor de bescherming van zijn merk in lidstaten waar hij zelf helemaal niet actief is.

Een analyse van het merkenrecht maakt duidelijk dat de Voorzitter het wel degelijk bij het rechte eind heeft en dat uit de aard van het Gemeenschapsmerk inderdaad volgt dat een merk bescherming geniet over de gehele Europese Unie. Dit volgt immers uit het eerste artikel van de Richtlijn zelf, dat stelt dat een gemeenschapsmerk een communautair karakter heeft en eenzelfde uitwerking heeft in de ganse Unie. Het spreekt dus voor zich dat men geen rekening kan houden met de vraag of de merkhouder al dan niet actief is in een bepaalde lidstaat, zoals in casu België. Het is immers niet omdat een merkhouder in een bepaalde markt niet actief is, dat een gebruik door een derde in die markt geen schade kan toebrengen aan zijn merk.

De Voorzitter hanteert in dit concrete geval overigens een aardig – maar in het licht van bovenstaande overbodig – argument om tot zijn besluit te komen: het merk O2 is wereldwijd (en voornamelijk in Engeland) bekend en ook in België is het wel degelijk bekend, bij bijvoorbeeld voetballiefhebbers omdat O2 jarenlang hoofdsponsor was van de Londense voetbalclub Arsenal FC. Er bestaat bijgevolg wel degelijk gevaar voor verwarring.

Dit volstaat voor de Voorzitter om te oordelen dat Vlaams Belang een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het O2 merk en dat de associatie met een politieke partij in België het niet in België actieve merk 02 wel degelijk kan schaden.

In het persbericht van 9 mei 2012 liet Vlaams Belang weten in beroep te zullen gaan tegen het vonnis indien O2 het vonnis zou laten betekenen. Echter het hoger beroep tegen een vonnis van de stakingsrechter werkt niet opschortend. Een interessante beslissing die een opvallend licht werpt op één dan de specifieke eigenheden van het Gemeenschapsmerk, met name het communautaire karakter ervan.

Van een mogelijk misbruik van het merkenrecht om een politieke afrekening te maken, vinden wij alvast geen spoor…

Bart Van den Brande en Willem De Vos
Advocaten bij Sirius Legal in Zaventem

Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Zuurstof voor de hersenen (2))

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.

De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Antwoord:

1) Doordat de Provincie Noord-Holland in het kader van de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten, waarvan de aankondiging is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 augustus 2008:

– een met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18/EG (...) onverenigbare technische specificatie heeft vastgesteld door te eisen dat bepaalde te leveren producten van een bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats van gedetailleerde specificaties te gebruiken;

– met artikel 53, lid 1, sub a, van deze richtlijn onverenigbare gunningscriteria heeft vastgesteld door te bepalen dat wanneer bepaalde te leveren producten van bepaalde keurmerken waren voorzien, daarvoor in het kader van de keuze van de economisch voordeligste aanbieding een bepaald aantal punten zou worden toegekend, zonder de uitgangspunten van die keurmerken te hebben opgesomd of te hebben bepaald dat het bewijs dat een product aan die criteria voldeed met elk passend middel kon worden geleverd;

heeft het Koninkrijk der Nederlanden niet voldaan aan de krachtens voormelde bepalingen op hem rustende verplichtingen.

Hof van Cassatie van België 8 maart 2012, nr. C.09.0634.N (BBIE tegen F.Vermeiren)

Met samenvatting van Willem De Vos, Sirius Legal.

Op 20 december 2007 deelt het BBIE aan Mevrouw Vermeiren mee dat haar vraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+’ wordt geweigerd. Zonder te reageren op deze beslissing, gaat Mevrouw Vermeire hiertegen in beroep. Het BBIE roept de niet-ontvankelijkheid in van het hoger beroep omwille van uitblijven van enige reactie van Mevrouw Vermeire. Het BBIE verliest in hoger beroep en tekent cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie stelt op zijn beurt enkele prejudiciële vragen omtrent artikel 2.11, lid 3, BVIE.

In navolging van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 6 oktober 2011 (zie IEF 10311) waarbij zij antwoordt op de prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie van België, oordeelt het Hof van Cassatie nu in haar arrest van 8 maart 2012 dat de appelrechters terecht van mening waren dat mevrouw Vermeiren niet diende te antwoorden op de voorlopige weigering van het BBIE om hoger beroep tegen die beslissing in te kunnen stellen bij het Hof van Beroep te Brussel. Het verzaken aan de mogelijkheid voorzien door artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement om te reageren op een voorlopige weigering leidt geenszins tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep tegen die beslissing.

2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn op 6 oktober 2011 uitgesproken arrest (zaak A/2010/8) voor recht verklaard dat artikel 2.11, lid 3, BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.[...]

3. Het bestreden arrest oordeelt dat de redenen die het BBIE opgaf in de kennisgeving van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, geheel in het onzekere laten welke gegevens het ertoe hebben gebracht om te stellen dat het gedeponeerde teken beschrijvend is, geen onderscheidend vermogen heeft en de grafische weergave ervan aan die conclusie niets verandert, zodat de verweerster bij ontstentenis van redengeving niet in de mogelijkheid werd gesteld om inhoudelijke kritiek te leveren.

Het Hof van Cassatie verwerpt op die grond de exceptie van niet-ontvankelijkheid die de eiser tegen de vordering van de verweerster heeft opgeworpen, omdat zij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 2.11, lid 3, BVIE en artikel 1.15, lid 1, van het Uitvoeringsreglement biedt om te antwoorden op de voorlopige beslissing tot weigering.

4. Op grond van de in randnummer 2 in de plaats gestelde redenen is die beslissing naar recht verantwoord.

Gerecht EU 10 mei 2011, zaak T-325/10 (Amador López tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. Het woordmerk AUTOCOACHING wordt door de onderzoeker gedeeltelijk afgewezen vanwege het beschrijvende karakter voor de diensten (educatie, opleiding, personal training). De kamer van beroep verwerpt het beroep. Het aangevoerde middel: artikel 7(1)(b) wordt onjuist toegepast en uitgelegd. Het Gerecht EU stelt vast dat er geen fouten zijn gemaakt door het OHIM, de twee engelstalige woorden vormen niet een zodanig combinatie dat het meer betekend dat de som der delen en verwerpt het beroep.

36      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « auto » et « coaching », dont chacun est respectivement descriptif du contenu de la nature et de l’objet des produits et services visés, est elle-même également descriptive de la nature et de l’objet desdits produits et services.

37      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, contrairement à ce que prétend le requérant.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

39      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le signe AUTOCOACHING n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, KG ZA 12-340 (Van Dongen tegen Soonius c.s.)

Merkenrecht en handelsnaamrecht na faillissement. Soonius exploiteerden een transportbedrijf voor transport van groenten en fruit naar Scandinavië. Van Dongen nam, na het faillissement, het materieel en intellectuele eigendomsrechten over. Een van de zonen besluit het bedrijf van Van Dongen te verlaten en zet zijn werkzaamheden elders voort. Er is van uit te gaan dat Familie Soonius verplichtingen zoals omschreven in het relatiebeding, niet is nagekomen.

Soonius Logistics BV is haar statutaire naam gaan gebruiken als handelsnaam doordat zij onder die naam een onderneming is gaan voeren, terwijl hiervoor niet van enige activiteit sprake was. Zij doet dat onder meer door exploitatie van vrachtwagens of trailers waarop deze naam als handelsnaam wordt gevoerd, op een wijze als hieronder in beeld gebracht. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

Omdat Familie Soonius niet kan worden aangemerkt als degene die de onderneming onder de handelsnaam Soonius Logistics hebben gevoerd zal het verbod alleen worden toegewezen ten aanzien van Soonius Logistics BV. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius.

4.23. Van de handelsnaam Soonius Logistics is Logistics het deel wat beschrijft waar de te voeren onderneming zich op toelegt. Het onderscheidende deel is derhalve het woord Soonius. Op vergelijkbare wijze geldt voor de handelsnaam Soonius Transport van Van Dongen dat het woord Transport beschrijvend is en Soonius het onderscheidende deel. De door Soonius Logistics gevoerde handelsnaam wijkt derhalve in slechts geringe mate af van de handelsnaam die door Van Dongen al langer en rechtmatig wordt gevoerd. De thans gevoerde ondernemingen zijn van gelijke aard en geografisch richten zij zich op dezelfde gebieden, waardoor voor het publiek verwarring te duchten is. Ingevolge artikel 5 handelsnaamwet is Soonius Logistics BV dit gebruik van een Soonius handelsnaam niet toe te staan.

4.26. Het teken Soonius Logistics wordt door Soonius Logistics BV ter onderscheiding gebruikt op de trailers. Daarnaast is het teken gebruikt in de brief voor relaties in Scandinavië ter aanduiding van de nieuwe vervoersonderneming. Het onderscheidende deel van dit teken is gelijk aan het merk. Naar voorlopig oordeel is er dan ook sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke diensten. De verwarring is gegeven nu de nieuwe vervoersonderneming wordt gepresenteerd als een voortzetting van het gefailleerde Soonius. Dit gebruik maakt inbreuk op het merk SOONIUS van Van Dongen.

4.27. Het verbod tot verdere merkinbreuk zal worden toegewezen ten aanzien van zowel Soonius Logistics BV als Familie Soonius. Soonius Logistics gebruikt nog steeds het merk via de vermelding op de trailers. Familie Soonius heeft inbreuk makend gebruik gemaakt van het merk door actieve betrokkenheid bij de brief voor relaties in Scandinavië.

Relatiebeding
4.30. In reconventie vordert Familie Soonius primair de algehele schorsing van het relatiebeding dat met Familie Soonius is aangegaan, subsidiair de gedeeltelijke schorsing met bepaling van een schadevergoeding en meer subsidiair de afgifte van een lijst van relaties. Familie Soonius legt aan haar primaire en meer subsidiaire vordering ten grondslag artikel 7:653 BW alsmede artikel 19 lid 3 Grondwet.

4.31. Artikel 19 lid 3 Grondwet bepaalt dat het recht op vrije keuze van arbeid wordt erkend behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Een zodanige wettelijke beperking is opgenomen in artikel 7:653 BW. Op grond van die bepaling kan het recht op arbeid contractueel worden ingeperkt met een concurrentiebeding.

4.32. Wat daar ook van zij, het onderhavige relatiebeding is geen concurrentiebeding in de zin van artikel 7:653 BW dat de leden van Familie Soonius beperkt in hun mogelijkheden elders werkzaam te zijn. Het relatiebeding, vastgelegd in artikel 8 van de arbeidsovereenkomsten, bepaalt dat geen zakelijke contacten mogen worden aangegaan met relaties van de werkgever. Relaties in die zin zijn niet andere ondernemingen op gebied van transport of logistiek. Het staat Familie Soonius dan ook vrij een nieuwe werkgever te zoeken op dit terrein, hetgeen zij ook hebben gedaan en waaraan Van Dongen niets in de weg heeft gelegd.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, KG ZA 12-337 (Diadora Sport tegen Sport Illimitato Gruppo)
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juli 2010, KG ZA 10-401 (Sport Illimitato Gruppo tegen Diadora Sport)

Uitspraken ingezonden door Simon Dack en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Licentieovereenkomst. Beslag op merkenrechten. Executiekortgeding waarin SIG wordt verboden haar eerdere vonnis uit 2010 te executeren, omdat zij geen licentievergoedingen meer heeft betaald en de overeenkomst alsnog tussentijds werd opgezegd.

Diadora is houdster van internationaal beeldmerk en gemeenschapsmerk ook wel 'forked badge device' genoemd.

SIG had een exclusieve licentie voor het in Nederland distribueren van kleding en schoenen. In een eerder kort geding in 2010, voerde SIG succesvol aan dat de distributieovereenkomst het faillissement van oude Diadora had overleefd, en dat de nieuwe eigenaar van het merk, Diadora Sport, gebonden was aan de overeenkomst.

Achtergrond van het executiegeding was dat SIG stelde dat Diadora Sport zich niet aan het vonnis hield en dat er dwangsommen waren verbeurd. SIG heeft zelf de afname van goederen en betaling van licentievergoedingen aan Diadora Sport opgeschort. Diadora vordert in dit executiegeding aan dat de beslagen worden opgeheven en dat aan SIG verboden wordt om verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het vonnis uit 2010. De voorzieningenrechter heft de beslagen op en overweegt dat SIG geen rechtmatig belang heeft bij (verdere) executie, nu de overeenkomst alsnog door Diadora Sport rechtsgeldig is beëindigd onder Italiaans recht per 30 maart 2011. Er wordt een verbod opgelegd voor de executie van het vonnis van 8 juli 2010.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Verbod op (toekomstige) executie
4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom
4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van € 10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.