Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 1 februari 2012, zaak T-291/09 (Carrols tegen OHIM/Gambettola Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In een nietigheidsprocedure vordert de verzoekende partij, op basis van oudere Spaanse beeld- en woordmerken, de nietigheid van een beeldmerk met woordelement Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, het beroep wordt afgewezen. Het middel: onjuiste uitleg van artikel 52 lid 2 sub b en 53 lid 1 sub a GMVo.

Complexe feiten, zeer casuïstisch. Het BHIM geeft aan: het moet worden betwijfeld dat een kleine pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden door haar nationale merk de expansie van verzoekster in de rest van de Unie lam kan leggen. 'Kwader trouw' wordt beoordeeld echter wordt niet vastgesteld bij gebreke van ieder (ander) relevant bewijs. Gerecht wijst de vordering af.

Citatenselectie:

1. Verzoekster heeft dus geen begin van bewijs geleverd op grond waarvan zou kunnen worden verondersteld dat interveniënt moest weten dat bedoeld merk bestond. r.o. 62
2. Ook al is die [red. licentie]overeenkomst, volgens de verklaringen van interveniënt ter terechtzitting, niet uitgevoerd, kan worden geconstateerd dat die overeenkomst uiting geeft aan de wil van interveniënt om zijn commerciële activiteit te ontwikkelen. r.o. 67
3. Geconcludeerd moet dus worden dat de gegevens die verzoekster aan het BHIM heeft verstrekt ontoereikend zijn ten bewijze van de bekendheid van het Amerikaanse merk, zowel op het moment van de gemeenschapsmerkaanvraag als op het moment van de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk.  r.o. 78
4. Ofschoon verzoekster het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengt met het feit dat interveniënt dat merk in Spanje gebruikte en zij haar geschil met interveniënt wenste op te lossen alvorens haar merken in gebruik te nemen, moet immers worden geconstateerd dat verzoekster pas op 22 januari 2007 de nietigheid van het gemeenschapsmerk van interveniënt heeft gevorderd, hoewel dit laatste merk op 29 september 2003 bekend is gemaakt. r.o. 83
5. Enigerlei contractuele betrekking van interveniënt met verzoekster vóór de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk is echter niet aangetoond en niet eens aangevoerd. r.o. 87
6. Tot slot: het door interveniënt aan verzoekster gedane voorstel van een geldelijke vergoeding van vijf miljoen USD voor de overgang van het gemeenschapsmerk, hoe hoog dat bedrag ook is, op zich nog niet aantonen dat interveniënt in casu te kwader trouw was op het moment waarop hij het bestreden merk aanmeldde. r.o. 88.

84. Voor het overige kan verzoekster niet het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengen met het feit dat interveniënt door zijn nationale merk haar expansie, inzonderheid in het Verenigd Koninkrijk, zou tegenhouden. Zoals het BHIM in zijn schrifturen heeft aangegeven moet worden betwijfeld dat een kleine pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden door haar nationale merk de expansie van verzoekster in de rest van de Unie lam kan leggen, tenminste tot de aanmelding van het oudere Spaanse merk. Het niet-gebruiken van de merken in het Verenigd Koninkrijk kan niet aan het bestaan van het Spaanse merk worden geweten.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 31 januari 2012, LJN 2284 (Stichting Paperclip tegen NCRV) - grosse

Met dank aan Marc de Kemp, Houthoff Buruma.

Merkenrecht. Online magazine. De Stichting organiseert sinds 2009 jaarlijks dance events en clubfeesten en is tevens houdster van Beneluxwoordmerk PAPERCLIP. Zij richt zich voor deze feesten op jongeren woonachtig rondom Eindhoven.

NCRV is een publieke radio- en tv-omroep en heeft in de jaren '80-'90 een radioprogramma Paperclip Radio, opgevolgd door tv-programma Paperclip TV, ook gaf zij een magazine uit. Medio 2010 geeft de NCRV een online magazine uit onder die naam (magazine geïllustreerd door film- en geluidsfragmenten). Ook zij is houdster van een Beneluxwoordmerk PAPERCLIP. Beiden klassen stemmen overeen.

Omdat de NCRV onvoorwaardelijk heeft toegezegd slechts Paperclip in combinatie met NCRV te voeren en de verschillen door dat onderscheidend element groot zijn, faalt de vordering van de Stichting PAPERCLIP. Voorts vervolgt het betoog over het 'omgekeerde' verwarringsgevaar. Echter dat faalt eveneens. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde af.

Primair: het eerste PAPERCLIP woordmerk:

4.3. (...) NCRV heeft onvoorwaardelijk toegezegd dat zij het teken Paperclip alleen nog zal gebruik in combinatie met de naam of het logo NCRV. (...) Aldus dient voor de toekomst, waarop het gevorderde verbod ziet, ervan te worden uitgegaan dat NCRV alleen het teken 'NCRV Paperclip' voor haar online magazine gebruikt. De voorzieningenrechter acht voorhands de verschillen tussen dat teken en het PAPERCLIP merk meer dan onbeduidend, temeer vanwege het bekende - en daarmee meest onderscheidende - element 'NCRV' in het teken. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.7. Het door de Stichting gestelde 'omgekeerde'verwarringsgevaar, te weten dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de door de Stichting onder het merk PAPERCLIP aangeboden waren of diensten afkomstig zijn van NCRV, dat een imago zou hebben waarmee de Stichting blijkens haar stellingen niet geassocieerd wenst te worden, komt in feiten neer op gevaar voor afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het PAPERCLIK merk. De artikelen 2.20 lid 1 sub c en d BVIE bieden daar wel bescherming tegen, maar kunnen de Stichting niet baten - en zijn door de Stichting terecht niet ingeroepen - omdat aan de voorwaarden voor inroeping van die bepaingen niet is voldaan. Het merk PAPERCLIP kan naar eigen stelling van de Stichting niet worden aangemerkt als bekend merk, zoals is vereist voor de toepassing van 'sub c' grond. De 'sub d' grond is alleen van toepassing in geval een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, hetgeen niet aan de orde is nu NCRV onder dat teken haar online magazine aanbiedt.

Lees het vonnis hier (LJN BV2284, schone pdf, grosse en schone grosse KG ZA 11-1430).

Op andere blogs:
DeVos (Dance organisator Paperclip krijgt een winterdip: omgekeerd verwarringsgevaar)

Gerecht EU 31 januari 2012, zaak T-378/09 (SPAR tegen OHIM/SPA Group) - dossier

In't kort: Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk SPA Group (klasse 16, 35, 41, 44) komt houdster van Duitse beeldmerk SPAR in de oppositieprocedure tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Echter het serie-karakter van het merk wordt afgewezen, omdat het niet is bewezen in deze procedure. Volgens het Gerecht EU is er juist beoordeeld door de kamer van beroep en bestaat er geen direct verwarringsgevaar.

81      Zweitens muss die angemeldete Marke nicht nur den zur Serie gehörenden ähnlich sein, sondern auch Merkmale aufweisen, die geeignet sind, sie mit ihr in Verbindung zu bringen. Dies könnte beispielsweise dann nicht der Fall sein, wenn ein den älteren Serienmarken gemeinsamer Bestandteil in der angemeldeten Marke an einer anderen Stelle als an derjenigen, an der er sich gewöhnlich bei den zu der Serie gehörenden Marken befindet, oder mit einem anderen semantischen Inhalt verwendet wird (Urteile des Gerichts BAINBRIDGE, oben in Randnr. 79 angeführt, Randnr. 127, und vom 18. Dezember 2008, Torres/HABM – Bodegas Peñalba López [Torre Albéniz], T‑287/06, Slg. 2008, II‑3817, Randnr. 81).

82      Hier ist mit dem HABM festzustellen, dass die Auszüge aus dem deutschen Markenregister für die Marken SPAR – die Sparsamen, EUROSPAR und SPAR express oder gar der Ausdruck der auf sie Bezug nehmenden Internetseiten hinreichende Nachweise für die tatsächliche Präsenz dieser Marken auf dem relevanten Markt sein können, zumal jeder Nachweis über den Umsatz fehlt, der im Rahmen der Benutzung der jeweiligen Marken erzielt worden ist. Da das Wort „Spar“ für die meisten Waren und Dienstleistungen nur geringe Kennzeichnungskraft hat und außerdem nicht als solches in der angemeldeten Marke wiedergegeben wird, deren erster Wortbestandteil begrifflich hiervon abweicht, kann darüber hinaus in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer von der angemeldeten Marke jedenfalls nicht behauptet werden, dass sie einen Bestandteil abwandeln würde, den sie mit den älteren Marken gemeinsam hat und der geeignet ist, sie gedanklich mit einer möglichen Markenserie im Sinne der oben in Randnr. 81 angeführten Rechtsprechung in Verbindung zu bringen.

Gerecht EU 31 januari 2012, T-205/10 (Cervecería Modelo tegen OHIM/Plataforma Continental) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk LA VICTORIA DE MEXICO (kleding, dranken en restaurant) komt houdster van het gemeenschapsbeeldmerk met woordelement VICTORIA in de oppositieprocedure tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af en in beroep wordt deze afwijzing deels vernietigd. Middel: onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8 lid 1 sub b GMVo.

Er is discussie over de conceptuele gelijkenis tussen "Overwinning" en de betekenis die aanvrager eraan geeft die door het publiek zo zou kunnen worden opgevat, namelijk: "De overwinning van Mexico tegenover het koninkrijk Spanje". Omdat  het relevante publiek geen bijzondere betekenis toekent aan het woord "overwinning" of de naam "Victoria" en dat Mexico kan worden opgevat als aanduiding van het land van herkomst, meent het Gerecht dat er juist is vastgesteld dat er verwarringsgevaar tussen de tekens bestaat en wijst de klacht af.

74. Por lo que respecta, en segundo lugar, al significado particular que, según se alega, tiene para el público relevante la marca solicitada (LA VICTORIA DE MÉXICO), en tanto que referencia a la independencia de México por la victoria de éste sobre el Reino de España, procede señalar que la Sala de Recurso consideró acertadamente que la palabra «victoria» sólo podía ser comprendida con el significado propio del concepto «victoria» por la parte del público relevante de lengua española, francesa, italiana, portuguesa y rumana y, en cierta medida, inglesa.

75. Puesto que, para una parte del público relevante, la marca solicitada no presenta un significado particular, concretamente el mencionado en el apartado 74 de esta sentencia, el enfoque más acertado sobre el elemento denominativo «México» lo concibe como indicativo del país de origen del producto de que se trata o de la persona que lleva el nombre de «Victoria», lo que lleva a desestimar la alegación de la demandante.

[red. vrije vertaling]: 74. Wat in de tweede plaats, de specifieke betekenis, wordt beweerd: het relevante publiek en het aangevraagde merk (OVERWINNING IN MEXICO), verwijst naar de onafhankelijkheid en de overwinning van Mexico op het Koninkrijk Spanje. Daarover moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het woord 'overwinning' alleen begrepen kon worden met de juiste betekenis van 'overwinning' door het relevante publiek die de Spaanse taal, Frans, Italiaans, Portugees en Roemeens in zekere mate, Engelse taal machtig zijn.

75. Daarom, voor de rest van het relevante publiek is de betekenis van het merk aangevoerd door de aanvrager niet op deze manier te lezen, want je kunt niet vangen het woord 'overwinning' met de betekenis van het woord 'overwinning'. Het relevante publiek begrijpt het woord, de aanvrager niet heeft op alle vlakken getoonde dat dit deel van het publiek deze betekenis toeschrijven aan de door verzoekster aangemelde merk, dat wil zeggen `de winnaar voor onafhankelijkheid voor Mexico`.

Conclusie AG in HvJ EU 26 januari 2012, gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest) - dossier - vertaling originele verzoek

Vraag: Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of sub c, van richtlijn 2008/95/EG1 ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?

Conclusie:
„Een woordmerk dat bestaat uit de nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, overeenstemt met de beginletters van de woorden van de woordcombinatie en daardoor door het relevante publiek wordt waargenomen als een afkorting van deze woordcombinatie, en dat in zijn geheel beschouwd dus kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken, moet worden getoetst aan de weigerings- of vernietigingsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en niet aan de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, aangezien een dergelijk merk niet uitsluitend uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat.”

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2161 (Tempur c.s. tegen The Energy+ Company)

Bodemzaak / executie in navolging van IEF 9300 (Vzr). Executieprocedure. Er wordt een verklaring voor recht gegeven dat niet, althans niet volledig aan het vonnis is voldaan.

Merkenrecht. Reclamerecht. Adwords. Metatags. Geschil tussen eiser Tempur en gedaagde, die voor de verkoop van haar matrassen gebruik maakt van de adwords ‘tempur’ en ‘tempoer’. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van adwords moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame en dat een merkhouder zich niet op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen die reclame, voor zover die voldoet aan de in artikel 6:194a Lid 2 BW genoemde voorwaarden. De bodemrechter geeft (zoals gevorderd) de verklaring voor recht en er zijn dwangsommen verbeurd.

4.3. verklaart voor recht dat Energy+, door het direct en indirect via derden (doen) gebruiken van de Tempur-merken en daarmee overeenstemmende tekens (waaronder ‘tempoer’, ‘temper’, ‘temper foam’, ‘Temper schuim’, ‘Tempur schuim’ en ‘Tempur materiaal’) op internet, waaronder het gebruik van de voornoemde Tempur-merken en daarmee overeenstemmende tekens op de websites www.energy-plus.info en www.medi-active.nl, als zoekwoord(en) in het kader van (een) zoekmachineadvertentiedienst(en) op internet, in zoekmachineadvertenties, als metatag(s), in domeinnamen en in vergelijkingslijsten, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, inbreuk maakt en heeft gemaakt op de Tempur-merken, alsmede dat Energy+ zich schuldig maakt en heeft gemaakt aan misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame en ook overigens onrechtmatig jegens Tempur handelt en heeft gehandeld een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding;

4.10. verklaart voor recht dat Energy+ niet, althans niet volledig aan het vonnis van 20 december 2010 (nr. 380445 / KG ZA 10-1425) heeft voldaan, meer specifiek dat Energy+ niet, althans niet tijdig en volledig aan de veroordeling onder 5.2. van het genoemde vonnis heeft voldaan door het gebruik van de aanduidingen ‘Temper schuim’, ‘Tempur schuim’, en Tempur materiaal’, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, en dat op grond van deze verzuimen Energy+ - een bedrag aan dwangsommen is verbeurd van € 10.000,-- per dag dat zij na 30 december 2010 in gebreke is gebleven aan voornoemde veroordelingen van het voornoemde vonnis te voldoen;

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-1251 (Minigrip Nederland B.V. tegen Reclosable Packaging Europe B.V.)
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Minigrip Europe is houdster van diverse MINIGRIP-merken voor een sluitsysteem voor plastic zakjes. RPE verkoopt machines voor de verwerking van voorgevormde zakken. Daarnaast verkoopt zij zakken ten behoeve van deze machines. Deze zakken betrekt zij onder meer van een Indiaas bedrijf Swiss Pack Pvt. Ltd. (hierna: Swiss Pack). In juli 2010 is Minigrip gestuit op de website www.minigrip.co.nl en heeft een offerte aangevraagd en ontvangen.

Minigrip handhaaft dat RPE met het reageren op haar verzoek om een prijsopgave en door het (tevens) richten van het emailbericht aan info@minigrip.co.nl, inbreuk op de MINIGRIP-merken heeft gemaakt.

Echter uit de overlegde informatie volgt niet dat RPE deze website voert of anderszins bij het bestaan of de inhoud ervan betrokken is. Het bepaald niet foutloze Nederlands op deze website (dat naar de rechtbank veronderstelt het resultaat is van een vertaalmachine) is een aanwijzing dat RPE geen bemoeienis met deze website heeft gehad.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat niet is vast komen te staan dat RPE de MINIGRIP-merken heeft gebruikt voor waren of diensten zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub a, b of c BVIE, zodat merkinbreuk op de voornoemde gronden niet kan worden aangenomen.

4.6. Met RPE is de rechtbank van oordeel dat het aldus, naar aanleiding van een verzoek van degene aan wie de desbetreffende email is gericht, reageren op een verzoek om prijsopgave, nog geen gebruik van de MINIGRIP-merken inhoudt. Uit de overgelegde informatie over de website www.minigrip.co.nl blijkt dat op die website inderdaad het teken “Minigrip” voorkomt maar uit de op de website gepresenteerde informatie volgt niet dat RPE deze website voert of anderszins bij het bestaan of de inhoud daarvan betrokken is. Het bepaald niet foutloze Nederlands op deze website (dat naar de rechtbank veronderstelt het resultaat is van een vertaalmachine), is een aanwijzing dat RPE geen bemoeienis met deze website heeft gehad. Zoals Minigrip ter comparitie heeft bevestigd, komt RPE op deze website in het geheel niet voor. Uit de door Minigrip overgelegde informatie over de website (onder 2.6 hiervoor samengevat) blijkt niet dat RPE iets met deze website van doen heeft. In haar verzoek om een prijsopgave te doen, gebruikt Minigrip de MINIGRIP-merken niet. Ook in het emailbericht waarmee dit verzoek door Swiss Pack aan RPE wordt doorgezonden worden de MINIGRIP-merken niet gebruikt. In haar prijsopgave (kennelijk verzonden vanuit haar eigen domein rpebv.nl) gebruikt RPE de MINIGRIP-merken evenmin. Wel wordt in de onderwerpregel van dit emailbericht verwezen naar “Minigrip”, maar uit de context – een reactie bestaande uit een prijsopgave voor stazakken op verzoek van Minigrip – lijkt eerder te volgen dat hiermee verwezen wordt naar degene ten behoeve van wie prijsopgave wordt gedaan, te weten Minigrip. In ieder geval valt hieruit niet zonder nadere onderbouwing – die niet gegeven is – af te leiden dat sprake is van merkgebruik. Dat RPE haar reactie aan Minigrip met haar prijsopgave (met hetzelfde bericht) ook aan info@minigrip.co.nl heeft gezonden, is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als gebruik door RPE van de MINIGRIP-merken voor waren of diensten.

4.7. Voor zover Minigrip (impliciet) stelt dat RPE iets te maken zou hebben (gehad) met, of op enigerlei wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat haar naam of adres op websites van anderen door die anderen genoemd worden, geldt dat zij in het licht van RPE’s gemotiveerde betwisting van betrokkenheid daarbij of verantwoordelijkheid daarvoor geen, althans onvoldoende, onderbouwing aan haar stellingen op dit punt heeft gegeven. Bovendien volgt uit hetgeen Minigrip heeft gesteld nog niet dat er daardoor door RPE inbreuk op de MINIGRIP-merken zou zijn gemaakt. Op slechts één van de vele door Minigrip overgelegde prints van websites worden én RPE genoemd én “Minigrip”-zakken aangeboden. Het gaat hier om de website www.plasticziplockbags.net waar allerlei verschillende ziplock bags – onder andere “Minigrip Bags” – worden genoemd. RPE wordt op deze website genoemd als één van de contacten in de Europese Unie. Volgens Minigrip staat deze website op naam van een Indiase partij. Dat RPE verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze website zou zijn, wordt door Minigrip niet gesteld noch volgt dat uit de overgelegde stukken. Overigens volgt uit de wijze waarop RPE wordt vermeld op deze website – zonder meer – nog niet dat er sprake is van merkgebruik door RPE. 4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat niet is vast komen te staan dat RPE de MINIGRIP-merken heeft gebruikt voor waren of diensten zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub a, b of c BVIE, zodat merkinbreuk op de voornoemde gronden niet kan worden aangenomen. Door Minigrip is niet gesteld dat er sprake zou zijn van gebruik van de merken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de door Minigrip aangevoerde feiten en omstandigheden evenmin kunnen leiden tot de vaststelling dat RPE de MINIGRIP-merken zou hebben gebruikt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub d BVIE, zodat ook op die grond geen inbreuk kan worden aangenomen. Minigrips vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2158 (Dirx Drogisterijen B.V. tegen Sporttrading Holland B.V.)

Na de eerdere (dubbele) vrijwaringsprocedure IEF 9704.

(Gemeenschaps)merkenrecht. Inbreuk op kleding. Sporttrading levert aan Dirx Drogisterijen. Sporttrading vordert succesvol dat haar wordt toegestaan de vennootschap naar vreemd recht Ressokd-Rings S.L. gevestigd te Elche, Alicante, Spanje in ondervrijwaring op te roepen.

4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in (onder)vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

4.2. Sporttrading heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de vrijwaringszaak voor haar nadelig zou uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Ressokd-Rings S.L. De incidentele vordering moet derhalve worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.3. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2462 (Novartis/Ciba Vision tegen Friederichs B.V.)

In het kort: Vrijwaringsprocedure. Friederichs wordt toegestaan haar leverancier in vrijwaring op te roepen.

Novartis c.s. houdt zich bezig met de productie, de verkoop en de wereldwijde marketing van onder meer contactlenzen en is houdster van een aantal Gemeenschapsmerken AIR OPTIX voor waren in klasse 9 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen).

Friederichs houdt zich onder meer bezig met de handel van producten voor opticiens. Zij verhandelt onder meer contactlenzen onder het merk AIR OPTIX. Via de website www.optitradeonline.nl heeft Friederichs volgens Novartis c.s. AIR OPTIX contactlenzen aangeboden die afkomstig zijn van buiten de EER. Friederichs vordert, succesvol, dat haar leverancier uit het Verenigd Koninkrijk, Saurus Ltd., in vrijwaring wordt opgeroepen.

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd. De incidentele vordering Friederichs toe te staan Saurus Ltd. in vrijwaring op te roepen moet dan ook worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.3. De rechtbank zal de termijn voor het in vrijwaring oproepen bepalen op de door Friederichs verzochte twaalf weken, nu deze termijn voor het betekenen van de dagvaarding en het verkrijgen van bewijs daarvan in de gegeven omstandigheden niet onredelijk voorkomt. Het bezwaar van Novartis c.s. dat een dergelijke termijn tot onnodige vertraging in de procedure zal leiden wordt verworpen. Het belang van Friederichs bij vrijwaring rechtvaardigt enige vertraging, terwijl het bij deze rechtbank van kracht zijnde landelijk rolreglement voldoende waarborgen biedt om verdere vertraging te voorkomen.

4.4. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Hof van Cassatie van België 15 september 2011, nr. C.07.0447.N (D.Engels tegen Daewoo)

In navolging van IEF 9326 (BenGH).

België. Merkenrecht. Kan de houder van een vervallen merk bescherming genieten op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10bis Unieverdrag? Het BenGH oordeelt dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken.

4. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 23 december 2010 verklaard voor recht: “artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum:  Het Hof verwerpt het cassatieberoep.

Lees het BenGH-arrest hier (tweetaling, Frans/Nederlands) of  hier (Nederlands). Eerdere conclusie AG hier.